中华人民共和国最高人民法院

　　民事判决书

　　(1998)知终字第3号

　　上诉人(原审被告)：甘肃省某医药公司，住所地：甘肃省兰州市***。

　　法定代表人：张某，该公司总经理。

　　委托代理人：郑天峰，该公司职工。

　　委托代理人：王辉，北京天元律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告)：兰州某制药厂，住所地：甘肃省兰州市***。

　　法定代表人：李某，该厂厂长。

　　委托代理人：郑天峰，甘肃省医药保健品进出口公司职工。

　　委托代理人：王辉，北京天元律师事务所律师。

　　被上诉(原审原告)：兰州某制药厂，住所地：甘肃省兰州市***。

　　法定代表人：何光明，该厂厂长。

　　委托代理人：师继成，该厂干部。

　　委托代理人：丁春峰，兰州永信律师事务所律师。

　　上诉人甘肃省某医药公司(以下简称甲公司)、兰州乙公司(以下简称乙公司)因与被上诉人兰州丁公司(以下简称丁公司)商标专用权权属、侵权与不正当竞争纠纷一案，不服甘肃省高级人民法院(1997)甘经初字第22号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

　　经审理查明：丁公司从1967年开始使用 "岷山"商标。1979年10月，国家工商行政管理局商标局对丁公司申请注册的"岷山"牌商标予以核准注册，颁发了商标注册证，注册号为117877。1993年3月，丁公司又对其专用商标申请了续展注册。在国家外贸体制改革前，丁公司由于没有进出口经营权，其生产的"岷山"牌中成药产品先后由中国土畜产品进出口公司上海市分公司、甘肃省土畜产公司经营出口。1981年至1984年，甘肃省土畜产公司在日本申请办理了"岷山"牌商标的注册手续，又委托香港德信行在马来西亚、新加坡等国申请办理了"岷山"牌商标的注册手续。在办理上述商标注册手续过程中，丁公司均知情且予以协助。1985年4月，经国家外贸部批准，甲公司成立，随之"岷山"牌中成药的出口业务从甘肃省土畜产公司划出改由甲公司经营。1992年间，甲公司分别与甘肃省土畜产进出口公司、香港德信行协商，受让了在日本、马来西亚、新加坡注册的"岷山"牌商标专用权。1991年3月，丁公司为争取自营出口权，经与甲公司协商并签订了"关于兰州丁公司挂户经营出口'岷山'牌中成药业务的协议"。同年4月8日，甘肃省对外经济贸易委员会以(1991)甘经贸外字第194号文件批复，同意丁公司在未取得进出口业务经营权之前，挂靠在甲公司开展出口业务，实行独立核算，自负盈亏，挂户名称为甘肃省医药保健品进出口公司佛慈经营部。同年5月12日，丁公司与甲公司又签署了一份确认书，对甲公司将出口剩余的"岷山"牌中成药库存，于1991年5月11日正式移交丁公司清点接收予以确认。1992年2月25日，丁公司与美国美威贸易公司合作成立了中外合作经营企业兰州南北药业有限公司(以下简称南北公司)。1993年12月29日，南北公司经兰州市人民政府批准更名为兰州佛慈制药有限公司。1993年8月25日，甘肃省对外贸易经济合作厅以(93)甘经贸外字第093号文件批复终止丁公司在甲公司名下挂户经营进出口业务。该批复称"批准你厂与美国美威行合资成立兰州南北药业有限公司，现中成药产品由兰州南北药业有限公司直接经营出口，不再以甘肃省医药保健品进出口公司佛慈经营部名称对外经营出口"。丁公司在南北公司取得对外经营出口权之后，与甲公司就"岷山"牌商标国内外注册人不一致的情况多次协商，要求甲公司按照国家工商行政管理局、外经贸部的有关文件规定，及时将"岷山"商标的国外注册商标权移交或转让给丁公司，甲公司均未予同意，双方遂发生纠纷。

　　另查，乙公司系1998年4月成立的一个综合性小型制药企业，隶属于甲公司。该厂于1991年投产后，因其生产的"唐龙"牌中成药产品的包装、装潢等方面近似于丁公司的"岷山"牌中成药产品的包装、装潢，故该产品在美国销售时，遭到丁公司在美国代理商的抗议。丁公司于1993年3月向兰州市工商行政管理局经济检查分局提出申诉，要求依照《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》予以处理。1994年11月26日，兰州市工商行政管理局经济检查分局经过核查后作出了责令乙公司停止使用近似于丁公司产品的包装及装潢;并没收其违法所得15559.64元的行政处罚决定。对此，乙公司未提起行政诉讼，该处罚决定已执行完毕。1995年6月，经甘肃省外贸厅协调，丁公司和甲公司签订了一份关于"唐龙"牌中成药包装及在美国销售问题的协议书，双方议定乙公司于1996年年底完成更换"唐龙"牌中成药的包装装潢工作，从1997年1月 1日起不再销售原包装的"唐龙"牌中成药。1996年12月25日，甲公司致函丁公司，要求将原包装的"唐龙"牌产品售完或全部转让予丁公司，未获同意。甲公司于1997年在春季广交会上，将原包装的"唐龙" 牌中成药仍进行展销，但无证据证明其实际对外进行了销售。

　　丁公司以商标侵权纠纷和不正当竞争纠纷为由向甘肃省高级人民法院起诉甲公司与乙公司，请求判令甲公司将在日本、马来西亚、新加坡三国注册的商标专用权无偿交还丁公司，制止两被告的不正当竞争行为，并要求其赔偿损失、赔礼道歉、消除影响。

　　甘肃省高级人民法院经审理认为，丁公司自1959年起使用"岷山"牌商标至1979年10月经国家工商行政管理局商标局核准颁发注册证到现在，再无任何单位或个人获准在国内注册"岷山"牌商标。因此，"岷山"牌商标的所有权归属丁公司。至于历史原因造成的丁公司与甲公司之间就"岷山"牌商标国内外注册人不一致的情况，依照《中华人民共和国商标法》及有关政策规定，鉴于长期以来外贸部门及甲公司为开拓国际市场所付出的努力，甲公司将现持有的"岷山"牌商标国外注册权移交丁公司，使之尽快做到"岷山"牌商标国内外注册人的一致性，不再追究其侵权责任。乙公司生产的"唐龙"牌中成药，因其包装、装潢(文字、图形、颜色)近似于"岷山"牌产品包装，而且厂名与"岷山"牌商标相同，误导了消费者，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》及其有关规定，致丁公司的合法权益受到损害，对此乙公司应负赔偿之责。鉴于兰州市工商行政管理局经济检查分局和七里河区工商分局已对其进行了行政处罚，并通知其限期更名，加之乙公司又长期处于亏损局面，决定免除其赔偿责任。该院根据《中华人民共和国商标法》第三条、第三十八条第一款第四项、第三十九条第二款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第一款第二项、第二十条、第二十一条第二款和《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条的规定，判决：一、"岷山"牌商标专用权归丁公司所有。甲公司应在决定生效后一个月内将"岷山"牌商标在国外(日本、马来西亚、新加坡等三国)的注册权移交丁公司。二、乙公司生产的"唐龙"牌中成药，因其使用近似于"岷山"牌产品特有的名称、包装、装潢，误导了消费者，侵害了丁公司的合法权益，构成不正当竞争行为。乙公司应在判决生效后，立即销毁全部仿冒包装物及印刷制品，停止销售原包装的"唐龙"牌中成药，直至改换全部包装、装潢。三、乙公司应在判决生效后主动在各侵权发生地通过新闻媒体公开向丁公司道歉。本案一审诉讼费 28761.50元，由甲公司、乙公司名负担14380.75元。