案情??

    原告Ｆ公司于１９９７年３月４日向国家专利局提出名称为“龟粉和蛇粉的组合物及其制备方法”申请。该专利包括两项独立的请求：１． 一种龟粉和蛇粉的组合物，它包括重量比为１０％至４０％的龟粉和６０％至９０％的蛇粉。２．制备如权利要求１所述的龟蛇组合物的方法。经审查该申请于 ２０００年８月１２日被授予发明专利。被告Ｄ公司也是一保健品生产企业，生产的产品有纯蛇粉、珍珠蛇粉、蛇鳖粉、金龟粉、蛇鞭粉和蛇龟粉等产品；并在Ｆ公 司专利申请日前购买了生产上述保健品相关的生产设备，但是没有证据证明其在专利申请日前已经作好必要准备或生产出蛇龟粉产品。其中蛇龟粉胶囊到１９９８年 ４月８日Ｄ公司才向当地卫生防疫部门申报保健食品生产许可，该保健食品配方：乌梢蛇５０％、蝮蛇３０％、龟２０％。１９９９年３月８日国家卫生部对Ｄ公司 颁发了保健食品批准证书。被告Ｌ公司所属的领有营业执照、不具备法人资格的三家分公司参与销售Ｄ公司生产的蛇龟粉产品。２０００年９月１９日，原告Ｆ公司 向法院起诉Ｌ公司、Ｄ公司侵害其。

    被告辩称，Ｄ公司早在原告申请专利日前已经进行生产，有在先使用权；同时涉案专利属于公知技术，Ｄ公司使用公知技术不构成侵权。该 公司还同时向国家专利局委员会（下称专利复审委）以涉案专利技术属于公知技术等为由，提出宣告该专利无效的申请。２００２年２月５日在专利复审委 对该专利无效案口头审理时，Ｆ公司提出缩小其范围，要求将其专利从属权利要求上升为独立权利要求?熋魅放浔缺；し段П仍?来缩小。后双方达成调解协 议并已经履行。作为调解协议的履行内容，Ｄ公司已向专利复审委撤回其专利无效申请。 

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    在专利案件的审理中，同一案件被控侵权人以“在先使用”和“公知技术”同时抗辩的并不多见，因此对“在先使用”和“公知技术”抗辩 的理解与适用就尤为关键。在处理本案时就是否作好“必要的准备”、公知技术抗辩是否成立，以及权利人在二审期间缩小其权利保护范围如何认定等问题存在深入 探讨的必要。笔者试述如下：

    （一） 在先权利抗辩的理解与适用

    １．如何理解在先使用权抗辩。我国第六十三条第一款中规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵权。严格地讲，在先使用本身不是一种单独存在的权利，而是一种对抗专利权的先使用行为。保护在先使用立法的本意是要保护在先使用人的权益。因为不仅专利权人的权益要保护，其他人的合法权益同样要保护。现实中，不同的发明人分别完成相同的发明创造的情况时有发生，其既可以采用申报专利的途径取得保护，也可以采用技术秘密的保密方案等非专利途径自行保护。

    ２．本案如何判定是否作好了“必要准备”。对此有两种意见：第一种意见认为，被告提出已经作好必要的技术准备享有先用权为抗辩理 由，由于在专利申请日前被告没有取得保健品生产批准文号，故不能生产，其享有先用权的抗辩理由不能成立。第二种意见认为，考查作好必要的准备的对象之一是 产品的技术方案是否已经完成，而不应当区分不同的产品适用不同的评判标准。一般产品与保健品、药品应当适用同样的标准，至于保健品、药品和其他国家强制许 可生产的产品的行政审批手续是否已经完备与其技术方案是否完成不是同一的概念。就是说如果其技术方案已经完成，技术行政审批手续没有完备，也不影响其已经 作好了技术方案上的必要准备的判定。关键是Ｄ公司是否有证据证明其作好了必要的准备。

    笔者同意第二种意见。因为理解“作好必要准备”的条件应把握以下要素：一是生产技术上的准备。已经完成产品的设计图纸、生产加 工图纸、产品加工工艺和装配图纸等完整的生产技术文件资料，已经形成完整的技术方案等；二是进行产业化生产的准备。已经完成制造、使用所必须的厂房、各种 机器设备、专用设备模具等的准备；三是完成样品的试制和各项技术性能的检验，已经达到有关的技术标准。如果上述条件具备，即使行政审批手续不完备也不影响 “作好必要准备”的认定。但是，Ｄ公司虽然于专利申请日前购买了生产设备，但是该设备是通用产品，也能够为生产Ｄ公司的其他产品所用。如果Ｄ公司能够举证 证明上述设备在涉案专利申请日前已经用来生产出蛇龟粉产品，则其在先使用成立。但是Ｄ公司一直没有证据证明在专利申请日前已经生产出蛇龟粉的事实。故Ｄ公 司证明在原告专利申请日前已经生产出产品的依据不足，其享有在先使用权的抗辩不成立。

    另外需要说明的是，在先使用权利不能受让取得。本案中Ｄ公司在审理中辩称，第三方益寿宝公司在原告申请专利之前已经研制出蛇龟 粉技术，并且转让给了Ｄ公司。该抗辩不仅没有具体的转让合同及其他事实依据佐证，而且也不符合法律对在先使用权不能转让的限制规定。专利法规定的“仅在原 有的范围内继续制造、使用的”行为不视为侵权，就是说先使用人对该项发明创造只有此一项合法权益，没有其他像转让、入股、投资等权利，其出售设备也受到限 制。因为如果允许先使用人享有转让该项发明的权利，他未尽专利权人的义务，却等同专利权人共享该项发明的独占权，这对专利权人来说是不公平的。为了防止对先用权的滥用，规定它不能脱离其企业将先用权单独转让是合理的。故Ｄ公司受让取得在先使用权的抗辩既无事实依据，也无法律依据，即使受让成立也不构成合法抗辩。

    （二）公知技术抗辩的理解与适用

    １．如何理解公知技术抗辩。２００１年６月１９日最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《规 定》）中在是否中止诉讼的条件中进一步明确提及“公知技术”的概念问题。该《规定》第九条第一款第（二）项规定，被告提供的证据足以证明其使用的技术已经 公知的人民法院可以不中止审理。它第一次明确提出了公知技术在专利诉讼中被控侵权人用以作为不构成侵权的抗辩理由。根据该《规定》结合国内外大量的司法实 践，公知技术抗辩的特征可以概括为：首先该技术必须是在专利申请日前已经公知，成为可以为公众使用的技术，也应当包括在专利有效保护期内公开未被公用的在 先专利技术。在专利申请日前尚保密或尚未公知的，不能作为抗辩的依据。其次，该技术既可以是与涉案专利完全相同或等同的技术，也可以是相关的公知技术的简 单组合，或者是公知技术加上本领域普通技术人员的专业技术知识的简单组合而成的技术（注：该组合必须是没有经过创造性劳动且是显而易见的）。

    ２．本案公知技术抗辩是否成立。对本案公知技术抗辩是否成立有不同意见：第一种意见认为，不应采纳公知技术抗辩。因为对公知技 术抗辩我国专利法并没有规定，司法实践中也对适用的条件、构成要件等存在争议。而且本案被控侵权技术已经完全落入涉案专利的保护范围，被控侵权人对此也不 否认，侵权事实已经清楚。本案审理的是被控侵权技术与专利技术是否覆盖或等同的问题，不必再行认定被控侵权技术与所谓公知技术是否构成等同的问题。第二种 意见虽然承认公知技术抗辩，但是认为法院应仅限于形式审查。因为被控侵权技术已经完全覆盖了专利技术的权利要求范围，而且被控侵权技术与被控侵权人提供的 所谓现有技术之间存在形式上的差异。通过对比两者之间的配比至少有５％以上的差异，法院可以根据该形式差异即为实质性差异判定被控侵权技术与公知技术不构 成等同，径行认定被控侵权人构成侵权。因为该形式差异是否属于实质性的不同，应当通过专利无效途径进行实质性的审查以后才能够确定，故法院只能在确定涉案 专利有效的前提下进行形式审查。第三种意见认为，法院应当就被控侵权人的公知技术抗辩理由进行全面审查。被控侵权人提出的理由是其采用的是与公知技术等同 的技术，故不构成对涉案专利权的侵犯。对此，法院应当围绕当事人的抗辩理由进行审查。如果被控侵权技术与公知技术构成等同，即使被控侵权技术落入了涉案专利的保护范围，被控侵权人的不构成侵权的抗辩仍然成立，法院可以径行判定而不必以涉案专利被宣告无效为前置条件。

    笔者基本同意第三种意见，因为专利法将公知技术从专利的禁止权范围中剔除的方法只是还原了专利权原来应有的技术范围，把本不属于专利权人 专利保护范围的技术特征公平地还给公众。关于法院对此的审查方法与专利复审委的无效申请审查相比，主要体现在以下方面：按照我国目前的专利管理体制，法院 不能审查专利是否有效。其审查对象主要是被控侵权技术与公知技术，是就被控侵权技术与公知技术是否构成等同进行对比，进而审查被控侵权人提出的其被控侵权 技术与公知技术等同的抗辩是否成立，最后作出被控侵权人是否侵权的判定。法院可以在对被控侵权技术与公知技术确定对比范围时，适当地以专利权人 的指控侵权技术范围作为确定对比范围的一个参考因素。但是法院主要审查的重点是被控侵权技术与公知技术是否构成等同，法院不对涉案专利是否有效进行评判。 如果被控侵权技术与公知技术相近似构成等同，则公知技术抗辩已经成立；法院并不会再去审查与涉案专利技术是否近似的问题，即使被控侵权技术与涉案专利技术 近似落入涉案专利技术的保护范围也在所不问。专利复审委对无效申请的审查的对象主要是涉案专利技术与公知技术，其方法是涉案专利技术与公知技术之间是否构 成等同的对比。从而判定涉案专利的新颖性与创造性是否受到破坏，进而判定专利无效申请是否成立，不涉及是否侵权的问题，即专利复审委不对被控侵权技术与涉 案专利技术是否等同进行评判。

    本案经过技术对比，Ｄ公司的被控侵权技术的配比是：乌梢蛇５０％、蝮蛇３０％、龟２０％；较接近的公知技术的配比是：龟２５至 ５０％，蝮蛇５０至７５％；法院可以就被控侵权技术方案与公知技术方案之间，在毒理、药理等化学方面是否存在实质性的不同委托专业部门进行专门的技术鉴 定，在鉴定结论的基础上综合案件事实进一步作出是否等同的判断，进而作出公知技术抗辩是否成立的判断，最终作出是否侵权的判断。如果被控侵权技术与公知技 术构成等同，就没有必要再审查被控侵权技术与涉案专利技术是否相似或等同的问题了。此时，无需再对原告的权利要求进行解释和侵权的分析比较，因为无论怎样 解释权利要求，都不能把被控侵权人使用的公知技术变成原告的专利技术。但是如果不等同，则应当认定侵权仍然成立。