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哈某诉北京极远电子有限公司国际专利申请权纠纷案一审民事判决书(2006)一中民初字第14766号

当事人:   法官:   文号:(2006)一中民初字第14766号

原告哈某,男,1958年10月出生,蒙古族,中国人民解放军第253医院主治医师,住(略)。

被告北京极远电子有限公司,住所地北京市昌平区X镇X村。

法定代表人沈某某,董事长。

委托代理人张名实,北京市德鸿律师事务所律师。

委托代理人李某某,男,X年X月X日出生,汉族,北京极远电子有限公司经理,住(略)。

原告哈某诉被告北京极远电子有限公司(简称极远公司)国际专利申请权纠纷一案,本院于2006年11月1日受理后,依法组成合议庭,于2007年1月9日公开开庭进行了审理,原告哈某,被告极远公司的委托代理人张名实、李某某到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

原告哈某诉称:2001年4月12日,被告极远公司诉原告侵犯了该公司“便携式手控喷射供氧喉镜”国际专利申请权为由,向北京市第一中级人民法院提起确权之诉,要求将涉案的国际专利申请权归该公司所有。2005年12月16日(2005)高民终字第X号民事判决将涉案国际专利申请及依申请已获得专利的权利判归被告极远公司所有。同时该终审判决认为,哈某向极远公司移交变更申请人或专利权人所需要的全部相关文件、证明、证书并协助极远公司办理相关变更手续后,极远公司应给付哈某为申请国际发明专利所支付的合理费用。原告哈某现已履行了上诉判决义务,但被告极远公司经原告多次催促,仍不向原告返还原告为申请涉案国际专利所支付的合理费用。综上,请求法院判令:1、被告极远公司返还原告为欧洲国际发明专利申请(申请号x)、澳大利亚国际发明专利申请(申请号x)、日本国际发明专利申请(申请号x)、以色列国际发明专利(专利号x)、美国国际发明专利(专利号x)所支付的费用共计人民币x.20元;2、本案的案件受理费由被告极远公司负担。

被告极远公司未提交书面答辩意见。其委托代理人在向法庭提交的代理意见中认为:北京市高级人民法院终审判决确认极远公司享有涉案专利申请权,由此极远公司有权主张已被授权的专利权归己所有,同时也有权决定就涉案的技术方案是否申请专利,而这种选择的机会和权利由于哈某的违约行为被剥夺。虽然法院判决极远公司拥有上述权利,但极远公司行使与否,是极远公司的自由。考虑到成本和风险,极远公司放弃权利并未损害哈某的利益,哈某可以继续拥有涉案的国际专利权。综上,请求法院驳回哈某的诉讼请求。

经审理查明:

1988年3月2日哈某向中国专利局申请了x.X号“多功能喉镜”实用新型专利,该专利申请于1989年3月21日被授予实用新型专利权,专利权人为哈某,该专利已于1996年3月2日终止失效。此后,哈某开始与极远公司合作。1993年12月27日哈某设计完成了“喉镜”,并交由极远公司申请了x.X号实用新型专利,专利权人为极远公司,该专利已于1998年12月28日终止失效。1994年1月17日哈某与极远公司总经理韩燕婴共同设计完成了“紧急心肺复苏机”,并交由极远公司申请了x.X号发明专利,专利申请人为极远公司,该专利申请于2001年5月25日被专利局驳回。1995年10月26日哈某(乙方)与极远公司(甲方)签订协议,约定:1、复苏机,甲方每台给乙方税后提成420元。每两个月结算一次;2、喉镜以3800元/套报价时,甲方每台给乙方税后提成300元。每两个月结算一次;3、关于新一代喉镜专利:(1)申报约定的发明人为哈某、韩燕婴、李某某三人,专利权人为甲、乙双方;(2)乙方授予甲方在国内实施该项专利的全权;(3)在国外申办合资公司时,该项专利技术所占的纯技术股份按甲方65%和乙方35%的份额进行分配;4、与复苏机相关的后续技术(喉镜、呼吸机、供氧系统)发展,也纳入上述一、二条技术分成的约定,不再另行计算。专利申报时,专利权人为甲方。1996年1月18日哈某、韩燕婴、李某某共同设计完成了麻醉咽喉镜,并交由与极远公司相关联的北京极成科技产业发展公司申请了x.X号发明专利,该专利申请后被专利局驳回。1996年5月6日,哈某设计完成了“便携式手控喷射通气供氧喉镜”并以自己的名义申请了x.X号发明专利(简称本专利)。哈某以本专利申请为基础,于1997年5月5日提出了欧洲国际发明专利申请(申请号x,公布号x),日本国际发明专利申请(申请号x,公布号x),以色列国际发明专利(专利号x,公布号x),于1997年5月7日提出了澳大利亚国际发明专利申请(申请号x,公布号x),于1998年11月4日提出了美国国际发明专利(专利号x,公布号x)。2001年4月12日,极远公司向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼,请求:1、确认极远公司为上述澳大利亚、欧洲、日本国际发明专利的申请人;2、确认极远公司为上述美国、以色列国际发明专利的专利权人。北京市高级人民法院经审理后认为,《协议书》中第4条所涉及的与“紧急心肺复苏机”相关的后续技术(喉镜、呼吸机、供氧系统)虽未明确具体的专利号,但在时间范围、技术内容和权利归属上是明确、清楚的,而且专利号只有在技术方案完成并提交专利申请时才能确定,哈某于1996年5月6日向专利局申请的本专利应当属于《协议书》第4条所涉及的与“紧急心肺复苏机”相关的后续技术。哈某以申请人的名义申请本专利,已违反了《协议书》第4条的约定,本专利的申请人及专利权人应为极远公司,且该项法律事实已由北京市高级人民法院(2003)高行终字第X号行政判决予以确认,本院亦应认定。哈某于1997年5月至1998年11月间以本专利申请为基础,申请的5项国际发明专利申请,亦应归属极远公司,极远公司有权成为该5项国际发明专利申请的申请人或专利权人。哈某向极远公司移交变更申请人或专利权人所需要的全部相关文件、证明、证书并协助极远公司办理相关变更手续后,极远公司应给付哈某为申请国际发明专利所支付的合理费用。

北京市高级人民法院作出终审判决后,哈某于2006年10月20日致函中国国际贸易促进委员会专利商标事务所(简称专利商标事务所),同意将其申请的国际专利交还极远公司,并请专利商标事务所将其全部申请文件及相关资料移交极远公司,同时明确表示涉案专利存续期间全部事宜的办理由该所与极远公司联系。同年11月3日,专利商标事务所致函极远公司,其内容为:“现收到哈某先生寄来的指示和北京市高级人民法院(2005)高民终字第X号民事判决书,上述权利归贵方所有,请贵方指示我所办理上述专利的专利权人变更手续,所需费用约为x元人民币。……在收到贵方的指示、委托书及预付款后,我所将启动专利权人变更的相关程序。”同日,专利商标事务所将上述函件抄送哈某。

哈某自1997年4月29日至2006年5月26日,为涉案专利分6次向专利商标事务所支付人民币共计x元,该所收取及向相关机构支付的费用共计人民币x.49元,尚余款人民币x.51元。

另查,经北京市高级人民法院判决确认以哈某作为专利权人提出国际发明专利申请经受理的国家和地区审查后,目前的权利状态为:美国(已授权,US6,106,458)、以色列(已授权,x)、欧洲(已授权,包括:比利时、法国、英国、丹麦,前述四国的专利号均为〈欧洲〉x号专利;德国〈欧洲〉x.0-X号专利、西班牙〈欧洲〉x号专利、意大利〈欧洲〉x/X号专利),哈某为上述专利的专利权人。日本(申请号为JP09-x,已终止申请)、澳大利亚(国际申请尚未进入),哈某为上述专利的申请人。

在本院审理过程中,极远公司向本院书面明确表示放弃上述国际专利的申请权及专利权。

上述事实,有本院(2001)一中知初字第X号民事判决书、北京市高级人民法院(2005)高民终字第X号民事判决书、哈某致专利商标事务所的信函、专利商标事务所致极远公司的信函、专利商标事务所出具的专利申请费用对帐单及明细表、极远公司放弃涉案专利权的确认书及双方当事人的陈述在案佐证。

本院认为,本案中双方当事人争议的主要焦点问题为:1、哈某在涉案权利尚未确定权属的情况下,违反合同约定,以其个人的名义申请国际专利的行为是否构成对极远公司行使选择权的限制。2、北京市高级人民法院终审判决后,极远公司选择放弃权利是否会构成对哈某现有权利的危害。

对于第一个问题,本院认为,涉案争讼系由当事人双方因国际专利申请权而产生,专利申请的权利应当属于该技术方案的权利人享有或依约定产生,在双方就技术方案的归属产生矛盾时,应通过协商的方式解决,协商不成时可通过诉讼的方式,由人民法院确定。北京市高级人民法院(2005)高民终字第X号判决书确认,《协议书》中第4条所涉及的与“紧急心肺复苏机”相关的后续技术(喉镜、呼吸机、供氧系统)虽未明确具体的专利号,但在时间范围、技术内容和权利归属上是明确、清楚的,而且专利号只有在技术方案完成并提交专利申请时才能确定。哈某于1996年5月6日向专利局申请的本专利应当属于《协议书》第4条所涉及的与“紧急心肺复苏机”相关的后续技术。哈某以申请人的名义申请该专利,已违反了《协议书》第4条的约定,本专利的申请人及专利权人应为极远公司,且该项法律事实已由北京市高级人民法院(2003)高行终字第X号行政判决予以确认。哈某于1997年5月至1998年11月间以本专利申请为基础申请的5项国际发明专利申请,亦应归属极远公司,极远公司有权成为该5项国际发明专利申请的申请人或专利权人。

作为一项技术方案的权利人,就是否行使专利申请及何时申请的权利具有绝对的选择权,他人不得干涉。即权利人可以采用多种形式的保护措施,对其权利进行选择性的保护,该选择权系仅能由权利人行使。因哈某违反双方当事人对涉案权属的约定,单方就涉案技术方案申请国际专利,妨碍了极远公司对涉案技术方案进行何种保护及保护范围的选择权,使得极远公司只能选择诉讼这唯一的救济途径予以被动应对,故哈某的违约行为系本诉发生根本原因,其结果构成对极远公司是否行使权利的限制。综上,哈某对由于其违约而产生的法律后果应当承担相应的责任。

对于第二个问题,本院认为:在北京市高级人民法院终审判决后,哈某依该判决的内容,向专利申请代理机构致函,同意按判决执行并将相关信息、资料提供给专利申请代理机构的行为,为自动履行判决义务的行为。在哈某自动履行判决义务后,极远公司并未与专利代理机构联系办理变更国际专利申请人及专利权人事宜,哈某仍为涉案国际专利的专利申请人及专利权人。极远公司在本案诉讼中明确表示放弃涉案国际专利申请权及专利权的意思表示,是其对自己享有相关权利的处分,该行为并未构成对北京市高级人民法院终审判决义务的懈怠履行,也未违反法律规定和损害社会公共利益,同时亦未对哈某现仍为涉案国际专利申请人和专利权人权利的危害。因此,本院对极远公司放弃涉案国际专利申请权及专利权的真实意思表示不持异议。

综上,由于哈某违约在先,过错责任明显,导致极远公司无法对其权利进行选择。在极远公司放弃权利后,哈某已成为涉案国际专利的申请人和专利权人,且目前国际专利申请人及专利权人均未变更,哈某作为申请人和专利权人,为国际专利申请所支付的费用应由其个人自行承担。据此,本院判决如下:

驳回原告哈某的诉讼请求。

案件受理费人民币8585元,由原告哈某负担(已交纳)。

如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内,向本院递交上诉状及副本,并交纳上诉案件受理费人民币8585元,上诉于北京市高级人民法院。

审判长刘海旗

审判员苏杭

人民陪审员于立彪

二○○七年三月二十日

书记员李某青



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