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扬州金力电动工具有限公司与格雷电动工具(苏州)有限公司、南京机械五金矿产医药保健品进出口有限责任公司专利侵权纠纷案

时间:2006-08-10  当事人:   法官:   文号:(2006)苏民三终字第0006号

江苏省高某人民法院

民事判决书

(2006)苏民三终字第X号

上诉人(原审被告)扬州金力电动工具有限公司,住所地江苏省扬州市X路X号。

法定代表人徐某某,该公司总经理。

委托代理人汪旭东,南京知识律师事务所律师。

委托代理人蒋海军,南京知识律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)格雷电动工具(苏州)有限公司,住所地江苏省苏州工业园区娄葑示范区洋板泾工业小区X路X号。

法定代表人高某,该公司董事长。

委托代理人吴某,该公司员工。

委托代理人周某某(原为苏州创元专利商标事务所有限公司专利代理人孙仿卫),该公司副总经理。

原审被告南京机械五金矿产医药保健品进出口有限责任公司,住所地江苏省南京市白下区X路X号。

法定代表人谢某,该公司总经理。

委托代理人黄翔宁,江苏南京嘉顿律师事务所律师。

上诉人扬州金力电动工具有限公司(以下简称金力公司)因与被上诉人格雷电动工具(苏州)有限公司(以下简称格雷公司)、原审被告南京机械五金矿产医药保健品进出口有限责任公司(以下简称五矿公司)专利侵权纠纷一案,不服江苏省南京市中级人民法院(2005)宁民三初字第X号民事判决,向本院提起上诉。本院于2006年1月4日受理后,依法组成合议庭,先后于2006年3月24日、6月13日公开开庭审理了本案。上诉人金力公司委托代理人汪旭东、蒋海军,被上诉人格雷公司委托代理人吴某、周某某(第一次庭审时为孙仿卫)到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院审理查明:

格雷公司成立于1995年12月,经营范围包括生产和销售电动工具及相关的机电产品。金力公司的前身为扬州电动工具厂,主要生产包括冲击电钻在内的电动工具等产品。南京机械五金矿产医药保健品进出口股份有限公司成立于1992年11月,经营范围包括五金矿产、医药保健品进出口和代理进出口等。2004年7月,该公司经核准变更企业名称为南京机械五金矿产医药保健品进出口公司。2004年11月,该公司经核准再次变更企业名称为南京机械五金矿产医药保健品进出口有限责任公司即五矿公司。2004年12月,五矿公司书面承诺公司改制前的债权债务全部由改制后的企业承担。

2000年7月27日,格雷公司向国家知识产权局申请了一项名称为“冲击钻”的外观设计专利,申请号为(略).0。2001年2月28日,国家知识产权局发布授权公告。2002年3月26日,金力公司向国家专利复审委员会提出宣告该专利权无效请求,专利复审委员会经审理于2002年11月13日作出维持专利权有效的决定。金力公司不服向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,后于2003年3月27日撤诉。该专利目前仍处于有效法律状态。

涉案外观设计专利包括6幅视图,即主视图、后视图、左视图、右视图、仰视图、俯视图。该外观设计从左至右包括连接在机体上的钻夹头、侧手柄、机体、与机体连成一体的把手和把手末端的电缆线连接结构。其中钻夹头包括内外两层管状结构,外层套在内层的后半部;把手呈“枪把”状,“枪把”下部为电缆线连接结构。

2002年1月,格雷公司认为五矿公司代理金力公司出口的3000台冲击钻侵犯其专利权,向一审法院提起诉讼。审理中,一审法院根据格雷公司申请,于2003年4月17日在第93届广交会江苏泓业股份有限公司展位扣押了由金力公司制造的705W冲击钻1台。2003年5月26日,格雷公司撤回起诉。

2005年3月,格雷公司认为在南京新生圩港由五矿公司代理金力公司向加拿大Rona发运的1500台冲击钻侵犯其专利权,向南京海关申请扣押侵权产品,并随即向一审法院申请诉前禁令、财产保全及提起诉讼,请求法院判令金力公司和五矿公司:1、立即停止生产侵权产品,销毁半成品、模具;2、连带赔偿格雷公司经济损失人民币30万元;3、连带承担诉讼费、保全费、仓储费、诉前禁令申请费。一审法院根据格雷公司申请,于2005年3月30日在南京新生圩港扣押了由金力公司制造的110V冲击钻1台。

金力公司制造的705W冲击钻外观形状,除了机体顶部中间增加旋转式拨钮外,其余与涉案外观设计专利完全相同。金力公司制造的110V冲击钻外观形状,除钻夹头为一层管状结构,机体顶部中间拨钮为前后推进式,“枪把”下部直接挂拖电缆线外,其余均与705W冲击钻外观形状相同。

金力公司自认,从2003年1月至2005年3月,通过五矿公司代理出口被控冲击电钻共5笔,数量合计(略)台。

格雷公司为本案诉讼,已经支付诉前停止侵犯专利权行为申请费1000元、财产保全费1800元、诉讼费7010元。

一审法院认为:

(一)关于被控产品是否落入专利权的保护范围。当被控产品与专利产品属于相同或类似产品,且被控产品设计与专利设计相同或近似时,应当认定被控产品落入专利权的保护范围。本案金力公司制造的被控产品705W和110V冲击钻属于与涉案专利相同的产品,因此被控产品的外观设计与表示在专利公报照片中的专利外观设计是否相同或者近似,是判断其是否落入涉案专利权保护范围的关键。通过比较金力公司制造的705W和110V冲击钻与涉案专利的外观可知,三者的相同之处在于都由钻夹头、侧手柄、机体、与机体连成一体的把手、以及把手末端的电缆线连接结构构成,各主要部件设计外形、风格基本相同,外观设计的整体外形轮廓近似。705W冲击钻与专利设计的区别在于:专利产品的机体缺少穿过侧手柄上部,贯穿钻夹头、侧手柄、机体的细长杆。110V冲击钻与专利设计除存在上述区别外,钻夹头、把手末端的电缆线连接结构和机体顶部中间拨钮的具体设计也不相同。

在外观设计侵权判定中,应当进行整体观察与综合判断,比较的重点应当是专利权人独创的富于美感的主要设计部分,而不能过于注意局部的细微差别。就本案而言,冲击钻作为一种成熟产品,其功能决定其结构通常包括钻夹头、手柄、机体、把手以及电缆线等部件,因此冲击钻外形在整体上基本无法改变,而只能在各部件构形上进行创新和设计。冲击钻在销售使用过程中,比较容易看到的部位是钻夹头、左右机壳及前后手柄,因此钻夹头、前后手柄的形状以及机体部分通孔某数量和形状均是影响人们视觉效果的重要部分。本案被控产品705W冲击钻的钻夹头、前后手柄和机体的形状与专利设计完全相同,其在专利设计基础上增加的细长杆属于局部的细微差别,一般消费者很难注意到,对于整体视觉效果不会产生实质影响,构成与专利设计的近似。被控产品110V冲击钻前后手柄和机体的前后机壳形状与专利设计完全相同,其在专利设计基础上增加细长杆以及把手末端的电缆线连接结构和机体顶部中间拨钮的不同设计均属于局部的细微差别,一般消费者很难注意到,对于整体视觉效果不会产生实质影响。钻夹头属于冲击钻的设计要部之一,虽然与专利设计不同,但在前后手柄和机体等其他设计要部与专利设计相同和近似的情况下,被控产品110V冲击钻从整体上与专利设计仍构成近似。因此,被控产品705W和110V冲击钻均落入涉案专利权的保护范围。

(二)关于格雷公司是否为涉案专利的设计人。格雷公司提交的涉案专利证书上记载的设计人为其公司技术开发部职员卞小贤,但金力公司认为格雷公司是利用与其外销合作关系获取13mm冲击电钻样品后抢先申请专利,具有明显的恶意。对此,金力公司提交了江苏海外集团苏州有限公司(以下简称海外集团公司)与金力公司之间的传真复印件7页,国外客商N.(略)发给格雷公司的传真信函,金力公司职员孙亚的笔记以及海外集团公司、格雷公司、苏州宝时得电动工具有限公司(以下简称宝时得公司)的工商登记资料加以证明。一审法院认为,这些证据不足以证明金力公司的观点。理由是:首先,海外集团公司虽然与格雷公司、宝时得公司存在紧密联系,但在法律上均是独立的民事主体,海外集团公司的行为并不必然代表格雷公司,除非有格雷公司的授权;其次,海外集团公司与金力公司之间传真复印件的真实性,格雷公司并不认可,在金力公司没有其他证据可以印证的情况下,不能作为认定事实的依据;第三,从7份传真件记载的时间看,有1份没有年份,其余6份最早的为2000年7月28日,均在涉案专利申请日2000年7月27日以后,且内容是要求改进、提供ZIJ-AD03-13型、705W、(略)冲击钻样品,不能得出涉案专利是由金力公司设计的推断;第四,N.(略)发给格雷公司的传真信函,并不能证明格雷公司向金力公司索要(略)零件图的事实;第五,孙亚日记并无在涉案专利申请日以前向格雷公司交付AD03-13型冲击钻样品的明确记载,且孙亚没有出庭接受质询。因此,上述证据不能达到金力公司的证明目的。

格雷公司为证明其是涉案专利的设计人,提交了13mm冲击电钻(即AD03-13型冲击电钻)设计图纸,“十三冲(即13mm冲击电钻)效果图”电子文件及打印件,格雷公司打印图纸申请表、图纸借用单、设计任务书,郭某和卞小贤的员工考评表、1999年工作总结,以及孔某、郭某某到庭证言。金力公司认为这些书证均非原始记录,且与证人证言相互矛盾。具体为:1、8张图纸有7张标有“扬动”或“YD”,且无制图人和审核人签名;2、外形图纸标注日期与打印图纸申请表和图纸借用单上的日期不符,有些图纸标注日期竟然晚于图纸借用单上的日期;3、两份设计任务书,手稿的编号(略)在先,正式打印的编号(略)在后,与常理不符,且一般先有任务才开始有设计,格雷公司提供的设计图纸标注的时间却早于任务书记载的1999年11月25日;4、格雷公司主张曾将两张13mm冲击钻设计图交给金力公司,孔某证实看到过收条,但格雷公司不能出具收据,孔某也记不清交付图纸的具体时间;5、郭某声称外观设计图纸是其根据卞小贤设计制作的泡沫模型测绘完成,与其所具有的专业能力和在工作总结中的陈述不符合。一审法院认为,首先格雷公司提供的设计图纸、图纸申请表、图纸借用单、设计任务书、员工考评表、工作总结均是书证原件,金力公司虽有异议,但并无相反证据,故应当确认其真实性;其次,证人孔某、郭某都曾在格雷公司设计部门工作,了解与本案有关的事实,且在本案诉讼前两人均已离开格雷公司,与本案没有利害关系,其到庭证言的证明力较强;第三,从格雷公司提交的8张图纸可以看出,对13mm冲击钻的设计有一个逐步修改完善的过程,其中编号(略)、日期为1999年11月15日的13mm冲击钻外形图,非常接近涉案专利外观设计,且该设计过程与格雷公司提交的其他书证以及证人孔某、郭某某证言能够相互印证,足以证明至少在1999年11月格雷公司已经基本完成了13mm冲击钻外形的图纸设计。第四,现实生活中,一些流程性记录往往粗糙、不细致,甚至在细节上存在矛盾,但并不能因为这些瑕疵否定原始记录与证人证言的真实性与证明力。金力公司对格雷公司证据提出的异议可以从证人孔某、郭某某陈述得到合理解释,金力公司并无证据证明证人的陈述是虚假的。综上,格雷公司虽然没有充分证据证明曾将13mm冲击钻外形图交给金力公司,但至少能够证明其在涉案专利申请日前对13mm冲击钻外形的独立设计过程和对设计成果占有的事实。相比较于金力公司提供的相反证据,格雷公司的证据更具有优势和说服力,应当确认格雷公司的雇员卞小贤是涉案专利的设计人。

(三)关于金力公司的先用权抗辩是否成立。先用权抗辩成立须满足以下条件:一是有人针对一项发明创造申请并获得了一项专利权;二是在先使用人在上述专利权申请日之前已经开始实施该发明创造或者为实施该发明创造做好了必要的准备,并在专利申请公开之后或者授权之后继续其实施行为;三是先用人使用的技术,应是其在申请日前独立研究完成或者以合法手段取得,不是抄袭、窃取他人或专利权人的发明成果;四是先用人的实施行为尚未使有关技术内容为公众所知晓。本案中,关于先用技术的来源,金力公司主张系自己独立研发,提供的证据主要有(2005)扬证字第(略)号公证书及所附现场工作记录、图纸3张及证人施广芬的出庭证言。应当认为,上述证据能够证明ZIJ-AD03-13型冲击电钻的工程模具图由金力公司在2000年2月绘制完成,但证人施广芬关于设计过程的描述不能令人信服。因为根据金力公司的陈述,ZIJ-AD03-13型冲击电钻与金力公司原有的冲击钻在设计风格上完全不同,因此该款冲击钻从设计思想的提出、设计方案的起草、反复修改完善直到确定后制作工程模具图应该有相应的过程可寻,不会一蹴而就。金力公司不能提供证明这种设计过程的任何证据,证人施广芬关于有过设计方案但已经全部毁掉的陈述显然没有说服力。在考虑金力公司与格雷公司长期的合作关系以及格雷公司是涉案专利设计人的基础上,不能支持金力公司独立研发ZIJ-AD03-13型冲击电钻的主张。仅从金力公司不能证明涉案设计是其独立研发又不承认是从格雷公司合法获取这一点,就足以判定金力公司的先用权抗辩不能成立。

从先用权抗辩的另一个条件来看,金力公司没有证据证明在申请日前已经制造专利产品,至于是否作好必要的准备,金力公司提供的证据为:AD03冲击钻左右机壳及盖板模具加工协议书,汇款票据、增值税发票及补充协议,(2005)扬证字第(略)号公证书及所附谈话笔录。应当认为,上述证据可以证明金力公司在2000年2月委托余姚市舜西塑料模具厂加工AD03冲击钻模具,余姚市舜西塑料模具厂因延期交付模具被扣款。模具厂负责人宋玉钿公证谈话笔录属于证人证言,由于宋玉钿无正当理由未出庭作证,该证据不能单独作为认定案件事实的依据。根据该笔录,宋玉钿陈述模具样品的交付时间是2000年4月底,但模具完工后如何交付已记不清楚。因此,该证据也无法证明AD03冲击钻的合格模具在涉案专利申请日前已经交付的事实。综上,金力公司的现有证据不能证明在涉案专利申请日前其已经完成了专用模具的准备,也不能证明在涉案专利申请日之前其已经完成被控冲击钻的试制和各项技术性能的检测等准备,达到了技术标准。金力公司并没有作好制造的必要准备,就该条件而言,金力公司的先用权抗辩也不能成立。

(四)关于两被告的民事责任。金力公司制造的705W和110V冲击钻均落入涉案专利的保护范围,且金力公司的权属抗辩和先用权抗辩不能成立,因此金力公司生产、销售与专利外观近似冲击钻的行为构成对格雷公司专利权的侵犯。格雷公司要求金力公司停止侵权、销毁库存侵权产品的诉讼请求,应予支持。被控侵权产品的生产模具是专用模具,应当予以销毁。关于经济损失,格雷公司不能证明金力公司的侵权获利,也未能提供因被侵权受到的损失,故考虑金力公司侵权行为的持续时间、自认的侵权产品出口数量、侵权情节、单件产品合理利润等因素予以酌定。格雷公司要求金力公司承担诉讼费、保全费、禁令申请费、海关仓储费等合理费用,依法予以支持。格雷公司要求五矿公司立即停止生产侵权产品、销毁半成品、模具的请求没有事实依据,不予支持。格雷公司没有证据证明五矿公司明知金力公司制造的被控冲击钻侵权而故意代理出口,故要求五矿公司赔偿损失和合理费用的请求,没有法律依据,不能支持。但五矿公司在判决生效后,不得再销售被控侵权的冲击电钻。

据此,该院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十六条第二款、第五十七条第一款、第六十三条第一款第(二)项、第二款、《最高某民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条之规定,判决:一、金力公司于判决生效之日起,立即停止侵犯(略).X号外观设计专利权的行为,销毁库存侵权产品及专用生产模具;二、金力公司于判决生效之日起10日内赔偿格雷公司经济损失人民币15万元以及南京海关扣押侵权产品所发生的实际仓储费用(按照海关相关规定计算);三、驳回格雷公司的其他诉讼请求。案件受理费7010元、诉前停止侵犯专利权行为申请费1000元、财产保全费1800元,合计9810元,由金力公司负担。

金力公司上诉称:

(一)一审判决对以下事实认定错误:

1、对金力公司是否在申请日前已经设计好产品的外观认定错误。一方面认定“上述证据能够证明ZIJ-AD03-13型冲击电钻的工程模具图由金力公司在2000年2月绘制完成”,同时又以“金力公司不能提供证明这种设计过程的任何证据”以及“证人施广芬关于设计过程的描述不能令人信服”来否定金力公司的设计行为,表明一审法院根本不了解图纸设计的实际情况。作为图纸设计者,在最后图纸设计好后,有关的中间图纸一般都不保留以免造成混淆,也有设计好后存档1-2年后销毁。且金力公司在一审庭审中出示了其留存的部分设计白图,最后的ZIJ-AD03-13型冲击电钻的工程模具图就是在这个设计白图的基础上完成的。对这一点,格雷公司并无异议,一审判决却完全忽视这一点。

2、对金力公司在涉案专利申请日前是否完成专用模具的认定错误。金力公司提交的证据3公证书中模具制造者宋玉钿陈述了于2000年4月底交付模具样品的事实。而一审判决仅以“模具完工如何交付已记不清了”为由判定“该证据也无法证明AD03冲击钻的合格模具在涉案专利申请日前已经交付的事实”。金力公司提交的证据(略)冲击钻左右机壳及盖板模具的协议中,记载了交付模具样品的时间不晚于2000年4月16日,确认合格产品的时间不迟于2000年4月25日,这说明从交付模具样品到最后交付合格模具的时间不多于10天。在协议中还明确了每推迟一天扣模具款3%,结合证据2汇款票据、增值税发票及相应补充协议,可以推断出模具交付的迟延天数。即使按照一审判决认定,至少可以明确在申请日前金力公司已得到模具样品,已经可以依照金力公司提供的图纸制造出的模具来制造机壳产品。

3、对金力公司是否于涉案专利申请日前传送样品给格雷公司认定错误。对海外集团公司与金力公司之间的传真定性错误,这些传真虽然其中有复印件,但存在着近半数的原件,传真虽然使用的是海外集团公司的信纸,但原件的纸头上都有实际发送传真者身份的“(略)”(格雷电动工具)英文字样,尤其是当庭格雷公司都查验了这些原件,同时金力公司提交的证据7孙亚的笔记本中也可查到这些原件的相关记录,但一审却不顾这个基本事实,仍以提交的传真系复印件,金力公司没有其他证据可以印证为由,不予认定金力公司在申请日前传送图样AD03-13样品给格雷公司的基本事实。关于海外集团公司与格雷公司的关系。金力公司提交的证据11中有格雷公司以海外集团公司信纸传真给金力公司的一页传真件,其中写着“请尽快安排车来我司格雷厂”的内容。格雷公司苏州办事处的地址与海外集团公司当时的办公地址同为盘南路X号,二者的传真号码同为0512-(略),更为重要的是宝时得公司的法定代表人高某东亲笔填写确认的履历表中记载着“1995年12月-1999年12月(填表时)在格雷公司工作”,同时在另一张海外集团公司的法定代表人履历表中,也有高某东亲笔填写确认的工作经历“1995年12月-2000年2月在海外集团工作。”相同的办公地点、相同的电话、相同的工作人员,不能仅仅以法律上是各自独立的主体就否定两公司之间事实上的密切关联性。且7份传真件记载的时间最早为2000年7月28日,内容是提供ZIJ-AD03-13型、705W、(略)冲击钻样品,7月28日传真中记载着“首次送客户冲击钻的试验已经结束”,凭这些传真件可以得出在该专利申请日前金力公司已经把相关样品制造出来并送客户试验结束的结论。传真件中记载的ZIJ-AD03-13型、705W、(略)冲击钻都是相同的样品,只是名称的出发角度不同,705W是产品的功率,(略)是格雷公司的编号,对应金力公司的编号即为ZIJ-AD03-13型。

4、对格雷公司为涉案专利的设计人认定错误。格雷公司没有提供任何设计图纸的原件,均是打印件;格雷公司出具了详细记载的图纸申请表和图纸借用单,这说明格雷公司非常重视内部的管理。那么其声称金力公司的设计来自于格雷公司交付的图纸,而格雷公司却从未拿出哪怕一个签名、一张纸片来证明;格雷公司两个证人孔某、卞小贤在庭审前已经受到不当影响,且一审判决也认定该证据违反交叉询问的证据规则,不能采信;格雷公司内部图纸申请表和图纸借用单之间存在着明显的错误,一审判决却以“不能因为这些瑕疵否定原始记录与证人证言的真实性”为由而认定了格雷公司这些证据的真实性;如果格雷公司为该外观设计的所有人,应该是格雷公司而不是金力公司的产品与涉案专利申请的照片完全一致。

(二)一审判决在以下方面适用法律不当:

1、对格雷公司、金力公司证据的认定采取双重标准。对金力公司提交的能够证明案件事实的传真件等证据不予采信,对格雷公司提交的打印图纸(证据12)、电子邮件(证据13),以及有明显矛盾的打印图纸申请表、图纸借用单(证据14)等却完全予以认定。

2、对格雷公司与金力公司双方的法律关系适用法律错误。格雷公司在一审中补充举证其与金力公司在制造AD03-13中是合作关系,姑且同意格雷公司的观点,根据合同法第三百四十条的规定,合作开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。一审法院却无视格雷公司自己提出的这一法律关系。

3、对先用权的抗辩适用法律不当。根据我国专利法第六十三条的规定,先用权抗辩的基本内涵包括以下三点:用于抗辩的制造和使用行为必须在专利申请日之前已经进行,必要准备也必须在专利申请日前已经完成;在先使用的技术必须是合法的;先用权必须在原有范围内行使。对于以上三点,金力公司已用充分的证据证明。即使按照格雷公司所述金力公司的外观设计来自于格雷公司,其也没有举证金力公司采取了任何非法的手段,一审判决认定金力公司来源非法,缺乏依据。

4、对外观设计专利先用权的理解不当。外观设计的技术方案就是产品的外观,只要产品的外观基本形成,即使产品还没有开发,也可以认为已经做好制造、使用该外观设计的必要准备。按照一审法院认定的事实,金力公司在申请日前不仅设计了外壳图纸,而且还开好了模具样品,则当然享有该外观设计的先用权,而不是一审法院认定的外观设计先用权必须要“完成冲击钻的试制和各项技术性能的检测等准备,达到了技术标准。”

(三)金力公司是涉案外观设计的最先设计人,在申请日前就已生产出该外观设计产品,格雷公司用于申请外观设计专利所使用的照片拍自金力公司提供给格雷公司的产品。金力公司是中国电动工具行业最早的骨干企业之一,冲击电钻是公司的主要产品。1999年公司根据市场需求,准备研发新一款冲击电钻,根据国家标准和金力公司的产品型号顺序,命名为ZIJ-AD03-13。格雷公司长期以来一直是金力公司有关产品的外销商,其在2000年前并不生产冲击电钻这类产品。金力公司于1999年国庆节前完成冲击钻外形的初步设计,2000年春节前完成冲击钻的设计,并形成设计蓝图。且紧接着与浙江余姚市舜西塑料模具厂于2000年2月初签订了委托其生产AD03冲击钻左右机壳及盖板模具的协议,向模具厂交付了图纸。在收到模具厂的模具后,金力公司很快就生产出了样品,并于2000年7月初把样品发往格雷公司。谁知格雷公司获得金力公司样品后立即将样品拍照,申请外观设计专利。以上事实从格雷公司申请专利的外观系实物样品的照片,且该照片与金力公司产品完全一致的情形得到了充分证实。格雷公司利用其抢先对金力公司产品外观申请获得的专利授权反过来起诉金力公司的产品侵犯其专利权。

(四)退一步讲,即使金力公司的设计完全来自于格雷公司,金力公司也享有该外观设计的先用权。即使如格雷公司所述,所谓合作开发是各自独立的,即格雷公司设计外形,金力公司设计内芯。按照“谁主张,谁举证”的原则,格雷公司应当拿出这样的合作开发协议来证明,可其始终拿不出这样的证据,因为根本就没有这样的协议。即使有,也能说明金力公司的来源是完全合法,应当享有先用权。

综上,一审判决认定事实错误,适用法律不当,请求撤销一审判决,由格雷公司承担一、二审的全部诉讼费用。

格雷公司辩称:一审判决关于格雷公司的卞小贤是涉案外观设计专利设计人的认定是正确的,认定金力公司先用权抗辩不成立也是正确的。请求二审法院驳回上诉,维持原判。

五矿公司述称:一审判决对我方是公平公正的。

本案二审争议焦点为:金力公司主张的先用权抗辩是否成立。具体包括两个方面:1、被控侵权产品的技术来源问题,即被控侵权产品的外观设计是金力公司自行研发的,还是来源于格雷公司。2、金力公司在涉案专利申请日前是否为实施被控侵权产品做好了必要准备。

二审中,双方当事人举证、质证及本院认证情况:

1、金力公司为证明其在申请日前已做好生产准备,提供了3份证据:(1)格雷公司于2000年8月14日发给金力公司的传真信函,内容为要求金力公司把13mm冲击电钻直接发给国外客户,证明2000年8月14日金力公司已经生产出产品;(2)公证保全的余姚市无线电二厂2000年4月29日发货单的统计联及金力公司提供的该发货单的“对方记帐联”,上述两联发货单上记载的发货人为“朱建跃”;(3)经公证的发货人朱建跃的证人证言。发货单及证人证言用以证明金力公司于涉案专利申请日前已收到AD03-13冲击钻机壳。

格雷公司认为金力公司提供的上述传真件及发货单均是在当年就发生的,金力公司一审中可以提供而未提供,不属于二审新的证据;经公证的朱建跃的证人证言,因证人未到庭,真实性无法认定。本院认为,金力公司提供的传真件及发货单“对方记帐联”均形成于一审庭审结束前,且均掌握在金力公司手中,金力公司有能力提供而未提供,不属于二审新的证据。发货单统计联虽形成于一审庭审结束前,但因掌握在案外人手中,金力公司一审中未能提供不是其本身的过错造成的,可以作为二审新的证据纳入二审庭审调查质证的范围。

2、格雷公司为证明其为涉案外观设计专利的设计人,申请卞小贤出庭作证,并提交了13mm冲击电钻的木头模型和记载该木模加工费用的海外集团公司技术部的记帐本、载有费用报销单及发票的财务记帐凭证。其中费用报销单明确记载“1999年12月29日报销扬动13mm冲击电钻外形木模加工费用”,经手人为“郭某”;发票上记载的服务项目为“模型加工”,金额为500元。

金力公司认为,格雷公司提供的上述证据一审中可以提供而未提供,不属于二审新的证据。本院认为,尽管该木模及发票的形成时间在一审庭审结束前,但因该证据可能影响案件事实的认定,可以作为二审新的证据,纳入庭审质证的范围。

3、本院根据格雷公司的申请,依法通知格雷公司原员工卞小贤出庭作证;并根据案件审理需要,依职权通知金力公司孙亚出庭作证。卞小贤和孙亚分别接受了双方当事人的质询。

卞小贤二审中出庭陈述:1999年4月至2004年6月,其在格雷公司任外观设计师,现在苏州科瓴电器有限公司。他在格雷公司工作期间,设计公司所有电动工具产品的外观,包括与扬动(即扬州电动工具厂)合作的单速13mm冲击钻。冲击电钻外观的表现形式有:手工绘画、外观三视图、模型图。他做的是外观三视图,具体的尺寸是不用标的,仅仅是线条,具体的弧度、半径由工程师标。格雷公司给外观、出结构、想法,然后由扬动去做,即由扬动进行细化、开模具生产。模型是他做的,做好后交给扬动,扬动只是帮他们实现。格雷公司出示的考评表中提到的单速冲击钻指的就是与扬动合作的13mm冲击钻。他设计的手柄更符合人体,外观上设计理念都是线条式的,与以前圆的不同。格雷公司出示的图纸是由结构工程师郭某根据他所做的泡沫模型测绘以后在电脑上画的工程图。电脑效果图是他画的,发给老板和孔某经理。扬动要把他们所有的想法汇到一张图纸上,总图即开模的图纸是由扬动画的,经他们审核过了之后扬动进行开模。但开模时的电极一定要他去确认,产品生产出来之后就不由他负责了。越细的图说明做的越晚。他在具体设计时,一般是拿到任务书再做,但也不排除根据老板、经理口头指示进行设计,后下任务书的情况。

公司所有的电动工具都需要制作模型,有的还不只做一个,有塑料的、泡沫的、木头模型等等。扬动的孙亚是做细化结构的,但绝对不是做外观的,孙亚和孔某是结构工程师,他是工业设计师,也叫外观设计师。他是北京服装学院毕业的,毕业证书上写的是工业设计,但是行业里通俗的说法就是外观设计师。

孙亚二审中出庭陈述:1987年,其在扬动从事电动工具的设计和制造,现在金力公司技术部工作。他毕业于江苏省广播电视大学机械设计与制造专业。机械设计中包含外形和结构,其中外形是指外形尺寸、技术参数等,学校没有专门讲外形设计,他的机械设计专业不包括外形设计课程,主要侧重于内部结构设计。电动工具的设计多数是继承性的设计,需要根据冲击电钻的技术参数及内部情况定下来之后再定外部尺寸。就涉案冲击电钻而言,在讨论出内部结构后,他参照国外的产品样本画出外观设计草图,施广芬再根据他的图,用铅笔画出具有尺寸的、反映外部形状和结构的外形三视图,施广芬画的外形三视图比他画的差一点,然后就画工程白图、蓝图(白图和蓝图的内容是一样的),再根据蓝图生产模具。他当庭所绘制的叫三视图,不属于工业设计图,工业设计的图是素描图。施广芬和他一样也没专门学过工业设计。他所设计的13mm冲击电钻与以前的产品在外观上有区别,具体来说,就是比以前产品长了点,还采用了软把手,以前的产品散热不太好,所以前面的部分放大了点,更加饱满,正反向开关位置不同。

4、格雷公司与金力公司根据本院要求,分别提交了卞小贤与孙亚的毕业证书及资格证书。双方当事人对彼此所提交的证书的真实性均无异议。

本院二审查明:

1、各方当事人对一审法院审理查明的事实均无异议,本院予以确认。

2、金力公司与格雷公司对金力公司生产的被控侵权705W和110V冲击钻外观与涉案专利构成近似,落入涉案专利保护范围,均不持异议。

3、经比对,格雷公司一审中提交的7张13mm冲击电钻外形图和结构图上显示的冲击电钻外观与涉案外观设计专利一致;格雷公司二审中提交的木头模型与其一审提交的七张图纸中编号为(略)和(略)的13mm冲击电钻图纸上显示的外形一致。

4、卞小贤毕业于北京服装学院工业设计专业,孙亚毕业于江苏广播电视大学机械设计与制造专业,专业技术职称为工程师。卞小贤在本院第一次庭审中当庭绘制的13mm冲击电钻外观图为专业素描图,与涉案专利及格雷公司提供的13mm冲击电钻设计图纸上的外观十分近似;而孙亚在本院第二次庭审中当庭绘制的13mm冲击电钻外观图非素描图,画图水平明显属于非专业人士。施广芬在一审庭审中当庭绘制的冲击电钻外观图显示的绘图水平与孙亚相比更为逊色。

5、金力公司一审提供的公证保全的3张AD03-13冲击电钻开模用的左右机壳工程蓝图(又称零件图),该工程蓝图上均盖有“金力公司试制用图章”,审核人栏均标注为“孙亚”,其中左机壳图纸上设计、制图人栏标注为“施广芬”,右机壳图纸上设计、制图人栏标注为“郭某红”,时间均为2000年2月。

本院认为:

(一)金力公司主张的先用权抗辩不能成立。理由是:

1、被控侵权产品外观并非金力公司自行设计。金力公司主张其是涉案冲击电钻的外观设计人的主要证据是:(1)公证保全的3张AD03-13冲击电钻左右机壳工程蓝图,该工程蓝图上盖有金力公司图章,审核人和设计、制图人分别为该公司的孙亚和施广芬,时间均为2000年2月;(2)施广芬和孙亚的证人证言。上述证据不足以证明金力公司为设计人。因为:

首先,虽然公证保全的用以开模具的工程蓝图上注明为金力公司所绘制,但这只能证明该工程图系由金力公司的施广芬等人所绘制,并不能证明冲击电钻的外观设计图亦由金力公司所绘制。因为外观设计图与工程图属于不同性质的图纸,外观设计图侧重于表现产品外观,对相关尺寸的要求不是很精确;而工程图侧重于结构,是对外观设计图的转化并为实际施工所用,因此对相关尺寸的要求必须十分精细、准确。一般来讲,先有外观设计图,后有工程图,且两种图纸一般是由不同的人负责完成的。因此,尽管本案中工程图是由金力公司所绘制,但并不能当然得出该产品的外观设计图亦是由金力公司所绘制的结论。根据金力公司的逻辑,工程蓝图上注明的设计、制图人即为外观设计图的绘制人。而本案中,冲击电钻工程蓝图上显示的左、右机壳的设计、制图人分别为施广芬和郭某红,按照金力公司的上述逻辑推理,则应得出该冲击电钻外观设计图亦是由施广芬和郭某红两人分别设计完成的结论,但这一结论不仅与金力公司关于该冲击电钻的外观设计图系由施广芬一人绘制完成的陈述相矛盾,也与冲击电钻左右机壳的外观设计人一般应为同一人的常理相悖。据此,金力公司仅凭工程蓝图系由该公司的施广芬和郭某红所绘制而主张外观设计图亦是由金力公司所绘制完成,缺乏依据,本院不予采信。

其次,孙亚和施广芬的证人证言不足采信。(1)孙亚和施广芬称,他们是金力公司13mm冲击电钻的外观设计人,孙亚同时述称工业设计上所画的图应为素描图,但两人当庭绘制的所谓13mm冲击电钻的外观图均非工业设计的素描图,且从两人当庭绘制的冲击电钻外观图来看,两人均不具备工业外观设计专业人员的绘图水平。联系孙亚和施广芬二人均未专门学过工业设计,只是结构工程师,很难让人相信其是涉案冲击电钻的外观设计人。(2)孙亚和施广芬关于13mm冲击电钻设计过程的描述,亦难以令人信服。其一,孙亚述称涉案13mm冲击钻与以往的冲击钻外观上的区别主要体现在,比以前的产品长、采用软把手,以及为增强散热效果而放大电钻前部、开关位置不同等。该陈述与其说是关于两种产品外观区别的描述,不如说是关于二者结构、功能不同的描述。其二,孙亚述称产品的整个设计流程系由其先画外观设计示意图,再由施广芬根据该示意图画出具有尺寸的、反映外部形状和结构的外观三视图,然后由施广芬再根据自己所画的外观三视图直接画零件图。但孙亚和施广芬当庭绘制的所谓冲击电钻外观设计图均非常粗糙和简陋,很难让人相信若无其他可供参照的图纸或模型,仅依照上述外观设计图就能够直接画出具有详尽、精确弧度和尺寸的零件图。其三,据施广芬陈述,涉案13mm冲击电钻的外形与金力公司原有的冲击钻完全不同。作为一种新设计且已经获得了专利,设计过程不可能一蹴而就,应当有相应的设计图纸或模型可寻,但金力公司却始终未能提供反映这个设计过程的任何设计图纸或模型之类的证据予以佐证,仅凭零件图系其绘制就主张其是外观设计人,证据明显不足。至于施广芬关于“应该有外形图,但外形图不保管,应该会撕掉的,工程图出来就撕掉,因为已经没有用了”,亦与常理不符。(3)孙亚和施广芬现在仍为金力公司的员工,与金力公司有利害关系,其证人证言的证明力亦较弱。

2、格雷公司提供的证据能够证明格雷公司是真正的外观设计人,以及双方就涉案13mm冲击钻存在合作关系。其中,格雷公司证明其是外观设计人的证据有:(1)涉案专利证书上明确记载设计人为格雷公司的卞小贤;(2)反映设计过程的7张13mm冲击钻外形图和结构图及1张开关总装图上的署名均为“格雷公司”,标注的日期均为99年10月14日至99年11月25日期间,均在金力公司绘制的工程图之前。金力公司二审庭审中亦认可该图纸为原件,且图上标注的日期为设计日期;(3)卞小贤在产品定型后于2000年2月22日发给高某东和孔某“十三冲效果图”(渲染图)电子文件及打印件,该电子邮件得到了发件人卞小贤和收件人孔某的当庭确认;(4)格雷公司打印图纸申请表及图纸借用单原件中有郭某曾于1999年11月16日借阅编号为3965和3936的13mm冲击钻外形图和结构图等图纸的记载;(5)作为格雷公司当时具体的设计人员卞小贤二审出庭所作的关于涉案冲击钻设计理念、设计流程的描述及其当庭绘制的涉案冲击钻外观素描图与格雷公司提交图纸上的外观一致,均证明格雷公司的卞小贤是设计人。(6)作为具体参与当初涉案冲击钻设计工作的格雷公司员工孔某、郭某一审出庭所作的关于卞小贤是外观设计人的陈述,亦进一步印证了设计人为格雷公司卞小贤这一事实。(7)格雷公司二审中提供的与其图纸相一致的13mm冲击电钻的木头模型及内部记帐本和发票。金力公司认为该木模不可能是当时的模型,但既未提出鉴定申请,亦未提供相反证据否认该木模的真实性,且内部记帐本及发票均印证该木头模型为1999年制作,而记帐本及发票均为原件,真实性应当予以确认。(8)金力公司孙亚关于方案设计过程中,曾与格雷公司进行过接触的陈述,也从侧面印证了格雷公司与涉案13mm冲击钻设计工作的关联性。

格雷公司证明双方存在合作关系及合作内容的证据有:(1)格雷公司提供的8张13mm冲击电钻原始打印图纸(包括外形图、结构图、开关总装图)上标有“13mm冲击钻(扬动)主视图外形”、“YD”等字样,表明是与金力公司合作的项目;(2)格雷公司原产品研发部员工郭某1999年的《员工考评表》及《99年工作总结》中均有合作开发事项的记载。其中《员工考评表》中记载“13冲的合作开发设计即将结束”;《99年工作总结》中记载“同扬动合作开发13mm冲击钻的主要工作是在扬动现有冲击钻的基础上重新设计外形和改进内部结构中不足之处,初步方案是我们重新设计外形,机芯大部分采用扬动原有机芯。”“在同扬动合作开发冲击钻的初期,由于扬动对设计任务的目标不太明确,在合作过程中有一定的难度,在明确设计任务后,双方沟通联系就比较顺利。”(3)格雷公司原技术开发部经理孔某和员工郭某一审出庭所作的证言及卞小贤二审的出庭证言,三人关于双方合作关系的存在及合作具体内容的陈述,不仅与郭某、卞小贤的《员工考评表》《工作总结》等书面证据记载的内容一致,而且三人的证言也相互印证。同时,因郭某与卞小贤现均已离开了格雷公司,其出庭所作证人证言的证明力显然大于孙亚和施广芬所作的证人证言。(4)金力公司提供的经公证保全的工程图上反映的冲击钻外观与格雷公司在先设计完成的图纸基本一致,也进一步印证双方存在合作关系。若真如金力公司所称双方不存在合作关系,该外观设计是其独立完成的,则无法解释金力公司绘制的工程图为何与格雷公司在先完成的外观设计图纸一致。(5)金力公司孙亚二审出庭时陈述,在13mm冲击钻方案设计过程中,领导要求其把该产品的外观设计图给格雷公司看一下。其在工程图做好给格雷公司孔某看的时候认识卞小贤的,把工程图拿给孔某看的目的是让他们提出参考意见。若真如金力公司所称,涉案13mm冲击电钻完全是由其独立设计完成的,格雷公司只是帮助其外销,则无需在方案设计过程中要把相关图纸提供给格雷公司,并让其提参考意见。孙亚的上述陈述与金力公司关于涉案13mm冲击电钻从设计到生产均由其单方独立完成,只是通过格雷公司外销的陈述前后矛盾。(6)孙亚还述称,金力公司涉案13mm冲击电钻生产出来后,把样机提供给格雷公司,由格雷公司作测试。若该冲击电钻的设计与格雷公司没有任何关系,亦无需让格雷公司进行测试。这又从另一个侧面证明金力公司关于涉案冲击电钻的设计及生产均由其单方独立完成的陈述以及孙亚关于涉案冲击电钻的设计和生产不需要考虑客户要求的陈述是不可信的。

针对格雷公司提交的上述证据,金力公司提出了种种质疑,但因缺乏证据支持,或因格雷公司已作出合理解释,均不能成立。(1)关于格雷公司提供的涉案13mm冲击电钻外形结构的7张图纸的真实性问题。金力公司认为该图纸虽系原件,但不能证明是1999年打印出来的。对此,因金力公司未能提供相反证据予以推翻,且格雷公司提交的打印图纸申请表原件上记载,该7张图纸的借阅时间均发生在1999年,故可以认定该7张图纸原件均于1999年打印这一事实。(2)关于8张图纸中编号为3670和3693的2张图纸的申请打印时间为何在图纸设计完成日期之前的问题。格雷公司称,因为申请打印图纸的人申请时知道图纸第二天才能完成,但由于负责审批的领导第二天不在,便提前一天先向领导申请打印,等第二天图纸设计完成后再实际打印,因此会有申请打印日期早于图纸设计完成日期的情况。本院认为,综合其他证据,格雷公司的上述解释是合理的。(3)关于图纸上记载的设计时间(1999年10月-11月)为何在设计任务书下达时间(1999年11月25日)之前的问题。格雷公司称,当时公司在行政文件管理方面不很规范,实际的设计任务是在图纸设计之前就下达的,后因为公司要求将设计任务书规范化,因此在11月份补了一份正式的设计任务书。本院认为,格雷公司陈述的上述情况在实际生活中是存在的,其解释亦是合理的。(4)关于孔某、卞小贤证人证言的真实性和证明力问题。金力公司以孔某、卞小贤一审庭前曾同时接受格雷公司代理人的谈话,违反证人应当隔离作证为由,否认两人证言的真实性。本院认为,虽然孔某、卞小贤两人一审庭审前曾同时接受过格雷公司代理人的简单询问,但后来两人分别于一、二审中出庭作证,且接受了金力公司的质询。而金力公司并未对孔某和卞小贤关于双方合作关系及内容的陈述,以及卞小贤关于设计流程等内容的陈述表示异议,且两人关于一些设计过程中的细节描述亦相互印证,而金力公司并没有提供相反证据证明两人证言是虚假的。故对孔某和卞小贤出庭证言的真实性和证明力应予以确认。

综上,格雷公司提供的上述证据彼此之间相互印证,已形成完整的证据链,可以证明格雷公司卞小贤是该产品的外观设计人,以及格雷公司与金力公司就涉案13mm冲击电钻的设计生产存在合作关系,即由格雷公司负责产品外形及方案的确认,金力公司负责根据格雷公司提供的外形装配机芯,生产出成品这一事实,金力公司提供的证据不足以推翻这一事实的认定。

3、金力公司被控侵权产品的外观设计来源于格雷公司。尽管格雷公司未能提供向金力公司交付涉案冲击电钻外观设计图纸的直接证据如收条等,但是由于涉案冲击电钻的外观设计系由格雷公司卞小贤设计完成,结合双方就该冲击钻产品的生产存在前述合作关系,以及格雷公司提供的打印图纸申请表原件上有关于13mm冲击电钻外形图与结构图两张图纸于1999年11月16日由郭某申请注销的记载和证人孔某一审出庭时述称将上述两张图纸提供给了扬动,加之金力公司绘制的零件图显示的冲击钻外观与格雷公司提供的设计图纸基本一致等证据,可以认定金力公司被控侵权产品的外观设计来源于格雷公司交付的图纸。

4、因金力公司被控侵权产品的外观来源于专利权人格雷公司交付的设计图纸,且金力公司没有证据证明其生产被控侵权产品得到了格雷公司的授权或有其他合法依据,故其主张享有先用权而不构成侵权的上诉理由,依法不能成立。根据我国专利法第六十三条关于在先使用的规定,被控侵权人主张先用权抗辩,应当同时满足以下条件:一是被控侵权人在专利申请日之前已经制造相同产品、使用相同方法或为此做好了必要准备;二是被控侵权人在先使用的技术必须是合法取得的;三是被控侵权人必须是在原有范围内制造、使用的。只有同时满足上述三个条件,先用权抗辩才能成立。这里所谓的在先使用的技术必须为合法取得,是指先用权人所实施的技术应当是在专利申请日以前自己独立研究开发、设计或者合法受让取得的技术。而本案中的外观设计是格雷公司独立设计完成,金力公司对该外观设计的使用是基于双方之间存在合作关系,其使用的目的也仅是为格雷公司提供其所需产品,格雷公司并未将该外观设计的专有权转让给金力公司。换句话说,本案中金力公司对涉案外观设计的使用受制于双方的合作关系,在双方合作关系终止的情况下,金力公司对该外观设计不再享有任何使用权,当然也就不产生先用权问题,对其提出的关于在专利申请日前已做好必要准备的上诉理由亦不再理涉。综上,因金力公司主张的先用权抗辩不能成立,其未经专利权人格雷公司许可,擅自实施该外观设计,侵犯了格雷公司的专利权,依法应当承担相应的民事责任。

(二)关于双方法律关系的认定

金力公司主张既然双方就涉案冲击电钻存在合作开发关系,则依据《合同法》关于合作开发合同的有关规定,金力公司有权实施涉案专利。本院认为,尽管格雷公司孔某等人述称双方存在合作开发关系,但从其陈述双方合作的具体内容,即格雷公司提供外观,金力公司负责内部结构来看,其所称的合作开发是就产品从设计到生产的整个生产过程而言的。就涉案13mm冲击钻的外观设计而言,双方不存在合作开发关系,而是由格雷公司独立设计完成。因此,金力公司援引《合同法》关于合作开发合同的规定,主张其有权使用格雷公司独立设计完成的外观设计,缺乏事实和法律依据,该上诉理由不能成立。

综上所述,金力公司的上诉理由缺乏事实和法律依据,不能成立。一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费人民币7010元,由金力公司负担。

本判决为终审判决。

审判长汤小夫

代理审判员吕娜

代理审判员王天红

二○○六年八月十日

书记员王方玮



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