重庆市高级人民法院
民事判决书
(2004)渝高法民终字第X号
上诉人(原审原告、反诉被告)北京市禽蛋公司，住所地北京市丰台区X路X号。
法定代表人王某某，总经理。
委托代理人胡正云，北京市中孚律师事务所律师。
委托代理人杨继伟，北京市中孚律师事务所律师。
被上诉人(原审被告、反诉原告)重庆新大陆食品有限公司，住所地重庆市江北区红土地X号。
法定代表人吴某某，董事长
委托代理人刘静，重庆市渝经律师事务所律师。
上诉人北京市禽蛋公司(以下简称禽蛋公司)因与被上诉人重庆新大陆食品有限公司(以下简称新大陆公司)商标权侵权纠纷一案，不服重庆市第一中级人民法院(2003)渝一中民初字第X号民事判决，向本院提起上诉。
本院于2004年2月22日受理后，依法组成合议庭并完成了案件受理、应诉、合议庭组成人员等文书的送达以及举证期限的指定等相关的庭前程序。截止2004年3月25日本院指定的举证期限日届满，双方当事人未提交新的证据。
2004年4月22日，合议庭对本案进行了公开开庭审理。上诉人禽蛋公司的委托代理人杨继伟，被上诉人新大陆公司的委托代理人刘静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定的主要事实：1995年10月18日，重庆市水产集团公司与北京新大陆食品联合有限公司订立了《重庆新大陆食品有限公司合资经营合同》，约定双方共同投资设立新大陆公司。后北京新大陆食品联合有限公司(甲方)与新大陆公司(乙方)、北京市西城区新大陆食品有限公司(丙方)签订了《商标使用许可及非专利技术的转让协议》，并作为合资经营合同的附件。协议约定，甲方及丙方同意授权乙方在合资经营期间于四川地区内使用丙方在冰淇淋、雪糕、冰棍等系列产品上的“新大陆”注册商标。协议第八条约定，“对于在规定期间内由乙方开发或改进的新产品、新工艺，如经甲方及丙方认可，达到甲方及丙方要求的标准，则可以使用该注册商标及标志。但未经甲方及丙方认可，以方不得在其开发的改进的产品上使用该注册商标或申请注册与该注册商标相同或相似的商标”。同年11月1日，新大陆公司注册成立，从事冰淇淋、雪糕等冷食品的生产和销售。同日，北京市西城区新大陆食品有限公司(甲方)与新大陆公司(乙方)订立《商标使用许可协议》。协议约定，甲方许可乙方在合资经营期间(即2007年10月31日止)于四川地区内使用甲方“新大陆”注册商标，使用范围限于乙方的投资方(北京新大陆食品联合有限公司)所提供和规定的冰淇淋、雪糕、冰棍等系列产品。协议第六条还约定：一方在印制的产品包装上必须加注“重庆新大陆”名称和“重庆市江北区红土地X号”的地址。1997年9月7日，北京市西城区新大陆食品有限公司取得第x号、第x号注册商标。第x号注册商标是三个半月牙型并列的图形，第x号注册商标是“新大陆”三个连体字，均核定使用在第30类商品上，注册有效期限为1997年9月7日至2007年9月6日。2000年12月5日，北京市西城区新大陆食品有限公司与禽蛋公司签订《商标专用权转让合同》，约定北京市西城区新大陆食品有限公司将第x、x号注册商标专用权转让禽蛋公司。国家工商行政管理局商标局于翌年4月14日核准转让。新大陆公司在其生产的“魔力1+1”蛋卷冰淇淋、蛋糕冰淇淋两个产品包装上，印有“新大陆”三个字以及六个红、蓝花瓣相向组成的花环状图案，字型和图案分别与x、x号注册商标不同。1996年9月9日，北京新大陆食品联合有限公司致函新大陆公司，“经商请西城新大陆公司同意，总部决定由重庆公司针对市场需要开发新产品，作为北京输出产品的补充，新产品凡符合国家有关标准的，均可使用新大陆商标，但应及时向总部备案”。该函件是原件并盖有公章，禽蛋公司所称北京新大陆食品联合有限公司公章及财物在此期间被有关法院查封，不可能出据该函件的理由无相关证据证明，对该函件的真实性予以采信。证人赵合斌无正当理由不出庭作证，对其书面证词不予采信。新大陆公司仅提供了标注有“北京七色光食品有限公司”和“新大陆冰淇淋”字样的产品包装复印件以及署名“王某英”、“何叶”的白条和《收据》，其真实性无法认定，不能证明禽蛋公司授权北京七色光食品有限公司在四川、重庆销售使用“新大陆”商标同类产品的事实。
原审判决的主要理由，禽蛋公司既指控新大陆公司侵犯商标权，又指控其违反商标许可使用合同，但诉讼中的主要请求为侵权内容，本案确定为侵权之诉。新大陆公司虽经北京新大陆食品联合有限公司同意在其新产品上使用“新大陆”商标，但其实际使用在该新产品上的“新大陆”文字商标改变了禽蛋公司的第x号注册商标标识，属于商标侵权行为。其要求停止使用侵权产品的请求已包含了停止销售。根据国家工商行政管理局《企业名称登记管理条例》及《企业名称登记管理实施办法》的规定，企业在产品或包装上标注企业名称应当标注全称，新大陆公司认为其使用“新大陆”商标是标注企业名称的抗辩理由不能成立。新大陆公司在该新产品上所使用的图形与禽蛋公司的第x号注册商标既不相同也不近似，其使用该图形的行为未侵犯禽蛋公司商标专用权。在新大陆公司提供的反诉证据不具证明力的情形下，其反诉请求不予支持。新大陆公司提供的2002年、2003年1-6月销售对比表的主要产品是“纸杯”等产品，与禽蛋公司指控的“冰淇淋”产品无关，在禽蛋公司的损失额和新大陆公司的获利额以及商标许可使用费均难以确定的情形下，根据新大陆公司的侵权情节、侵权产品的种类多少等因素，酌情确定新大陆公司赔偿禽蛋公司经济损失3万元。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条、《中华人民共和国商标法》第五十二条第一款、《最高人民法院关于审理商标纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条一、二款、第二十一条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五十五条第一款、第六十九条第(五)项和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，判决：一、重庆新大陆食品有限公司立即停止在“魔力1+1”蛋卷冰淇淋、蛋糕冰淇淋产品上使用与北京市禽蛋公司“新大陆”文字注册商标相近似的商标。二、重庆新大陆食品有限公司在本判决生效后立即销毁改变了“新大陆”文字注册商标的“魔力1+1”蛋卷冰淇淋、蛋糕冰淇淋产品的包装盒。三、由重庆新大陆食品有限公司在本判决生效后十日内赔偿北京市禽蛋公司经济损失3万元。四、驳回北京市禽蛋公司的其他诉讼请求。五、驳回重庆新大陆食品有限公司的反诉请求。
宣判后，禽蛋公司不服判决，向本院提出上诉，请求：1、撤销原审判决，依法改判；2、判决被上诉人(重庆新大陆食品有限公司)停止使用第x、x号“新大陆”注册商标以及与新大陆注册商标项近似的商标；3、判决被上诉人(重庆新大陆食品有限公司)停止销售改变注册商标图形文字的商品；4、判决被上诉人(重庆新大陆食品有限公司)销毁损害“新大陆”品牌的包装物；5、判决被上诉人(重庆新大陆食品有限公司)赔偿因违约给上诉人造成的损失20万元。
禽蛋公司的主要上诉理由及其代理意见认为：1、一审法院认定事实错误。①一审法院对有关北京新大陆公司出具的函件未予核查，即使函件为真，北京新大陆公司的认可也不符合《商标使用许可及非专利技术的转让协议》(三方协议)第八条的约定，北京新大陆公司非商标所有权人，不能代行许可权；②三方协议签订之时，北京市西城区新大陆食品有限公司尚未对x、x号“新大陆”商标予以注册，新大陆公司仅取得未注册商标使用权，其并未取得x、x号“新大陆”注册商标使用权。同时，该商标使用许可协议未经商标局备案，违反商标法的规定。一审法院对该两节事实没有审查；③一审对有关新大陆公司产品质量违反约定的事实未予审查，对相关证据亦未表态是否采信；④一审法院对新大陆公司未经许可擅自改变注册商标图形文字和在新产品上使用注册商标以及产品质量问题等三项违约指控予以回避，遗漏了上诉人要求解除三方协议的第一诉讼请求。2、一审法院适用法律错误。①一审法院既认定新大陆公司可以在新产品上使用“新大陆”注册商标，又认定其使用注册商标侵权，属于适用法律错误；②在上诉人未主张双重给付的前提下，本案不存在民事责任竞合。上诉人主要诉讼请求是依违约之诉提出，强调的只是违约的表现形式构成侵权。在诉讼中一审法院也未充分行使释明权。
新大陆公司未提交书面答辩意见。
经审理查明，1、1997年9月7日，北京市西城区新大陆食品有限公司取得第x号、x号注册商标。第x号注册商标是三个半月牙型并列的图形，第x号注册商标是“新大陆”三个连体字，均核定使用在第30类商品上。2000年12月5日，该商标权人与禽蛋公司签订《商标专用权转让合同》，禽蛋公司获得第x、x号注册商标专用权。
2、1995年10月18日，新大陆公司根据重庆市水产集团公司与北京新大陆食品联合有限公司签订的《重庆新大陆食品有限公司合资经营合同》设立，同年11月1日登记注册。
3、新大陆公司成立后，根据其与北京新大陆食品联合有限公司(甲方)、北京市西城区新大陆食品有限公司(丙方)签订的《商标使用许可及非专利技术的转让协议》以及与北京市西城区新大陆食品有限公司签订的《商标使用许可协议》，取得“新大陆”注册商标在合资经营期间(即2007年10月31日止)于四川地区内(含重庆地区)的使用权，商标使用范围为冰淇淋、雪糕、冰棍等系列产品。同时，《商标使用许可及非专利技术的转让协议》议第3条约定，“丙方特别授权甲方可再次许可第三方使用其注册商标。甲方取得的是独占商标使用权，且丙方未征得甲方同意，不得许可其他任何第三方使用该注册商标”，该协议并作为了合资经营合同的附件。1996年9月9日，新大陆公司根据北京新大陆食品联合有限公司的函，取得在新开发产品上使用新大陆商标的权利。
4、新大陆公司在其新产品“魔力1+1”蛋卷冰淇淋、蛋糕冰淇淋两个产品包装上，印有“新大陆”三个字以及六个红、蓝花瓣相向组成的花环状图案，“新大陆”三个字的排列组合与x号注册商标相近，有关图案与x号注册商标不同。
本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十一条的规定以及有关商标许可使用合同，新大陆公司应当依照商标权人经商标行政管理机关核准注册的商标和核定使用的商品使用注册商标。根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第一款的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，属于商标侵权行为。新大陆公司使用与商标权人注册商标相近似的商标超出了权利人授权使用的范围，其行为违反了有关注册商标许可使用合同的约定，同时也违反了上述法律的禁止性规定，禽蛋公司作为商标权人可以依有关合同或者有关商标侵权的法律规定追究新大陆公司的违约责任或者侵权责任。合议庭注意到，新大陆公司取得争议商标使用权是基于商标许可使用合同的约定，除非解除有关合同，新大陆公司有权依照合同继续使用有关商标；在一审诉讼中的请求事项中，禽蛋公司没有提出解除商标许可使用合同等请求，相反，禽蛋公司在二审中明确提出了违约请求，但是，相对于一审该请求为新请求。合议庭特别指出，在新大陆公司拥有对争议商标使用权的前提下，其侵权行为仅仅表现为超出合同许可使用范围的商标的不规范使用，其与未经许可使用商标的侵权行为存在明显区别，在承担停止侵权的责任内容上亦应当有所区别；并因此，禽蛋公司将其一审请求解释为违约请求缺乏相关事实和法律的支持。同时，为保证案件审理的中立和公正，在本案当事人未就此提出申请以及案件事实和所涉法律规定清楚的情形下，一审法院在诉讼中不主动行使法官释明权以及将禽蛋公司的请求解释为侵权请求并无不当。此外，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，本院对禽蛋公司上诉中提出的违约赔偿新请求不予审理。
关于禽蛋公司上诉请求所涉及的事实问题。合议庭认为，新大陆公司根据有关合同取得“新大陆”注册商标使用权，尽管有关商标使用合同签订之时涉及争议的第x、x号文字、图形商标尚未注册，但在有关商标使用合同履行中以及该争议商标获准注册后，原商标权人北京市西城区新大陆食品有限公司以及新商标权人禽蛋公司均未曾提出过任何异议；根据合同的文字表述以及前列对合同的实际履行解释合同，新大陆公司取得的“新大陆”注册商标使用权包括商标权人将来通过商标注册所取得的注册商标使用权，新大陆公司对争议的第x、x号文字、图形注册商标拥有使用权。合议庭注意到，禽蛋公司于起诉书中载明的2003年3月10日向新大陆公司发出的函，仅仅是表明要规范新大陆公司对有关商标的使用，并未对新大陆公司就争议商标的使用权提出异议。同时，需要指出的是，禽蛋公司在起诉书中载明于2000年9月6日向新大陆公司发出过规范商标使用函，但在争议商标转让日前，禽蛋公司尚不具备商标权人的主体资格，该函件不具有法律效力；此外，商标许可使用合同是否经有关行政机关备案并不影响合同的效力。
同理，北京新大陆食品联合有限公司根据有关合同取得的商标独占许可使用权亦当然包括争议商标的独占许可使用权，其依法可以独立许可他人使用争议商标。在禽蛋公司未提交有关抗辩证据的情形下，北京新大陆食品联合有限公司发往新大陆公司的有关函件应当予以采信，合议庭并注意到，该函件内容有经商请商标权人同意的表述。因此，新大陆公司在其有关新开发商品上使用争议商标并未超出有关合同以及函件的授权使用范围。
此外，一审判决书中已经清楚表明新大陆公司对禽蛋公司有关产品质量的证据复印件提出了异议，原判根据有关证据采信规则对该证据复印件未予采证亦无不当。合议庭注意到，有关产品质量问题仅涉及相关的合同责任，在禽蛋公司未以此作为请求解除合同的事实理由情形下，其与侵权审理无关；同时，新大陆公司在诉讼中亦申辩有关行政查处是针对商品包装上的标注不清，而非实质的产品质量问题。
综上所述，禽蛋公司的上诉请求和理由无事实和法律上的支持，本院不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确。为此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款(一)项的规定，判决如下。
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费5，760元，其他诉讼费1，000元，合计6，760元，由上诉人北京市禽蛋公司承担。
本判决为终审判决。
审判长蒙洪勇
审判员程晓东
代理审判员吕维
二00四年四月二十日
书记员张小波
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
