专利侵权诉讼中诉权的抗辩（专利侵权诉讼策略之二）

发布日期：2010-12-06 作者：110网律师

专利侵权诉讼中诉权的抗辩
                     ——专利侵权诉讼策略之二

       冯克法

摘要：专利侵权诉讼的原告，包括专利权人和利害关系人。专利权人的诉权是其享有的请求法律保护权的基础和核心；利害关系人的诉权，因权利主体的不同而不同。本文就专利侵权诉讼中如何审查不同原告所享有的不同诉权提出相自己的观点。
关键词：专利侵权；诉权；审查抗辩

诉权作为一种提起诉讼请求法律救济的权利，是专利权人及利害关系人享有的一项重要权利。侵权诉讼中，被告作为被控侵权的责任主体，往往偏重于收集不侵权的证据，以此来抗辩原告的指控，容易忽略对原告诉权的审查。特别在专利侵权纠纷中，当事人利用诉讼制造轰动效应，进行自我炒作提高知名度，或者为了毁损他人声誉，打击竞争对手，滥用诉权的案例屡见不鲜[1]。对原告诉权的审查非常重要，也比较复杂。代理律师应该首先厘清原告权利特点，审查其诉权特征，以便在诉讼开始能占得先机，使诉讼朝着有利于自己的方向发展，更好的维护当事人的合法权益。
诉权包括实体意义上的诉权和程序意义上的诉权，本说仅指实体意义上的诉权，即当事人通过人民法院向对方当事人提出实体请求的权利。
一、权利人诉权的审查与抗辩
权利人享有法定的请求保护的权利。对其诉权的审查，不同的专利类型有不同的审查的内容：
（一）发明专利权利人起诉时。参照《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》，发明专利的权利人起诉，应当提交证明其专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费缴纳凭证等。
1、对共有专利权利证书的审查。专利权可以通过合作完成或者发明人与他人约定而产生共有，但共有人并不一定都在权利证书上登记。所以，专利权持有人，即权利证书登记的专利权人，是专利权所有人，但不一定是仅有的专利权所有人。如果原告仅是专利权所有人，而不是持有人，则无诉权。但经人民法院生效判决确认的共有人除外[2]。如果专利权持有人起诉，则要审查全体共有人之间有无约定。有约定的，从其约定。没有约定的，专利权持有人如何行使诉权，应依《专利法》第十五条第二款规定，即共有人除行使实施权和普通许可权外，行使其他专利权，应当取得全体共有人的同意。诉权作为请求保护权的核心内容，行使时当然应该征得全体共有人同意。而普通民事纠纷中部分共有人起诉，并不需要征得其他共有人同意，而且法院一般会追加其他共有人为共同原告参与诉讼。
2、在审查专利年费缴纳凭证时，要注意审查交费年度是否连续和是否符合补缴规定以及是否存在权利恢复情形。专利年费缴纳凭证应当是能够证明专利权生效至诉讼时权利持续存在的凭证，如果不能证明权利持续存在，即使有后来年度的交费凭证，也不能证明专利权的有效性。这是因为，专利权并不因专利行政机关的确认而排除他人的质疑权，任何人只要能证明其权利的存在违反法律规定，就应被宣布无效或终止。有文章指出，办理转让登记时，只需提供最近一次专利年费缴费凭证就可以[3]，但诉讼和办理登记手续对证据的要求并不一样，专利行政部门确认的事实，在诉讼中并不具有当然的证据效力，“在行政行为的合法性上存在重大瑕疵的证据，不能直接在民事案件中作为定案证据使用”[4]。所以，由于法律严格规定了专利年费缴纳的时间和方式，即使有行政机关确认，也应当予以审查。未依法按时缴纳的，应当符合补缴规定。《实施细则》规定年费应当在上一年度期满前一个月内缴纳。专利年度是从申请日起算的，因此权利人应在每年申请日的相应日以前一个月内预缴下一年度年费。未在期满前缴纳或缴足，应在缴纳年费期满之日起6个月内补缴。期满未缴纳的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。所以虽然有当年度的缴费凭证，被告仍可以请求人民法院对该凭证进行审查[5]。如果该缴费凭证是补缴期满之后的，便违反了法律规定，视为权利已终止。国务院专利行政部门的收费，不能产生专利权恢复的必然后果。但是，由于《实施细则》第98条规定了补缴年费应当由国务院专利行政部门通知，所以权利人有时会提出未接到通知，因此误了缴费时间。但是专利行政部门不通知的不作为行为，不能免除权利人的按期缴费的法定义务，所以这种主张并不能成立。权利人因不可抗拒的事由而延误缴纳年费导致其权利丧失的，自障碍消除之日起2个月内，最迟自期限届满之日起2年内，可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。
在审查权利人年费缴费凭证时，应掌握审查的顺序。首先看各年度年费缴纳是否正常。如不正常，是否补缴期内缴纳。如果补缴期内没有补缴，再看有无不可抗拒事由发生。如没有不可抗拒的事由，则权利终止；如确有不可抗拒事由发生，要看是否发生于补缴期内或之前。如发生于补缴期之后，则权利终止；如果发生于缴纳期满前或补缴期内，还要看是否于不可抗拒事由消除日起2个月申请恢复。如消除日起2个月内没有申请恢复，则权利终止；如消除日内2个月内申请恢复，再审查申请是否自应当缴纳年费期满之日起满2年。如果已满2年，则权利终止；如未满2年，最后还要审查是否提交恢复权利请求书，说明理由（必要时附具有关证明文件），并办理权利丧失前应当办理的相应手续。只有符合上述条件，权利才可恢复，原告才具有诉权；如不符合上述条件，则权利不能恢复，原告无诉权。即使国务院专利行政部门为其恢复了权利，也应予以撤销。
（二）实用新型或外观设计专利权利人起诉时。诉讼涉及实用新型或外观设计专利的，权利人应当提交国务院专利行政部门进行检索、分析和评价后作出的专利权评估报告，作为审理专利侵权纠纷的证据。权利人除应当提交专利权评估报告外，还应当提交证明其权利真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费缴纳凭证等。但《专利法》规定的是人民法院可以要求权利人或利害关系人出具，而不是必须出具，根据最高法[2001]民三函字第2号答复，只要符合起诉条件的，法院应当予以立案，不以原告提供检索报告为条件。所以，专利权评估报告只是审理专利权纠纷案件的证据之一。确有相反证据证明评估报告内容错误的，可以否定评估报告的效力。
审查权利人诉权时，应注意该专利的侵权诉讼中人民法院是否曾作出过不侵权认定。被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。如果该专利技术或设计在以前的侵权诉讼中曾被人民法院认定为现有技术，则根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第（四）项规定，该结论即为人民法院生效裁判所确认的事实，在本次诉讼中法院可直接判定被控侵权人不侵犯专利权。
无论是发明专利的权利人起诉，还是实用新型或外观设计专利的权利人起诉，除了审查权利证书和缴费凭证等证据外，还要审查专利权是否已经转让。除非另有约定，专利权人在将专利权转让后，不再享有诉权。
二、利害关系人诉权的审查与抗辩
《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第一条以未穷尽方式列举了提出申请的利害关系人，包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等，但没有列举权利来源相近的转让合同的受让人以及权利人合并或分立时的承继人，而专利权的转让和合并或分立的承继也是专利权继受的主要形式。从来源划分，继受权利有合同来源和事实来源两类，合同来源包括权利的转让、实施许可和合并或分立时的承继，事实来源指权利的继承；从内容划分，继受权利分为部分内容和全部内容两类，实施许可为部分内容，而权利的转让、继承和承继，通常为除人身权利外权利人的其他全部权利；从继受权利是否应当登记划分，继受权利分为登记生效、登记对抗和备案三种，权利的转让采取登记生效，权利的继承和承继则采取登记对抗，而实施许可仅需备案。[6]所以，无论以哪个标准划分，都无法单独把实施许可和权利的继承分为一类。本文将权利人以外的专利权继受人，包括专利权转让的受让人、专利财产权利的继承人、权利人合并或分立的承继人和专利实施许可的被许可人，统称为利害关系人。
（一）专利权转让的受让人起诉时。专利权依法转让后，受让人即享有与专利权人基本相同的专利权利，在审查其诉权时，应注意：第一，是否订立书面转让合同，并向国务院专利行政部门登记。专利权转让，如果没有订立书面合同，当事人无法向国家专利行政部门办理登记，转让无法生效，而且也违反了专利法的强制性规定，导致转让行为无效。因而未经登记的受让人，不能作为侵犯专利权的原告。第二，受让的专利权是否已终止或被宣布无效。这有两种情况，一是专利权有效期终止或被宣布无效后订立的转让合同无效，受让人无诉权；二是转让合同订立于专利权有效期内，转让后专利权终止或被宣布无效，受让人对他人于受让前和专利权终止或无效后的实施专利技术的行为没有诉权。
（二）专利财产权利继承人起诉时。作为专利权人的自然人死亡后，其继承人有依法或依遗嘱继承专利财产权利的权利。他人未经权利人或继承人许可实施专利的行为，都构成对继承人的侵害，继承人可依法提起诉讼。继承人起诉时，审查内容基本同专利权人起诉时的审查。但注意以下两点：第一，权利人死亡后，继承人应当持公安机关出具的权利人死亡和继承人与权利人关系的证明，到国务院专利行政部门办理专利权转让手续（非合同转让），登记后取得专利权，行使权利人权利。第二，有多名继承人时，仅登记在权利证书上的继承人或为人民法院生效判决确认的继承人有权提起专利侵权之诉。
（三）专利财产权受赠人起诉时。权利人将专利权中的部分权利赠与他人，是专利权转让或实施许可的方式之一，一般应采用书面形式。如果赠与的是全部财产权利，其实质是一种转让行为，只是这种转让是无偿的，受赠人不需支付对价。受赠人持赠与合同和办理转让需要的其他手续到国务院专利行政部门办理转让登记手续后，成为权利人，对侵权行为行使权利。在审查受赠人的诉权时，应注意以下几个问题：第一，赠与合同是否经过公证。专利侵权的时效性强，案件复杂程度高，审理难度大，诉讼周期长，而原告一般希望尽早结案的心情特别迫切。赠与合同虽然经过国务院专利行政部门的认可予以登记，但并不具备法定效力，法律允许当事人对其提出异议。如果赠与合同没有经过公证，被控侵权人则可对赠与合同的内容和真实性提出异议。如赠与合同经过公证，则只有在有相反证据证明时才可提出异议。第二，赠与合同因为只是赠与人单方面的意思表示，内容往往并不具体明确，条款也不完备，往往会出现很多问题。诉讼中应对其内容进行认真分析，已发现对己方更有利的事实。第三，赠与合同往往仅将部分专利权赠与受赠人，所以受赠范围的审查非常重要，受赠人能否享有独立诉权，权利内容如何，决定于受赠权利范围和内容。
（四）专利权人合并或分立后专利权承继人起诉时。作为专利权人的法人或其他组织合并或者分立时，会发生专利权的转移，由原来的法人或其他组织，转移到合并或分立后的法人或其他组织，但不能直接引起专利权人的变更，承继人应当持合并或分立的有效法律文书，及办理专利变更事项需要的其他手续，到国务院专利行政部门办理专利权变更登记，登记后才可对侵犯专利权的行为行使诉权。第一，权利人的合并或分立是不是违反法律的禁止性规定，其合并或分立是否具有法律效力。如权利人的合并是否违反《反垄断法》第24条第1款、第31条规定，涉嫌经营者集中。需要说明的是，专利权的转让和独占许可虽然也可能导致技术的相对集中，但一般认为单个公司的单方行为对竞争造成的危害小于若干公司的联合行动[7]，我国并未将这一行为规定为涉嫌垄断行为。国外也多认为独占权本身并不能导致具有市场支配力[8]，不从反垄断或妨碍技术进步的角度规制这一行为。第二，外商投资企业合并或分立的，是否损害社会公共利益和债权人的合法权益；是否导致外国投资者在不允许外商独资、控股或占主导地位的产业的公司中独资、控股或占主导地位；合并或分立导致其所从事的行业或经营范围发生变更的，是否符合有关法律、法规及国家产业政策的规定并办理必要的审批手续；合并或分立是否符合海关、税务和外汇管理等有关部门颁布的规定。第三，利权人分立时，是否就专利权的归属和实施进行了特别约定。权利人的分立有存续分立和新设分立两种方式，存续分立中，权利人仍存续经营，并且不改变名称和原法律地位，同时分立出来的一方作为另一个独立单位而存在。如果专利权仍归属于存续方，权利人并未发生变化；如果专利归属于新分立一方，则发生专利权人的变更，应当依法办理变更登记；如果存续方和新分立方就专利权的归属或实施有特别约定，则从其约定。相应诉权的行使，也应依据约定的权利内容确定。新设分立中，权利人分割组成两个以上新的独立单位，原权利人解散。此时必然发生权利人的变更。专利权归属于某一个新设单位的，办理变更登记后，该单位即成为专利权人；如果专利权并非完全归属于某一个新设单位，而是几个新设单位依据合同约定各自享有专利权时，各新设单位应根据合同约定的专利权内容，行使相应的权利。
（五）专利许可被许可人起诉时。专利实施许可，分为独占实施许可、排他实施许可和普通实施许可三种。现行专利法虽不要求必须订立书面实施许可合同，但为了明晰许可合同双方当事人的权利义务，还是应当尽可能签订书面合同，但没有书面合同，并不导致合同的无效。
1．独占许可被许可人起诉时。独占实施许可的被许可人，有实施专利的独占权，除非另有约定，包括权利人在内的他人，无权实施该专利。任何人未经被许可人允许实施专利的行为，都直接侵害了其合法利益，专利权人和被许可人均有独立的诉权。审查时注意四个方面的问题：第一，独占实施许可的范围，包括许可的期限、地域和方式，看被许可人是否超范围主张权利。超越许可范围，被许可人没有诉权。第二，实践中会出现并非独占实施许可，但因权利人怠于起诉或为免于诉累而证明该许可系独占实施许可且无书面许可合同的情况。此时被告应调查许可直相，以证明并非独占实施许可，从而证明原告没有诉权。第三，专利权是否已终止或被宣布无效。按照《合同法》第344条规定，专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效，有效期届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。因此，专利权终止（含有效期限届满）或被宣布无效后订立的实施许可合同无效，被许可人当然无诉权；如果许可合同订立于专利权终止或被宣布无效前，在实施许可期间终止或被宣布无效的，被许可人对他人于许可前和终止或无效后实施专利权的行为不享有诉权。第四，被许可实施的专利是否从属专利。从属专利是指一项专利权的保护范围落入另一项有效专利权的保护范围之内，两项专利的专利权人均无自由实施从属专利的权利。因此，如果被许可实施的是从属专利，而且许可人只是其中一项专利的专利权人时，该许可合同无效，被许可人不能就第三人的实施行为主张权利。
2．排他许可被许可人起诉时。排他实施许可合同的被许可人，在被许可范围内享有禁止权利人以外的任何第三人实施该专利的权利。当他人实施该专利的行为直接侵害了专利权人和被许可人的实施权，被许可人可与权利人提起共同诉讼或者在权利人不起诉的情况下单独提起诉讼[9]。第一，被许可人和权利人共同诉讼的，要核实权利人诉讼的真实性。实践中因为权利人已经许可他人实施自己不愿起诉的情况非常普通，而此时有些被许可人则会因为被告一般不太在意原告身份的真伪，而私刻权利人印章或假冒权利人身份起诉的情况常会发生。第二，被许可人单独诉讼的，需审查权利人不起诉的原因。是权利人明示放弃起诉，还是被许可人有证据证明其已告知权利人而权利人不起诉，还是被许可人有证据证明权利人已知道有侵犯专利权行为发生而权利人不起诉[10]。对明示放弃的，要向权利人核实真伪；对有证据证明不起诉的，要审查该证据的证明程度，能否证明确已告知或确已知道。第三，也要注意审查专利权是否已终止或被宣布无效。
3．普通许可被许可人起诉时。普通实施许可因为无权限制权利人和权利人许可的其他人实施专利，法律没有赋予被许可人对他人侵犯专利权行为的诉权。但普通许可合同的被许可人，在许可人明确授权的情况下，可以视为利害关系人[11]。这种授权，可以是侵权行为发生后的专项授权，也可以在许可合同中特别约定。第一，当事人对实施许可方式没有约定或者约定不明确，依照合同法第61条规定不能达成补充协议的，视为普通实施许可。被许可人的诉权，只能通过权利人授权获得。包括两种方式，一是被许可人和权利人提起共同诉讼。有时权利人既不愿太多介入诉讼，又希望能从诉讼中得到赔偿，可能会授权被许可人提起共同诉讼。这种授权并不违反法律关于授权和诉权的规定。二是被许可人根据授权以自己名义或者作为代理人起诉。根据权利人授权单独提起诉讼，又分为两种，一种是授权被许可人以被许可人名义起诉；[12]另一种是授权被许可人作为权利人的代理人起诉，此时法院允许被许可人在诉状上签章代表权利人。[13] 第二，除当事人另有约定外，根据强制许可决定而取得的专利实施权为普通实施许可。被许可人的诉权，只能通过权利人授权获得。第三，有些许可合同，表面上是普通许可，但内容却是排他许可甚至是独占许可，被许可人的诉权应当根据合同内容确定[14]。
结语。不同专利权人提起侵权诉讼时，其法律依据是不同的，对其诉权的审查也因此不同。首先应分清原告享有的专利权类型，然后依据该权利类型审查诉权有无瑕疵。需要注意的是，专利法鼓励当事人自愿协商[15]，绝大多数条款都规定了约定优先原则。所以在审查原告诉权时，要特别注意对专利权的实施或者诉权行使有无约定，有约定的，要从其约定。

注释：
[1]杨德文.滥用诉权的认定与规制.淮北职业技术学院学报，2004，3（4）：17-18
[2] 最高人民法院（2006）民三提字第２号民事判决书，确认：人民法院生效判决认定的共有人，可以提起诉讼。
[3]首都知识产权网《专利转让须注意的问题》
[4]夏雷.拒绝毒树之果——从一起侵犯植物新品种权案看非法证据排除规则.中国发明与专利，2007,1:48-49
[5] 浙江省高级人民法院（2008）浙民三终字第284号民事判决书：“发明专利在有效期限内，法律状态稳定，并已履行了缴纳专利年费的义务，故该专利为有效专利，应受国家法律保护。”
[6]根据《专利法实施细则》第十四条规定，现行专利法允许实施许可合同的非书面形式，备案也应相应调整为当事人自愿原则。
[7]尹新天.专利法的保护(2).北京:知识产权出版社，2005:572.
[8]尹新天.专利法的保护(2).北京:知识产权出版社，2005:580.
[9] 最高人民法院副院长曹建明在全国法院知识产权审判工作座谈会暨优秀知识产权裁判文书颁奖会上的讲话(2002年10月15日)
[10] 最高人民法院关于商标侵权纠纷中注册商标排他使用许可合同的被许可人是否有权单独提起诉讼问题的函（2002年9月10日）
[11] 最高人民法院副院长曹建明在全国法院知识产权审判工作座谈会暨优秀知识产权裁判文书颁奖会上的讲话(2002年10月15日)
[12] 上海派克笔有限公司诉统杰法宝（北京）超市有限公司商标侵权纠纷案判决书—（2005）朝民初字第10584号
[13] 最高人民法院副院长奚晓明《在全国法院知识产权审判工作座谈会议暨知识产权审判工作先进集体和先进个人表彰大会上的讲话》（2008年11月28日）：凡经权利人明确授权代理提起诉讼的代理人，均可以权利人的名义提起诉讼，并不一律要求权利人在起诉书上签章。
[14]董美根.论专利被许可人的诉权.科技与法律，2008,04:47-51
[15]《专利法修订草案专家座谈会会议纪要》第59条     知识产权研究中心2007年9月30日发布

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