商品名称主要部分与他人注册商标近似且突出使用的应认定构成侵权——“前列康”诉“乾列康”侵犯商标专用权案评析

【出处】《科技与法律》2011年第5期
【摘要】商标的基本功能在于区分商品及服务的来源，商品名称则主要是用于商品分类，一般不具有区分来源之功能。但如商品名称的主要部分与他人注册商标存在近似之处，且经营者对该部分有意突出使用，对相关公众造成误导，则其对商品名称的使用已构成商标意义上的使用，造成混淆、误认后果的，经营者应承担相应的侵权责任。
【关键词】商品名称；注册商标；侵权判断；案例评析
【写作年份】2011年


【正文】

　　案例是法律的细胞。法治的完善、法学的进步，离不开法官对这些鲜活案例和司法实践的探索与思考。2010年本刊与北京市高级人民法院、广东省高级人民法院、湖北省高级人民法院的知识产权审判庭合作开办“审判前沿”栏目，主要刊载知识产权法官对最新知识产权案例的研究与评析，以期展示三地推动知识产权审判实践的新进展、新动向、新成就，为全国知识产权审判实践和法学研究提供学术引导和审判参考。

　　一、当事人情况

　　原告（被上诉人）：浙江康恩贝制药股份有限公司（简称康恩贝公司）

　　被告：北京爱心中联大药房有限公司（简称中联公司）

　　被告（上诉人）：南宁富莱欣生物科技有限公司（简称富莱欣公司）

　　被告（上诉人）：深圳市惠普生科技发展有限公司（简称惠普生公司）

　　二、案情简介

　　国家工商行政管理局商标局（简称国家商标局）分别于1988年11月30日、1991年3月10日核准注册了文字商标“前列康”，核定使用商品分别是第31类“特种花粉片、特种花粉胶囊”、第30类“咖啡、茶、糖、蜂蜜、糕点等”，商标注册人均为浙江省兰溪市云山制药厂。1999年9月14日，经国家商标局核准，浙江省康恩贝制药有限公司获得“前列康”商标注册，核定使用商品为第5类“医药制剂、人用药物、医用草药、医用敷料等”。2001年，经国家商标局核准，上述三项注册商标专用权均转让给本案原告康恩贝公司。经续展，上述三项“前列康”注册商标均在有效期内。康恩贝公司将“前列康”商标用于其生产的人用药品普乐安片上，该商标分别于2001年3月6日、2004年1月1日、2007年2月7日被浙江省工商行政管理局认定为浙江省着名商标。

　　被告富莱欣公司生产了保健食品“乾列康（前必安）胶囊”（以下统称涉案产品），并由被告惠普生公司进行全国总代理，在北京地区由被告中联公司进行销售。经查证，涉案产品外包装上标有“乾列康（前必安）胶囊”字样，“乾列康”三字比较醒目且明显大于其他中文文字；正面上方标注有中文商标“惠普生”及英文商标“HPSON”；同时，在英文商标右侧注有“HEALTH”字样，字体较小；右侧左上方，有一行小字“营养补充剂”；右侧下方标注“监制：美国大保龙国际集团有限公司 国内总代理：深圳市惠普生科技发展有限公司 生产商：南宁富莱欣生物科技有限公司”等字样，字体极小。“惠普生”及“HPSON”商标系由惠普生公司自案外人处取得授权进行使用。在惠普生公司发放的宣传材料中，关于涉案产品作用的介绍中有“减少前列腺肥大及前列腺组织癌变，适宜需要预防减缓前列腺肥大及癌变中老年男性”的内容。2010年3月10日，富莱欣公司出具《证明和情况说明》，就其与惠普生公司关于涉案产品销售的约定进行了说明，主要内容为富莱欣公司生产的涉案产品由惠普生公司负责销售，富莱欣公司对涉案产品的安全性及可能涉及的侵犯他人人身权、财产权的行为承担所有法律责任，与惠普生公司无关。康恩贝公司认为三被告的行为，侵犯了其享有的商标专用权，诉至法院，请求判令三被告连带承担相应的侵权责任。

　　三、当事人诉辩

　　康恩贝公司诉称：中联公司在其经营的药店中长期销售由富莱欣公司生产、惠普生公司总经销的涉案产品，该产品商品名称中使用了与我公司注册商标近似的“乾列康”字样，构成对公司商标专用权的侵害，造成重大经济损失。请求法院判令三被告：1、立即停止侵犯原告“前列康”注册商标专用权的行为，召回、封存并销毁相关侵权产品的包装物及标志；2、对三被告依法做出罚款，收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定；3、要求三被告在《北京晚报》上公开向原告赔礼道歉；4、三被告赔偿原告经济损失人民币50万元（含调查和制止侵权支出的合理费用），其中要求中联公司承担交通费、住宿费、餐饮费及购买侵权产品等合理支出费用，要求富莱欣公司与惠普生公司共同承担除上述合理支出外的经济损失部分赔偿责任。

　　中联公司、富莱欣公司、惠普生公司共同答辩称：一、被告生产和销售的涉案产品系保健食品，与原告生产的药品即“前列康”牌普乐安片，不构成类似商品，相关公众很容易识别；二、涉案产品有自己的注册商标，即中文商标“惠普生”及英文商标“HPSON”，产品外包装上有明确的标注，与原告的“前列康”商标截然不同；三、涉案产品商品名称中的“乾”字虽然与原告注册商标中的“前”字读音相同，但字形完全不同，不会造成相关公众的混淆和误认，故请求法院驳回原告全部诉讼请求。

　　四、审理结果

　　一审法院认为：原告康恩贝公司依法享有的“前列康”注册商标专用权应受我国商标法的保护。未经原告许可，任何人不得在与原告注册商标核定使用商品相同或类似的商品范围内使用与“前列康”相同或近似的商标，亦不得实施其他损害原告商标专用权的行为，否则将承担相应的法律责任。

　　被告富莱欣公司与惠普生公司在涉案产品外包装上突出使用了“乾列康”三个字，而有意淡化其自有商标，有误导相关公众的主观意图。在被告惠普生公司关于涉案产品的宣传材料中，又介绍了该产品在前列腺疾病预防和治疗方面的相关功效，在客观上足以对相关公众产生误导作用，因此认定富莱欣公司与惠普生公司侵犯了原告的商标专用权。

　　上述二被告的行为共同侵害了原告的商标专用权，根据民法通则的相关规定，应就其侵权行为向原告承担连带责任。尽管富莱欣公司单方出具的《证明和情况说明》，就其与惠普生公司关于销售涉案产品时对外产生的法律责任承担进行了约定，即由富莱欣公司对涉案产品的安全性及可能涉及的侵犯他人人身权、财产权的行为承担所有法律责任，与惠普生公司无关。但由于该约定只是二被告之间的行为，根据契约相对性原则，该约定只对富莱欣公司与惠普生公司有约束力，而不能以此作为惠普生公司的免责事由对第三人实施抗辩，故富莱欣公司与惠普生公司应对原告的损失承担连带赔偿责任。中联公司在销售涉案产品的过程中未尽到相应的注意义务，主观上存在过错，应与富莱欣公司、惠普生公司共同承担侵权责任。

　　关于承担责任的具体方式，原告要求三被告停止侵权，法院予以支持。原告提出了赔偿经济损失50万元（含合理支出）的诉讼请求，但未就其实际损失或被告的违法所得提供相应证据，因此法院将综合考虑原告商标的知名度、被告侵权行为的性质、时间、过错程度等因素酌情确定赔偿数额。对原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用，法院亦将根据相关票据与本案的关联程度、相关人员的工作量酌情确定赔偿数额。鉴于原告明确放弃了要求中联公司赔偿经济损失，而只要求其承担停止侵权、赔偿合理费用的义务，对此法院予以准许。

　　关于原告提出的要求三被告公开赔礼道歉的诉讼请求，由于商标权主要属于财产权范畴，且原告亦未举证证明三被告的行为造成原告商誉下降等人身损害情形，因此法院对其诉讼请求不予支持。

　　关于原告要求法院对被告做出相应的民事制裁决定的诉讼请求，一审法院认为，民事制裁决定应由人民法院根据案件具体情况依职权做出，具体到本案，双方争议的焦点即法院主要审查的是涉案产品的商品名称是否侵犯了原告的商标专用权，其他争议应另行处理，法院不再就本案做出民事制裁决定。

　　一审法院依照《民法通则》第一百三十条、《商标法》第五十二条第（五）项、第五十六条、《商标法实施条例》第五十条第（一）项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，判决如下：一、自本判决生效之日起，三被告立即停止生产、销售带有“乾列康”字样的涉案产品，销毁带有“乾列康”字样的涉案产品的包装物及标识；二、自本判决生效之日起七日内，富莱欣公司、惠普生公司赔偿原告浙江康恩贝制药股份有限公司经济损失十万元；三、自本判决生效之日起七日内，中联公司赔偿原告调查、制止侵权支出的合理费用三千元；四、驳回康恩贝公司的其他诉讼请求。

　　一审宣判后，富莱欣公司与惠普生公司不服，依法提起上诉。

　　二审法院经审理，判决驳回富莱欣公司与惠普生公司的上诉，维持原判。

　　五、重点评析

　　商标的基本功能在于区分商品及服务的来源{1}，而商品名称则主要是用于商品分类，一般不具有区分来源之功能。但如商品名称的主要部分与他人注册商标存在近似之处，且经营者对该部分有意突出使用，对相关公众造成误导，则其对商品名称的使用已构成商标意义上的使用，造成混淆、误认后果的，经营者应承担相应的侵权责任，本案即属于该种情形。

　　司法实践中，判断商品名称的使用行为是否侵犯了他人注册商标专用权，一般应从以下几个层面进行分析：首先是商品名称的使用是否属于商标意义上的使用；其次是二者所用的商品是否相同或类似；再次是诉争的商品名称与注册商标是否存在相同或近似。具体到本案，主要涉及以下几个方面的判断：

　　一是被告使用“乾列康”的行为是否构成商标意义上的使用。根据《商标法实施条例》第三条的规定，商标的使用系指“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”在商业活动中，使用商标标识表明商品的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式，均为商标的使用方式[1]。被告富莱欣公司与惠普生公司在涉案产品的外包装上标注了其自有商标“惠普生”，很容易给人造成其使用“乾列康（前必安）胶囊”系对其商品名称正当使用的错觉。但经过认真查证不难发现，涉案产品的规范名称应为“前必安胶囊”，并无“乾列康”字样，且二被告在涉案产品的外包装上以显着位置和较大字体标注“乾列康”，而以极小字体标注其自有商标，在客观上很容易使相关公众认为涉案产品系由“前列康”商标的注册人生产、销售或存在其他密切联系，误导相关公众的主观意图十分明显，客观上亦起到了指示商品来源之作用。二被告的上述行为，显然已远超出对商品名称的正当使用的合理范畴，应认定为商标意义上的使用。

　　二是涉案产品与原告注册商标的所用于的商品是否属于类似商品。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。在《商标法》释义中，对类似商品表述为系指两种或者两种以上的商品由于用途、功能、原料、销售场所以及整机与零部件关系容易被消费者混淆出处，容易被误认为是同一个企业生产的商品。我国台湾地区的《类似商品和类似服务审查基准》中对类似商品也有类似表述，即类似商品系指商品在用途、功能、行销管道与场所、买受人、原材料、产制者或其他因素上具有共同或者关联之处，依一般社会通念及市场交易情形，易使一般商品购买人误认为来自相同或虽不相同但有关联之处来源者而言。从上述论述中不难看出，判断商品类似的相关因素主要包括功能、用途、原料、销售渠道、消费对象等几个方面，并且应考虑到相关公众是否会产生混淆或误认的问题。本案中，尽管原告商标所用于的商品是一种人用药品，而涉案产品是一种保健食品，但由于其主要是在药店销售，与原告的产品销售渠道基本相同，根据普通消费群体的一般认知能力判断，很难对二者的功能、用途、性质等方面做出明确区分，因此应认定涉案产品与原告的人用药品普乐安片属于类似商品。

　　在判断类似商品方面，还牵涉到一个比较重要的问题，也是实践中有一定争议的问题即《商标注册用商品和服务国际分类表》以及《类似商品和服务区分表》在区分商品类似方面的地位与作用。《类似商品和服务区分表》是国家商标局根据《商标注册用商品和服务国际分类表》（即尼斯分类）以及我国的使用实践制定的，目的是为商标的注册提供行政管理上的便利。审判实践中，一度有观点认为，为统一执法尺度，判断商品、服务是否类似应以上述分类表作为依据，除非有反证的情况下，上述分类表的分类具有推定效力。实际上，国家商标局制定该分类表主要出发点是商标审查人员、管理人员、商标代理人以及商标使用人判断商品和服务类似与否的主要依据和参考工具，但并不是惟一性的法规性文件，对某些商品和服务是否类似，国家商标局亦明确表示需结合商品的功能、用途、交易方式和具体的服务行业、服务实施场所、服务的对象等实际情况进行判断。最高人民法院有关商标法的司法解释亦明确规定：判断商品是否类似“应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商品注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或服务的参考”，肯定了区分表的参考价值，但并未赋予其推定效力。

　　三是涉案产品商品名称中的“乾列康”与原告的商标“前列康”是否构成近似。需要着重指出的是，商标法意义上的商标近似，不等同于商标标识的近似，两者是有重大区别的。“商标法意义上的商标近似，不仅是指被控侵权商标与他人注册商标在外观等方面的相似，还意味着必须易于使相关公众产生混淆。这种特殊的内涵就是商标法意义上的商标近似，即一种‘混淆性近似’。”{2}北京市高级人民法院亦指出：“商标标识近似是指两商标图样本身的相似，而商标近似不仅包括商标标识的近似，还包括因两商标使用在同一种或类似商品上足以造成相关公众对商品来源的混淆、误认。也就是说，商标近似的概念中包括了标识近似和足以造成相关公众对商品来源的混淆、误认两部分内容……仅商标标识近似，但不足以造成相关公众混淆、误认的，不构成商标近似，在商标近似判断中应当对是否足以造成相关公众混淆、误认进行判定。”{3}因此，在司法实践中，判断商标是否近似应在标识近似的基础上，进一步确认是否存在混淆、误认的可能性。

　　具体到本案，“乾列康”与“前列康”在字形上虽然有一定区别，但读音完全一致，因此可以认定二者在外观上的近似，即构成商标标识上的近似。在社会日常生活中，普通消费者获取商品信息的途径除了广告、实物等视觉形式外，通过他人口头介绍或告知亦是常见信息认知来源，字形与读音对于消费者识别商品的正确信息而言一般具有同等重要的作用。考虑到汉字的特点，是形、音、义的结合体，字形不同并不能完全消除相关公众对同音字的混同和误认，加之被告惠普生公司在其发放的涉案产品的宣传材料中，又介绍了该产品在前列腺疾病预防和治疗方面的相关功效，鉴于中国消费者更加关注商品在社会公众中的口碑的特点，被告富莱欣公司与惠普生公司的行为在客观上足以对相关公众产生误导作用。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：《商标法》第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。根据该条规定，结合前述分析，应认定“乾列康”与“前列康”构成商标近似。

　　《商标法》第五十二条第（五）项规定了给他人注册商标专用权造成其他损害的亦属商标侵权行为。《商标法实施条例》第五十条第（一项）对《商标法》第五十二条第（五）项所指的“给他人注册商标专用权造成其他损害”的情形做了进一步解释，即在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装演使用，误导公众的，属对他人注册商标造成其他损害的行为。据此，富莱欣公司与惠普生公司未经许可，擅自将与原告注册商标近似的文字用作商品名称使用且用于生产、销售与原告类似商品的行为违反了商标法及配套行政法规的规定，共同侵害了原告的商标专用权，应连带承担相应的侵权责任。

　　关于零售商中联公司是否应承担侵权责任，主要应取决于其是否尽到了与其经营内容、预见能力和预见范围相适应的注意义务。被告中联公司作为专业销售药品及保健食品的零售企业，对其经营领域内具有一定知名度的商品应当知晓，进而应对其销售的商品是否侵权承担较高的注意义务。本案中，原告用于普乐安片上的“前列康”商标曾连续三次被认定为浙江省着名商标，因此该商标在相关公众当中应有较高知名度。中联公司在销售涉案产品时，对其商品名称中突出使用的“乾列康”字样与原告的注册商标“前列康”在相关公众中可能引起的误导应有更高程度的注意义务，但中联公司仍然对涉案产品进行销售，主观上存在过错，且未能提供证据证明其商品的合法来源。商标法规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。故法院认定中联公司应与富莱欣公司、惠普生公司连带承担侵权责任。在本案中之所以法院未判决确定由中联公司与另外二被告承担连带赔偿经济损失的责任，主要是由于原告明确放弃了要求中联公司赔偿经济损失，而只要求其承担停止侵权、赔偿合理费用两项义务，系原告对其权利的自由处分，法院应予准许。




【作者简介】
宋旭东，单位为北京市石景山区人民法院。


【注释】
[1]参见北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发【2006】68号）。


【参考文献】
{1}刘春田．民法原则与商标立法[J].知识产权，2010, (1): 3.
{2}孔祥俊．商标与不正当竟争法—原理和判例[M]．北京：法律出版社，2009:238.
{3}北京市高级人民法院知识产权庭．专利商标案件审理中的若干问题[J]，中国专利与商标．2007, (3): 7-8.