中国专利创造性条件的改进建议

【出处】《法学论坛》2012年第3期
【摘要】创造性、新颖性、实用性是专利授权的三个实质条件，其中尤以创造性最主观、最难以把握。创造性在美国称为“非显而易见性”，在欧洲称为“创造性步骤”，在日本称为“进步性”，其意义基本相同。而在我国，“创造性”由两部分构成：一是“突出的实质性特点”，等同于“非显而易见性”，其构成要素之一是“现有技术”。为了有效防止垃圾专利泛滥，建议对“现有技术”做出最大范围的认定；二是“显著的进步”，体现为“有益的技术效果”，形式上看似中国专利创造性条件比其他国家更高，而实际上这是专利实用性条件的主要内涵。为了简化创造性的审查，建议我国在专利创造性条件中取消对“显著的进步”的要求。
【关键词】专利；创造性；非显而易见性
【写作年份】2012年


【正文】

　　一项发明创造要获得专利授权，必须具备新颖性、实用性、创造性三个实质条件，其中创造性用来确定发明高度，是防止垃圾专利泛滥的有效解决措施之一。但由于其主观性强、难以把握，为此，世界各国都努力推动创造性评价标准的客观化，在明确创造性的概念，界定其与新颖性、实用性的关系基础上，对本国专利创造性条件进行改进。

　　一、明确创造性的概念

　　在1850年之前，创造性已经萌芽，只是没有脱胎出来而成为独立的专利授权条件。威尼斯1474年《发明人法规》除了要求登记授权的机械装置应当是新的、能够使用和操作以外，还提出了精巧的要求。美国1790年《促进实用技艺进步法案》在要求专利主题“足够有用”以外，还提出了“足够重要”的要求。美国1793年《专利法》要求专利主题是“新的和有用的”同时，还要求其不能属于“形状或结构上”“简单改变”。美国最早的专利审查员——时任国务卿后来成为美国第三任总统的托马斯·杰弗逊（Thomas Jefferson），曾经努力增设创造性条件：他反对小的细节、明显的改进或是无关紧要的设计授予专利权，坚决主张要保持专利授权的高水平，认为法院应该为专利授权制定额外的条件。（注：Graham v．John Deere Co．，383 U．S．1（1966）．）1822年，美国联邦最高法院大法官Story在Evans v．Eaton一案的判决中表示，由于所诉专利与某一在先发明“在原理上实质相同”，因而是无效的。（注：Evans v．Eaton，20 U．S．356，362（1822）．）在英国1842年Cranev．Price一案中，法院开始承认，对发明的新颖程度或与现有技术不同的程度进行分析，是授予专利垄断权的保证。（注：Crane v．Price（1842）1 W．P．C．）

　　专利创造性的概念是美国联邦最高法院1850年在Hotchkiss v．Greenwood一案的判决中最早提出来的。该案涉及一项粘土或陶瓷把手的发明专利，其区别技术特征在于把手是用粘土或陶瓷材料做成的。美国联邦最高法院多数法官认为，该专利与现有技术的区别“仅仅是材料的替换”，“缺少超越本领域普通技术人员的必要的灵感和技能（Ingenuity and Skill）”。（注：Hotchkiss v．Greenwood，52 U．S．（11 How．）248（1850）．）美国联邦最高法院1850年Hotchkiss v．Greenwood判例的贡献之一在于，明确提出了专利创造性的标准是“灵感和技能”，把专利创造性判断的对象由发明客体转向发明思维过程，从而使创造性从新颖性中脱离出来而成为独立的专利授权条件；贡献之二在于，提出了“熟悉该行业的普通技工（An Ordi-nary Mechanic Acquainted with the Business）”的概念，即后来美国使用的PHOSITA（Person HavingOrdinary Skill in the Art）标准，从而使专利创造性的判断趋向科学化、客观化。

　　专利创造性在不同国家和地区的专利法中有不同的称谓和表述。美国及专利合作组织（PCT）将专利创造性称为“非显而易见性（Non－Obvi-ousness）”，欧洲专利公约的成员国专利法将专利创造性称为“创造性步骤（Inventive Step）”，日本将专利创造性称为“进步性”。这些称谓虽然不同，但其意义大致相同，没有实质区别。只是“创造性”、“创造性步骤”、“进步性”比较模糊，仅仅表明可以获得专利权的技术发明应当在现有技术的基础上有所进步或有所突破，而“非显而易见性”更容易理解、更加形象地解释了创造性。[1]（P218）非显而易见性的英文是“Non－Obviousness”，其中“Obvious”来源于拉丁语via，意为“路”。[2]非显而易见性的含义在于：如果有关的技术摆在道路上明显的地方，技术人员一眼就可以看到，或者不用费力就可以找到，则这项技术就是显而易见的；如果有关的技术不是摆在道路上明显的地方，需要技术人员付出相当的努力才可以获得，那么这项技术就是非显而易见的。

　　“非显而易见性”第一次出现在法典里是美国1952年《专利法》。1952年以前的美国专利法没有关于非显而易见性的明确规定，但存在要求发明具有“足够重要”（注：An Act to promote the progress of useful Arts．Section 1．1790．）和不能属于“形状或结构上”“简单改变”（注：Patent Act of 1793．Section 1．）的规定。并且，在专利审判实践中，美国法院创制了超过和在新颖性评定之上的创新标准。美国1952年《专利法》第103条“可专利性条件：非显而易见的发明主题”第1款和第2款规定，“一项发明尽管没有如本法第102条规定那样被公开或被描述过，如果要寻求专利保护的发明主题作为一个整体在发明做出时与现有技术之间的区别，对于所属技术领域的普通技术人员来说是显而易见的，则不能获得专利权。”“发明完成的方式不影响其可专利性。”对该两款（1984年修改该条时，该两款合并为一款）的立法解释是：第1款的规定在现存法里（指1952年以前的专利法）没有明确陈述的相应条款，但是至少早在1850年，专利局和法院就一直以缺乏发明或没有可专利性的新颖性为由，撤销专利权和认定专利权无效。增加这一款被认为是在法令中规定明确的陈述，可以有稳定的效果，也作为以后继续创制标准的基础。第2款规定专利性条件不能因发明完成的方式而受影响，也就说，发明是源于长时间的辛劳和实验或是源于灵感的闪现没有实质意义。[3]

　　“创造性步骤”、“进步性”第一次出现在法典里分别是1977年《欧洲专利公约》、日本1959年《专利法》。1977年以前的欧洲各国专利法没有关于创造性步骤的明确规定，但存在要求发明的机械装置是“精巧的”规定。[4]并且，在专利审判实践中，英国法院早于美国在1942年第一个讨论专利创造性，逐渐建立起旨在维护社会公共利益的、不同于新颖性的、比较客观的创造性步骤标准。[5]《欧洲专利公约》第56条规定，“如果考虑到现有技术，一项发明对于本专业技术人员不是显而易见的，应认为是具有创造步骤的发明”。1959年以前的日本专利法没有关于进步性的明确规定，只规定了授予专利的“新颖”和“实用”条件。日本1959年《专利法》第29条（2）规定，“申请专利之前，具备该发明所属技术领域的普通知识者根据记载于前各款中的发明，能容易实现发明时，不拘同款的规定如何，不能取得专利。”其中“记载于前各款中的发明”，就是现有技术；“容易实现发明”，即是显而易见。

　　创造性在中国第一次出现在法典里是1984年第一部《专利法》。该法第22条第3款规定，发明的创造性是指“同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步”。根据我国2010年第5版《专利审查指南》第2部分第4章2．2、2．3和3．1规定，“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的”。“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比，能够产生有益的技术效果”。“审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步”。可见，我国专利法中的“创造性”由两部分构成：一部分是“突出的实质性特点”，需要以“非显而易见性”解释；另一部分是“显著的进步”，体现为“有益的技术效果”。这两部分是并列关系，不可或缺。但是，这并不表明中国的发明专利的创造性标准，比其他国家更高。[1]（P219）国际上普遍采用的“非显而易见”判断方式，实际上是将“突出的实质特点”和“显著的进步”两部分综合起来考虑的。[6]

　　二、界定创造性与新颖性的关系

　　创造性来源于新颖性，是在新颖性的基础上产生和确立的。威尼斯1474年《发明人法规》虽然在实用性和新颖性之外提出了精巧的要求，但这一要求是包含在新颖性里面的，是模糊的、非独立的。美国1793年《专利法》虽然在实用性和新颖性之外提出了“形状或结构上”不能“简单改变”的要求，但这一要求是附加在新颖性之上的，也是模糊的、非独立的。美国最早的专利审查员托马斯·杰弗逊，虽然曾对新颖性设置了多项限制条件：材料变换、形状变化、已有工具的组合都不得授予专利，（注：Graham v．John Deere Co．，383 U．S．1（1966）．）但这些都是附加在新颖性之上的，没有独立出来。英国1842年Crane v．Price一案虽然是世界上第一个讨论专利创造性的案例，但该案主审法官Tindal关于发明质量或程度的论述，是在考虑发明的新颖性时说的。（注：Crane v．Price（1842）1 W．P．C．）

　　创造性与新颖性共享现有技术。根据美国专利审查指南，《专利法》第102条“可专利性条件：新颖性和专利权的丧失”与第103条“可专利性条件：非显而易见的发明主题”中的现有技术是同一概念。（注：Manual of Examining Procedures of U．S．2141．01；United States Code Title 35–Patents．Art．102，103．）根据欧洲专利公约及其专利审查指南，除了抵触申请以外，判断新颖性和创造性步骤的现有技术的范围是一致的；（注：European Patent Convention．Art．54，56．）判断创造性步骤的现有技术就是新颖性意义上的现有技术。（注：Guidelines for Examination in the European Patent Office．Part C，Chapter IV，11．2．）根据日本专利法，进步性的判断依赖于判断新颖性的现有技术。（注：《日本特許法》第29条。）根据我国专利法，判断新颖性和创造性的现有技术是同一概念，抵触申请不属于现有技术。

　　创造性和新颖性的审查和判断有一个逻辑上的顺序关系，二者都需要将申请专利的发明与现有技术进行对比。当将一件专利申请与现有技术相比时，对其新颖性、创造性的判断过程是彼此紧密联系的。一件专利申请是否具有创造性，只有在该项申请具备新颖性的前提下才予以审查。因为创造性是在新颖性之上提出的要求，先审查新颖性，具备了之后再审查创造性，这是比较科学合理的。根据美国《专利法》第103条（a），已经具备了新颖性要求，还需要审查非显而易见性条件。根据欧洲专利审查指南，只有具备新颖性之后，才产生是否具有创造性步骤的问题。（注：Guidelines for Examination in the European Patent Office．Part C，Chapter IV，11．1．）根据我国专利审查指南，“一件发明专利申请是否具备创造性，只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。”

　　创造性与新颖性尽管密切相关，但也存在本质区别，其中之一就是同现有技术相比，变化的程度不同。通过前面的论述可知，创造性要求申请专利的发明与现有技术比较，具有实质意义的、非显而易见的变化。从哲学的角度来说，宇宙中事物变化的形式有量变和质变两种，发明创造也不例外，其新颖性是指发明创造相对于现有技术具备量变的特征，其创造性是指发明创造相对于现有技术具备质变的特征。相对于现有技术，发明创造在技术特征上的数量增减、方位变更，以及内部各个组成部分在空间排列组合上的变化，都属于量变，体现了发明创造相对于现有技术的连续性和稳定性。相对于现有技术，发明创造在技术特征上的变化超出了现有技术的“度”的范围，发生了质变，则该发明创造就必定具有创造性。[7]

　　创造性和新颖性的另一个区别在于，现有技术的范围不同。首先，判断新颖性时，不受技术领域的限制，需要考查整个现有技术。而在判断创造性时，现有技术必须属于相同或相关技术领域。因为如果像判断新颖性一样把所有技术领域的现有技术都加以考查，几乎每一项发明都具有显而易见性。[8]其次，判断创造性的现有技术不包括抵触申请。在美国，由于实行先发明制，现有技术的时间界限是完成发明之时，虽然判断非显而易见性的现有技术与判断新颖性的一样，但不存在抵触申请的问题。在欧洲，虽然抵触申请属于现有技术，但只用来判断新颖性而不用作创造性步骤的判断。（注：European Patent Convention．Art．54，56．）在日本和中国，抵触申请不属于现有技术，只用来判断新颖性而不用于创造性的判断。（注：《日本特許法》第29条；《中国专利审查指南》第2部分第4章2．1。）

　　创造性和新颖性的区别还在于，申请专利的发明与现有技术的对比方式不同。在判断新颖性时，无论是美国、欧洲，还是日本、中国，只是把申请专利的发明与记载现有技术的某一文件单独进行对比，如果两者之间存在差异，就可以得出该申请专利的发明具有新颖性的结论，这叫做“新颖性判断的单独对比方式”。而在判断创造性时，无论是美国的“教导——提示——动机（Teachings－Suggestion－Motivation）”方法（简称“TSM检验法”），（注：Manual of Examining Procedures of U．S．2141．）还是欧洲的“问题——解决方法（problem and solution approach）”，（注：Guidelines for Examination in the European Patent Office．Part C，Chapter IV，11．7．）则将几份文件的内容综合起来与申请专利的发明进行对比，如果申请专利的发明不是显而易见的，就可以得出该发明具有创造性的结论，这叫做创造性判断的综合对比方式。

　　三、界定创造性与实用性的关系

　　创造性思想曾经与实用性紧密联系在一起。美国1790年《促进实用技艺进步法案》规定，“任何有用的实用方法、产品、引擎、机器或设计，以及任何以前不知道、没用过的改进”，只要“足够有用和重要（sufficiently useful and important）”，就可以授予专利权。（注：An Act to promote the progress of useful Arts．Section 1．1790．）从文字表述来看，“有用”和“重要”同为“足够”所修饰，并且相互间用“和”连接，说明它们之间是密切相关的并列关系。“有用”无疑是指实用性，而“重要”则是创造性思想的闪现。“足够有用和重要”的理念，源自美国1763年制宪会议代表对英国专利垄断教训的顾虑。[9]另一个重要因素是，由国务卿、司法部长和国防部长组成的专利委员会，专门负责专利申请的严格审查并对有用的重要发明授予不超过14年的专利，其决定具有绝对权威，不得上诉。[10]

　　创造性与实用性具有内涵和外延上的相关性。根据我国专利法和审查指南，创造性之“显著的进步”是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果，包括：发明与现有技术相比具有更好的技术效果；发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；发明代表某种新技术发展趋势；发明尽管在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果，其中：“能够产生积极效果”是指发明专利在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的，应当是积极的和有益的。可见，创造性和实用性在内涵上都有“效果”，其共同点在于都是正向的、包含技术因素，其区别在于：创造性之“有益的技术效果”通常是出乎预料的，而实用性之“积极效果”是预料之内的；实用性之“积极效果”不仅是技术方面的，还有经济和社会方面的，其外延大于创造性之“有益的技术效果”。

　　对于中国专利制度下创造性与实用性在“效果”上的相关性，国际上有不同的认识和理解。《欧洲专利公约》中的“产业应用性”是要排除一些极端愚蠢的行为，试图对明显的不可能达到其声称目的的想法申请专利。[11]它只关心技术方案能否在产业中应用，并不要求具有技术上的积极效果，更不意味着可能取得经济上的利益。[12]美国Story法官作为实用性条件的著名解释者之一，认为发明的一个微小的有益用途就足够了，实用性的程度不应当被审查。[13]想要达到实用性标准，发明人不必保证他的发明优于达到同一效果的现行方法，法律也不把发明的经济价值或商业价值作为对实用性起关键作用的问题来考虑。[14]对中国专利法和专利审查指南关于实用性包含积极效果的定义和解释，很多人提出批评意见：在大多数国家的专利法中，不但实用性不要求“积极效果”，而且作为获得专利权最大障碍的创造性也不要求“有益的技术效果”，经济、技术和社会的效果只是作为证明技术方案具有实用性、创造性的一种证据。

　　创造性和实用性的审查和判断也有一个逻辑上的顺序关系，实用性是发明获得专利权的第一个实质条件。对于需实质审查的发明专利来说，在确定申请专利的发明是否具备获得专利权必须具备的新颖性和创造性之前，首先判断的是其是否具有实用性。[15]根据中国专利审查指南，“发明专利申请是否具备实用性，应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。”日本专利审查指南中将实用性描述为具有两方面的含义：法定性和产业应用性，并且对之做出否定性列举，而专利审查首先要排除非专利性的发明，那么这些实用性的项目和内容都应当首先审查。（注：《日本特許·実用新案審査基準》第Ⅱ部，第1章；第Ⅸ部。）欧洲专利审查指南也对实用性做出否定性列举，属于首先要排查的项目和内容。（注：Guidelines for Examination in the European Patent Office．Part C，Chapter IV，5．）

　　尽管创造性和实用性具有一定相关性，但二者的区别是比较明显的。首先，国际上对创造性和实用性的认识程度不同。创造性重在强调申请专利的发明与现有技术不同的程度，对此，国际上的认识是比较一致的。而对实用性，在高新技术日益重要的当今世界，有着不同的认识与理解：一种观点是欧洲、日本等大陆法系国家和地区的“产业应用性（Industrial Applicability）”标准，另一种观点是美国的“实用性（Utility）”标准。前者只要求发明能在产业上制造或使用，而后者要求产品或方法要有实际的用途；前者认为仅为个人需要而进行私人使用的发明是不具有可专利性的，而后者认为可成为授予专利的主题。两者分歧的焦点集中在基因相关发明和医疗方法的可专利性上。其次，创造性和实用性审查的方式不同。对创造性审查比较麻烦，国际上有美国“TSM检验法”和欧洲“问题——解决方法”。对实用性的审查比较简单，因为各个国家和地区的专利制度对实用性做的是否定性列举，只要申请专利的发明不属于这些情形就具有实用性。

　　四、结论和建议

　　美国联邦最高法院1850年Hotchkiss v．Greenwood判例明确了专利创造性的概念，但在不同国家、地区有不同的称谓和表述。美国“非显而易见性”更易理解、更加形象，欧洲“创造性步骤”和日本“进步性”都需要以“非显而易见性”解释。而在我国，“创造性”由“突出的实质性特点”和“显著的进步”两部分构成，其中“突出的实质性特点”等同于“非显而易见性”，“显著的进步”体现为“有益的技术效果”，形式上看似比其他国家要求更高，但实质上综合起来与“非显而易见性”是一致的，因而“显著的进步”就显多余。

　　创造性和新颖性之间既密切相关，又存在本质区别。二者的相关性在于：创造性是在新颖性的基础上产生和确立的，都是相对于现有技术而言的，其审查和判断有一个逻辑上的顺序关系，都需要将申请专利的发明与现有技术进行对比。二者的区别在于：发明相对于现有技术变化的程度不同，现有技术的范围不同，发明与现有技术的对比方式不同。由此可见，现有技术是创造性和新颖性共同的主要构成要素之一，对专利授权条件的高低具有决定性作用。为了有效防止垃圾专利泛滥，建议我国对现有技术做出最大范围的认定。

　　创造性与实用性之间也是既相关又有区别。在美国1793年《专利法》中，创造性思想与实用性之间是密切相关的并列关系。在中国专利制度的框架之下，创造性和实用性上都有关于“技术效果”的内涵，但国际上对此有不同的认识。对创造性，虽然有各种不同的称谓和表述，审查起来也比较麻烦，但认识基本一致；对实用性，虽然审查起来比较简单，但有两种不同的认识：欧洲、日本的“产业应用性”标准和美国的“实用性”标准。由此可见，创造性和实用性在“技术效果”上的要求存在重叠，既然实用性审查在先，为了简化创造性的审查，建议我国在创造性中取消对“显著的进步”的要求。




【作者简介】
管荣齐，天津工业大学文法学院副教授。


【注释】
[1]李明德．知识产权法[M]．北京：社会科学文献出版社，2007．
[2]世界知识产权组织．知识产权纵横谈[M]．张寅虎，等译．北京：世界知识出版社，1992：85．
[3]William H Francis Robert C．Collins：Case and Materials on Patent Law Including Trade Secrets[M]．West Publishing Co．，1995：315．
[4]汤宗舜．专利法教程（第3版）[M]．北京：法律出版社，2003：7．
[5]Bochnovic，John．The Inventive Step：Its Evolution in Canada，the United Kingdom and the United States[M]．Weinheim；Deerfield Beach，Fla．：Verlag Chemie，1982：14－22．
[6]国家知识产权局条法司．新专利法详解[M]．北京：知识产权出版社，2001：147－148．
[7]马龙．论专利法中的新颖性与创造性[EB/OL]．http：//blog．sina．com．cn/s/blog_4ca7ccdf010008cr．html．
[8][美]阿瑟·R·米勒，迈克尔·H·戴维斯．知识产权法概要[M]．周林，孙建红，红灏，泽．北京：中国社会科学出版社，1998：57．
[9]曾陈汝明．美国专利制度之理论与实践[J]．国立台湾大学法学论丛，1977，（13）
[10]Robert P．Merges，Peter S．Menell，Mark A．Lemley，Thomas M．Jorde．Intellectual Propertyin the New Technological Age[M]．Aspen Law＆Business，1997：126．
[11]W．R．Cornish．IPR－Patent，Trademark，Copy-right and Related Rights[M]．London：Sweet＆Maxwell，2003：206．
[12][日]吉藤幸朔．专利法概论[M]．宋永林，魏启学，译．北京：专利文献出版社，1990：90．
[13]Michelle L．Johnson．In re Bran and the Utility Examination Guidelines：a Light at the End of the Tunnel？[J]．The state of New Jersey Rutgers Law Review，1996，（49）．
[14][美]P．D．罗森堡．专利法基础[M]．郑成思，译．北京：对外贸易出版社，1982：119．
[15]张晓都．专利实质条件：从发明与实用新型专利的实质条件到生物技术发明的可专利性[M]．北京：法律出版社，2002：3．