商标法系列法律问题实务研究之四“商标许可使用的法律风险及防范措施”

发布日期：2012-10-14 作者：110网律师

一、商标许可使用的概念

商标专用权属于财产权范畴，商标法规定商标注册人享有商标专用权。商标专用权在受到《商标法》调整的同时，应当同时受《物权法》调整，商标注册人对注册商标享有占有、使用、收益、处分四项权能，这四项权能涵盖了商标专用权的保护范围。
商标注册人作为注册商标的专用权人，可以将商标的部分权能转让给他人，而商标的许可使用即是商标注册人将商标的使用权、收益权进行转让，受让人取得相应权利的法律行为。商标注册人为商标许可使用人，受让人为被许可使用人。

二、商标许可使用的分类

《商标法》及《商标法实施条例》并未对商标许可使用的种类进行划分，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》将商标许可使用的种类划分为三类，即独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可。
独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标。该许可使用方式把商标注册人的使用权都进行了禁止性限制，被许可使用人不仅可以依约定使用商标，而且当商标被侵权时，被许可使用人可以以自己的名义独立提起商标侵权诉讼，可谓权利范围非常广泛。
    排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标。该许可方式实际确定了注册商标的两个使用人，即商标注册人和被许可使用人，二者根据合同约定同时使用注册商标。在排他使用许可当中，如果出现商标侵权行为，被许可使用人可以和商标注册人共同提起商标侵权诉讼，当商标注册人不起诉或者怠于起诉时，被许可使用人可以单独提起诉讼。
    普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。该许可使用方式当中，当出现商标侵权行为时，被许可人只有在商标注册人明确授权的情况下，才有权利提起商标侵权诉讼。

    三、商标使用许可应注意的法律问题

1、签订商标使用许可合同
    商标使用许可合同也是强制性书面合同的一种，因此商标使用许可行为必须签订书面合同。该类合同一般包括许可使用的商标及注册号，许可使用的商品范围，许可使用期限，许可使用商标的标识提供方式，许可人对被许可人使用其注册商标的商品质量进行监督的条款，在使用许可人注册商标的商品上表明被许可人的名称和商品产地条款。

2、及时办理商标使用许可合同备案手续
《商标法实施条例》第四十三条规定“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。”该法律条款是对签订商标使用许可合同后进行备案的相关规定。之所以要求建立商标使用许可的备案制度，是为了便于商标管理部门加强对商标许可使用的管理，规范商标许可使用行为。
签订商标许可使用合同后，如果没有按照规定进行备案，那么合同也是有效的，但此时合同的效力范围会受到一定限制，即只在许可人和被许可人之间有效，而不能对抗善意第三人，即第三人可以不认可该许可合同的真实存在。

四、商标许可使用的法律风险及防范措施

1、商标注册人的法律风险及防范措施
1》保证商品质量不仅是商标注册人的法定义务，也是商标被许可使用人的法定义务，商品质量的保证是商标基本功能之一。
在商标实际使用过程中，商家为了追究利益最大化，有时候会牺牲商品质量，一旦商品质量出现严重问题，在当前信息传播高度发达的环境下，一个通过多年经营的知名度很高的商标，可能一夜之间就要告别历史舞台。曾经被某机构评估价150亿元的“三鹿”商标，现如今已渐渐淡出公众视线，如有好事者要重塑“三鹿”品牌，恐怕也是凶多吉少。
无论是那种商标许可使用方式，被许可使用人都是他人，商标注册人很难直接控制商品质量。如果被许可使用人较多，那么，相应的风险也就越大，出现质量事故的几率也就越高。一旦出现商品质量问题，商标注册人就可能因此失去被许可使用的商标。
2》商标注册人的法律风险防范措施
为了保证被许可使用商标的声誉，商标注册人可以从以下几个方面把控法律风险：
第一，监督被许可使用人在商标使用过程中的商品质量。第二，审慎选择商标许可使用的方式及被许可使用人的综合条件，对被许可使用人进行必要的尽职调查。第三，制定商品质量事故的应急预案。第四，当出现商品质量时，及时有效的处理好质量事故，做好相应的危机公关处理。
    2、商标被许可使用人的法律风险及防范措施
1》商标被许可使用人的法律风险
第一，质量问题同样是被许可使用人的法律风险，尤其是针对集体商标和证明商标，这两种商标的使用人比较多，很容易出现城门失火殃及池鱼的现象，即当一个被许可使用人出现质量事故时，就会殃及到其他使用人。
第二，许可使用权益如何获得有效保障是被许可使用人的又一法律风险。由于被许可使用人只是享有商标的某些权能，并不享有所有权，因此，使用权完全有可能受到来自商标注册人的侵害，故此，保障合同约定的使用权益也非常重要。
2》商标被许可使用人的法律风险防范措施
第一，针对质量问题，被许可使用人首先要保证自己商品的质量，这是被许可使用人可控的范围。为了避免其他使用人因产品质量带来的风险，建议被许可使用人签订商标使用许可合同时首要考虑独占使用许可的方式，即只自己一家使用被许可使用的商标。
第二，针对许可使用权益的保障，被许可使用人要审慎的签订商标许可使用合同，聘请专业的法律人士把控商标许可使用合同的法律风险，尤其要注意许可使用权益的延续问题。商标的权利期间一般是十年，当许可使用期限届满之后，被许可使用人可能已经为商标的知名度作出了巨大的贡献，因此，保证商标许可使用的续期问题至关重要，这些都需要在商标许可使用合同中进行约定。
第三，当有条件注册商标时，尽量使用自己的商标。商标注册费用很低，但商标使用过程中需要投入大量的广告宣传等费用，正是由于商标的宣传推广、持续使用，才造就了商标这一无形财产的价值。很多情况下被许可使用人对商标的知名度作出了巨大的贡献，但由于商标专用权只由商标注册人享有，因此，当使用权到期后，被许可使用人除了通过商标许可使用取得的利益之外，针对商标本身就再也不享有任何权利，“王老吉”商标案例很恰当的反应了这一法律风险。
广州医药集团是王老吉商标的注册人，加多宝公司自1995年便开始使用王老吉商标，2010年，该商标被评估为1080亿元，这可以说完全是加多宝公司的功劳。然而，经过一场商标大战，加多宝最终被禁止使用王老吉商标，加多宝给广药集团做好一件超级华丽的嫁衣之后，与王老吉再也没有任何关系，当然，加多宝公司也因王老吉赚了不少。
加多宝如果不是使用他人商标，而是在1995年便像现在这样使用“加多宝”商标，恐怕被评估为1080亿元的商标就不再是王老吉商标了。不过相信凭借王老吉建立起的营销网络等方面的优势，加多宝还能创造奇迹。
通过王老吉案例给我们的启示就是，一定要审慎的使用他人商标，专注于自有品牌的打造。
第四，如果因为特殊原因确需使用他人商标，那么可以在签订许可使用合同时，约定被许可使用人可以同时使用自己的商标，这样在借助于他人知名度较高的商标的同时，可以同时打造自己的商标知名度。加多宝商标就是被王老吉商标扶上马并且送了一程。

【作者】
刘东海北京市丰禾律师事务所律师

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