一项独立权项的专利性有瑕疵的专利权能否受到保护

「案件提要」

专利权的保护应以权利要求书所记载的独立权项为其最大保护范围。但独立权项的专利性发生动摇时，是否一定应中止案件审理，而等待专利复审委员会的审理结果就本案而言，缩小专利的保护范围以求得专利权的相对稳定性，可以最大限度的保护专利权不受侵害。

「当事人情况」

原告江苏淮阴辉煌太阳能有限公司（下简称辉煌公司），住所地在江苏省淮阴市X路X号。

被告扬州市华扬太阳能热水器有限公司（下简称华扬公司），住所地在扬州市X镇。

「诉辩主张」

原告辉煌公司的起诉的主要理由是，通过专利检索，原告专利的独立权项1无专利性，但从属权项2有专利性，所以原告自行将要求保护的专利范围缩小为专利权利1和2的组合。虽然保护范围缩小了，但被告华扬公司的太阳能热水器产品还是全面覆盖了原告专利的保护范围，故被告构成专利侵权，应承担侵权责任。

被告华扬公司的答辩意见是，1、被告和案外人已向专利复审委员会启动专利无效程序，应中止案件的审理；2、被告从未生产过侵权产品；所谓热水器上的“太阳能智能排空器”也并非被告生产；3、涉讼产品上“智能排空阀”未落入原告专利保护范围。被告提交的对比文件也表明，原告涉讼的专利系公知技术，涉讼产品即便落入原告涉讼专利的保护范围，也是使用自由公知技术，不构成侵权；4、即使涉讼产品构成侵权，华扬公司常州分公司系销售行为，不应承担赔偿责任。

「查明事实」：

本案的原告辉煌公司公司和被告华扬公司均为我国生产太阳能热水器的著名企业。

1998年9月29日，辉煌公司向国家知识产权局申请名称为“管道防冻式太阳能热水器”实用新型专利，1999年10月20日经授权公告，现专利权处于有效状态。该专利的权利要求为：1、一种主要由集热器、贮水箱、管道、总出水口组成的管道防冻式太阳能热水器，其特征在于它的管道中还包含控制阀和自动排空阀。2、根据权利要求1所述的一种管道防冻式太阳能热水器，其特征在于控制阀安装在贮水箱下部出口处，自动排空阀一端接控制阀的下端，另一端与大气相通。3、根据权利要求1所述的管道防冻式太阳能热水器，其特征在于它的控制阀为电动阀。

2001年8月3日，原告辉煌公司向国家知识产权局提出对以上专利进行专利检索的申请，该局于同年11月20日作出结论：权利要求1无新颖性和创造性，权利要求2、3有新颖性和创作性。

在本案审理中，原告辉煌公司明确其要求保护的权利范围为涉讼专利的权利要求1和2的组合。因而，上述专利原告要求保护的范围包含以下技术特征：1、由集热器、贮水箱、管道、总出水口，以及控制阀、自动排空阀组成；2、位置关系：控制阀安装在贮水箱下部出口处；自动排空阀一端接控制阀的下端，另一端与大气相通。结合该专利的说明书和附图，该专利的技术方案是这样实现的：在贮水箱的下部管道上，通过开启和关闭控制阀（该控制阀可由电动等方式实现），实现贮水箱上水和放水的功能。自动排空阀安装在控制阀的下端，一端连接在控制阀，由于该阀有一端连接大气，故可以克服大气压强，从而使得在控制阀关闭时，管道中的余水在重力作用下，排出管道，实现在天气寒冷时，管道无水冻结，且控制阀开启时，一开就有热水的功能。

2002年1月，被告华扬公司常州分公司销售华扬公司太阳能热水器和配套“智能排空器”一台。该热水器主要由集热器、贮水箱、总出水口、管道及智能排空阀组成，智能排空阀安装在总出水口管道处。智能排空阀的构造是，一端为直接与太阳能热水器水箱进出水口相接的滑阀，另一端为电磁装置，通过顶杆控制滑阀的运动。阀体上还设置有进气接口，可通大气。阀体还设置有顶杆、隔离膜、压板和自锁开关等装置，电磁阀由外设的控制电路控制。具体动作是：滑阀装于贮水箱进出水口处，弹簧将其压于阀座，贮水箱储水压力和弹簧的弹力共同作用，将滑阀压紧，使得水箱中水密封。如自锁开关动作，可使顶杆顶开滑阀，水能流出。自锁开关再动作，顶杆退回，滑阀复位，水箱水被关闭。该滑阀的开启和关闭，实现了控制的作用，应为控制阀。另外，由于电磁装置的存在，该滑阀的运动是由电动形式进行控制的。由于进气口进气，大气压强被克服，管路中水在重力作用下可排出，达到管道中水排空目的，与原告辉煌公司涉讼专利中表述的自动排空阀一致。由此可见，虽然智能排空阀名称为一个阀，但其组合了原告专利中所表述的控制阀（由电磁装置控制的滑阀）和自动排空阀（一端接控制阀，另一端可与大气相通），且两者位置关系与原告专利表述的技术方案一致。

该智能排空阀于2000年7月11日也申请专利保护，2001年6月13日经国家知识产权局授权公告，专利号：（略）.5，名称为太阳能热水器用管道排空阀。该阀系享有独立法人资格的“扬州C电子科技有限公司”制造。该公司2001年12月28日前法定代表人为黄某，系被告华扬公司法定代表人黄永伟的兄弟，同时也系被告华扬公司股东之一。华扬公司从某种意义上，也可以认为是家族企业。另外，该智能排空器除了在热水器上使用外，其余并无其他作用。

被告华扬公司是一家注册资本为250万元的、以专业制造太阳能热水器的公司，在热水器生产行业名列前茅，在华扬公司和其经销机构投放的宣传广告中，管道防冻、一开就有热水等，与原告专利相同的功能是主要的卖点之一。

「审理结果」

南京市中级人民法院民三庭经审理认为，原告辉煌公司“管道防冻式太阳能热水器”实用新型专利（专利号为（略）.2）经合法授权，应受法律保护，未经许可擅自生产、销售侵权产品的行为，应承担相应的侵权责任。查明的事实表明，被告华扬公司常州分公司实际销售的加载智能排空器的太阳能热水器，其技术特征全面覆盖了原告专利要求保护的内容，构成侵权，因常州分公司系被告华扬公司的分支机构，不能独立承担相应民事责任，故被告华扬公司应承担相应侵权责任。至于被告认为自己仅仅是销售行为，不是生产行为，但常识告诉我们，购买热水器的目的就是安装使用，也即可认为，虽然智能排空器不是被告华扬公司生产，但最终该热水器和智能排空器必然应被组合安装，从这个意义上，安装加载智能排空器的行为，应视为一种生产行为，而不单纯是销售智能排空器的行为。故此，依照《中华人民共和国专利法》第11条第1款、第56条第1款之规定，判决：被告华扬公司在本判决生效之日起，立即停止侵犯原告辉煌公司专利号为（略）.2“管道防冻式太阳能热水器”实用新型专利权的行为；被告华扬公司在本判决生效之日起十日内在有关媒体上刊登声明，向原告辉煌公司赔礼道歉；被告华扬公司在本判决生效之日起十日内赔偿原告辉煌公司经济损失30万元；驳回原告辉煌公司其他诉讼请求。

「案件评析」

本案主要涉及专利的保护范围如何界定的问题，我国专利法第56条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”依此条款，专利的权利要求书其主要功能在于确定专利的保护范围，说明书和附图的作用在于解释和说明权利要求。由于专利等知识产权的无形性，必须通过一定的方式框定一个保护范围，对于专利而言，其权利要求书即是通过文字等方式载明要求保护范围，一旦授权，这个保护范围即成为私权，如无合法依据，进入该权利，就构成侵权。

就权利要求书在限定专利要求保护的范围，各国有不同的做法，比较有影响的三种观点是：

一是周边限定说。根据该原则，权利要求书通过精准的语言划定要求保护的范围，如同给自己要求保护的范围栽上篱笆，篱笆以内的“自留地”是私权所及的保护范围。保护时，严格按照其字面意义确定保护范围。这种原则要求很高的权利撰写技巧，但实际上，撰写完美的权利要求往往是做不到的。另外，严格限定了保护范围，也较严格的限定了私权的行使，这样的法律制度更加倾向于维护公共权益，对发展中国家促进科学进步有利。

二是中心限定说。此说认为权利要求书只是划定了一个要求保护的中心，但保护的范围并不局限于此，而应以此为参照进行合理的解释，全面考虑专利的目的、性质等因素。此观点赋予了权利人更多的私权空间，权利人可以充分对要求保护的范围进行阐释。由于其确定保护范围的不稳定性，该说渐渐为越来越多的国家弃用。

三是折衷原则。该原则确定了专利保护的范围以权利要求的内容为准，但说明书和附图可以解释权利要求，并且这种解释不是消极的，而是贯穿在理解权利要求的始终。《巴黎公约》补充条约草案的第21条也确立了这种原则，且还认为：对权利要求的解释应当做到既要为专利权人提供合理的保护，又要为第三方提供足够的法律稳定性。权利要求既不能严格按照其字面意义理解，也不仅仅只是作为一种指导。《欧洲专利公约》第69条及各成员国就该条签署的议定书重申了该原则。我国在专利法刚一施行，即确立了这样的原则。

权利要求书的构成是分一定层次的。专利法实施细则第20条规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。权利要求书有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号。第21条规定，权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。由此可见，专利的独立权项划定了专利保护的最大范围，从属权项通过进一步增加技术特征，渐次缩小专利的保护范围。专利侵权诉讼中，专利权人一般都选择独立权项作为确立保护范围的依据，这是因为，在一项专利中，独立权项的保护范围最大，专利权人也可尽可能的扩大要求保护的范围，而将其认为的侵权划进来。从属权项的功能一般也就仅限于在专利无效程序启动后，如专利复审机构认为独立权项在授权时过大，已进入到公知的领域，丧失了专利性，从而将该独立权项宣告无效，而将有专利性的从属权项提升为独立权项，重新设定专利保护范围。显然，该专利的保护范围较无效程序前要小得多。

但权利人能否不经过无效程序，自行缩小专利保护范围在理论界和司法实践中有很大的争议。一种观点是，法院确定专利保护范围，只能考虑专利的独立权利要求，除非无效程序确定独立权项无效，而将从属权项提升为独立权项后，不得将从属权项作为要求保护的范围，也不能直接对抗其认为的侵权行为。该观点并不否认从属权项在独立权项丧失专利性的情况下，可以确立新的保护范围，但要求在其使用程序，必须由行政复审的“准司法”程序先置。这是因为，专利授权及确定权利范围是法律赋予专利行政机关的权能，法院无权对此涉及。

另外一种观点认为，在专利侵权诉讼中，可以选择保护范围，即专利权人不一定选择最大的保护范围进行侵权诉讼，其有权自行缩小保护范围。最典型的是美国专利法及其判例均确立了这样的原则。在美国，专利无效和侵权判定均由法院认定，往往侵权诉讼中，首先要做的是对专利的有效性进行确认，这与美国成熟的专利制度有密切的关系。

在我国，法院允许专利权人自行选择专利保护范围的判例尚不多见。一般情况下，专利侵权案件审理中，被诉侵权方在答辩期内启动专利无效程序，法院即应中止案件的审理，待无效审查结束后，再依照无效决定确定的专利独立权项进行审理。由于无效案件在专利复审委员会积压过多，从而无效程序比较漫长，往往待无效程序结束后，专利产品已丧失了市场因素，专利权人已被层出不穷的侵权者在市场上打垮了，这也是许多专利权人慨叹司法保护不力的一个原因。X年X月X日生效的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》规定了人民法院在审理专利侵权案件中，即使无效程序启动，也可以不中止审理的条款，其中第9条规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：第一项，原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的。这表明，如专利检索机关出具了对于专利的初步检索结果，且该结果认为专利的权项（不一定仅限于独立权项）有新颖性和创造性的，人民法院无需等待专利无效程序最终确定该专利的无效决定结果，就可以继续按照其有专利性的权项确定保护范围，并进行审理。

本案中，由于被告在答辩期内宣告原告辉煌公司涉讼专利无效，故人民法院首先应解决的是程序问题，即关于是否应中止审理。

根据原告出具的检索报告，原告涉讼专利的权利要求1无新颖性和创造性，但权利要求2具备新颖性和创造性，如原告要求将权利要求1作为保护范围，根据检索报告，该权利要求稳定性不强，易将公知技术纳入原告的保护范围，导致侵犯公众利益，故原告如坚持将该权利要求作为保护范围，必然有审判不公的危险，应当中止审理，以待专利复审机关确定该独立权项的有效性后，再行审理。现原告要求将1、2合并，主动缩小了保护范围，且经过检索，该权利要求范围是有新颖性和创造性的，因此完全可以将该缩小的保护范围作为判断是否侵权的依据，不中止本案的审理。另外，被告华扬公司在要求本院中止审理时提交的对比文件中，也并不足以证明其使用的技术已经公知，因而继续本案的审理，可以最大限度的保护专利权人的合法利益。

允许专利权人在其专利权利要求内自行选择要求保护的范围，其意义更在于人民法院对于当事人意思自治的尊重，充分体现司法救济的最终效力。需要强调的是，通过个案判决，并不足以在法律上确立该专利权利要求保护范围的实质性变更，也即在国家专利复审委员会作出其权利要求审查的决定前，该专利的权利保护范围依然以原权利要求保护范围为准，其独立权项为该专利的最大保护范围，即使是经过检索，该独立权项没有新颖性和创造性，因为，授予该专利有效性的职权始终为国家专利行政机关所享有。在本案中确立的保护范围，只能针对本案而言有意义。但本案体现的是，在司法判断中，可以根据实际情况，在不违反现有法律规定的情况下，灵活根据案件的实际，合理确定保护手段，而不必时时顾忌到司法权利是否不当扩大。Trips协议（与专利有关的知识产权协议）明确规定，在获得或者维持知识产权的程序中作出的终局行政决定均应当接受司法机关或者准司法机关的审查，从我国最近通过的知识产权相关法律、法规，特别是专利法的修改可以看出这种“与国际接轨”精神的体现，在司法实践中，也应充分注意到前瞻性。

本案中，另外值得一提的是，在专利侵权案件中，现有技术抗辩是被告经常采用的抗辩策略，被告华扬公司的抗辩中，其主要抗辩理由之一也是，一方面，强调了被诉产品与原告专利技术的不同，另一方面，又强调了被诉产品系使用了现有技术。在庭审中，被告华扬公司主要强调的是，被诉侵权产品不在原告涉讼专利的保护范围之内。根据该抗辩，可以得出结论，按被告华扬公司的逻辑，其使用的现有技术和原告专利技术是不同的。所以，现有技术抗辩不能成立。现有技术抗辩，首先应明确的是，被诉侵权产品的技术特征应全面覆盖涉讼专利的保护范围，这是因为，在涉讼专利的申请日以前，在一个已公开披露的完整的技术方案中，已全部公开了涉讼专利的全部技术特征，这时，可以认为，被诉侵权产品是按照在先的这项技术实施的，故该行为不被认为是侵犯原告的专利。同时，因为这项在先技术的存在，原告的专利也是缺乏专利性的，只是因为人民法院并无判令专利无效的职权，故此，只能认定被诉的侵权不成立。在实践中，也就不能既主张被诉侵权产品不覆盖专利保护范围，同时，又以现有技术进行抗辩，这是两条相互矛盾的抗辩道路。事实上，被告华扬公司提供的8份对比文件，也确实无在原告专利的申请日以前，在同一份技术方案中，完全披露原告专利的技术方案的。故此，被告华扬公司提出的使用不同于原告专利技术方案的现有技术的抗辩理由不应被采纳。

参考文献：

《专利解说》汤宗舜著知识产权出版社

《专利审查业务实践》国家知识产权局专利局审查业务管理部编知识产权出版社

《专利实质条件》张晓都著法律出版社

《专利侵权判定》程永顺著专利文献出版社

《专利法第二次修改导读》国家知识产权局条法司编知识产权出版社

夏雷