上海市高级人民法院
民事判决书
(2005)沪高民三(知)终字第X号
上诉人(原审原告)马某某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略）。
委托代理人毕某某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略）。
被上诉人(原审被告)上海浦东金属穿孔厂，住所地上海市X路X号。
法定代表人钱某某，该厂厂长。
委托代理人李某辉、李某某，上海市一平律师事务所律师。
上诉人马某某因专利侵权纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院(2002)沪一中民五(知)初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2005年7月5日公开开庭审理了本案。上诉人马某某及委托代理人毕某某，被上诉人上海浦东金属穿孔厂(以下简称金属穿孔厂)法定代表人钱某某及委托代理人李某辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：2000年9月23日，国家知识产权局授予马某某一项实用新型专利，专利名称为“圆钢旋风剥皮机”，专利号为ZL（略）。3，专利申请日为1999年5月14日。2002年9月13日，金属穿孔厂就马某某的该项专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。在国家知识产权局专利复审委员会对该项专利进行无效宣告请求审查过程中，马某某对该项专利的权利要求1作了修改，修改后的权利要求1为：一种圆钢旋风剥皮机，主要包含有床身、夹紧传动装置、刀具装置及走刀结构，其特征在于：A.夹紧传动装置主要包含有一头端圆钢夹持拉动小车、一尾端圆钢夹持送进小车和一进给传动机构；B.刀具装置是一种由马某驱动旋转的组合刀盘，该组合刀盘的中心设有供圆钢通过的中心通孔，刀具设置在组合刀盘盘面上的刀盘滑槽中；C.所说尾端圆钢夹持送进小车设置在刀具装置的一侧，头端圆钢夹持拉动小车设置在刀具装置的另一侧，并且，头端圆钢夹持拉动小车和尾端圆钢夹持送进小车均与进给传动机构相连接。所说进给传动机构，是一种主要由链轮、链条和一牵引机构构成的链式传动机构，一链条啮接在位于两侧的链轮上，头端圆钢夹持拉动小车和尾端圆钢夹持送进小车均各通过一挂钩可与链条相连接，牵引机构与一侧的链轮相连接。2003年6月4日，专利复审委员会作出第X号无效宣告请求审查决定，决定维持专利权有效。同年12月12日，北京市第一中级人民法院作出判决，判决维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第X号无效宣告请求审查决定。
原审法院于2002年11月14日委托上海市科学技术委员会对马某某的“圆钢旋风剥皮机”实用新型专利保护范围与金属穿孔厂制造的剥皮机的技术特征进行比对分析。鉴定期间，鉴定机构发生变更，后又委托上海市科技咨询服务中心对上述技术问题组织专家进行鉴定。2004年12月20日，上海市科技咨询服务中心出具了《技术鉴定报告书》，鉴定报告称，现场勘察的金属穿孔厂的“棒材剥皮机”设备部分特征与马某某专利必要技术特征不同之处在于：现场勘察的金属穿孔厂的“棒材剥皮机”与相关照片、技术图纸显示的“进给传动机构”由丝杆螺母机构构成，马某某专利的“进给传动机构”必要技术特征为一种主要由链轮、链条和一牵引机构构成的链式传动机构，因此两者的“进给传动机构”的结构完全不同。同时，依据马某某向法院提交的8张照片与马某某专利的全部必要技术特征，包括两者“进给传动机构”的技术特征进行分析和判断，两者的结构相同。鉴定结论为：(一)经现场勘验，金属穿孔厂的“棒材剥皮机”设备的技术没有覆盖马某某实用新型专利：名称为“圆钢旋风剥皮机”(专利号为ZL（略）。3)全部必要的技术特征。(二)依据8张照片所显示的金属穿孔厂“棒材剥皮机”设备的技术覆盖了马某某实用新型专利：名称为“圆钢旋风剥皮机”(专利号为ZL（略）。3)全部必要的技术特征。
2004年11月1日，原审法院又委托上海市公安局对马某某提供的8张照片是否系在金属穿孔厂车间拍摄进行痕迹鉴定。上海市公安局为了鉴定需要，将马某某提供的8张照片的底片重新作了影印，8张照片右下角显示的日期为1998年1月1日。同月11日，上海市公安局出具了《图像检验报告》，结论为：送检的8张照片中标有“20A、22A、24A、26A”字样的底片制作的照片系在金属穿孔厂剥皮车间拍摄，标有“25A、28A、29A、30A”字样的底片制作的照片不具有鉴定条件。
马某某担任法定代表人的某海大龙钢管厂曾于1998年12月10日与常熟华新特殊钢有限公司签订了一份《购销合同》，合同约定：上海大龙钢管厂作为卖方向常熟华新特殊钢有限公司出售旋风式剥皮机，其中φ30-φ50剥皮机1台、φ50-φ90剥皮机2台、φ90-φ140剥皮机1台，单价均为人民币32万元，交货期为1999年3月28日前。合同并约定，旋风剥皮专用机床属大龙钢管实业公司专有技术，购货单位不得泄密及仿造。同年8月2日，上海大龙钢管厂开具了3张增值税发票，合计人民币32万元。
对于《技术鉴定报告书》与《图像检验报告》，双方当事人各自提出了异议。马某某称：同意上述两份报告的结论，但认为技术鉴定报告中没有对金属穿孔厂的现有设备与马某某专利必要技术特征的不同点是否构成等同替换进行深入的分析和判断。金属穿孔厂称：《技术鉴定报告书》的第一项结论是客观的，丝杆螺母进给传动机构与链式进给传动机构的结构不同，且专家也认为两种传动机构的功能与效果都不同，因此两者不构成等同替换；但第二项技术鉴定结论，专家仅依据8张照片、并结合现场情况就推理得出金属穿孔厂“棒材剥皮机”设备的技术覆盖了马某某实用新型专利的全部必要技术特征的结论，不具有客观性，照片并不能全面反映产品的具体特征。《图像检验报告》的结论不具有科学性，鉴定结论中得出某照片与现场环境相吻合的结论不是根据照片上所显示的产品本身，而是依据照片上的背景与环境因素的多寡来确定的，因此此种鉴定只具有排除性而不具有同一性。
关于马某某提供的8张照片的拍摄日期，马某某称其系于2002年5月12日中午到金属穿孔厂拍摄的。
原审法院在执行证据保全的民事裁定过程中，金属穿孔厂陈述其共生产了两台剥皮机，一台本厂使用，另一台外借，并提供了剥皮机的设计图纸。同月9日，金属穿孔厂致函原审法院称：该厂于1999年初构思剥皮机图纸资料，2000年开始设计制造，2001年10月安装、调试，次月开始生产，至2002年9月1日期间共剥皮切削了圆钢约257。686吨，对外不从事加工业务。
原审法院认为：由于马某某在国家知识产权局专利复审委员会对其专利进行无效宣告请求审查过程中对该专利的权利要求1进行了修改，且专利复审委员会与北京市第一中级人民法院对修改后的专利作出了维持专利有效的决定，因此马某某的“圆钢旋风剥皮机”实用新型专利权的保护范围，以其修改后的权利要求的内容为准。
上海市科技咨询服务中心受原审法院委托，将马某某的“圆钢旋风剥皮机”实用新型专利与金属穿孔厂制造的剥皮机作了技术特征的比对分析，鉴定报告的第一项结论为，现场勘验的金属穿孔厂的剥皮机设备技术没有覆盖马某某“圆钢旋风剥皮机”实用新型专利的全部必要技术特征。尽管马某某提出异议认为，金属穿孔厂使用的丝杆螺母进给传动机构与其专利所使用的链式进给传动机构相比，两者属于等同的技术手段，金属穿孔厂使用丝杆螺母进给传动机构技术的剥皮机也落入了马某某上述专利权的保护范围。由于两种进给传动机构的结构完全不同，而且技术效果也存在差异，因此金属穿孔厂使用丝杆螺母进给传动机构技术的剥皮机未落入马某某享有的“圆钢旋风剥皮机”实用新型专利权的保护范围，马某某认为两者构成等同的观点，不予采纳。
上海市科技咨询服务中心出具的技术鉴定报告的第二项结论表明，马某某提供的8张照片上所显示的剥皮机与马某某的“圆钢旋风剥皮机”专利，包括两者“进给传动机构”的技术特征是相同的。同时，上海市公安局出具的《图像检验报告》表明，马某某提供的8张照片中有4张照片(20A、22A、24A、26A)可以认定是在金属穿孔厂剥皮车间拍摄，因此马某某提供的上述4张照片(20A、22A、24A、26A)是其主张金属穿孔厂实施侵权行为的唯一证据。但是，由于上述4张照片所显示的拍摄日期为1998年1月1日，而马某某向原审法院提起诉讼主张金属穿孔厂侵权的时间为2002年9月2日，根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条之规定，马某某起诉金属穿孔厂侵害其专利权已超过了二年的诉讼时效。尽管马某某陈述，其系于2002年5月12日在金属穿孔厂拍摄了上述8张照片，但马某某并未提供证据证明该项主张，况且其陈述的这一日期与其在诉状中所称的2002年6月发现侵权事实的陈述亦不相同，因此对于马某某主张的该项事实，无法认定。由于马某某不能证明其在2000年9月至2002年9月期间拍摄了上述8张照片，故不能认定金属穿孔厂在此期间实施了侵犯马某某专利权的行为，因此马某某主张金属穿孔厂构成专利侵权，要求其承担侵权责任的诉讼请求，不予支持。
据此，原审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十三条之规定，判决对马某某的诉讼请求不予支持。一审案件受理费人民币26，570元、技术鉴定费人民币15，000元、图像检验费人民币200元，由马某某负担。
马某某不服一审判决，向本院提起上诉，请求：一、撤销原审判决；二、判令被上诉人金属穿孔厂立即停止侵犯专利权的行为；三、判令被上诉人金属穿孔厂赔偿马某某经济损失人民币330万元。上诉人马某某上诉的主要理由是：第一，原审判决据以认定专利侵权超过诉讼时效所认定的事实错误。金属穿孔厂于2002年9月9月致函原审法院自认“我厂1999年初构思剥皮机图纸资料，2000年开始设计制造。2001年10月开始安装、调试。所以，2001年10月以前根本没有剥皮过”。上海市公安局的鉴定报告也认定马某某提供的4张照片确系在金属穿孔厂拍摄。故金属穿孔厂的自认可以证明马某某提供的4张照片的拍摄时间应介于2001年10月至2002年8月28日之间，而不可能是1998年1月1日。第二，原审判决关于改动后的设备技术特征未落入涉案专利权保护范围的认定错误。螺杆传动机构和链式传动机构属于常规的进给机构，两者实质都是解决工件的直线运动，属于基本相同的手段，可以实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。同时，以螺杆传动机构替换链式传动机构，是该技术领域普通技术人员无需创造性劳动就可以联想到的。故螺杆传动机构与链式传动机构属于等同技术特征，金属穿孔厂的产品构成等同侵权。
被上诉人金属穿孔厂辩称，金属穿孔厂自2001年10月研制、安装使用系争设备以来，至今一直没有更改、变动过其结构。马某某声称其向原审法院提供的8张照片是于2002年5月12日在金属穿孔厂车间里拍摄的，不能成立。2002年5月12日是星期日，金属穿孔厂职工均不上班，工厂大门关闭，外人根本不能入内。另外，马某某提供的8张照片所显示的拍摄日期是1998年1月1日。根据马某某提供的有关4张照片，即使这些照片是在金属穿孔厂处拍摄的，但拍摄时间是在1998年1月1日，早于涉案专利的申请日，因此，仅凭这4张照片根本不能指控金属穿孔厂实施了专利侵权行为，况且，马某某向一审法院提起诉讼时，已超过法律规定的两年诉讼时效。涉案专利采用的是链轮、链条进给传动机构，而系争设备采用的是螺杆、螺母进给传动机构，两者的啮合方式与结构完全不同；在技术效果方面，两者也存在本质区别；而且，将螺杆、螺母传动机构用于剥皮机的进给机构，对于本领域的普通技术人员来说需要经过创造性的劳动才能联想到，故系争设备的进给机构与涉案专利的进给机构不等同。金属穿孔厂认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审维持原审判决。
二审中，上诉人马某某向本院提供物证“傻瓜相机”一台。马某某称该相机上的时间未调整过，现仍显示为1998年1月1日。该证据要证明其向原审法院提供的照片的拍摄时间是2002年5月12日，而非照片上所显示的1998年1月1日。经质证，被上诉人金属穿孔厂认为该证据不属于本案二审新的证据，不愿意质证，并对该证据的真实性有异议。
本院认为，上诉人马某某提供的该证据在本案一审庭审结束前早已存在，马某某能够在一审中向法院提供而未提供，故该证据不属于本案二审新的证据，本院对该证据不予采纳。
二审中，被上诉人金属穿孔厂未向本院提供证据材料。
经审理查明，原审判决认定的事实基本属实。
另查明，《图像检验报告》记载：“送检八张照片中标有‘20A’字样的底片制作的照片反映的是厂房概貌，它与在上海浦东金属穿孔厂实地勘查时采获的剥皮车间厂房概貌照片吻合；标有‘22A’、‘24A’、‘26A’字样的底片制作的照片反映的是车间内的机器设备及背景，它们与在上海浦东金属穿孔厂剥皮车间实地勘查时采获的三张照片分别比对后发现：两者在机器部件上的特殊附着痕迹、机器周围环境等方面均吻合”。
涉案专利原权利要求为：
1，一种圆钢旋风剥皮机，主要包含有床身、夹紧传动装置、刀具装置及走刀机构，其特征在于：
A，夹紧传动装置主要包含有一头端圆钢夹持拉动小车(2)、一尾端圆钢夹持送进小车(5)和一进给传动机构;
B，刀具装置(4)是一种由马某驱动旋转的组合刀盘(13)，该组合刀盘(4)的中心设有供圆钢通过的中心通孔，刀具(14)设置在组合刀盘(13)盘面上的刀盘滑槽(15)中;
C，所说尾端圆钢夹持送进小车(5)设置在刀具装置(4)的一侧，头端圆钢夹持拉动小车(2)设置在刀具装置(4)另一侧，并且，头端圆钢夹持拉动小车(2)和尾端圆钢夹持送进小车(5)均与进给传动机构相连接。
2，根据权利要求1所述圆钢旋风剥皮机，其特征在于：在组合刀盘(13)的盘面上对称地设有四组车刀(14)。
3，根据权利要求1或2所述圆钢旋风剥皮机，其特征在于：所说进给传动机构是一种主要由链轮(6)、链条(7)和一牵引机构构成的链式传动机构，一链条(7)啮接在位于两侧的链轮(6)上，头端圆钢夹持拉动小车(2)和尾端圆钢夹持送进小车(5)均各通过一挂钩可与链条(7)相连接，牵引机构(8)与一侧的链轮(6)相连接。
金属穿孔厂向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告涉案专利权无效的理由之一是涉案专利权利要求1与权利要求2不具有创造性。在无效宣告请求的审查过程中，马某某将涉案专利权利要求3的附加技术特征合并进权利要求1中，修改成新的权利要求1。修改后的权利要求为：
1，一种圆钢旋风剥皮机，主要包含有床身、夹紧传动装置、刀具装置及走刀结构，其特征在于：
A，夹紧传动装置主要包含有一头端圆钢夹持拉动小车(2)、一尾端圆钢夹持送进小车(5)和一进给传动机构；
B，刀具装置(4)是一种由马某驱动旋转的组合刀盘(13)，该组合刀盘(4)的中心设有供圆钢通过的中心通孔，刀具(14)设置在组合刀盘(13)盘面上的刀盘滑槽(15)中；
C，所说尾端圆钢夹持送进小车(5)设置在刀具装置(4)的一侧，头端圆钢夹持拉动小车(2)设置在刀具装置(4)另一侧，并且，头端圆钢夹持拉动小车(2)和尾端圆钢夹持送进小车(5)均与进给传动机构相连接。所说进给传动机构：是一种主要由链轮(6)、链条(7)和一牵引机构构成的链式传动机构，一链条(7)啮接在位于两侧的链轮(6)上，头端圆钢夹持拉动小车(2)和尾端圆钢夹持送进小车(5)均各通过一挂钩可与链条(7)相连接，牵引机构(8)与一侧的链轮(6)相连接。
2，根据权利要求1所述的圆钢旋风剥皮机，其特征在于：在组合刀盘(13)的盘面上对称地设有四组车刀(14)。
专利复审委员会的无效宣告请求审查决定及北京市第一中级人民法院的一审行政判决均维持上述修改后的专利权利要求有效。
本院认为：由于根据标有“20A”、“22A”、“24A”、“26A”字样底片制作的照片所显示的拍摄时间是1998年1月1日，马某某主张该些照片是2002年5月12日拍摄的，并无充分的依据。由于金属穿孔厂陈述其2000年开始设计制造剥皮机，2001年10月安装、调试剥皮机。故该些照片的拍摄时间也不能认定是照片本身所显示的1998年1月1日，因为1998年1月1日，金属穿孔厂还不曾拥有剥皮机。但根据《图像检验报告》的结论，该些照片确系在金属穿孔厂剥皮车间拍摄，故至少可以确认该些照片的拍摄时间应是在2001年10月以后，本案一审提起诉讼之前。马某某关于原审判决据以认定专利侵权超过诉讼时效所认定事实错误的上诉理由能够成立。
尽管《技术鉴定报告书》是根据马某某向法院提交的8张照片(其中包括根据标有“20A”、“22A”、“24A”、“26A”字样底片制作的未显示拍摄时间的4张照片)及本案的其他证据，认定8张照片所显示的金属穿孔厂“棒材剥皮机”设备的技术覆盖了涉案专利的全部必要的技术特征，但由于标有‘22A’、‘24A’、‘26A’字样的底片制作的照片与在金属穿孔厂剥皮车间实地勘查时采获的三张照片在机器部件上的特殊附着痕迹、机器周围环境等方面均吻合，且标有‘24A’、‘26A’字样的底片制作的照片已全面反映了系争设备的结构，包括链式传动机构。故根据《图像检验报告》认定的在金属穿孔厂剥皮车间拍摄的4张照片及本案的其他证据，完全可以认定在金属穿孔厂剥皮车间拍摄的4张照片所显示的“棒材剥皮机”覆盖了涉案专利的全部必要的技术特征，构成对马某某涉案专利权的侵犯。
由于在涉案专利权无效宣告程序中，针对涉案专利权利要求1与权利要求2不具有创造性的理由，马某某将涉案专利权利要求3的附加技术特征合并进权利要求1中，修改成新的权利要求1，故新权利要求1中，“所说进给传动机构：是一种主要由链轮(6)、链条(7)和一牵引机构构成的链式传动机构，一链条(7)啮接在位于两侧的链轮(6)上，头端圆钢夹持拉动小车(2)和尾端圆钢夹持送进小车(5)均各通过一挂钩可与链条(7)相连接，牵引机构(8)与一侧的链轮(6)相连接”是为克服原权利要求1不具有创造性而增加的技术特征。由于这些新增加的技术特征的限定，修改后的权利要求1具有了创造性。根据禁止反悔原则，在侵权诉讼中，专利权人不得将与该些修改后技术特征相等同的技术特征依等同原则解释进专利权的保护范围，该些修改后的技术特征只能根据技术特征相同认定侵权，而不能根据技术特征等同认定侵权。故即使马某某关于螺杆传动机构与链式传动机构等同的主张能够成立，在侵权诉讼中，马某某亦不能以等同为由，指控系争设备构成等同侵权。马某某关于原审判决对改动后的设备技术特征未落入涉案专利权保护范围认定错误的上诉理由不能成立。
尽管在金属穿孔厂剥皮车间拍摄的4张照片所显示的“棒材剥皮机”，构成对涉案专利权的侵犯，但由于经现场勘验，金属穿孔厂的“棒材剥皮机”设备的技术已不构成对涉案专利权的侵犯，金属穿孔厂将系争设备的链式传动机构更改为螺杆传动机构后，就不再存在专利侵权行为。因此，马某某关于判令金属穿孔厂立即停止侵犯专利权行为的诉讼请求，本院不予支持。
由于相关4张照片的拍摄时间是在2001年10月以后，本案一审提起诉讼之前，故即使金属穿孔厂提出诉讼时效抗辩，马某某要求金属穿孔厂承担专利侵权损害赔偿的请求也并未超过诉讼时效。
鉴于金属穿孔厂陈述其共生产了两台剥皮机，一台本厂使用，另一台外借，且马某某并未提供证据证明金属穿孔厂还存在其他生产销售侵权产品的事实，故可以认定涉案侵权产品的数量为两台。金属穿孔厂的行为使马某某失去了制造销售或者许可他人制造销售两台剥皮机的市场机会，由此给马某某造成了经济损失，该经济损失应由金属穿孔厂承担。马某某在获得该经济损失赔偿后，其因专利侵权行为所受的损失就得到了完全的补偿。金属穿孔厂使用侵权剥皮机从事加工业务所获的收益或者外借侵权剥皮机所获的收益，并不属于马某某的市场利益，马某某无权要求获得该些收益。尽管马某某提供了其出售旋风式剥皮机单价为人民币32万元的相应证据，但并未进一步提供有效证据证明其生产销售的旋风式剥皮机与本案侵权产品在价格上的可比性以及其生产销售旋风式剥皮机的利润率，故本院根据侵权产品的数量，侵权产品可能的价格与可能的利润率，专利权的类别、侵权的性质和情节等因素，酌情确定金属穿孔厂应承担的侵权损害赔偿数额。
综上所述，依据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(三)项、第一百五十八条之规定，判决如下：
一、撤销上海市第一中级人民法院(2002)沪一中民五(知)初字第X号民事判决；
二、上海浦东金属穿孔厂于本判决生效后10日内赔偿马某某经济损失人民币10万元；
三、马某某的其余诉讼请求不予支持。
本案一审案件受理费人民币26，570元，由马某某负担人民币12，886元，由上海浦东金属穿孔厂负担人民币13，684元。技术鉴定费人民币15，000元、图像检验费人民币200元，由上海浦东金属穿孔厂负担。本案二审案件受理费人民币26，570元，由马某某负担人民币12，886元，由上海浦东金属穿孔厂负担人民币13，684元。
本判决为终审判决。
审判长朱丹
审判员于金龙
审判员张晓都
二00五年八月四日
书记员刘洁华
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