山东省青岛市中级人民法院
民事判决书
(2001)青知初字第X号
原告(反诉被告)：关某某，男，一九四二年八月十六日出生，满族，住（略）。
委托代理人：刘忠荣，山东海之信律师事务所律师。
委托代理人：贾保金，山东海之信律师事务所律师。
被告(反诉原告)：王某某，男，一九五六年十一月五日出生，汉族，住（略）。
委托代理人：崔某某，青岛联智专利事务所有限公司专利代理人。
原告(反诉被告)关某某与被告(反诉原告)王某某专利侵权损害赔偿纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)关某某及其委托代理人贾保金、被告(反诉原告)王某某的委托代理人崔某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告诉称：1、一九九五年底原告与被告合作开发秸秆煤气发生炉技术，研制成功后，被告仅以个人名义向国家专利局申请专利，申请日为一九九六年五月八日，授权公告日为同年十二月十八日(放弃日为二○○年九月六日)。授权之后的专利设计人和专利权人只有被告一人，专利名称为“秸秆煤气发生炉”，专利号为ZL（略）、2。被告的行为严重侵犯了原告对该专利享有的共有权和署名权，以及丧失了因不能使用该专利所产生的经济利益。2、被告未经原告许可，擅自生产销售该专利产品、擅自转让该专利技术从而获取巨额经济利益。却未给原告一分钱。一九九六年被告利用该项专利成立青岛高科技工业园秸秆煤气研究所，批量生产销售秸秆煤气发生炉，还印发专利证书及宣传材料，转让该项专利技术，进一步获取经济利益。3、被告私自撤销该专利的行为使原告永远丧失对该项专利应享有的权利以及由此产生的经济利益。该项专利被有关某门确权为共有后，被告不但不依法变更设计人和专利权人为共有，反而于二○○○年九月将该项专利擅自撤销。综上，被告的一系列侵权行为，严重损害原告的合法权益，请求法院判令：一、要求被告赔偿原告经济损失二十万元；二、本案诉讼费用及其他办案费用由被告负担。
被告答辩称：1、被告未侵犯原告对该专利的共有权和署名权。尽管经过青岛市专利管理处的决定认为原告为争议专利的共同设计人和共同专利权人，但被告认为权属纠纷是双方针对谁是设计人这一事实的理解不同，被告没有侵犯原告的共有权和署名权。2、争议专利存在缺陷，被告并未获取经济利益。由于专利未经过长期试验，仅能出气的产品离市场化和商品化尚有一定差距，缺陷不可避免，如：该专利发生炉采用直筒式炉膛，结果使炉温低；炉篦处易堵，空气与蒸汽未经预热，煤气热量低等。由此，被告分文未获还投入数万元。在双方权属纠纷中，原告承认该专利技术不好用，而本案中却称被告获取巨额经济利益，本身自相矛盾。3、被告主动放弃专利行为合法。专利权属于私权范畴，为了对公众负责，被告主动放弃一个政府禁用、用户不满、原被告都认为有缺陷且均有替代产品的专利权，是合情合理合法的。原告自一九九七年向青岛市专利管理处提出请求至山东省高级法院判决长达三年，原告未按规定向专利局办理有关某止手续应视为其不想要该专利权，后果自负。
被告反诉称：原告的实用新型专利秸秆煤气发生炉(即涉案专利，专利号（略）、2)被授权后，反诉被告未经专利权人同意，于一九九六年底擅自将该专利技术转让至枣庄市薛城区陶庄顺达修造厂，获取转让费四万元。并于一九九七年八月三十一日进行了科技成果鉴定，在鉴定书中将受让单位写成成果完成单位，将研制人写成关某某等三人，此行为侵犯了反诉原告的合法权益。因此反诉请求为：一、判令反诉被告赔偿反诉原告经济损失2万元；二、反诉费用由反诉被告承担。
反诉被告关某某辩称：1、反诉原告王某某所提出的反诉事实和理由其于一九九六年就已知道，根据专利法第六十二条的规定，侵犯专利权的诉讼时效为两年，自权利人或者利害关某人知道或应当知道权利被侵犯之日起计算。因此反诉诉讼时效届满。2、该专利自反诉原告王某某非法独占后，反诉被告关某某从未使用过该专利更未转让该专利技术。
经审理查明，双方诉辩主张中涉及的下列事实，当事人双方明确表示承认：
一九九六年十一月二日，国家专利局授权王某某为秸秆煤气发生炉实用新型专利权人，专利号为ZL（略）、2，该专利申请日为一九九六年五月八日，授权公告日为同年十二月十八日。授权之后，关某某向青岛市专利管理处提出请求，要求变更该专利的设计人及专利权人为关某某、王某某共有。二○○○年三月二十八日青岛市专利管理处作出决定，该专利的设计人以及专利权人为王某某和关某某共有。王某某不服该决定，向青岛市中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销青岛市专利管理处的决定。青岛市中级人民法院于二○○○年七月十三日作出(2000)青行初字第X号行政判决书，判决维持青岛市专利管理处的决定。王某某不服该判决，向山东省高级人民法院提出上诉，山东省高级人民法院于二○○○年十二月四日作出终审判决，结果是驳回上诉、维持原判。
二○○○年九月六日，王某某向国家知识产权局申请放弃该专利获准。
另，原告关某某于一九九九年五月十三日向国家专利局提出专利申请，于二○○○年三月八日被公告授权，获得了名称为“一种秸秆煤气发生炉的炉膛”的实用新型专利权。被告王某某于一九九八年九月十五日向国家专利局提出专利申请于一九九九年十月二十日被公告授权，获得了名称为“秸秆煤气发生炉”的实用新型专利权。
对于上述事实，本院依法予以确认。
针对本诉，原告关某某为了证明涉案专利的价值及被告未经原告许可，生产销售专利产品、转让专利技术的事实，向法庭提交了以下证据：
1、成立青岛高科技工业园秸秆煤气研究所的申请表一份，以及该研究所的章程一份。章程第二条内容：本研究所是王某某出资兴办的民营企业；第八条该所注册总资本一百万元，其中无形资产八十四万元，系王某某本人的技术成果，现金十六万元，由王某某自筹。
原告认为通过该证据可以证明，该专利的财产价值为八十四万元。
被告王某某认为该研究所确系其出资开办，营业执照中的注册资本只有十六万元，且不包含无形资产，原告所提交的证据只是一份草稿，并未实际提交有关某管部门存档、备案，亦非成立该研究所的正式文件，不能证明该专利的财产价值为八十四万元。
本院认为，由于原告未提交证明该证据系被告成立研究所的正式文件的相关某据，亦无其他相关某据予以佐证，因此该证据不能证明涉案专利的财产价值。
2、专利实施许可合同复印件一份，签订日期为一九九七年三月十一日。许可方为青岛高科技工业园秸秆煤气研究所，被许可方为天津市静海热电厂，许可内容为秸秆煤气发生炉专利项目，使用费十万元。
原告认为该证据能够证明被告在一九九七年未经其许可，单方实施了许可行为，并获得使用费十万元。
被告王某某承认合同的真实性，但称该合同未实际履行。
对被告关某该合同未履行的意见，原告认为根据该合同第十条第三项的规定：“乙方不按期交纳转让费，每逾期一天按总额3%向甲方交纳滞纳金，超过一个月再按总金额50%向甲方交滞纳金并解除合同”，被告未起诉，亦未解除合同，可以推定被告已收到该笔使用费。
本院认为，由于被告当庭确认了该证据的真实性，可以证明被告未经原告许可，已单方作出许可行为。被告否认该合同已实际履行，原告认为根据合同的有关某定可以推定合同已履行。但合同争议如何解决，如何行使权利是合同当事人的自由，原告认为合同当事人未起诉亦未解除合同推定合同已履行，是不充分的，原告未能提交相关某据充分上述推定，故该证据不能证明被告获得过使用费。
3、工矿产品供销合同一份，签订日期为一九九六年十一月二十三日。供方为青岛高科技工业园秸秆煤气研究所，需方为汶上县X镇X村，产品名称为秸秆煤气发生炉一套，合计六万元。
原告认为该证据可以证明被告在一九九六年擅自销售了涉及本案专利的产品，并获得六万元。
被告王某某承认该工矿产品购销合同的真实性，称其虽然已供货并进行了安装，但合同对方提出质量不合格，至今未给付一分钱。
本院认为，由于被告当庭确认了该证据的真实性，可以证明被告销售了涉案专利产品的事实，但由于被告否认获利，而原告又未提供被告获利的相关某据佐证，因此，该证据不能证明被告因此获利。
被告为了证明涉案争议专利技术不成熟，向法庭提交了以下证据：
1、山东省农业厅于一九九七年六月十一日制作的鲁农能源字(1997)第X号文件《关某加强全省秸秆气化集中供气示范项目管理的通知》。其中第三项内容为：“鉴于目前青岛市高科技工业园秸秆煤气研究所的秸秆气化集中供气技术尚不成熟，近期内，未经省农村能源办公室批准，任何单位不能采用或扩大试点”。
被告认为该证据可以证明涉案专利存在缺陷。
原告关某某承认该证据的真实性。认为文件中是指供气系统存在缺陷，而不是专利不好用。
本院认为，《通知》中第三项将不能随意采用或扩大试点的秸杆气化集中供气技术限定为“青岛市高科技工业园秸杆煤气研究所的”，并非范指秸杆气化集中供气技术本身，而本案专利又只涉及秸杆气化集中供气技术中的一部分，故该证据本身并不能证明涉案专利存在缺陷。另，《通知》作为一份行政性文件，注明抄送：“省农村能源协调小组成员单位、省科委星火办公室、省天一绿色能源有限公司、桓台、汶上、薛城、文登市人民政府”。可以证明青岛市高科技工业园秸杆煤气研究所在省内相当范围实施、推广了涉案专利。
2、青岛市专利管理处调处专利权属纠纷时庭审笔录一页，记录了关某某讲专利中保护的炉壁不好用等内容。
被告认为该证据可以证明涉案专利存在缺陷。
原告关某某认为被告是断章取义，称缺陷是在研制中存在，申请专利时已被完善。
本院认为，该证据中记载的原告所言“专利上保护的炉壁不好用”的前后文是“除了炉壁，都是我设计的，...，96年初已经完成。”由于该笔录系双方在专利权属纠纷中所作，且被告提交的笔录只有一页，仅从该证据中，无法探究原告的真意，故该证据亦不能独立证明涉案专利存在缺陷。
结合双方当事人确认的事实，原告于二○○○年三月八日获得授权的实用新型专利。其说明书中称：“...现有的秸杆煤气发生炉均采用直筒式炉膛，秸杆在燃烧过程中由于灰分下落及负压轴吸所以极易造成下部塌陷上部搭桥，结果是炉温低，产气质量不好，消耗高”。将此与上述两份证据相互印证，本院认为可以确认涉案专利存在缺陷的事实。
针对反诉，反诉原告为了证明反诉被告在科技成果鉴定书中将涉案专利研制人写为关某某等三人以及擅自使用涉案专利获利的事实。向法庭提交了以下证据：
1、一份科学技术成果鉴定书，鉴定日期为一九九七年八月三十一日，成果名称为JWC秸秆气化机组，完成单位是青岛市李沧区磁选输送设备研究所及枣庄市薛城区陶庄顺达修造厂，主要研制人员有关某某等三人，没有王某某。反诉原告认为JWC秸秆气化机组中当然包含涉案专利，并且该份鉴定书是双方在解决权属纠纷时由反诉被告关某某向青岛市专利管理处提交的，目的是为了证明关某某为涉案专利的设计人及专利权人。反诉被告明知王某某为涉案专利权人却未给予署名，构成侵权。
2、证人王某剑到庭所作的证人证某，“上述鉴定书是在开庭最后意见陈述时关某某提交的，所以没有质证，是其代理人赵会祥提交的，是为了证明争议专利技术设计人是关某某，当时赵会祥只是说了一下，没有质证，开庭笔录中没有记录”。
反诉原告认为，上述证据可以证明反诉被告在涉案专利被确认为共有前，实施了该专利技术的事实。还可证明反诉未超过诉讼时效。
反诉被告认为，上述鉴定书是在一九九八年七月十日下午，行政机关某理涉案专利权属案中关某某提交的，虽没有质证，但关某某提交该鉴定书时，明确说明被鉴定技术的设计人是关某某，反诉原告应当知道其专利可能被侵犯的时间，因此，反诉已过诉讼时效。
本院认为，对于上述鉴定书的真实性双方当事人均无异议，证人王某剑作为行政机关某理涉案专利权属案的承办人，与双方当事人均无利害关某，且到庭接受了双方当事人的质询，其证言符合我国法律对证据效力的要求，可以采信。对上述两份证据，本院依法予以确认。关某某在权属案中提交鉴定书，欲证明其是涉案专利的设计人，显然被鉴定的“JWG秸杆气化机组”与涉案专利具有关某性，应推定该机组中包含了涉案专利技术，反诉被告在涉案专利被确认为共有前使用了该专利。该鉴定书虽然未经过质证，但证人证某可以证明该鉴定书是在在开庭最后意见陈述时提交的，作为当时在场的反诉被告应该听到，对于“JWG秸杆气化机组”与涉案专利具有的关某性，反诉被告当时就应是明知的。因此，上述证据同时证明本案反诉已超过诉讼时效期间。
反诉中，反诉原告还向法庭提交了下列证据：
1、枣庄市薛城区X镇X村民委员会的证明一页(附照片一张)；
2、潘振华的证言两页；
3、拍摄于即墨市X镇X村生物质气化站、本市城阳区X村气化站的照片三张。
对于上述证据的真实性，反诉被告明确予以否认。
本院认为，在对方当事人明确否认证据真实性的情况下，反诉原告未申请证人到某，不符合我国法律对证据形式的要求，而从照片中既看不到涉案专利技术亦看不到与反诉被告的关某性。因此，对上述证据本院不予采用。
综上，本诉的焦点问题是：
一、本诉被告仅以个人名义申请了涉案专利，并在涉及该专利的权属纠纷案审理过程中放弃该专利的行为，是否构成侵权，侵犯了本诉原告的何种权利；
二、本诉被告是否有许可实施涉案专利行为，如何担责；
三、本案涉及损害赔偿的原则和法律适用。
本院认为，根据本院认定的事实，专利名称为“秸秆煤气发生炉”、专利号为ZL（略）、2的实用新型专利为关某某与王某某共有。发明人共有专利权的特点包括两方面内容：人身权和财产权。人身权是指作为共同发明人依法享有的在专利证书上记明自己为发明人的权利，这是专属发明人的一种精神权利，是不能转让的。即使专利申请权或专利权被转让，专利权不归发明人所有，这种权利也是不能被剥夺的。财产权简言之包括：转让权、实施权、许可实施权等。作为专利权的共有人可以转让自己享有的份额，但无权转让全部专利，无权自行签发许可证(即自行与第三人订立实施许可合同)，共有人没有约定利益分配办法的，任何一方均有权实施该专利，由此获得的利益归实施方所有。共有专利中的财产权是一种无形财产权，与有形的共有财产有不同特点。本案专利共有人之一放弃专利权，就等于使该专利进入公有领域，任何人都可以无偿使用该技术，实质上等于将整个专利贡献于社会，当然要损害其他专利共有人的利益。因此，就专利权的放弃必须经全体共有人同意。
针对本案，作为共同发明人之一，王某某未征得关某某同意，擅自以自己的名义申请并获得涉案专利的专利授权，专利证书中发明人仅署王某某一人之名，已经侵犯了关某某作为共同发明人在专利证书中署名的权利。而关某某在知道王某某获得涉案专利权后，向青岛市专利管理处提出权属纠纷之诉，证明作为共同发明人之一，关某某并未放弃其依法享有的对该专利的申请权，其申请权同样受到侵犯。山东省高级人民法院终审行政判决确认涉案专利为关某某与王某某共有，该判决具有溯及力，该专利自获得授权时即为二人共有。因涉案专利共有人之间没有也不可能对利益分配作出约定，因此，王某某制造销售涉案专利产品的行为，并不构成侵权，但其未经关某某许可对外签订专利实施许可合同的行为，侵犯了关某某对该专利的共有权。
关某如何认定王某某放弃涉案专利的行为，王某某认为，该专利存在严重缺陷，其将一个存在技术缺陷、政府禁用、用户不满的专利放弃，既是立法目的要求，又是对公众负责的表现，因此不构成侵权。本院认为，民事权利的行使，应当尊重社会公德、不得损害社会公共利益，对此当无异议。涉案专利确存在技术缺陷(本院在对涉案证据的分析中已作认定，此不赘述)，问题是该专利存在的缺陷是否严重到不可克服，作为一种技术方案是否完全失败，只要实施就足以损害社会公共利益。王某某所称政府禁止，是指山东省农业厅于一九九七年六月十一日制作的鲁农能源字(1997)第X号文件《关某加强全省秸秆气化集中供气示范项目管理的通知》，该《通知》禁止使用的是“青岛市高科技工业园秸杆煤气研究所的秸杆气化集中供气技术”，涉案专利只是该供气系统的一部分，《通知》中并未指出涉案专利的缺陷是该供气系统被禁用的主要原因，因此不能得出涉案专利被政府禁用的结论。而科技成果鉴定书以及双方当事人经对涉案专利改进后均获得新的专利授权的事实，可以证明涉案专利存在的缺陷是可以克服的。综上，王某某的上述放弃专利的理由是不能成立的。其放弃专利行为显然是非善意的，其行为侵犯了原告关某某的专利共有权，包括该专利署名权、该专利技术的实施权、该专利技术的许可实施权等。因此应承担相应的法律责任。
关某本诉涉及的损害赔偿问题，本诉原告认为，要求本诉被告赔偿经济损失的法律依据是《中华人民共和国专利法》第六十条、最高人民法院《关某审理专利纠纷案件若干问题的解答》第四条，以及《山东省专利保护条例》第四十一条的规定。本诉被告认为，本诉原告要求本诉被告赔偿经济损失的法律依据仅适用于非专利权人未经专利权人许可，擅自生产、制造和销售专利产品的侵权行为。本案中，双方当事人均为专利权人，应适用《技术合同法实施条例》第五十条的规定。对此，本院认为，本诉原告请求损害赔偿所依据的上述法律、法规的适用范围是非专利权人实施的侵权行为，其意见本院不予采纳。本诉被告所称应依据的法律条款，也仅适用侵犯专利共有人一项权能的情况，本院亦不予采纳。本案中，本诉原告因本诉被告的行为丧失了作为共同发明人的全部权利，针对这种情况，我国法律没有明确具体的损害赔偿规定。对此，应根据我国法律的原则性规定，首先确认本案的赔偿原则是为我国法律和司法实践所肯定的“全面赔偿原则”。包括：1、本诉原告为恢复其依法享有的对涉案专利的共有权所支付的合理费用；2、因无法行使专利共有权给其造成的损失。对于上述第二项，依法行使专利共有权所能获得的利益当事人是无法预计的。因此，只能根据专利的类型、专利技术产品化的难易程度、本诉原告行使共有权受阻碍的时间长短、本诉被告侵犯共有权的情节、本诉被告实施专利的范围、收益等情况予以酌定。对于上述第一项，由于本诉原告未向法院提交相应证据，只能作为一个情节在酌定时予以考虑。本院认为，酌定本诉被告赔偿本诉原告经济损失人民币五万元是合理的。
对于反诉，本院认为，由于双方对使用专利获利分配办法未作出约定，关某某作为涉案专利共有人有权实施涉案专利。另，反诉原告诉反诉被告侵权事实所涉诉讼时效期间，应自其知道或应当知道权利被侵犯之日起算。本案中，应自反诉原告参加青岛市专利管理处调处双方专利权属案庭审之日起算，至提起反诉之日，已超过两年，诉讼时效已届满，反诉原告的请求权不能被依法保护。因此，王某某的反诉请求本院不予支持。
综上所述，根据《中华人民共和国民法通则》第四条、第五条、第一百○六条第二款、第一百三十五条、《中华人民共和国专利法》第十七条的规定，判决如下：
一、本诉被告王某某于本判决生效后十日内赔偿本诉原告关某某经济损失五万元；
二、驳回本诉原告关某某的其他诉讼请求；
三、驳回反诉原告王某某的反诉请求。
本诉一审案件受理费五千五百一十元，由本诉原告承担一千八百三十六元，由本诉被告承担三千六百七十四元，本诉原告已预交，本诉被告于判决生效后十日内直接给付本诉原告。反诉一审案件受理费八百一十元由反诉原告承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
审判长张爱东
审判员曹波
代理审判员闫春光
二○○一年十二月六日
书记员山桥
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