广东省高级人民法院
民事判决书
(2003)粤高法民三终字第X号
上诉人(原审被告)：深圳市冉升实业发展有限公司(下称冉升公司)。地址：深圳市宝安区龙华民治南源新村综合楼X楼。
法定代表人：黄某甲。
委托代理人：杨某某，男，该公司法律顾问。
委托代理人：吴某某，男，该公司副经理。
被上诉人(原审原告)：黄某乙，男，汉族，住（略）。
委托代理人：石某某，广州知友专利代理有限公司专利代理人。
上诉人冉升公司因与黄某文专利侵权纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院(2002)深中法知产初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。
原审法院经审理查明，2001年2月23日黄某乙向国家知识产权局申请“多功能电子钟C60”外观设计专利，2001年11月28日国家知识产权局授予黄某乙（略）。5专利，并予以授权公告，专利权人为黄某乙。2001年11月29日，黄某乙与佳顺来电子(深圳)有限公司中山分公司签订了《专利实施许可合同书》，将（略）。X号专利独家许可给佳顺来电子(深圳)有限公司中山分公司使用，使用费为15万元，分两期支付，第1期为签订合同后一周内付（略）元，第2期在2001年12月31日之前付（略）元。专利的使用期限为该专利有效期。冉升公司认为该专利实施许可合同是黄某乙为了诉讼而签订的，黄某乙与他人之间的15万元专利许可使用费是整个专利的有效期限内的使用费，而指控冉升公司侵权的时间很短，要求冉升公司赔偿15万元，缺乏事实和法律依据。
冉升公司有生产、销售“CQ80大屏幕多功能时钟”产品的事实。冉升公司确认其生产的时间是2001年2月8日，但认为其于2000年
底已经做好了生产的准备，冉升公司提供的证据有2000年12月29日，冉升公司与深圳市宝安区观澜科达模具厂签订的《模具开发合同》及深圳市宝安区观澜科达模具厂出具的证明，该厂证明合同约定开发的模具为“CQ80大屏幕多功能时钟”模具。黄某乙认为该证据不可采信，对冉升公司的证据不予确认。由于模具开发合同没有明确开发产品模具的型号，不能直接证明是开发冉升公司生产本案产品的模具，该证据不能证明冉升公司有先用权。冉升公司认为其共生产了一千至二千个CQ80大屏幕多功能时钟，每个盈利5-6元，黄某乙认为上述数据是冉升公司单方面提供的资料，不能准确反映冉升公司生产的真实情况。
2001年10月23日，黄某乙在第九届深圳国际玩具及礼品展览会冉升公司的展位上公证购买了冉升公司生产的“CQ80大屏幕多功能时钟”产品，购买过程由广州市天河区公证处予以公证。黄某乙于2001年11月30日再次以人民币75元的价格购买冉升公司CQ80大屏幕多功能时钟一个，冉升公司确认发票的真实性，并确认黄某乙所购买的产品为冉升公司公司生产。
黄某乙（略）。5外观设计专利不保护色彩，其形状为长方形的电子钟，电子钟的底部有底座，电子钟的左边部位是液晶屏幕显示，显示时间、月和日期及温度数，右边部位是调节按钮和叫醒播放喇叭。冉升公司产品正面、背面、侧面形状及外观与黄某乙专利的外观设计基本一致，冉升公司在庭审中亦确认其生产的涉案产品外观与黄某乙专利外观设计相近似，应当认定冉升公司生产的涉嫌侵权产品的外观与黄某乙专利外观设计近似。
冉升公司对其生产的外观与黄某乙专利外观相似没有异议，但认为该外观已在黄某乙申请专利之日前已经公开，冉升公司使用的是公知技术，不构成对黄某乙专利的侵权。证据有：佳顺电子集团有限公司1999年的彩页广告第6页，刊登了该公司生产的C59、C60型号电子液晶显示多功能时钟的图案，该杂志在封二前言中称“佳顺电子集团有限公司创建于1980年，是一家专业生产和经营各类电子产品的综合型工业集团公司，二十年来.....。”，该公司刊登的电子钟上显示为1999年，冉升公司认为应当认定该彩页广告为1999年公开出版。黄某乙对上述证据的真实性予以确认，但认为不能确认为1999年出版，且两者的外观不完全相同。经对比，C59、C60型号电子液晶显示多功能时钟的正面图案与黄某乙外观设计的使用状态参考图相同，时钟的其他面因广告中没有显示，无法判断；该广告没有印发的时间，不是公开出版物，从电子钟上显示的年月日期和彩页广告对公司的介绍内容不能判断该彩页广告公开的时间，冉升公司不能提供在黄某乙专利申请日之前已经公开生产、销售C59、C60型号电子液晶显示多功能时钟的进一步证据，应当认定冉升公司依据该证据的主张不能成立。
以上事实有黄某乙的专利证书、专利实施许可合同、黄某乙的专利产品、冉升公司生产的涉嫌侵权产品、公证书、杂志、当事人的陈某等证据证实。
原审法院经审理认为，黄某乙专利权合法有效，应得到法律保护。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品的形状、图案、色彩及其结合为准。黄某乙专利产品与冉升公司被控侵权产品皆为电子液晶显示多功能时钟，属同一种类。两者外观形状基本相同，两产品主要部分与整体视觉效果相同，冉升公司在法庭上也确认了其生产的产品外观与黄某乙专利外观设计近似的事实，应认定冉升公司生产和销售的CQ80大屏幕多功能时钟为侵权产品。冉升公司未经专利权人许可，以生产经营为目的制造并销售与黄某乙专利外观设计整体视觉效果相近似的产品，属侵权行为，应承担相应法律责任。冉升公司主张黄某乙专利属于公知公用技术，因佳顺电子集团有限公司彩页广告没有印刷的时间，冉升公司不能提供在黄某乙专利申请日之前其已经公开生产、销售产品的证据，对冉升公司主张其使用的可自由利用的已有技术范围，黄某乙专利丧失新颖性的抗辩，理由不成立，本院不予采纳。冉升公司主张先用权的证据为2000年9月30日冉升公司委托深圳市宝安区观澜科达模具厂的开发模具合同，因黄某乙不予确认，冉升公司又不能提供其在黄某乙专利申请日之前已经公开生产、销售与黄某乙专利外观设计相同的产品的证据，或者已经做好了生产的准备证据，为此，对冉升公司享有先用权抗辩，本院亦不予采纳。黄某乙请求判令冉升公司停止侵权行为、赔偿经济损失，证据充分，本院予以支持。惟有赔偿数额的请求，黄某乙未提出充分的证据，本院不能全额支持，赔偿数额应考虑黄某乙专利类型、冉升公司侵权的时间、黄某乙与他人之间的专利许可使用费、黄某乙的调查费用及其他诉讼成本等因素，酌情确定。根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告深圳市冉升实业发展有限公司立即停止侵犯原告黄某乙专利号为（略）。5外观设计专利权的行为。二、被告深圳市冉升实业发展有限公司应于本判决生效后10日内，向原告赔偿经济损失人民币5万元。三、驳回原告的其他诉讼请求。本案受理费人民币4510元，由被告深圳市冉升实业发展有限公司负担。
一审判决后，冉升公司不服，向本院提起上诉认为：1、原审判决认定事实不清。被上诉人黄某乙的专利效力处于不确定的状态，冉升公司已经提出无效宣告申请，应当等待专利复审委员会的决定。冉升公司在黄某乙专利申请日之前，已经开发模具，享有先用权。有开模单位的证明以及其他证据相佐证，该事实应认定。2、原审判决违反法定程序。冉升公司提出无效宣告申请后，法院应当中止诉讼。原审法院没有对中止诉讼的申请是否合理进行判定就判决，明显违反了程序。3、适用法律错误。根据最高人民法院的司法解释，确定侵权赔偿数额有几种方法，其中规定可以参照专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。本案有专利实施许可费用，最高赔偿不应当超过许可费用的3倍。上诉请求：撤销原审判决，驳回黄某乙的诉讼请求或者中止本案诉讼，在查清楚事实后依法改判。
黄某乙答辩认为：原审法院认定事实清楚，适用法律正确，应当维持。黄某乙的专利合法有效，而且冉升公司提供的证据也不能证明该公司在黄某乙申请专利之前就已经进行了生产或者销售，该公司并不享有先用权。因此，请求二审法院维持原审判决。
本院经审理查明，原判认定事实基本属实，本院予以确认。
另查明：2001年12月13日，黄某乙以冉升公司侵权为由，向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令冉升公司：1、停止生产销售被控侵权产品。2、销毁用于制作被控侵权产品的模具、设备、零配件及库存产品。3、赔偿经济损失15万元。4、承担本案诉讼费用。5、在《南方日报》上公开赔礼道歉。
本案二审期间，冉升公司还向本院提供了几份新的证据材料。这些证据及其质证情况是：1、深圳市宝安区观澜科达工模厂2003年2月20日出具的《证明》，内容为“兹有深圳市冉升实业发展有限公司于2000年12月29日委托我科达工模厂制造‘时间心语CQ80’模具，模具总价为人民币（略）元，模具款已付清，特此证明”。冉升公司出示该证据的目的是为了证明该公司确实在黄某乙本案专利申请日之前已经作好了生产的必要准备，享有先用权。黄某乙对该新证据不予认可，否定其内容的真实性。理由是认为该证明是二审期间补写的，而且并无任何收款的原始收款单据予以证明，故这份证明没有证明力。2、案外人肖启春、陈某某2003年3月18日出具的《证明》两份，肖启春所写主要内容是证明其在2001年2月13日从冉升公司购得两个CQ80电子时钟，陈某某所写主要内容是证明其在2000年12月19日为冉升公司加工了CQ80模具一款4套。黄某乙对该证据不予认可，理由是肖启春、陈某某与冉升公司有利害关系，而且事隔几年以后能清楚记得购买时钟、生产模具的具体日期，不符合常理，而且没有原始单据可以证明。3、冉升公司委托代理人吴某某与佳顺公司经销商的2003年3月17日的手机对话录音。该录音由冉升公司在庭审时播放，用以证明吴某某2000年底购买了佳顺公司的CX号电子时钟。黄某乙对该证据不予认可，理由是既听不清楚录音，也不知道是何人，不能作为证据使用。
本院认为：本案所涉（略）。X号“多功能电子钟(C60)”外观设计专利，是黄某乙2001年2月23日向国家知识产权局提出申请，2001年11月28日获得授权并予以公告。该专利处于法定的保护期限内，尽管冉升公司曾经向国家知识产权局提出无效宣告申请，但国家知识产权局专利复审委员会至今没有作出决定，而且冉升公司向本院提供的证据也不能显示该专利缺乏授予专利的条件，因此，黄某乙的（略）。X号“多功能电子钟(C60)”外观设计专利至今仍然是合法有效的，权利状态是确定的，应当受法律保护。冉升公司上诉主张该专利的效力没有确定，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。
关于本案是否应当中止审理问题，根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该专利无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情况之一的，可以不中止诉讼，即：原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的，被告提供的证据足以证明其使用技术是公知的，被告提供的证据或者依据理由明显不充分的，人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。因此，并非被告在一审答辩期间提出无效宣告申请的案件均应当一律中止审理，而应当视具体情况而定。本案一审期间，黄某乙向法院提供了专利有效的检索报告，原审法院审理时根据黄某乙提供的关于该专利仍然属于授权有效状态的专利检索报告和案件中的其他证据，综合考虑，没有中止本案的诉讼，符合前述规定，没有违反法定程序。因此，冉升公司上诉认为，原审法院违反法定程序，理由不充分，本院予以驳回。
根据《中华人民共和国专利法》第五十六条规定，外观设计专利的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。将冉升公司的被控侵权产品与黄某乙的外观设计专利进行比较，两者外观基本相同，属于近似的外观设计，对此，冉升公司也明确表示认可，故本院对被控侵权产品与黄某乙的专利产品相近似这一事实予以确认。对冉升公司未经黄某乙的许可，擅自生产销售了被控侵权产品的事实，双方也没有争议。但冉升公司上诉认为该公司对本案专利享有在先使用权，其主要依据是本案一审期间提供的：1、2000年12月29日冉升公司与科达塑胶五金厂签定的《合同》，约定科达塑胶五金厂为冉升公司开发日历种模具。2、2002年1月14日，深圳市科达模具厂出具的《证明》。认为开发的模具是“CQ80大屏幕多功能时钟”模具。本案二审期间提供的：1、深圳市宝安区观澜科达工模厂2003年2月20日出具的《证明》，认为冉升公司模具款已付清。2、案外人肖启春、陈某某2003年3月18日出具的两份《证明》。3、冉升公司委托代理人吴某某与佳顺公司经销商的2003年3月17日的手机对话录音。对于前述几份证据的真实性，经过一、二审庭审质证，黄某乙均不予认可。本院认为，模具开发合同中并没有对模具型号的记载，不能反映当时开发的是否为本案争议的被控侵权产品模具。而模具厂事后在本案诉讼期间出具的两份证明，并没有相应的付款单据相互印证，单凭该书面证言也不足以认定模具厂有为冉升公司开发模具并收取费用的事实。至于本案二审期间提供的案外人肖启春、陈某某等人2003年3月18日所写的《证明》和冉升公司委托代理人吴某某与佳顺公司经销商的2003年3月17日的手机对话录音，由于案外人的证言和手机对话录音均是冉升公司单方取得，手机对话录音一方又是冉升公司的职员，而且对话内容也不清楚，故这些证言在没有其他证据佐证的情况下，不能采信。由于冉升公司始终未能提供该公司在黄某乙专利申请日之前生产销售被控产品或者做好生产销售被控产品准备的直接证据，比如开发模具的付款凭证、产品销售记录等，故仅凭诉讼中形成的案外人的证言等，不能证明该公司享有先用权。因此，冉升公司的先用权抗辩理由，依据不足，本院不予采纳。冉升公司未经专利权人的许可，以生产经营为目的制造并销售与黄某乙外观专利相近似的产品，构成侵权，应当依法承担民事责任。至于赔偿数额问题，由于没有充分证据确定冉升公司侵权获利具体数额和黄某乙所受损失的具体数额，原审法院参考专利许可使用费并考虑专利权人为制止侵权而付出的合理费用以及侵权时间、产品利润等因素，酌情判令冉升公司赔偿5万元，并无不当。冉升公司认为赔偿数额过高，理由不充分，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本上诉案件受理费人民币4510元，由上诉人深圳市冉升实业发展有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长林广海
代理审判员邱永清
代理审判员欧修平
二00三年五月二十日
书记员林恒春
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