上海市高级人民法院
民事判决书
（2007）沪高民三（知）终字第X号
上诉人（原审被告、反诉原告)上海能控自动化科技有限公司，住所地上海市闸北区X路X号B幢X室。
法定代表人沈某某，董事长。
委托代理人朱军，北京市集佳律师事务所上海分所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告)徐某某，男，X年X月X日生，汉族，住（略）。
委托代理人谭芳，上海市汇锦律师事务所律师。
委托代理人刘海燕，上海市汇锦律师事务所律师。
上诉人上海能控自动化科技有限公司(以下简称能控公司)因商标侵权纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2006）沪二中民五(知)初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2007年1月22日公开开庭进行了审理，能控公司的委托代理人朱军、徐某某的委托代理人谭芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：2002年8月29日，徐某某向国家商标局申请注册“AEC”商标。国家商标局于2004年4月7日核准注册，注册号为（略），核定使用商品为第9类，注册人为徐某某。
2003年5月20日，沈某某、徐某某等四人签订组建公司协议书。同年7月23日，能控公司注册成立，公司注册资本为人民币200万元。沈某某、徐某某等四人为公司股东，徐某某出资人民币28万元，占注册资本的14%。公司成立后，沈某某担任执行董事，徐某某任总经理之职。能控公司自成立之日起在销售的产品、印刷的用户手册、设计手册、安装指南、报价传真纸及公司网站上使用“AEC”商标。
2006年3月9日，能控公司股东会决议免去徐某某总经理职务。同月13日，徐某某委托北京市卓代律师事务所向能控公司发出律师函，该函主要内容为：“AEC”商标系徐某某所有，自即日起能控公司未经其许可不得在任何产品上使用该注册商标。
一审审理中，原审法院要求能控公司提供其与客户签订的所有涉及“AEC”商标的合同，能控公司共向原审法院提交了如下十四份合同：1、2005年5月25日与济南乾坤物资有限公司签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；2、2005年6月10日与西安派沃自动化有限公司签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；3、2005年7月4日与西安三泽电子有限公司签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；4、2005年4月29日与青岛市节能技术服务中心签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；5、2005年8月30日与陕西龙源电力自动化有限责任公司签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；6、2005年8月25日与北京六所和瑞科技发展有限公司签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；7、2005年12月21日与济南盛世恒通科技有限公司签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；8、2005年6月22日与南京利友华实业有限公司签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；9、2005年8月10日与四川开关厂签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；10、2004年11月19日与同济大学电子与信息工程学院电气工程系(以下简称同济电气工程系)签订的《合作协议》，协议未约定有效期；11、2005年8月1日与新疆特变电工自控设备有限公司签订的《商务合作协议》，协议有效期为二年；12、2004年8月19日与中冶赛迪工程股份有限公司自动化事业部签订的《技术合作合同》，协议有效期为五年；13、2005年4月26日与上海通用电气广电有限公司签订的《2005年度供货协议》，协议期限为2005年5月1日至2006年5月1日；14、2005年4月13日与武汉美兰尼尔电子技术有限公司签订的《商务协议》，协议有效期为三年。
关于“AEC”商标的权属问题，原审法院认为，“AEC”商标的注册申请受理通知书和注册证均显示徐某某系该注册商标的注册人。能控公司虽提供了三张商标注册费用的发票，以此证明沈某某为公司经营目的委托徐某某注册系争商标，并约定在能控公司成立后转至公司名下，还报销了注册费用，但徐某某对这一说法予以否认。经法庭询问，能控公司承认上述费用并未入帐核销，故能控公司关于其为徐某某报销了注册费用的说法不能成立。因此，能控公司虽提供了该证据，但不足以证明徐某某是受能控公司的委托去注册“AEC”商标的。此外，能控公司也未提供其他证据证明曾委托徐某某注册商标以及公司成立后曾就注册商标的权属提出主张。综上所述，能控公司认为系争注册商标系其所有的诉讼主张缺乏事实依据，原审法院难以支持。据此，原审法院确认徐某某作为“AEC”商标注册证记载的注册人，依法享有该注册商标的专用权。对于能控公司的反诉请求，原审法院不予支持。
关于能控公司使用“AEC”商标的行为是否构成商标侵权的问题，原审法院认为：徐某某作为能控公司的股东，在公司成立后就一直默许能控公司使用“AEC”商标，而能控公司正是基于这种默许而在经营活动中使用“AEC”商标，并对外签订合同的。能控公司向原审法院提交的十四份合同中，第十二份与中冶赛迪工程股份有限公司自动化事业部所签的《技术合作合同》无法表明履行该份合同必须使用“AEC”商标，故能控公司称该份合同亦属于涉及“AEC”商标的合同，原审法院不予采信。其余十三份合同中有十二份合同约定了合同的有效期，上述有效期均晚于2006年3月，其中最晚的期限至2008年4月。该十二份合同均系能控公司在徐某某任总经理期间与客户签订的合同，徐某某对此应当是明知的，而其同时作为“AEC”商标的注册人并未对该十二份合同的履行期限表示过异议，故应当视作徐某某许可能控公司在该十二份合同约定的有效期内使用“AEC”商标。因此，虽然徐某某作为“AEC”商标的专用权人有权禁止他人使用其注册商标，但是能控公司基于徐某某的许可在合同约定的期限内为履行该十二份合同而使用“AEC”商标的行为不构成侵权。但原审法院认为，能控公司不得就上述合同进行续约；至于第十份与同济电气工程系签订的合作协议，虽然没有约定合同有效期，但是合同已明确约定能控公司提供给同济电气工程系15台“AEC”系列智能配电仪表，并对型号和数量作了具体的约定，因此原审法院认为能控公司按约将该15台智能配电仪表提供给同济电气工程系的行为亦不构成侵权。
综上，原审法院认为，能控公司为履行上述十三份合同而使用“AEC”商标应属善意、合理的使用，徐某某提供的证据既不足以证明能控公司在收到律师函后继续使用“AEC”商标不是为了履行上述十三份合同，也无法证明能控公司的使用行为损害了“AEC”商标的声誉，因此徐某某关于要求能控公司停止侵犯其注册商标专用权、赔偿其经济损失人民币50万元并赔礼道歉、消除影响的诉讼请求缺乏事实依据，原审法院不予支持。据此，依照《中华人民共和国商标法》第三条第一款之规定，判决：一、驳回本诉原告(反诉被告)徐某某的诉讼请求；二、驳回反诉原告(本诉被告)能控公司的诉讼请求。本诉案件一审受理费人民币10,010元，由本诉原告徐某某负担。反诉案件一审受理费人民币1,000元，由反诉原告能控公司负担。
判决后，能控公司不服，向本院提起上诉，请求撤销原审判决。其主要上诉理由为：一、被上诉人系接受上诉人的委托注册系争商标。1、两者之间系总经理（股东）与法人的关系，故被上诉人应负有经理忠诚义务和诚实信用义务。2、商标注册的相关发票在上诉人处。3、被上诉人代表上诉人对外签署的合同中均约定系争商标归上诉人所有。4、被上诉人在以其个人名义注册商标后，负有转让义务。二、双方当事人均认可系争商标价值人民币200万元，该价值系由上诉人经营产生，但原审判决未予认定。三、本案双方当事人并非平等主体，不能达成商标默示许可合同，本案不存在被上诉人默示许可上诉人使用商标的情况。四、原审判决违反法定程序，数次变更合议庭成员，且在开庭前又临时变更合议庭成员，违反了民事诉讼法第一百一十五条的规定。
被上诉人徐某某答辩认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判。其主要答辩理由为：被上诉人为系争商标的合法权利人，上诉人的使用行为已经构成侵权。一、被上诉人注册商标的时间早于上诉人的成立时间，因此不存在上诉人委托被上诉人注册商标的可能。二、在上诉人成立后，亦无证据表明双方就商标转让进行商议。三、发票不能证明商标的权利归属，且发票能证明系争商标的申请人和权利人为被上诉人。四、被上诉人在上诉人处工作期间，出于共同利益，被上诉人未对上诉人使用系争商标及在合同中作出相关知识产权声明的行为主张权利，但这并不改变被上诉人权利人的地位，也不影响被上诉人享有禁止上诉人使用系争商标的权利。五、作为权利人，被上诉人没有转让商标的义务。六、系争商标及其带来的利益均由被上诉人合法拥有，被上诉人并未存在任何违反法律的行为。
二审中，双方当事人均未向本院提供新的证据材料。
本院经审理查明，原审法院查明的事实属实。
本院认为，本案中上诉人能控公司未能提供充分的证据证明其曾委托被上诉人徐某某注册系争商标，也未能提供证据证明被上诉人曾与其约定在上诉人成立后将系争商标转让给上诉人，故无法证明其对系争商标享有权利。根据系争商标的注册申请受理通知书及注册证，被上诉人徐某某是系争“AEC”商标的合法注册人，其享有的商标专用权应依法受到保护。但被上诉人在上诉人公司任职期间，对于上诉人使用系争商标的相关行为从未提出异议，故应视为其对上诉人的上述商标使用行为的默示许可，因此上诉人在履行被上诉人在其公司任职期间签署的有关合同的过程中使用系争商标的行为，并未侵犯被上诉人系争商标专用权。
上诉人认为，被上诉人系接受上诉人的委托注册系争商标。1、两者之间系总经理（股东）与法人的关系，故被上诉人应负有经理忠诚义务和诚实信用义务。2、商标注册的相关发票在上诉人处。3、被上诉人代表上诉人对外签署的合同中均约定系争商标归上诉人所有。4、被上诉人在以其个人名义注册商标后，负有转让义务。本院认为，当事人对自己主张的事实，应提供相应的证据予以佐证。上诉人认为其曾委托被上诉人代为注册系争商标，但在本案中并未能就上述委托行为提供任何直接证据；其次，仅凭商标注册发票在上诉人处留存之事实也无法证明上述委托关系的存在；最后，上诉人成立日期明显晚于被上诉人注册系争商标的日期，故本案中上诉人未能对其主张的委托关系的存在提供充分的证据。虽然被上诉人曾系上诉人公司的股东和总经理，但由于上诉人未能证明其曾委托被上诉人代为注册系争商标，无法证明被上诉人负有转让商标的义务，也无法证明上诉人违反了公司法规定的高级管理人员对公司的诚信义务。至于上诉人称被上诉人在其公司任职期间对外签署的合同中均约定系争商标归上诉人所有之主张，并不足以否定被上诉人系本案系争商标合法权利人的事实。因此，上诉人关于被上诉人系接受上诉人的委托注册系争商标的上诉理由缺乏事实依据，本院不予支持。
上诉人认为，双方当事人均认可系争商标价值人民币200万元，该价值系由上诉人经营产生，但原审判决未予认定。本院认为，本案系争商标专用权的归属，与系争商标的市场价值并无必然的联系，故原审判决对系争商标的价值未予认定，并无不当。上诉人关于原判对系争商标价值未予认定的上诉理由，本院不予支持。
上诉人认为，本案双方当事人并非平等主体，不能达成商标默示许可合同，本案不存在被上诉人默示许可上诉人使用商标的情况。本院认为，商标权是一种民事权利，被上诉人作为系争商标的权利人，可以合法许可上诉人在经营中使用其个人所有的商标。本案中，被上诉人作为上诉人的股东和总经理，在其任职期间对上诉人在经营中使用系争商标的相关行为从未提出异议，故应视为对上诉人上述使用系争商标的行为默示许可。上诉人认为本案双方当事人之间无商标默示许可关系的上诉理由，本院不予支持。
上诉人认为，原审判决违反法定程序，数次变更合议庭成员，且在开庭前又临时变更合议庭成员，违反了民事诉讼法第一百一十五条的规定。本院认为，我国的民事诉讼法第一百一十五条规定，合议庭组成人员确定后，应当在三内日告知当事人。该条规定要求人民法院在组成合议庭之日起的三日内，必须将合议庭人员名单告知案件当事人。但人民法院根据工作需要，可以变更合议庭成员，并将变更后的合议庭人员名单告知案件当事人。故原审法院在本案一审审理过程中变更合议庭成员并告知双方当事人的做法，未违反我国民事诉讼法的上述法律规定；同时，上诉人在一审过程中亦从未对此提出异议。因此，上诉人认为原审判决违反法定程序变更合议庭成员的上诉理由，本院不予支持。
综上，上诉人的上诉请求及理由无事实及法律依据，应予驳回。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币11,010元，由上诉人上海能控自动化科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长张晓都
审判员于金龙
代理审判员王静
二○○七年三月七日
书记员董尔慧
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