湖南省高级人民法院
民事调解书
（2005）湘高法民三终字第X号
上诉人（原审被告）湖南省立信建材实业有限公司，住所地长沙市X路X号。
法定代表人马某，该公司董事长。
委托代理人彭安康，湖南博泰律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）邱某，男，汉族，X年X月X日出生，住所（略）。
被上诉人（原审原告）长沙巨星轻质建材股份有限公司，住所地长沙市X路二段X号。
法定代表人蒋某，该公司董事长。
以上两被上诉人的委托代理人朱志武、颜喜东，长沙巨星轻质建材股份有限公司职工。
原审被告湖南省第五工程公司，住所地湖南省株洲市X路X号。
法定代表人周某，该公司总经理。
委托代理人文毅，湖南一星律师事务所律师。
原审被告湖南省恒源房地产开发有限公司，住所地长沙市X路X号。
法定代表人骆某。
上诉人湖南省立信建材实业有限公司（以下简称立信公司）因与被上诉人邱某、长沙巨星轻质建材股份有限公司（以下简称长沙巨星公司），原审被告湖南省第五工程公司（以下简称五公司）、湖南省恒源房地产开发有限公司专利侵权纠纷一案，不服长沙市中级人民法院（2003）长中民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人立信公司的委托代理人彭安康、被上诉人邱某、长沙巨星公司的委托代理人朱志武、颜喜东、原审被告五公司的委托代理人文毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明，1999年11月22日，原告邱某向国家知识产权局提出“预置空腔硬质薄壁构件现浇钢筋砼空心板及其施工方法”发明申请。2001年5月30日，国家知识产权局将该发明申请予以公告。2003年7月16日，经实质审查后，国家知识产权局授予原告邱某发明专利权，并予以公告，专利号为ZL（略）.X。该发明专利的独立权利在权利要求书中被表现为：一种预置空腔硬质薄壁构件式现浇钢筋砼空心板，它包括钢筋、砼、预置在钢筋砼中的空腔硬质薄壁构件、固定定位构件，空腔硬质薄壁构件通过固定定位构件定位，其特征在于所述空腔硬质薄壁构件为封闭的空腔构件。其说明书对该独立权利要求所确定的必要技术特征解释为：空腔硬质薄壁构件的管或盒壁为不溶于水的硬质材料，硬质材料为水泥纤维、有机无机复合材料、钢材、塑料或硬质纸；空腔硬质薄壁构件的两端之间有与构件间现浇砼纵肋相交的现浇砼端间肋；现浇砼端间肋在同一直线上，构成与多条现浇砼纵肋相交的现浇砼通长端间肋；现浇砼通长端间肋有至少两条相互平行等特征。说明书记载该发明的目的为：克服现有技术缺点，提供一种施工简单、适用性广、受力性能合理、质量安全可靠、结构合理，并能有效保证设计强度要求的预置空腔硬质薄壁构件现浇钢筋砼空心板及其施工方法。2003年7月16日，专利权人邱某与原告巨星公司签订《专利实施许可合同》，授权巨星公司在长沙地区排他使用ZL（略）.X发明专利，约定使用费总计1635万元，许可使用期限为2003年7月16日至2019年11月21日，使用费为每年人民币100万元，并约定了使用费支付方式等。同日，专利权人邱某与巨星建设公司亦签订《专利实施许可合同》，授权巨星建设公司在常德地区排他使用该发明专利，约定的使用费总额、许可使用期限、年使用费等均与前一许可合同相同。该两专利实施许可合同签订后，合同双方均于2003年7月25日向国家知识产权局提出备案申请并依法办理备案手续。2003年7月25日、26日，被许可人巨星公司和巨星建设公司分别从专利权人邱某处获得了涉案发明专利的有关资料。之后，专利权人邱某亦分别收到两被许可人支付的第一年第一期技术使用费。
2003年11月，被告五公司与被告恒源公司签订了《赤岗冲综合停车场建设工程施工合同》，约定恒源公司将赤岗冲综合停车场项目工程发包给五公司承建，由恒源公司提供材料，合同价款为5904万元。该项目由湖南省建材研究设计院负责设计。被告立信公司与被告五公司签订《BDF混凝土薄壁筒体构件加工承揽合同》，双方在该合同中约定：在薄壁管施工前，立信公司协助总承包方召开技术交底会，并在首层施工时提供现场技术指导，五公司及施工方、监理方不得将施工工艺相关技术泄露给他人；BDF薄壁管为立信公司开发生产的专利产品；立信公司对开发的专利产品承担全部民事责任等。2003年11月24日经原告巨星公司申请，本院对赤岗冲停车库工地空心楼板依法采取证据保全措施。被告五公司制造的空心楼板产品的技术特征为：空心板由钢筋、砼、空腔硬质薄壁管（与砼之间没有隔离层的裸置的薄壁管）、固定定位构件构成，空腔硬质薄壁管是预置于钢筋砼中的封闭的空腔，由固定定位构件定位。空腔硬质薄壁管两端之间留有间距，浇注混凝土后形成浇砼端间肋；现浇砼端间肋设置在同一条直线上，形成现浇砼通长端间肋，与空腔硬质薄壁管间多条现浇砼纵肋相交；其多条通长端间肋呈相互平行设置。该空心楼板的结构形式同原告专利文献附图实施例2。
另查明，2003年11月25日，原告巨星公司委托代理人吴贝、罗承志向立信公司、恒源公司送达《警告函》，并由长沙市公证处公证员范蕊、沈华平对该行为进行公证。两被告拒绝签收。
根据各方当事人的诉辩主张、举证质证的情况，经征询各方当事人意见，综合庭审调查情况，本案争议焦点可归纳为：（一）、被告五公司制造的空心楼板是否构成对原告侵权；（二）、被告五公司使用的技术是否为公知技术；（三）、原告要求三被告承担连带责任的依据；（四）、原告主张的赔偿依据是否合理。
围绕本案争议的焦点，各方当事人均发表了充分的辩论意见。
关于焦点（一）：两原告认为，被告五公司在赤岗冲车库空心板的技术特征包含了涉案专利权利要求记载的全部技术特征，侵犯了涉案专利权利要求1、5、6、7、9、11、13，且与涉案专利实施例2完全一致，构成侵权。三被告均认为其使用的是公知技术，两原告的专利不具备新颖性、创造性，其行为不构成侵权。被告立信公司还认为其使用的是自己独立研究开发的专利产品，并提供技术指导，是合法行为，不构成侵权。被告恒源公司认为即使构成侵权设计院应列为必要共同被告。
关于焦点（二）：两原告认为，被控侵权物的技术特征是：
空心板钢筋、砼、空腔硬质薄壁管（与砼之间没有隔离层的裸置的薄壁管），固定定位构件构成，空腔硬质薄壁管是预置于钢筋砼中的封闭的空腔，由固定定位构件定位。空腔硬质薄壁管两端之间留有间距，浇注混凝土后形成现浇砼端间肋；现浇砼端间肋设置在同一条直线上，形成现浇砼通长端间肋，与空腔硬质薄壁管间多条现浇砼纵肋相交；其多条通长端间肋呈相互平行设置。该技术特征与原告专利技术特征相同。且被告不能提供其使用的技术为公知技术的具体证据。据此，两原告认为被控侵权物并非运用的是公知技术。被告五公司认为原告专利在申请之前已成为公知技术。被告恒源公司认为原告专利已属公知技术，即使在被宣告无效之前，被告立信公司也享有先用权。被告立信公司同意另外两被告的意见。
关于焦点（三）：两原告认为，被告第五工程公司为施工方，被告恒源公司为发包方是材料的提供者，他们分工协作共同实施涉案专利技术，其应当承担侵权连带责任。被告立信公司提供制造侵权空心板的专用部件薄壁管，并为五公司制造侵权空心板提供技术指导，并在薄壁筒体构件加工承揽合同中以瑕疵担保的方式怂恿被告五公司制造侵权空心板，构成共同侵权，应承担连带责任。三被告均认为薄壁管产品是专利产品，三被告是依法开发使用，技术指导亦是合法的，三被告不构成侵权，也不用承担责任。被告五公司还认为即使构成侵权，其是善意使用也不应承担责任。
关于焦点（四）：两原告认为，原告邱某与巨星公司签订的许可使用合同已备案并履行，以许可使用费作为赔偿依据是合理的，另外还应结合被告恒源公司、立信公司在收到原告警告函后，仍继续侵权的情节予以综合考虑。三被告均认为，原告的许可使用合同不能作为赔偿依据，原告的赔偿依据不合理。
原审法院认为：
（一）关于被告五公司制造的空心楼板是否对原告技术构成侵权。根据我国专利法律、法规、司法解释的规定，人民法院审理专利侵权案件，应当根据技术对比进行判定，应对权利要求记载的全部必要技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比。专利权保护范围以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围，说明书、附图可以用于解释权利要求。根据该侵权判定原则和办法，经对原告专利技术方案与被告五公司涉案空心板进行比对，被告五公司制造的空心楼板技术特征为：一种设置有空腔硬质薄壁管的现浇钢筋砼空心板，由钢筋、砼、预置在钢筋砼中的空腔硬质薄壁管、固定定位构件构成，空腔硬质薄壁管通过固定定位构件定位，空腔硬质薄壁管为封闭的空腔构件，与原告涉案专利的必要技术特征相同。被告五公司制造的空心楼板之空腔硬质薄壁管壁为不溶于水的硬质材料，硬质材料为水泥纤维，空腔硬质薄壁构件两端之间有与构件间现浇砼肋相交的现浇砼端间肋，现浇砼端间肋在同一直线上，构成与多条现浇砼纵肋相交的现浇砼通长端间肋，现浇砼通长端间肋有至少两条相互平行。该材质使用、定位方式与原告专利技术之材质使用、定位方式一致，在原告涉案专利权利要求5—8的解释中有较清晰的体现。同时，被告五公司制造的空心楼板的技术特征与原告发明专利文献实施例2相同。据此可以判定被告五公司在赤岗冲停车库制造的空心楼板技术特征与原告专利技术相同，已落入原告发明专利的保护范围。
（二）、关于五公司使用的空心楼板技术是否为公知技术。公知技术是指发明或实用新型专利申请日以前在国外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。判断公知技术抗辩是否成立，应将被控侵权物单独与公知技术进行对比。被控侵权物的技术特征与公知技术相同，或虽不完全相同，但属于与公知技术与所属领域技术人员的常识或熟悉技术的简单组合的，不论被控侵权物技术特征与权利要求记载的技术特征是否相同或者等同，人民法院均应认定抗辩成立。所属领域技术人员认为被控侵权使用的技术是对以上的公知技术的显而易见的简单组合且未产生新的技术效果的，抗辩也可成立。本案三被告未提交证据证明其制造空心楼使用的技术为公知技术，致使技术比对无法进行，故被告提出的公知技术抗辩理由依法不成立。同时三被告提出“原告发明专利系公知技术，不具备应有的新颖性和创造性”的抗辩理由，由于发明专利三性审查属国家专利行政主管部门职权，本院不在司法程序中对此进行审查，故对该抗辩理由，不予采信。
（三）、关于原告要求三被告承担连带责任的依据。两个或两个以上人共同或相互协作实施侵犯他人专利权的行为，应承担连带责任。根据《赤岗冲综合停车场建设工程施工合同》可知发包方恒源公司与承包方五公司相互协作，共同实施涉案专利，侵犯了原告的专利权，依法应承担相应的责任。行为人知道第三人实施侵犯他人专利权的行为，仍然为其提供所需设备等帮助，或行为人知道有关产品或技术只能用于实施某一发明或者实用新型专利的，仍然将其提供给没有合法权利实施专利的第三人使用，构成间接侵权，应承担共同侵权的民事责任。本案被告立信公司和被告五公司所签《BDF混凝土薄壁筒体构件加工承揽合同》明确约定：立信公司向五公司提供薄壁管，而该产品是制造空心楼板不可或缺的关键部件；约定薄壁管施工前由立信公司协助总承包方召开技术交底会，并在首层施工时提供现场技术指导，也即被告立信公司在向被告五公司销售空心楼板的关键部件时，还附带并提供侵犯原告专利权的技术方法；约定由立信公司对薄壁管产品承担全部民事责任等。立信公司作为空心楼板关键部件的提供者应知自己无权实施本案空心楼板专利技术。以上约定证明被告立信公司主观上存在侵权的故意，在原告巨星公司发出警告函后，其仍然继续实施侵权行为，在赤岗冲停车库空心板施工过程中，间接与被告五公司共同实施了侵犯原告专利权的行为。被告立信公司应承担对原告专利间接共同侵权的民事责任。
（四）、关于原告赔偿依据是否合理问题。我国专利法及其司法解释规定，侵犯专利权的赔偿数额在被侵权人所受损失和侵权人获得的利益难以确定时，有专利许可使用费可以参照的，可根据专利权的类别、侵权人侵权的性质、情节、专利许可使用费的数额、专利许可的性质、范围、时间等因素，参照专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。本案被侵权人遭受的损失以及侵权人获取的非法利益均难以确定，专利所涉两份许可合同已依法备案并已实际履行，许可使用费亦无明显不合理情形，两被告虽对涉案许可合同提出异议，但未能提供相应的证据予以佐证，故本案可参照许可费l—3倍合理确定赔偿数额。由于本案专利许可使用费采用数额固定、分年分期支付方式（每年100万元），考虑侵权性质、情节、后果等因素，宜参照侵权行为发生当年所应支付使用费数额确定赔偿数额。本院将在充分考虑专利权人与社会公众之间的利益平衡、涉案专利技术系发明专利、侵权人在收到原告发出的警告函后仍继续实施侵权行为以及湖南省高级人民法院、本院就本案同一专利在先前其他案件中作出的相关判决等因素的基础上，参照侵权行为发生年度的许可使用费数额确定合理的赔偿数额。
此外，关于被告五公司称其按图施工，不承担侵权责任问题。本院认为，根据我国专利法的有关规定，发明专利权被授予后任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、销售依据该专利方法直接获得的产品。被告五公司在赤岗冲停车场项目中虽系按图施工，但仍应获得专利权人许可方可实施其专利技术。被告五公司未提交证据证明其实施原告专利系经过了原告的许可而为。被告五公司是本案侵权空心板的生产、制造者，实施了直接侵权行为。依法律规定，实施生产、制造行为的发明专利侵权人不以主观明知为侵权要件，被告之间关于侵权责任的约定亦不能成为其对外免责的合法依据。五公司在与立信公司签约时应当预见侵权的可能性，但为自身利益仍然生产、制造侵权空心板，通过合同相对方的保证规避法律，不为法律所允许。被告五公司应为其直接实施的侵权行为承担相应民事责任。
综上，一、被告五公司生产、制造的空心楼板产品包含了原告ZL（略）.X专利权权利要求记载的全部技术特征，根据全面覆盖原则，可以认定被侵权产品落入原告发明专利保护范围，构成专利侵权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。被告恒源公司作为发包方，积极配合被告五公司生产、制造被控侵权物，向其提供材料等，实际已共同实施了侵权行为，故其应承担相应的民事责任。被告恒源公司在收到原告的警告函后，仍继续使用，依法应承担停止侵权的民事责任。被告立信公司明知其生产的“DBF”薄壁筒体构件”产品系专用于制造空心楼板的关键部件，仍大量提供给被告五公司用于制造侵权空心板并提供技术服务，构成对原告发明专利的间接侵犯，依法应承担相应的民事贡任。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第三十九条、第五十六条第一款、第六十条，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第一款、第二十一条之规定，判决如下：一、被告五公司、恒源公司、立信公司立即停止侵犯两原告ZL（略）.X“预置空腔硬质薄壁构件现浇钢筋砼空心板及其施工方法”发明专利权的行为。二、被告五公司赔偿因其侵犯ZL（略）.X“预置空腔硬质薄壁构件现浇钢筋砼空心板及其施工方法”发明专利权的行为给两原告造成的经济损失共计人民币100万元；此款限被告湖南省第五工程公司在本判决生效后三十日内付清。三、湖南省立信建材实业有限公司对上述第二项赔偿义务承担连带责任。本案案件受理费（略）元，保全费（略）元，其他诉讼费3000元，共计（略）元，由原告邱某、巨星公司共同负担3353元，被告五公司负担（略）元，被告恒源公司负担6706元，被告立信公司负担（略）元。
立信公司不服一审判决，上诉称：（1）、上诉人生产销售自己的专利产品，不存在侵权。上诉人的原法人代表王本淼从1998年就申请获得了用于现浇空心楼板的“混凝土薄壁筒体构件”（简称薄壁管）的专利权，上诉人系生产、销售薄壁管已有近8年的时间，有自己成熟的制造、安装技术和工艺流程。而且薄壁管是专利产品，用于现浇混凝土空心楼板中。上诉人依法享有薄壁管的生产、销售权，不构成对任何人的侵权。（2）现浇混凝土空心楼板是公知技术。湖南省第六工程公司的总工程师李光中高级工程师于1997年就将现浇钢筋混凝土空心楼板及施工法以论文形式向全社会公开，并于2003年5月28日被建设厅批准为“省级建筑施工工法，同年10月被建设部批准为2001－2002年度国家级工法。”（3）上诉人生产、销售、安装使用自己的专利产品，受法律保护。《中华人民共和国专利法》第六十三条第一、二项有明确规定，不视为侵犯专利权。上诉人生产、销售现浇空心板的薄壁管早于被上诉人专利申请，根据法律规定，上诉人的专利技术受法律保护。原审判决上诉人侵权是极其错误的。请求二审法院秉法公正，撤销一审判决，驳回原审原告的起诉。
上诉人为支持其诉讼主张，提供了下列证据：
证据一：《技术开发导报》所载钱英欣、张忠强署名文章：《钢筋混凝土现浇大开间管芯楼板的研究》；
证据二：《长沙铁道学院导报》李光中署名文章：《薄壁管砼技术研究与应用》；
证据三：水利电力出版社：《钢筋混凝土结构配筋原理》。
被上诉人经质证认为：上述三份证据与本案不具关联性。
证据四：国家专利复审委第X号决定书。
被上诉人经质证认为：无异议。
证据五：现浇混凝土空心楼盖结构技术规程。
证据六：王本淼向北京第一中院的诉状。
证据七：邱某专利的公开说明书。
被上诉人经质证认为：上述三份证据与本案无关联性。
鉴于双方当事人对上述证据存在较大的分歧意见，本院在审理过程中，根据本案的基本事实及相关法律规定，确认其证据效力。
被上诉人邱某、长沙巨星公司答辩认为，（1）根据《中华人民共和国专利法》及专利法实施细则等相关法律、法规规定，在专利独立权利要求被宣告无效时，与该独立权利要求有引述关系的维持有效的从属权利要求和独立权利要求的所有技术特征一起，组成新的独立权利要求。（2）本案中，被控侵权物全面再现了ZL（略）.X专利权利要求5、6、7和权利要求10的全部技术特征，被控侵权空心板的技术特征与ZL（略）.X专利说明书中实施例二相同。原审判决认定事实正确，适用法律恰当，证据充分，请二审法院予以维持。
被上诉人未提供新的证据。
一审法院认定的事实和确认的证据基本正确，本院予以确认。
本院在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
一、本协议签订后，甲方（邱某、长沙巨星轻质建材股份有限公司）承诺不再追究此前因乙方（湖南省立信建材实业有限公司）未经许可使用邱某、长沙巨星轻质建材股份有限公司专利而引起的责任，并放弃已提起的针对湖南省立信建材实业有限公司的经济损失赔偿请求权。湖南省立信建材实业有限公司撤回针对邱某、长沙巨星轻质建材股份有限公司的ZL（略）·X发明专利向北京市第一中级人民法院所提起的行政诉讼。
二、各方为进行诉讼所支付的和应支付的所有诉讼费和相关费用由各方自负。
三、本协议一式叁份，经各方当事人签字盖章后生效，本协议对以前发生的所有诉讼过程中的行为无溯及力。
二审案件受理费（略）元，由湖南省立信建材实业有限公司自愿承担。
上述协议，符合有关法律规定，本院予以以确认。
本调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。
审判长孙元清
审判员范道满
代理审判员钱丽兰
二○○五年十月二十一日
书记员邓姣玲
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