原告味之素株式会社，住所地日本国东京都中央区京桥一丁目15番X号。
授权代表伊藤雅俊，社长。
委托代理人陈文平，北京市金杜律师事务所律师。
委托代理人史玉生，北京市金杜律师事务所律师。
被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区X路X号银谷大厦10-X层。
法定代表人张某甲，副主任。
委托代理人尹某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
委托代理人郭某某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
第三人长春大合生物技术开发有限公司，住所地中华人民共和国吉林省德惠市生化工业开发区。
法定代表人褚某某，董事长。
委托代理人唐某某。
委托代理人张某乙。
原告味之素株式会社不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2009年6月9日作出的第x号无效宣告请求审查决定（简称第x号决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2010年2月2日受理本案后，依法组成合议庭，并按照法律有关规定通知长春大合生物技术开发有限公司（简称大合公司）作为第三人参加诉讼，于2010年4月2日公开开庭进行了审理。原告味之素株式会社的委托代理人陈文平、史玉生，被告专利复审委员会的委托代理人尹某、郭某某，第三人大合公司的委托代理人张某乙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
2008年8月22日，第三人大合公司针对原告味之素株式会社拥有的名称为“物质的生产方法”的第x.X号发明专利（简称本专利）向被告专利复审委员会提出无效宣告请求。2009年6月9日，被告专利复审委员会做出第x号决定，认为：
（一）关于审查文本
在本案审查过程中，味之素株式会社于2008年10月9日提交了修改后的权利要求书（共4项），大合公司在口头审理中认可该修改方式。根据《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第六十八条第一款和《审查指南》第四部分第三章4.6节的有关规定，上述修改是允许的，因此，本无效宣告请求的审查文本为：味之素株式会社于2008年10月9日提交的权利要求1-4、本专利授权公告的说明书及其附图和摘要。并且根据《审查指南》第四部分第三章第2.2节的规定，视为味之素株式会社承认大于修改后的权利要求1－4的保护范围的权利要求自始不符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）及其《专利法实施细则》的有关规定。
（二）无效宣告请求的理由、范围和证据
大合公司请求宣告本专利权无效的理由及其范围是：本专利说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定，权利要求1-4不符合《专利法》第二十六条第四款以及《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。
鉴于大合公司当庭放弃了证据1－4，味之素株式会社当庭放弃了反证4、6-9，本决定对上述证据不予评述。反证2、5为非专利科技文献，反证3为专利文献，大合公司对于反证2、3、5的真实性、合法性、公开性和关联性均没有异议，予以确认。反证1是本专利中涉及的微生物国际保藏证明材料，大合公司因味之素株式会社未提交其原件而不认可其真实性。专利复审委员会认为，味之素株式会社曾在本专利实质审查过程中提交过反证1的原件，经核实，反证1与原件一致，故认可反证1的真实性。味之素株式会社对大合公司提交的证据5没有异议，专利复审委员会确认反证1的中文译文以证据5为准。对于味之素株式会社当庭提交的反证10，大合公司对其未表示异议，专利复审委员会确认反证1中存活证明的中文译文以反证10为准。
（三）关于《专利法》第二十六条第四款
本专利权利要求1请求保护一种使用微生物生产目的物质的方法，主要步骤包括在培养基中培养微生物以在所述培养基中产生及蓄积目的物质，以及从所述培养基收集目的物质，其中所述目的物质生物合成需要x，所述微生物的x产率通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高，所述目的物质是L—氨基酸，所述微生物属于埃希氏杆菌属或者棒状杆菌。
本专利实施例中仅记载了导入含转氢酶基因质粒的大肠杆菌菌株x、x和x；同时仅验证了采用本专利的方法制备的大肠杆菌B-3996菌株、乳糖发酵短杆菌x菌株和大肠杆菌x菌株的生产氨基酸的能力，而权利要求1中将所述微生物概括至埃希氏杆菌属或者棒状杆菌。
本领域技术人员已知，埃希氏杆菌属以及棒状杆菌均包括多种不同的菌种，每一菌种又有多种不同的菌株。不同菌种、甚至相同菌种的不同菌株间均具有不同的特性，本专利实施例1中使用的几种菌株是具有把“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”功能的菌株，然而，正如本专利说明书背景技术所述，“该酶的生理活性几乎未知”，虽然本专利利用转基因方式获得了具有上述功能的菌株，但并非只要属于埃希氏杆菌属以及棒状杆菌属的任何菌株在采用本专利的方法进行转化后均可以实现本发明预期的技术效果。现有技术中也没有关于上述菌属的微生物都可以采用转基因方法获得上述功能的记载。因此，在本专利说明书实施例中仅使用了特定具体菌株进行了试验并验证其试验效果的情况下，本领域技术人员根据本专利说明书的描述尚不能预见所有属于埃希氏杆菌属以及棒状杆菌都可以通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高其生产L－氨基酸的产量，因此，权利要求1的概括包含了味之素株式会社推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。
味之素株式会社认为，（1）权利要求1中微生物限定为“埃希氏杆菌属”和“棒状杆菌”的术语是受到其他特征的限制的，不符合所述限制条件的微生物不在权利要求1的保护范围内。（2）本领域技术人员知晓这样的能够生产目的物质且目的物质的生物合成需要还原型烟酰胺腺苷二核苷酸（简称x）的微生物。而且说明书和反证3例举了许多适用微生物的实例，分别属于埃希氏杆菌属和棒状杆菌的大肠杆菌和乳糖发酵杆菌（属于棒状杆菌，参见反证3）。（3）本专利的发明点并不在于选择“微生物”，而在于通过提高转氢酶活性的技术手段来提高微生物中目的物质的产率，在本专利的技术教导的基础上，选择适于实施本专利技术方案的微生物属于本领域技术人员的常规知识。
对此，专利复审委员会认为，（1）味之素株式会社可以对权利要求进行概括，获得与说明书公开的内容相适应的保护范围，但仅限于根据说明书充分公开的内容进行合理的概括。尽管权利要求1中限定了“使用微生物生产目的物质”以及“所述微生物的还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”，但这实际上是对微生物的功能（能生产目的物质）或者特性（生物合成途径需要x，且x产率可以通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高）的限定。本专利说明书仅仅采用几个具体菌株进行了实验，本领域技术人员无法确定属于“埃希氏杆菌”以及“棒状杆菌”的任意菌株转化均可具有上述功能和特性。（2）尽管本专利说明书例举了一些可以用于氨基酸生产的菌株实例（参见说明书第7页第1段），但是，首先，这些菌株均是采用现有技术中已知的技术手段进行氨基酸生产的载体，没有证据表明这些菌株均可以适用本专利的方法且可以达到提高其自身氨基酸产量的目的；其次，即便这些菌株均可以适用于本专利的方法，但本领域技术人员也无法由此概括至所有的埃希氏菌属以及棒状杆菌属的菌株的范围。此外，味之素株式会社提供的反证3仅能说明乳糖发酵杆菌属于棒状杆菌的一种，无法证明由本专利实施例中的乳糖发酵杆菌即可概括至权利要求1中“棒状杆菌”的范围。（3）判断一项权利要求是否得到说明书支持的依据应当是所属技术领域的技术人员能否从说明书中公开的内容得到或者概括得出该权利要求所要求保护的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。因此，尽管味之素株式会社认为本专利的发明点在于通过提高转氢酶活性的技术手段来提高微生物中目的物质的产率，但其中所限定的微生物是完成其发明必不可少的物质，也是构成权利要求1要求保护的技术方案的一个要素，其概括的范围同样也要得到说明书的支持。综上所述，味之素株式会社的意见也无法证明本专利权利要求1符合《专利法》第二十六条第四款的规定。
从属权利要求2—4未对权利要求1所述的“埃希氏杆菌”以及“棒状杆菌”作进一步限定，基于上述相同的理由，权利要求2-4也得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。
综上所述，鉴于本专利权利要求1－4均不符合《专利法》第二十六条第四款的规定，本专利应被无效，故对于大合公司在本无效宣告请求案中提出的其它无效理由，不再予以评述。
基于上述理由，专利复审委员会做出第x号决定，宣告本专利权无效。
原告味之素株式会社不服该决定，在法定期限内向本院提起诉讼，称：1、专利复审委员会确定举证责任错误。大合公司应当举证证明本专利权利要求得不到说明书支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。专利复审委员会在没有任何证据的情况下断定本专利权利要求的概括超出了说明书公开的范围，从而宣告本专利权利要求不符合《专利法》第二十六条第四款的规定，没有事实和法律依据。2、专利复审委员会认定事实错误。本专利说明书所述“酶的生理活性几乎未知”是指转氢酶的生理活性。但本专利说明书已经指出转氢酶是与x的产生有关的一种酶，反证2也公开了转氢酶催化NADH与x之间的转氢反应的活性。因此，无论转氢酶的生理活性是否已知，并不影响本专利利用其催化NADH与x之间的转氢反应的酶活性，实现本专利的发明目的。专利复审委员会未举证表明属于埃希氏杆菌属和棒状杆菌的其他微生物与本专利实施例中使用的大肠杆菌和乳糖发酵短杆菌菌株有何实质性区别，从而使用得这些其他微生物无法解决本专利所解决的技术问题。综上，请求人民法院依法撤销第x号决定。
被告专利复审委员会辩称：1、判断一项权利要求是否得到说明书支持，应当依据本专利说明书的记载、现有技术状况及本领域技术人员的常识综合判断。本领域技术人员根据说明书记载的内容能够合理概括出权利要求的技术方案。2、本专利说明书背景技术记载了“该酶的生理活性几乎未知”，本领域技术人员对于烟酰胺核苷酸转氢酶的研究并非清楚透彻，本专利实施例中使用的几种菌株是具有把“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”功能的菌株，除此之外，在权利要求1所述的埃希氏杆菌属以及棒状杆菌属的所有菌株中是否能够实现权利要求所述的技术方案并达到预期的技术效果，现有技术中也没有关于上述菌属的微生物都可以采用转基因方法获得上述功能的记载。3、本专利权利要求1的概括超出了说明书公开的范围。综上，第x号决定认定事实清楚，适用法律正确、审查程序合法，请求人民法院予以维持。
第三人大合公司述称：1、在无效程序中，大合公司就本专利权利要求书无法得到说明书支持的缺陷进行了充分论述，已经完成了举证责任。2、本领域技术人员无法推知本专利实施例的转基因方法会在埃希氏杆菌属或棒状杆菌属的所有微生物中提高转氢酶活性并生产目的物质。3、本专利说明书仅仅证明了在用可编码大肠杆菌转氢酶基因的质粒转化的大肠杆菌x中转氢酶活性得到了提高，并没有证明其中还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率提高，也没有证明在用可编码大肠杆菌转氢酶基因的质粒转化的大肠杆菌B-3996、x和乳糖发酵短杆菌x菌株中转氢酶活性和还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率得到了提高，而所述菌株正是本专利中用于生产氨基酸的菌株。因此，本专利根本就没有证明在实施例的几种具体菌株中实现了权利要求技术方案中的区别技术特征，当然更不可能推知该区别技术特征能够在埃希氏杆菌属或棒状杆菌属的所有微生物中实现。而且，本专利说明书明确指明转氢酶的生理活性几乎未知。因此，本领域技术人员也不可能预期埃希氏杆菌属或棒状杆菌属的所有微生物都能够通过本专利的方法提高其转氢酶活性和还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率，从而实现生产目的物质的技术效果。
本院经审理查明：
本专利系名称为“物质的生产方法”的第x.X号发明专利，申请日为1994年10月26日，优先权日为1993年10月28日，专利权人为味之素株式会社。本专利授权说明书载明：实施例1采用可编码大肠杆菌转氢酶基因的pMW::THY质粒转化大肠杆菌菌株x，分别测定转化前和转化后所述菌株的转氢酶活性，结果表明用上述质粒转化的大肠杆菌x菌株的转氢酶活性得到了提高，并将其命名为x菌株。此外，实施例1中还记载了采用pHSG::THYB转化的大肠杆菌x菌株以及采用pSU::THY转化的大肠杆菌x菌株。实施例2-4分别记载了采用可编码大肠杆菌转氢酶基因的质粒pMW::THY、pHSG::THYB和pSU::THY分别转化大肠杆菌B-3996菌株、乳糖发酵短杆菌x菌株和大肠杆菌x菌株，并用上述转化后的菌株生产L－苏氨酸、L－赖氨酸以及L-苯丙氨酸实施方案，结果表明转化后的菌株生产所述氨基酸的产率较转化前有所改善。
2008年8月22日，大合公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为本专利说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定，权利要求1-7不符合《专利法》第二十六条第四款以及《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。具体理由包括：1、本专利说明书中提及了一些菌株的保藏，但是其保藏日均在本专利的优先权日之后，不符合《专利法实施细则》第二十五条的规定，造成本专利公开不充分；本专利使用微生物生产目的物质的方法的关键技术手段在于使用权利要求1中限定的微生物，但是本专利说明书没有提供试验证据证明所使用的微生物中x由于转氢酶活性提高而增加，因此缺乏解决技术问题的技术手段，导致本领域技术人员无法实现；综上所述，本专利说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。2、本专利权利要求1中的用语“目的物质”既非本领域的规范术语，说明书中也没有对其明确定义，因此其含义不清，另外，“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”含义不清，导致权利要求1-7的保护范围不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。3、权利要求1中限定的“微生物”以及“目的物质”范围过宽，其中包含了味之素株式会社推测的内容，而其效果难以预先确定和评价；此外，由于说明书中没有提供试验证据证明本专利微生物中通过提高所述微生物中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸的产率，因此权利要求1以及直接或间接引用了权利要求1的权利要求2－7得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。此外，本申请说明书实施例只提到了某些具体的氨基酸，无法扩展到全部的L氨基酸，因此权利要求2中的L-氨基酸限定过宽；权利要求4中的“埃希氏杆菌属”和权利要求5中的“棒状杆菌”也限定过宽，导致所述权利要求得不到说明书的支持。
2008年9月22日，大合公司向专利复审委员会提交补充意见陈述，并提交了4份证据及证据1-3的中文译文。
2008年10月9日，味之素株式会社提交了意见陈述书及修改的权利要求书。其修改后的权利要求书为：
“1、使用微生物生产目的物质的方法，包括步骤：
在培养基中培养微生物以在所述培养基中产生及蓄积目的物质，
以及
从所述培养基收集目的物质，
其中所述目的物质是其生物合成需要还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸，以及
其中所述微生物的还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高，
其中，所述目的物质是L—氨基酸，
其中所述微生物属于埃希氏杆菌属或者所述微生物是棒状杆菌。
2、权利要求1的方法，其中所述L—氨基酸选自L—苏氨酸、L—赖氨酸、L—谷氨酸、L—亮氨酸、L—异亮氨酸、L—缬氨酸和L—苯丙氨酸。
3、权利要求1的方法，其中通过增加所述微生物细胞内的烟酰胺核苷酸转氢酶编码基因的表达数量来提高所述微生物细胞的烟酰胺核苷酸转氢酶的酶活性。
4、权利要求3的方法，其中通过增加所述微生物细胞内的烟酰胺核苷酸转氢酶编码基因的拷贝数来提高所述微生物细胞的编码烟酰胺核苷酸转氢酶的基因的表达数量。”
2008年12月22日，味之素株式会社提交了意见陈述书及反证3-9及其中文译文。大合公司提交了意见陈述书及反证1的中文译文。
2009年1月15日，专利复审委员进行口头审理。在口头审理中认定的事实：1、大合公司对味之素株式会社修改后的权利要求书不持异议，专利复审委员会确认以该修改后的权利要求作为口头审理的基础；2、针对该修改后的权利要求书，大合公司明确其无效宣告请求的理由和范围是：本专利说明书未充分公开权利要求1-4的技术方案，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定；权利要求1-4不符合《专利法》第二十六条第四款以及《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。3、大合公司放弃证据1-4，味之素株式会社放弃反证4、6-9。大合公司对反证2、3、5的真实性、合法性、公开性和关联性均无异议，并认可反证2、3、5中文译文的准确性，但不认可反证1的真实性。味之素株式会社认可大合公司提交的反证1中文译文的准确性。此外，味之素株式会社当庭提交反证10，即反证1中存活证明的中文译文，大合公司对此未持异议。4、专利复审委员会当庭告知双方当事人可以在庭审结束两周内提交针对口头审理调查内容的书面意见，但不接受新的理由和证据。
2009年2月1日，味之素株式会社提交意见陈述书，认为大合公司在口头审理时提出的关于“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸”不清楚的理由超出了举证期限，不应予以审理；本专利的微生物不需要保藏，即使需要保藏，本专利中的微生物也已经进行了符合相关法律规定的保藏。因此本专利说明书符合《专利法》第二十六条第三款的规定。
2009年6月9日，专利复审委员会作出第x号决定。
味之素株式会社向专利复审委员会提交的反证3系专利号为x的美国专利文件，公开日期为1990年11月6日；该专利文件例举了许多适用微生物的实例，分别属于埃希氏杆菌属和棒状杆菌的大肠杆菌和乳糖发酵杆菌（属于棒状杆菌）。
在本案行政诉讼中，三方当事人认可“埃希氏杆菌属以及棒状杆菌属均包括多种不同的菌种，每一菌种又有多种不同的菌株。不同菌种、甚至相同菌种的不同菌株间均具有不同的特性，但也有共性。”
上述事实，有第x号决定、本专利公开文本、本专利授权文本、反证3、当事人的陈述等证据在案佐证。
本院认为：
《专利法》第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。
本专利权利要求1请求保护一种使用微生物生产目的物质的方法，主要步骤包括在培养基中培养微生物以在产生并收集L—氨基酸，所述微生物的x产率通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高，且所述微生物属于埃希氏杆菌属或者棒状杆菌。
本领域技术人员公知，埃希氏杆菌属及棒状杆菌均包括多种不同的菌种，每一菌种又有多种不同的菌株。不同菌种、甚至相同菌种的不同菌株间虽具共性也具不同特性。对此原告不持异议，本院也予以确认。虽然本专利说明书实施例中使用的几种菌株是具有把“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”功能的菌株，然而是否埃希氏杆菌属或者棒状杆菌的所有微生物都可以提高细胞中转氢酶的活性而增加L－氨基酸的产量，在现有技术中没有记载，并且在说明书中也缺乏充足的原理性说明和/或实验来证实。因此，在本专利说明书实施例仅使用了特定菌株予以验证的情况下，本领域技术人员根据本专利说明书的描述不能预见所有属于埃希氏杆菌属及棒状杆菌都可以通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高其生产L-氨基酸的产量，因此，本专利权利要求1的概括未能得到说明书支持，不符合《专利法》第二十六条第四款规定。
在其引用的权利要求1不符合《专利法》第二十六条第四款规定的前提下，从属权利要求2-4亦未进一步限定本专利权利要求1所述的“埃希氏杆菌属”及“棒状杆菌”，同理，本专利权利要求2-4也得不到说明书支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。
综上所述，专利复审委员会作出的第x号决定，认定事实清楚，适用法律并无不当，本院予以维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下：
维持中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第x号无效宣告请求审查决定。
案件受理费一百元，由原告味之素株式会社负担（已交纳）。
如不服本判决，原告味之素株式会社可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会和第三人长春大合生物技术开发有限公司可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审判长彭文毅
审判员苏杭
代理审判员王东勇
二○一○年九月二十日
书记员朱平
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