湖南省高级人民法院
民事判决书
(2005)湘高法民三终字第X号
上诉人(原审原告)夏某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略）。
上诉人(原审被告)安徽皖酒制造集团有限公司(以下简称皖酒集团公司)，住所地安徽省蚌埠市X路X号。
法定代表人梅某，该公司董事长。
委托代理人路某，该公司职员。
委托代理人戴金煊，安徽径桥律师事务所律师。
原审被告孙某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略）。
夏某与安徽皖酒制造集团有限公司、孙某专利侵权纠纷一案，不服湖南省长沙市中级人民法院(2004)长中民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2005年7月12日公开开庭审理了本案。上诉人夏某和上诉人安徽皖酒制造集团有限公司的委托代理人路某、戴金煊到庭参加了诉讼，孙某经合法传唤未到庭。本案现已审理终结。
原审法院查明：1995年2月24日，夏某向国家知识产权局申请了“一种有防伪功能的纸质包装盒”实用新型专利，国家知识产权局于1995年11月22日授予了实用新型专利权，专利号为ZL（略）。X。1998年8月18日，夏某与湖南益阳中信实业有限公司(以下简称中信公司)签订了一份《专利实施许可合同》，约定：夏某授权中信公司实施、使用ZL（略）。X“一种有防伪功能的纸质包装盒”实用新型专利，中信公司支付夏某该专利普通实施许可的入门费20万元，在中信公司使用该专利后，每件使用该专利的产品支付夏某人民币0。1元使用费。该《专利实施许可合同》未在国家专利局办理备案手续。1999年4月10日、9月4日、2000年3月30日，湖南湘泉集团武陵酒业有限公司、夏某红、内蒙古宁城老窖酒厂分别就该专利权向国家专利复审委员会提出了无效宣告请求，国家专利复审委员会审查后，于2000年6月5日作出X号《无效宣告请求审查决定》，宣告ZL（略）。X实用新型专利的权利要求1-4无效，在权利要求5的基础上，维持ZL（略）。X实用新型专利有效，即“一种有防伪功能的纸质包装盒，包括纸盒本身，其特征是在纸质包装盒上制作有涵盖标记[2]，其标记可以是几何图案或艺术图案，亦可以是文字或数码符号等，其上面涵盖有一层覆盖层[5]或[6]；所述的涵盖标记是双层松散粘接涵盖标记，即在标记上覆盖有一层可以揭起的松散粘接层[6]；所述的可以揭起的松散粘接层[6]的四周穿有一圈细小的齿孔[7]。”
2004年9月，夏某在益阳市X区X街就餐时，发现孙某经营的孙某小吃店销售了皖酒集团生产的“皖”牌45%(v／v)精品皖酒，并认为该酒所用的包装盒侵犯其专利权。该包装盒的技术特征为：1、包装盒本身；2、包装盒上有一涵盖标记；3、标记是一奖券；4、标记上涵盖有一层可以揭起的纸质覆盖层；5、覆盖层上有一完整的凸形示意线，示意线由细小的齿孔构成，正方形一边有“撕开竞奖”字样。诉讼中，皖酒集团对夏某的ZL（略）。X实用新型专利向国家专利复审委员会又提出了无效宣告请求，国家专利复审委员会现恢复了“一种有防伪功能的纸质包装盒”专利权无效宣告请求的审理。
根据双方当事人的诉讼主张，举证、质证情况，长沙中院在征询双方当事人意见的基础上，综合庭审调查的情况，将本案争议的焦点问题归纳如下：焦点一：皖酒集团生产的精品皖酒产品是否构成对夏某的ZL（略）。X实用新型专利的侵犯。夏某认为，ZL（略）。X实用新型专利的特征在于一种有防伪功能的纸质包装盒，纸质包装盒制作有涵盖标记，其标记可以是几何图案，或艺术图案，其上面涵盖有一层覆盖层，所述的涵盖标记是双层松散粘接层；所述的可以揭起的松散粘接层的四周穿有一圈细小的齿孔，而皖酒集团生产的精品皖酒包装盒的技术特征为包装盒本身；包装盒上有一涵盖标记；标记系一奖券；标记上涵盖有一层可以揭起的纸质覆盖层；覆盖层上有一正方形的示意线，示意线由细小的齿孔构成，根据技术特征比对，皖酒集团生产的精品皖酒包装盒产品的技术特征落入了夏某ZL（略）。X实用新型专利保护范围，构成了对夏某专利的侵权。皖酒集团认为，夏某的ZL（略）。X实用新型专利的权利要求1中有“在纸质包装盒上制作有涵盖标记，其标记可以是几何图案，或艺术图案，亦可以是文字或数码符号”这一句话，其记载的内容既不是产品的形状，其余权利要求均是引用该权利要求，因此，也属无效；夏某的权利要求1、2、3、4、5不具备专利法规定的新颖性和创造性；夏某的专利技术核心应是以防伪为主，皖酒集团采用的防伪技术系包装盒内设置中奖券与夏某的技术特征完全不同，不是夏某专利权利要求所记载的内容，皖酒集团生产的精品皖酒包装盒产品不构成对夏某的ZL（略）。X实用新型专利的侵权。焦点二：夏某要求皖酒集团赔偿因侵权所造成的经济损失21万元是否合理。夏某认为，其与中信公司签订的《专利实施许可合同》已经由长沙市中级人民法院和湖南省高级人民法院生效判决确认，实施许可合同入门费20万元，加上合理开支费用，要求赔偿总计21万元合情合理。皖酒集团认为，夏某与中信公司签订的《专利实施许可合同》无法判断其真实性，专利实施许可合同的内容并没有得到有关部门的确认，以专利许可合同确定的许可费作为侵权赔偿数额明显不合理，且夏某的ZL（略）。X实用新型专利已被国家专利复审委员会恢复无效宣告请求审理，人民法院应当中止本案审理，故不能参照该专利许可合同的许可费来赔偿。
原审法院认为，1、皖酒集团生产的精品皖酒包装盒产品是否构成对ZL（略）。X实用新型专利侵权，关键在于被控侵权产品是否全面覆盖夏某ZL（略）。X实用新型专利全部技术特征。夏某的ZL（略）。X实用新型专利的全部必要技术特征为：一种有防伪功能的纸质包装盒，包括纸盒本身，其特征是在纸质包装盒上制作有涵盖标记，其标记可以是几何图案或艺术图案，其上面涵盖有一层覆盖层，所述的涵盖标记是双层松散粘接涵盖标记，即在标记上覆盖有一层可以揭起的松散粘接层，所述的可以揭起的松散粘接层的四周穿有一圈细小的齿孔。该实用新型专利技术达到的技术效果是：沿着齿孔揭起覆盖层，即可看到商品的标记，较为理想地实现该商品防伪的发明目的，结构简单、不易伪造。被控侵权产品技术特征在于：(1)包装盒本身，(2)包装盒上有一涵盖标记，(3)标记是一奖券，(4)标记上涵盖有一层可以揭起的纸质覆盖层，(5)覆盖层上有一不完整的凸形示意线，示意线由细小的齿孔构成，正方形一边印有“撕开竞奖”字样。二者齿孔设计均为完成“可揭起”这一技术目的；竞奖标记包含在“标记”这一上位概念之中，被控侵权产品以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，是所属领域一般技术人员无需经过创造性劳动可以联想得到的特征。被控侵权产品精品皖酒包装盒的技术特征与ZL（略）。X实用新型专利记载的必要技术特征构成等同替换，其余技术特征则与ZL（略）。X实用新型专利相应必要技术特征相同，被控侵权产品精品皖酒包装盒已落入ZL（略）。X实用新型专利的保护范围，构成了对夏某ZL（略）。X专利侵权。2、本案侵权赔偿数额按何种标准计算。侵权赔偿数额应按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。本案中原告没有提供因侵权受到的经济损失的证据，亦未能提供被告因侵权所获取的利润相关材料，原告向中院提交了其与中信公司签订的专利实施许可合同，但该合同没有在国家知识产权局备案，合同双方约定的20万元许可使用费无实际履行的证据予以佐证，其真实性难以确定，且夏某持有的ZL（略）。X实用新型专利的五项权利要求中已有四项内容被国家专利复审委员会宣布无效，该专利实施许可合同的性质又系普通实施许可合同，夏某与中信公司约定的20万元许可使用费缺乏合理性，不能作为本案确定赔偿数额的参照依据，侵权赔偿数额应根据ZL（略）。X实用新型专利的类别、专利许可的性质、范围等因素综合确定。3、本案是否应当中止审理。皖酒集团虽已对夏某ZL（略）。X实用新型专利提出无效宣告请求并被国家专利复审委员会受理，但夏某ZL（略）。X实用新型专利在法定的专利公告期内，由湖南湘泉集团武陵酒业有限公司等三家单位或个人分别就该专利权向国家专利复审委员会提出无效宣告请求，且经国家专利复审委员会审查，于2000年6月5日做出了第X号《无效宣告请求审查决定》，决定宣告ZL（略）。X实用新型专利的权利要求1－4无效，在权利要求5的基础上，维持了ZL（略）。X实用新型专利有效，皖酒集团提出的中止理由不能成立。为维护专利权人的合法权益，缩短诉讼时限，人民法院可以不中止审理。
综上所述，发明或者实用新型的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求；人民法院进行专利侵权的对比判定，应以专利权利要求中载明的技术方案的全部必要技术特征与被控侵权产品的全部技术特征逐一进行对应比较。皖酒集团生产的精品皖酒包装盒与夏某ZL（略）。X即“一种有防伪功能的纸质包装盒”实用新型专利的全部必要技术特征相同，可以认定被控侵权产品已落入ZL（略）。X实用新型专利的保护范围，构成了专利侵权。皖酒集团应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，在没有专利许可费参照或者专利许可使用费明显不合理的情况下，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，在法定赔偿幅度内，酌情确定赔偿数额。为此，根据本案专利的类别、侵权人侵权的性质和情节以及涉案专利技术对于侵权获利所起到的作用等因素，采用法定赔偿方式，酌情确定赔偿数额。夏某要求两被告停止侵权行为的诉讼请求，予以支持。皖酒集团侵犯夏某专利权给夏某造成了经济损失，应当进行赔偿。但夏某要求赔偿数额过高，对夏某要求皖洒集团赔偿经济损失的诉讼请求予以部分支持。原审孙某销售了侵犯夏某实用新型专利权的产品，理应赔偿夏某的经济损失，但夏某有权放弃其要求孙某赔偿经济损失的权利。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十六条、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条、第二十一条、第二十二条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：一、被告安徽皖酒集团立即停止生产、销售侵犯夏某“一种有防伪功能的纸质包装盒”实用新型专利权的产品的行为；二、被告孙某立即停止销售侵犯夏某ZL（略）。X“一种有防伪功能的纸质包装盒”实用新型专利权产品的行为；三、被告皖酒集团于本判决生效之日起十日内赔偿夏某经济损失人民币10万元。本案受理费5660元，夏某负担1000元，孙某负担660元，皖酒集团负担4000元。夏某和皖酒集团均不服上述判决。
夏某在向本院提起的上诉中称：原审判决中第三项判决缺乏事实依据，适用法律错误，故请求撤销该判决中的第三项，并请求依法判令被上诉人皖酒集团赔偿夏某的经济损失人民币21万元。同时判令皖酒集团承担本案全部诉讼费用。一、原审判决未予采信夏某在一审中提交证据九即《专利实施许可合同》，属认定事实不清。首先，技术合同的备案，并非合同履行的必要条件。其次，已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实，当事人无需举证证明。二、原审判决以“专利五项权利要求中四项内容被无效”及认为“双方约定的20万元许可使用费欠缺合理性，不能作为赔偿数额的参照依据”，理由不足。夏某所拥有的专利虽有四项权利被宣告无效，但关键技术即发明点得到了保留，特别是经过了无效后，其法律状态更趋稳定，其价值应该是得到了提升，而不是降低。因此，原审判决认为“20万元许可使用费欠缺合理性”理由不足。三、原审判决根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条之规定中“没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据情况，在法定幅度内，酌情确定赔偿数额”作为判定赔偿的依据，系适用法律错误。
皖酒集团在向本院提起的上诉中称：一、湖南省长沙市中级人民法院对本案无权管辖，其所作判决违反程序法规定。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条规定：“因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”。湖南省长沙市中级人民法院对本案有无管辖权，决定于湖南省的行政区域内是否有侵权行为。皖酒公司已向该院陈述被诉侵权产品只在安徽省内销售，湖南省的行政区域内无任何销售网点。但该院仅凭夏某提供的益阳市X区公证处出具的不真实的公证书和夏某虚列的孙某这一原审被告而认为在湖南省的行政区域内有销售，对本案进行强行管辖。在本案所涉侵权行为地问题上，夏某明显造假，湖南省长沙市中级人民法院则知假从假。二、本案应当中止审理。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的规定》第九条规定：“人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，被告在答辨期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼”。皖酒公司接到本案一审应诉材料后，已在答辩期间内请求宣告该项专利权利无效，并认为本案不属于上述《若干规定》第九条规定的可不中止诉讼的除外情形而向湖南省长沙市中级人民法院提出应当中止审理本案的意见。而该院以此前已有其他单位或个人就该专利权向国家专利复审委员会提出无效宣告请求且国家专利复审委员会于2000年6月5日已做出第X号《无效宣告请求审查决定》为由，认为皖酒集团提出的中止理由不成立，该做法是不合理的。三、即使上诉人皖酒公司存在侵权行为，判由皖酒集团赔偿被上诉人夏某经济损失10万元，赔偿数额明显偏高。首先，夏某提供的证据显示，其在获得相关生产商(如安徽古井集团有限公司)20万元的赔偿时，其专利权的权利要求书中的内容是完整的，且生产商在赔偿后可以继续使用。国家专利复审委员会于2000年6月5日做出的第X号《无效宣告请求审查决定》表明，夏某实用新型专利的权利要求书的五项内容有四项被宣告无效。其次，从夏某的实用新型专利技术的类别、技术含量和防伪功效看，判决皖酒集团赔偿夏某经济损失10万元明显偏高。再次，夏某ZL（略）。X“一种有防伪功能的纸质包装盒”实用新型专利的主要功能在于防伪，而皖酒集团使用的与夏某实用新型专利技术相关的技术对皖酒集团来说，只在于利用中奖活动促销产品而不在于防伪，皖酒集团对产品的防伪问题自有其它方法。综上，恳请省高院依法支持上诉人皖酒集团之上诉请求和理由，撤销本案一审判决，并径行改判或发回重审。
二审期间，上诉人夏某提交了七份新的证据。证据一、以物抵债协议及验资报告。证据二、关于变更空调物主的通知。证据三、证明一份。证据四、商品入库单。证据五、商品出库单，上述五份证据均证明专利实施许可合同已经实际履行。证据六、网业资料一(2004年蚌埠市纳税百万元以上企业)证明被上诉人的生产规模。证据七、网业资料二。皖酒公司称夏某所提交的七份证据都不具有真实性。经本庭对上述证据审查认为，上述证据属于事后补充不具有证据的真实性，本院不予采信。
本院二审查明的事实与原审认定的事实基本一致，予以确认。
本院认为，本案争议的焦点主要是4点：
1、一审法院对本案是否有管辖权。依据是最高人民法院《关于审理专利纠纷适用法律问题的若干规定》第六条规定：“以制造者和销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权”。在一审中夏某提交的证据二“益阳市X区公证处出具的(2004)皖蚌龙证字第X号公证书”，可以证明精品皖酒系孙某口味小吃店销售，销售地位于湖南省内，可由长沙市中级人民法院依法进行管辖。因此，皖酒集团以长沙中院无权管辖为理由提起的上诉，本院不予支持。
2、本案是否应中止审理。皖酒集团虽已对夏某ZL（略）。X实用新型专利提出无效宣告请求并被国家专利复审委员会受理，但夏某ZL（略）。X实用新型专利在法定的专利公告期内，由湖南湘泉集团武陵酒业有限公司等三家单位或个人分别就该专利权向国家专利复审委员会提出无效宣告请求，且经国家专利复审委员会审查，于2000年6月5日做出了第X号《无效宣告请求审查决定》，决定宣告ZL（略）。X实用新型专利的权利要求1－4无效，在权利要求5的基础上，维持了ZL（略）。X实用新型专利有效，依据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条的规定：“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该专利无效的，人民法院可以不中止诉讼。”在本案中，为维护专利权人的合法权益，缩短诉讼时限，人民法院可以不中止审理。故皖酒集团提出的中止审理的理由不能成立，本院不予支持。
3、皖酒集团的行为是否构成对夏某专利的侵权。本院认为，虽然皖酒公司辩称“包装盒实用新型专利”主要功能在于防伪，公司使用的与一审原告的实用新型专利技术相关的技术方法对本公司来说，只在于利用中奖活动促销产品而不在于防伪，本公司对产品的防伪问题自有其他方法。但实际上，人民法院进行专利侵权的对比判定是以专利权利要求书中载明的技术方案的全部必要技术特征与被控侵权产品的全部技术特征逐一进行对应比较。皖酒集团生产的精品皖酒包装盒与夏某ZL（略）。X即“一种有防伪功能的纸质包装盒”实用新型专利的全部必要技术特征相同，可以认定被控侵权产品已落入ZL（略）。X实用新型专利的保护范围，构成了专利侵权。并不能因皖酒公司所称的其目的在于兑奖而不是防伪就否认专利侵权，客观事实和证据证明皖酒公司实际使用了该技术，并且根据《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》的规定：夏某的专利被专利复审委员会宣告部分无效后，其维持部分仍构成一个完整的专利，皖酒公司使用该项技术并未经夏某许可，构成了对夏某ZL（略）。X的实用新型专利的侵权，应当承担赔偿责任。因此，皖酒公司确实存在侵权事实，一审法院依据事实和法律做出的判决，本院予以支持。
4、一审判决做出的赔偿是否合理。根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中第二十一条规定，侵权赔偿数额应按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。夏某提交了其与中信公司签订的专利实施许可合同，但该合同没有在国家知识产权局备案，依照法律规定该合同的法律效力不因为没有备案而丧失。但合同双方约定的20万元许可使用费无实际履行的证据予以佐证(该合同在履行过程中，因中信公司的原因没有完全履行，仅支付了合同约定的部分价款2万元)，其真实性难以确定，且夏某持有的ZL（略）。X实用新型专利的五项权利要求中已有四项内容被国家专利复审委员会宣布无效，该专利实施许可合同的性质又系普通实施许可合同，夏某与中信公司约定的20万元许可使用费缺乏合理性，不能作为本案确定赔偿数额的参照依据。一审法院根据ZL（略）。X实用新型专利的类别、专利许可的性质、范围以及侵权行为等因素综合确定，酌情做出的判决符合法律规定，本院予以支持。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
驳回双方当事人上诉，维持一审判决。
本案二审诉讼费5660元，由夏某负担2830元，由安徽皖酒制造集团有限公司负担2830元。
本判决为终审判决。
审判长张湘成
代理审判员伍斐
代理审判员钱丽兰
二○○五年八月九日
书记员王慧芳
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