裴某某与被告焦作市建祥塑胶管业有限公司、陈某某商标权纠纷一案

当事人: 法官: 文号:（2005）焦民初字第60号

原告：裴某某，男，1953年月生，汉族，住（略）。系字号“武陟县X镇强力塑料制管厂”业主。

委托代理人：吴建政，焦作豫成律师事务所律师。

被告：焦作市建祥塑胶管业有限公司。住所地武陟县X镇司马岗工业区。

法定代表人：陈某某，男，1956年3月生，汉族，住（略）。公司董事长。

委托代理人：丁云霄，焦作达成律师事务所律师。

被告：陈某某，男，1956年3月生，汉族，住（略）。系原“武陟县X镇强力塑料制管厂”业主，现焦作市建祥塑胶管业有限公司董事长。

原告裴某某与被告焦作市建祥塑胶管业有限公司（以下简称焦作建祥公司）、陈某某商标权纠纷一案，本院于2005年8月31日立案受理后依法组成合议庭，于2005年10月17日公开开庭进行了审理。在审理过程中，原告裴某某于2006年元月6日以原案件承办人与被告陈某某有某种关系为由提出回避申请。该回避申请被依法准许后，本院重新组成合议庭，于2006年3月6日第二次公开开庭进行审理。原告裴某某及其委托代理人吴建政，被告焦作建祥公司的委托代理人丁云霄和被告陈某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告裴某某诉称，原告与被告陈某某原合伙经营武陟县X镇强力塑料制管厂。2004年10月22日，被告陈某某按照《协议》约定收到原告的x元后，该强力塑料制管厂的所有财产，包括第x号注册证已尽归原告所有。但被告陈某某在向原告移交财产时，隐瞒已经刻制的字号“武陟县X镇强力塑料制管厂”印章（编号x），并于2005年7月19日，用该印章与被告焦作市建祥塑胶管业有限公司签订转让第x号注册商标的合同，被告焦作建祥公司以受让人的名义在国家商标局办理过户申请，并以该商标注册证丢失为由蒙骗国家商标局，现国家商标局已经受理该申请。原告陈某某以掌控原告字号的印章，以原告企业字号的名义与其本人和其儿子共同出资成立的焦作建祥公司订立转让原告所有的第x号注册商标专用权，是一种侵犯原告商标权的行为。请求：1、依法确认第x号“冬软”牌注册商标专用权归原告所有；2、依法判令被告焦作建祥公司受让的第x号商标注册证的行为无效。3、依法确认冒用原告字号名称“武陟县X镇强力塑料制管厂”的名义，以及使用原告字号名称的印章（编号x）的行为无效，因此所产生的责任、后果由被告承担。4、判令收缴被告非法占有支配的原告名称字号的印章（编号x）。5、判令被告赔付原告为制止被告的侵权行为所支付的合理费用6000元。案件诉讼费用由被告承担。

被告焦作建祥公司和被告陈某某在法律限定的期限内均未提交书面答辩意见。本案庭审时，焦作建祥公司的委托代理人口头答辩称：1、原告诉讼请求的第一、二项因涉及到商标所有权与转让权的确认，系国家商标局行政权力的范畴，原告以民事诉讼形式请求人民法院作出以行政行为内容的判决，没有合法依据。2、原告诉请的第三项涉及到的武陟县X镇强力塑料制管厂，系被告家庭经营的个体工商户，在经营期间，印章在公安机关和工商局备有案，是有效使用。3、被告使用的字号和印章系合法取得，原告无权要求收缴。4、2004年10月22日，双方签订的协议因涉及非法买卖应为无效。据此，被告不应承担赔偿责任。请求驳回原告的诉讼请求。被告陈某某口头答辩称，原告诉称被告侵权没有事实依据，原告现在还没有得到这个商标注册权。我们转让商标没有在工商局办理转让手续。

根据原、被告三方的诉辩请求和理由，经征求三方意见，本院归纳案件的争议焦点有四个：一、本案是否应由法院受理；二、“冬软”牌注册商标应当归于何方；三、被告陈某某是否非法占有原告的印章，并冒用了原告的名称和印章；四、被告是否构成侵权，应否赔偿原告合理支出6000元。

针对第一个案件争议焦点，三方均未提交证据。原告认为，根据最高人民法院的司法解释，本案应属人民法院受理的范围。被告焦作建祥公司认为原告的大部分诉讼请求涉及到商标权的归属确权，依照商标法的有关规定，本案不应有法院审理。被告陈某某同意第一被告的意见。

针对本案的第二个争议焦点、即“冬软”牌注册商标应当归于何方，原告认为，“冬软”牌商标在2004年10月22日之前属于原告和被告陈某某共同所有，从2004年10月22日起就归原告所有，且原告是商标权证的所有人，2005年7月7日已被正式公告。被告之后签订的转让协议是无效的。

被告焦作建祥公司辩称：“冬软”牌注册商标于2005年7月份公告后应属于业主为陈某某、经营形式为家庭经营的大封镇强力塑料制管厂，因该主体现已不存在，故，该商标应归第二被告陈某某，被告焦作建祥公司并没有受让该商标。

被告陈某某答辩称：“冬软”牌商标自2003年8月12日注册后一直归我自己使用，仍应归我所有。现在转让注册商标的公告并未下达。

原告为证明自己为“冬软”注册商标的所有人，向本院提交了如下证据：（1）、个体工商户营业执照一份，显示的字号为“武陟县X镇强力塑料制管厂”，经营者姓名为裴某某；（2）、裴某某和陈某某于2004年10月22日签订的第一份协议，其主要内容为：双方协商原厂名“武陟县X镇强力塑料制管厂”转让给裴某某使用，（冬软）注册商标证转让给裴某某使用，以后陈某某再建厂不得使用其厂名及注册商标和税务登记证，现金、库存财产、厂房、变压器及一切设备作价34万元，裴某某应付给陈某某17万元；（3）、裴某某和陈某某于2004年10月22日签订的第二份协议，其主要内容为：双方合伙建厂，因种种原因陈某某退出，经双方协商，财产、库存、现金共作价34万元，裴某某应付给陈某某现金17万元，厂里的一切设备及厂房等一切设备归裴某某所有。关于营业证、税务登记证、注册商标所有权，陈某某应全部转让给裴某某，转让结束后，裴某某一次性付给陈某某现金17万元，此后两清不再纠缠。陈某某如再建厂不能用老厂一切手续，如出现侵权行为，由陈某某负全部责任，老厂以后的一切手续和事都于陈某某无关。该协议除了陈某某、裴某某二人签字外，中人原天才、陈某栋也签了字。（4）、陈某某于2004年10月22日出具的证明条，内容：今证明收到退份现金壹拾柒万元正。（5）、个体工商户申请歇业登记表，申请者姓名一栏为陈某某，歇业原因一栏为解散，债务清理情况一栏为营业证、注册商标证、税务登记证、厂房、财产全部转让给裴某某。（6）、国家工商行政管理局商标局颁发的商标注册证，商标名“冬软”，注册人武陟县X镇强力塑料制管厂，有效期2005年7月7日至2015年7月6日。

原告为证明被告的转让注册商标的行为无效，向本院提交了下列证据：（1）、时间为2005年7月19日，被告焦作建祥公司为申请人的补发商标注册证申请书，申请补发理由商标注册证丢失，联系人陈某某；（2）、时间为2005年7月19日，转让人名称为武陟县X镇强力塑料制管厂、受让人名称为被告焦作建祥公司的转让注册商标申请书，联系人陈某某，转让人“武陟县X镇强力塑料制管厂”的公章代码为x；（3）、被告焦作建祥公司的企业法人营业执照，法定代表人陈某某，注册资金伍拾万元；（4）、申请单位为“武陟县X镇强力塑料制管厂”，时间为2004年10月21日，经办人为陈某某的印章刻制申请表。该表另注明“此印章陈某某于2004年10月28日取走，编码x；（5）、由陈某某、陈某（陈某某的儿子）为股东的出资意向书，内容：由其二人共同出资组建焦作建祥公司，各出资25万元。

被告焦作建祥公司对原告提交的上述证据质证后认为：（1）、原告现提交的字号为“武陟县X镇强力塑料制管厂”，业主为裴某某的营业执照的真实性无异议，但它不是原始申请人的执照；（2）、对双方签订的的转让协议真实性无异议，但协议无效，且未真正履行；（3）、对收到壹拾柒万元的证明条无异议，但对与本案的关联性有异议；（4）、因歇业登记表没有原件，故不予质证。（5）、商标注册证恰恰证明了“冬软”牌商标的注册人为陈某某；对原告提交的其他证据无异议，但和本案没有关联性。

被告陈某某的质证意见与被告焦作建祥公司相同。

此外，原告还提交了以下二份证据：（1）、申请人为焦作建祥公司、日期为2005年7月19日的转让申请受理通知书；（2）、申请人为武陟县X镇强力塑料制管厂的商标注册申请书、商标代理委托书。以证明注册商标的权属和焦作建祥公司受让注册商标的行为无效。

被告焦作建祥公司和陈某某对上述证据的真实性均无异议。

被告焦作建祥公司提交了一份字号为“武陟县X镇强力塑料制管厂”、经营者姓名为陈某某的个体工商户营业执照复印件一份，证明陈某某仍为“武陟县X镇强力塑料制管厂”的业主。

原告质证后认为，被告出示的只是复印件，没有原件，是一个已经作废的证件。这个证件在2004年10月22日协议之前双方合伙经营时是有效的，自从双方协议之后，企业的全部资产已移交给了原告。

对被告陈某某是否非法占有原告的印章、并冒用了原告的名称和印章，即本案的第三个争议焦点，当事人三方均无新的证据提交。原告认为，从原告提交的以上证据中可以证明被告陈某某冒用了原告的字号、以及非法使用了原告的印章。2004年10月22日，原告与被告陈某某协商退伙后，陈某某领取了退伙金，就不能再使用以前的字号。陈某某背着原告私自刻制了带有编码的印章，成立了被告焦作建祥公司，且订立转让商标权行为是非法的、也是无效的。

被告建祥公司则辩称：陈某某仅仅是办理“武陟县X镇强力塑料制管厂”歇业，并非注销，其主体还是存在的，陈某某用自己的公章转让自己的商标不存在冒用的情况，原告没有证据证明陈某某刻制的带有编码的印章是假的。

被告陈某某辩论的意见同焦作建祥公司。

针对本案的第四个争议焦点，即被告是否构成侵权、应否赔偿原告合理支出6000元。原告认为，被告陈某某在领取了退伙金后向原告隐瞒了刻章的事实，并用所刻制的印章非法经营，对原告构成侵权，原告为查明本案的事实支出来往焦作、北京等地差旅费1748.50元，应由被告承担。向本院提交了相关的车票复印件。

被告建祥公司对上述证据质证后表示，对证据的真实性无异议。由于原告方没有提出双方共同向商标局申请转让的证据，故，此商标权并未转让，即构不成侵权，也不应赔偿该费用。原告与被告之间的协议只有转让的意向，原告并不是商标权的所有人。被告陈某某质证后也表示自己没有侵权，不应赔偿原告的损失。

根据原、被告三方当事人对案件事实的举证、质证、和发表的辩论意见，本院依据证据的合法性、真实性、关联性原则，对本案事实和证据的分析和认定评判如下：第一：关于本案法院应否审理的问题。本案中，原告裴某某提交了两份与被告陈某某签订的的工厂转让协议书（其中一份有两个中人的签字），该协议的真实性被告均予以认可。该转让协议明确载明：原企业的一切设备及厂房所有财产归原告裴某某所有，《冬软》注册商标证转让给原告使用，以后陈某某再建厂不得再使用其厂名及注册商标和税务登记证。之后被告陈某某利用转让协议签订之前刻制的带有编码的原企业印章，将已经转让给原告的《冬软》牌注册商标又通过国家商标局转让给自己和儿子为股东成立的焦作建祥公司。原告认为，被告的这一行为已经构成商标侵权，向法院提起诉讼，请求法院依法进行判定。由于原告的诉讼请求仅限定在确认原、被告之间的转让行为的法律属性，并不涉及到国家商标局受理转让注册商标本身的法律属性问题，该起诉符合我国民事诉讼法规定的民事案件受理条件，本院立案审理并无不当。故被告焦作建祥公司代理人所称的原告以民事诉讼形式请求人民法院作出以行政行为内容的判决，不能成立。本院不予采纳。第二、《冬软》牌注册商标应当归于何方。1、国家商标局颁发的“商标注册证”载明：《冬软》牌商标的注册人为武陟县X镇强力塑料制管厂，该证书作为一种权利凭证，原、被告双方对该证书载明的权利主体均没有提出异议，故本院对该证书载明的权利主体予以认定。2、原告裴某某和被告陈某某于2004年10月22日签订的两份退伙协议，均明确约定双方合伙建厂的财产估价、库存现金共作价34万元，裴某某给陈某某现金17万元，厂界内的一切设备和财产归裴某某所有；营业证、税务登记证、注册商标所用权应全部转让给裴某某；陈某某再建厂不得再用原厂名及注册商标、税务登记证。陈某某当日出具的证明条，证明收到退份现金壹拾柒万元正，由此证明双方的退伙协议已经履行完毕。由于双方约定退伙后的原厂一切经营手续均转让给裴某某所有，故可以证明双方在退伙后，原厂已经整体转让给了裴某某。3、被告陈某某于2004年11月23日提出申请同意注销“武陟县X镇强力塑料制管厂”，在向武陟县工商局填写的个体工商户歇业登记表“歇业原因”一栏中，注明为：解散；债务清理一栏中注明：营业证、注册商标证、税务登记证，厂房、财产，全部转让给裴某某使用。据此可以证明，原先产权属于陈某某的注册号为：x－1/1的“武陟县X镇强力塑料制管厂”已经消亡，不复存在。武陟县工商局于2005年5月23日核准了经营者为裴某某的“武陟县X镇强力塑料制管厂”，并颁发的注册号为x－1/1的个体工商户营业执照，由此证明原被告之间的企业转让已经得到法律上的确认，尽管前后两个企业的名称一致，但后边的企业已经不是前边的企业了。4、2005年7月，国家商标局按照登记的注册申请人，将《冬软》牌商标注册证书，通过武陟县工商行政管理局颁发给了经营者为裴某某的“武陟县X镇强力塑料制管厂”。国家商标局颁发证书的行为，在没有利害关系人提出异议的情况下，具有证明力的作用。故，《冬软》牌注册商标应当归于经营者为裴某某的“武陟县X镇强力塑料制管厂”。第三、2004年10月21日，被告陈某某在双方签订散伙和转让协议之前，作为法律意义上的企业经营者，有权依据企业的经营状况刻制企业的印章。2004年10月22日之后，随着双方转让协议的生效，陈某某应当在移交企业的全部财产时，将另行刻制企业印章的事实告知受让人裴某某、或者在印章刻制完毕后交给裴某某，这是转让企业的附随义务。2004年10月28日，陈某某到武陟县公安局领取刻制的企业印章后，不履行移交义务，擅自占有，构成对企业转让协议的违约。其后，又利用擅自占有的印章，以“武陟县X镇强力塑料制管厂”的名义到国家商标局，将《冬软》牌注册商标转让给自己和儿子为股东的焦作建祥公司，其行为构成了对原告注册商标使用权的侵害，应当是无效的。第四、针对被告陈某某转让注册商标是否构成侵权，应否赔偿原告合理支出6000元的问题。被告陈某某在2004年10月22日已经与原告裴某某协议转让全部的企业财产、包括企业的营业证、税务登记证、注册商标，并约定陈某某今后再办厂不得用老厂的一切手续。尽管双方协议时，注册商标尚未核准下来，但依据双方的协议，注册商标的权利已经转让给了原告。以被告陈某某为业主的“武陟县X镇强力塑料制管厂”被注销后，原告裴某某依据双方的转让协议到工商行政主管部门合法注册了新的“武陟县X镇强力塑料制管厂”，虽然两个厂名相同，但其实质内容已经不同。依据国家工商局商标局的登记，《冬软》牌商标的注册申请人为“武陟县X镇强力塑料制管厂”，以被告陈某某为业主的“武陟县X镇强力塑料制管厂”注销后，依据转让协议，以原告裴某某为业主的“武陟县X镇强力塑料制管厂”有权受领《冬软》牌注册商标。该转让协议履行当中或者之后，陈某某隐瞒自己刻制企业印章、且事后又不主动移交，其行为构成了违约。之后又背着原告擅自到国家商标总局，将注册商标转让给自己和儿子为股东的焦作建祥公司，构成了对原告的侵权。原告为查明本案的事实来往焦作、北京等地支出差旅费1748.50元，依据法律规定，被告应当赔偿原告为查明本案事实支出的差旅费和为了诉讼支出的律师费。

依据对本案事实和证据的分析和认定，本院认定如下案件事实：被告陈某某曾经开办了组成形式为个体工商户、注册证号为x－1/1的“武陟县X镇强力塑料制管厂”，原告裴某某是其中的合伙人。2004年10月22日，原告裴某某与被告陈某某签订了两份内容基本一致的协议，其主要内容为：陈某某、裴某某合伙建厂（厂名“武陟县X镇强力塑料制管厂”），因种种原因陈某某退厂，经双方协商财产（含厂房、变压器、其他财产）估价、库存现金共作价34万元，裴某某应付给陈某某现金17万元，厂界一切设备及厂房等一切设备归裴某某所有。关于营业证、税务登记证、《冬软》牌注册商标所有权，全部转让给裴某某使用，以后陈某某再建厂不得使用其厂名及注册商标和税务登记证等一切手续，如出现侵权，由陈某某负全部责任，老厂一切手续和事都与陈某某无关。该协议除了陈某某和裴某某签字外，另有中人原天才、陈某栋签字。陈某某当日给裴某某出具证明，收到退份金壹拾柒万元正。

在原、被告双方签订退伙及转让协议之前的2004年10月21日，陈某某持原企业的营业执照到武陟县公安局备案后刻制了“武陟县X镇强力塑料制管厂”的企业印章，该印章编号为x。陈某某于2004年的10月28日将印章取出自己保存至今。陈某某于2004年11月23日到武陟县工商局提出申请同意注销“武陟县X镇强力塑料制管厂”。在填写的个体工商户歇业登记表“歇业原因”一栏中，注明为解散；债务清理一栏中注明：营业证、注册商标证、税务登记证，厂房、财产，全部转让给裴某某使用。2005年5月23日武陟县工商局根据裴某某的申请，核准了经营者为裴某某的“武陟县X镇强力塑料制管厂”，并颁发的注册号为x－1/1的个体工商户营业执照，国家工商行政管理局商标局于2005年的7月份颁发了商标名为《冬软》的商标注册证，注册证载明的注册人为武陟县X镇强力塑料制管厂，有效期2005年7月7日至2015年7月6日止，该“商标注册证”通过武陟县工商局于当年的8月1日交给业主为裴某某的“武陟县X镇强力塑料制管厂”。

在国家工商总局商标局颁发的注册商标证书即将下来之前的2005年7月19日，被告陈某某持自己刻制的尚未移交的、编号为x的“武陟县X镇强力塑料制管厂”印章，以“武陟县X镇强力塑料制管厂”名义到国家工商总局商标局申请办理转让注册商标，注册商标的受让方为陈某某与自己的儿子陈某合伙开办的焦作建祥公司。国家工商总局商标局于当年的8月8日下文受理转让。之后焦作建祥公司又以商标注册证丢失为由申请国家工商总局商标局补发商标注册证。原告裴某某与人多次到北京了解上述事实后，以被告的行为构成侵权的为由诉至本院即为案件事实。原告为此支出差旅费1748.50元，聘请律师诉讼支出费用3000元。

本院认为，原告裴某某和被告陈某某签订的退伙及转让企业财产协议，双方出于自愿且有中人在场签字作证，其内容并不违反国家法律、法规的强制性规定，其效力本院予以认定。从双方的协议来看，原被告之间原先存在合伙事实。双方散伙后，原告成为企业的唯一股东，在企业仍然存在的情况下，“冬软”注册商标仍然属于“武陟县X镇强力塑料制管厂”所有。原告裴某某作为“武陟县X镇强力塑料制管厂”的唯一业主，该注册商标归原告一人所有并无不当。2004年的10月22日双方协议散伙后，“武陟县X镇强力塑料制管厂”变更为原告所有，被告陈某某随即丧失了对企业的所有权，按协议约定同时也丧失了对注册商标的所有权。双方的散伙协议履行完毕之后，被告违背诚实信用原则和协议的附随义务，隐瞒自己私下刻制企业公章的事实、且事后长期不予移交，即构成对履行协议的违约。之后不顾注册商标已经归属原告所有的事实，又利用该印章，冒用原企业的名字，到国家商标主管部门申请转让给自己和儿子为股东的焦作建祥公司，该行为构成了对原告裴某某为业主的“武陟县X镇强力塑料制管厂”对《冬软》牌注册商标专用权的侵害，依照法律规定，该转让行为是无效的。由此造成原告裴某某的实际损失应予赔偿，被告陈某某刻制未予移交的原企业印章本院应予以收缴。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十四条《中华人民共和国商标法》第五十六条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十一条之规定，判决如下：

一、“武陟县X镇强力塑料制管厂”为注册人的“冬软”牌商标专用权归原告裴某某所有。

二、被告陈某某在本判决生效后十日内，向国家工商行政管理总局商标局撤回转让给被告焦作建祥公司“冬软”牌注册商标的申请。

三、被告陈某某在向国家工商行政管理总局商标局办理撤回转让“冬软”牌注册商标的申请之后十日内，将自己刻制的“武陟县X镇强力塑料制管厂”印章（编号x）上缴本院予以销毁。

四、在本判决生效后十日内，被告陈某某赔偿原告裴某某为查明本案事实支付的差旅费1748.50元、聘请律师诉讼支出的代理费3000元。

五、驳回原告的其他诉讼请求。

本案诉讼费240元，由被告陈某某负担（暂由原告垫付，执行时双方一并结清）。

如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方人数提交副本，上诉于河南省高级人民法院。

审判长王学军

审判员夏有成

审判员孙德年

二00六年七月十八日

书记员吴娟