江苏省徐州市中级人民法院
民事判决书
(2005)徐民三初字第X号
原告高某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略），徐州市大步印务代理有限公司经理。
委托代理人刘梦林，江苏徐州红杉树律师事务所律师。
被告徐州徐挖机械制造有限公司，住所地在徐州市X区X路X路北。
法定代表人王某，董事长。
委托代理人吴忠民，江苏徐州金汉都律师事务所律师。
委托代理人张怿，徐州徐挖机械制造有限公司法律顾问。
高某诉徐州徐挖机械制造有限公司(以下简称徐挖公司)侵犯商标专用权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2004年12月24日向被告徐挖公司发送起诉状，于2005年1月25日组织双方当事人进行了庭前证据交换，并分别于2005年3月15日、3月18日公开开庭进行了审理。原告高某及其委托代理人刘梦林，被告的委托代理人吴忠民、张怿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告高某诉称，2000年初，被告改制前企业徐州工程机械集团有限公司徐州工程机械研究所(以下简称徐工研究所)要求原告为其产品挖掘机制作宣传广告，原告根据工程机械挖掘机产品的特点设计了由一个抽象的流线半椭圆图形和英文字母“XCM”组合而成的标识(见附图1，以下简称附1标识)，此后，又设计了“神手”标识。2001年8月、2002年2月，由原告担任法定代表人的徐州市大步印务代理有限公司(以下简称大步公司)作为供方分别与徐工研究所及被告作为需方签订了二份《工矿产品供销合同》，约定由原告将自己设计的商标标识印制成即时贴销售给被告，由需方验收后付款。被告承诺产品全部使用由原告设计的即时贴标识，支付货款，设计费不再另行支付。合同履行完毕后，被告继续使用由原告设计的即时贴。2004年3月，原告将设计的图形、英文字母为“XON”组合标识及“神手”标识申请注册，2004年7月28日，图形加“XON”组合标识被核准为注册商标(见附图2，以下简称附2商标)，核定使用商品范围包括挖掘机。原告认为被告未经许可，在挖掘机上使用与原告的注册商标相近似的标识，侵犯了其注册商标专用权，故诉至法院要求被告承担立即停止侵权行为、在国家级新闻媒介上公开赔礼道歉并赔偿经济损失128万元、承担诉讼费用等。
(附图1)(附图2)(附图3)
原告为支持其主张，提供如下证据：
第一组证据：1、国家商标局注册申请受理通知书。2、第（略）号商标(附2商标)注册证，核定使用商品范围包括挖掘机，有效期限自2004年7月28日至2014年7月27日。拟证明原告拥有附2注册商标专用权的事实。
第二组证据：被告原挖掘机使用标识的照片一张，拟证明被告原挖掘机上没有产品标识的事实。
第三组证据：1、原告为被告产品设计的新标识底稿二张；2、原告关于标识设计的释义一份；3、原告为被告印制的产品宣传画一张。拟证明被告使用的产品标识是由原告设计的事实。
第四组证据：1、大步公司与徐工研究所签订的《合同书》一份，内容为被告委托原告设计印制5000份宣传画，画中含有原告为被告设计的附1标识；2、2001年8月17日，大步公司与徐工研究所签订的《工矿产品购销合同》一份；3、2002年2月25日，大步公司与被告签订的《工业品买卖合同》一份。该组证据拟证明根据上述合同，原告将设计的产品标识即时贴交付被告使用，被告支付货款，合同已履行完毕的事实。
第五组证据：国家商标局关于“神手”商标的注册申请受理通知书及部分驳回通知书计5份，拟证明被告使用的产品标识侵犯了“神手”商标专用权的事实。
第六组证据：1、被告（略）-7A履带挖掘机报价单一份；2、被告使用即时贴标识的产品宣传单页一份；3、被告的销售主管及销售负责人名片；4、相片29张，拟证明被告在合同终止后仍然在使用原告设计的附1标识及产品销售价格的事实。
第七组证据：原告在工商局调取的被告2002年度及2003年度的有关会计报表及徐州博盛机器制造有限公司出具的证明，拟证明被告在2002年、2003年的利润情况及被告年生产挖掘机量约280台的事实。
被告徐挖公司辩称：1、本案讼争标识的设计者不是原告而是被告原工作人员曹新强；2、被告现在使用的即时贴是合同范围内的库存商品，在合同终止后未再自行印制即时贴；3、被告于2001年即开始使用所讼标识，属于使用在先，拥有合法的使用权。因此，被告不构成对原告注册商标专用权的侵害，请求法院判令驳回原告的诉讼请求。
被告为支持其答辩意见，提供如下证据：
第一组证据：原告所在公司与被告签订的三份合同，二份与原告提供相同，另一份为2001年5月24日双方签订的《工矿产品购销合同》。拟证明被告依合同约定使用产品即时贴的事实。
第二组证据：应付帐款明细，拟证明被告已按约付清货款的事实。
第三组证据：证人曹新强证人证言一份，拟证明讼争标识的设计人为曹新强的事实。
第四组证据：1、徐州市经济体制改制委员会关于同意徐州挖掘机厂改制的批复一份；2、徐州工程机械集团公司第（略）号商标注册证(见附图3)一份；3、关于徐挖公司使用“徐工”、“XCM”商标的证明一份。上述证据拟证明被告隶属于徐州工程机械集团公司，使用“XCM”经过徐州工程机械集团公司许可的事实。
第五组证据：被告2004年度财务审计报告一份，拟证明被告的产品利润情况。
第六组证据：产品即时贴原件一张，拟证明被告2003年使用的即时贴为合同内库存商品的事实。
经过质证：被告对于原告所提供的第一、二、三、四、七组证据和第六组中第1、2、3份证据无异议。对第五组证据的关联性提出异议，认为该组证据与本案无关。对第六组证据中第4份证据的真实性予以认可，但对其证明力提出异议，认为被告现在使用的产品标识为合同中的库存商品；原告对于被告提供的第一、二、四组证据无异议，对第三组证据提出异议，认为未出庭的证人证言不能作为证据使用。对于第六组证据的真实性无异议，但认为该即时贴为侵权标识的载体，而非库存商品。本院对上述证据中原、被告均无异议的证据予以确认。
本案的争议焦点是：1、讼争附1标识及“神手”标识的设计者是原告还是案外人曹新强；2、原告在获得附2注册商标专用权即2004年7月28日以后，被告使用的附1标识即时贴是否为合同范围内的库存商品；3、被告使用附1标识在先，是否拥有合法的在先使用权，被告的行为是否构成对原告商标专用权的侵犯。
本院经审理查明：被告为徐州工程机械集团公司下属的一个公司，主要产品为挖掘机，年生产量约280台。1999年12月7日，由原告担任法定代表人的大步公司与被告改制前企业徐工研究所签订一份《合同书》，约定由大步公司设计并提供挖掘机“（略）”宣传画5000份，该宣传画中的挖掘机上印有弹头图形加XCMG组合标识(字母XCMG后改为XCM，为徐州工程机械英文字母缩写)，由被告验货后支付价款6000元。2001年5月24日、8月17日，大步公司作为供方分别与被告改制前企业徐工研究所作为需方签订了二份《工矿产品供销合同》，两份合同均约定由供方按需方要求制作出厂铭牌(即时贴，为纸质印刷品，附有不粘胶，贴于挖掘机身正反两面为一台套)30台套。2002年2月25日，大步公司与被告签订了一份《工业品买卖合同》，约定由原告提供即时贴150台套。上述210台套即时贴上的标识约定为由原告根据工程机械挖掘机产品的特点设计的由一个抽象的流线半椭圆图形和英文字母“XCM”组合而成的标识(附1标识)，其中英文字母“XCM”为徐州工程机械集团公司的注册商标(注册号为第（略）号，见附图3)的英文字母部分，该英文字母商标的使用经过徐州工程机械集团公司的许可。需方验收后付款。被告将即时贴附于其产品挖掘机上使用，具有显著性特征，附1标识是便于消费者识别商品来源的专用标记，被告是将其作为商标使用的。原、被告之间的上述四份合同均已履行完毕，被告在生产的挖掘机上继续使用由原告设计、而非原告印制的即时贴。
另查明：2004年3月，原告将设计的弹头图形、英文字母“XON”组合商标申请注册。2004年7月，“XON”加图形组合商标被国家工商行政管理总局商标局核准注册(注册号为（略），附2商标)，该商标除英文字母有变化外，其整体构图、色彩均与原告为被告设计的附1即时贴标识无异。有效期限为2004年7月28日至2014年7月27日止，核定使用商品范围包括挖掘机。原告设计的注册商标尚未使用在其他企业的同类或类似商品上。
本院认为：关于本案讼争附1标识及“神手”标识的设计者是原告还是案外人曹新强的问题，原告主张自己为讼争附1标识及“神手”标识的设计者，并向本院提供了大步公司与被告签订的以设计产品宣传画为标的的合同书、宣传画、设计底稿、设计释义等证据予以支持；被告在证据交换中对该事实予以认可，在庭审中虽然提出设计者为案外人曹新强的权属抗辩，但是由于曹新强未能出庭主张自己的权利，原告方提出异议，根据《最高某民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，该份证人证言不能单独作为认定案件事实的依据，本院不予采信。因此，被告对标识设计者的权属抗辩因其没有事实依据不能成立，根据现有证据本院认定原告为讼争附1标识及“神手”标识的设计者。但是我国商标法明确规定注册商标的有效期自核准注册之日起计算，由于原告并未获得“神手”商标的注册专用权，不享有对该商标的排他使用权利，故本院对原告主张被告侵犯“神手”商标专用权的请求不予支持。
关于原告在获得附2商标专用权即2004年7月28日以后，被告使用的附1标识即时贴是否为合同范围内的库存商品的问题，本院认为：原告提供了被告在2004年7月以后仍然使用附1标识的一组照片及被告的工商登记资料来印证被告现在使用的标识为合同范围外的商品，而非库存商品；被告虽然提出现在使用的是库存商品的抗辩，却未能提供有效证据来证明，根据原、被告合同约定即时贴计为210台套，被告的年生产量约280余台，本院推定2004年7月28日以后被告使用的即时贴已超出三份买卖合同范围。因此，对于原告关于被告超出合同范围、未经许可使用其设计的即时贴的主张本院予以支持。
关于被告使用附1标识在先，是否拥有合法的在先使用权的问题，本院认为：对于被告现在仍然使用的附1标识，原告在未获得附2商标专用权前，其设计的标识不具备商标法上的排他权利，其他人使用不构成侵权。原告拥有注册商标专用权后，其权利受到我国商标法的保护。同时，由于原告设计的附1标识具有一定的独创性，属于著作权法保护的美术作品。根据双方的合同约定，原告接受被告的委托设计产品宣传画(画中包括附1标识)，标识是由原告按照被告产品的特点、性能及被告的特定要求设计的，尤其是其字母组成部分“XCM”为徐州工程机械(（略）)的英文字母缩写，具有特定的含义，且该字母同时又是徐州工程机械集团公司注册商标(见附图3)的字母组成部分，该使用获得徐州工程机械集团公司的许可；而原告作为设计者，亦明知设计的目的及用途，附1标识作品的最终形成是原、被告双方协商一致的结果，双方存在委托创作关系，因此本院认定附1标识为委托作品。
由于原、被告双方未对附1标识作品的著作权归属问题进行书面约定，事后也未能协商一致，著作权属于受托人原告所有。被告基于双方的委托关系可以在委托创作的使用范围内免费使用该作品。关于委托作品的使用范围，本院认为创作的目的决定了作品使用范围，符合创作特定目的的范围，使用人可以直接使用委托作品，无须取得著作权人的许可，而委托创作的特定目的范围应该根据委托作品的内容、主题、用途等因素综合判断。本案中，标识作品的内容包含了被告所属集团的英文字母缩写“XCM”，主题则是围绕着产品的特点，标识作品的用途即是使用于被告的特定产品上，使其更具显著性。因此，原告对该标识作品复制使用于被告的产品即时贴上这一特定目的范围是明确的，被告在自己生产的挖掘机上复制使用该作品即是符合使用范围和特定目的范围。双方未对作品的使用时间、报酬数额及支付方式作出明确约定，对于合同范围内的作品使用，双方均无异议，被告的使用推定为获得原告的许可。对于合同范围外的作品使用，被告在委托创作的特定目的范围内使用即是有权使用，无须获得原告的许可。原告的诉讼请求并不包括报酬或设计费，被告关于拥有在先使用权的抗辩本院予以采信。著作权与商标权是平行的法律权利，原告在后的注册商标专用权不能对抗被告著作权上的在先合法使用权，被告在其产品上使用附1标识的行为不构成对原告附2商标专用权的侵犯。
综上，原告虽然拥有对附2注册商标的专用权，且附1标识与附2商标相近似，但是由于被告拥有对附1标识合法的在先使用权，被告在其产品挖掘机上使用附1标识符合委托创作的特定目的范围，因此其行为不构成对原告附2商标专用权的侵害，原告要求被告承担立即停止侵权行为、在国家级新闻媒介上公开赔礼道歉并赔偿经济损失128万元、承担诉讼费用等民事责任的请求由于缺乏事实和法律依据，不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国著作权法》第三条第一款第(四)项、第十七条、《最高某民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《中华人民共和国商标法》第三十一条之规定，判决如下：
驳回原告高某的诉讼请求。
案件受理费用（略）元由原告高某承担。
如不服本判决，可在接到本判决书之日起十五日内，向本院提起上诉，递交上诉状及副本三份，同时预交上诉案件受理费（略）元，上诉于江苏省高某人民法院(开户行：南京市农业银行江苏路分理处，帐号：（略）)。
(文中附图无法显示)
审判长王某宏
代理审判员胡慧平
代理审判员朱强
二○○五年四月十一日
书记员尹杰
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