江苏省南京市中级人民法院
民事判决书
(2002)宁民三初字第X号
原告钱某，男，汉族，X年X月X日生，住（略）。
委托代理人顾某某、孙某某，南京众联专利代理有限公司专利代理人。
被告苏州市冷拉型钢厂(以下简称苏州型钢厂)，住所地在江苏省苏州市X路银荷桥北。
法定代表人潘某，苏州型钢厂董事长。
委托代理人朱某甲，男，苏州型钢厂职工。
委托代理人钱某磊，江苏苏州中天信德律师事务所律师。
被告山东吉明美工业有限公司(以下简称吉明美公司)，住所地在山东省肥城市X镇砖舍。
法定代表人具某，吉明美公司董事长。
委托代理人朱某乙，男，吉明美公司职工。
原告钱某为与被告苏州型钢厂专利侵权纠纷一案，于2002年10月22日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，由民事审判第三庭副庭长刘红兵担任审判长并主审本案，代理审判员张雁、人民陪审员吕书桁(南京炼油厂高级工程师)参加评议，书记员徐新、羊震担任法庭记录。审理中，被告苏州型钢厂向本院申请追加吉明美公司为本案第三人参加诉讼，本院经审查认为吉明美公司与本案有利害关系，应作为共同被告，遂于2003年1月9日通知吉明美公司参加诉讼。开庭前，本院指定各方当事人在接到受理案件通知书、应诉通知书或追加通知书后1个月内提交证据。本案于2002年12月5日、2003年2月27日公开开庭进行了审理，第一次开庭审理时原告钱某及其委托代理人顾某某，被告苏州型钢厂委托代理人钱某磊到庭参加诉讼；第二次开庭审理时原告钱某及其委托代理人孙某某，被告苏州型钢厂委托代理人钱某磊，被告吉明美公司委托代理人朱某根到庭参加诉讼。本案经本院院长批准，延长审限3个月，现已审理终结。
原告钱某诉称:我于1999年4月16日申请了'万向节轴承座型材坯料'外观设计专利，1999年12月3日获得国家知识产权局的授权，专利号为（略）.9，该专利至今合法有效。按照本专利生产的型材坯料生产万向节轴承座，大大减少了加工成本，生产工艺简单，产品质量提高，大大提高生产效率，能产生较大的社会效益和经济效益，深受广大用户欢迎。近年来，我发现被告苏州型钢厂生产与我的专利完全一样的产品，给我造成了巨大的经济损失。现请求人民法院判令被告苏州型钢厂立即停止侵权行为，销毁生产侵权产品的模具，赔礼道歉，赔偿经济损失10万元，支付必要的调查费用，承担本案诉讼费。
在本院追加吉明美公司为本案被告后，原告钱某变更诉讼请求，要求被告吉明美公司与被告苏州型钢厂就上述诉讼请求共同承担责任。
为支持其诉讼主张，原告钱某在举证期限内提交的证据有:
(1)专利号为（略）.9的外观设计专利证书复印件1份、2002年国家知识产权局专利局专利收费收据1份、钱某身份证复印件1份，用以证明原告是'万向节轴承座型材坯料'的专利权人，且该专利尚在有效期内；
(2)从www.sipo.gov.cn网站下载的专利号为（略）.9的外观设计专利文件6份，用以证明原告专利权的保护范围；
(3)实物1件和彩色照片18张，用以证明被告苏州型钢厂制造侵犯原告专利权的产品。
原告钱某在第二次开庭时还提交了从www.sipo.gov.cn网站下载的专利号为（略）.4的外观设计专利文件1份，用以证明涉案专利'万向节轴承座型材坯料'与'轴承座'在国际外观设计分类表中属于不同的分类。
本院根据原告钱某的申请，于2002年10月28日前往被告苏州型钢厂进行了证据保全，对原告指控被告制造涉嫌侵权产品的模具某行了拍照取证，共拍摄彩色照片9张，制作保全笔录1份。
被告苏州型钢厂辩称:我厂制造的轴承座异形材是根据吉明美公司的委托并按其提供的图纸加工制作的，没有仿制原告的专利产品；我厂加工的这批轴承座底部两边均有定位凹槽，其外观与原告的外观设计专利有明显区别；我厂加工的轴承座外观形状在原告专利申请日以前已经存在，属于可自由利用的现有技术，不属于原告外观设计专利所保护的范围；原告的'万向节轴承座型材坯料'专利外观设计，在申请前已作为一种公有技术在国内外广泛使用，该专利也不具某创造性、新颖性。因此，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。
对于自己的答辩主张，被告苏州型钢厂在举证期限内提交的证据有:
(1)工矿产品购销合同复印件1份，用以证明苏州型钢厂承接的加工轴承座业务系同吉明美公司签订；
(2)加盖吉明美公司技术部图纸专用章的图纸复印件3份，用以证明苏州型钢厂加工的轴承座系按来图加工制作，图纸的生成时间为1995年和1998年；
(3)吉明美公司年鉴原件1份，用以证明吉明美公司系同日本GMB株式会社合资，成立于1992年，1995年开始生产万向节产品；
(4)日本GMB株式会社X年－1989年年鉴原件1份，用以证明国外早已有生产万向节轴承的历史。
被告吉明美公司辩称:苏州型钢厂与我公司于2002年6月签订了一份加工合同，为我公司加工定做了30吨两种规格的万向节轴承座异型材，其生产用图纸均由我公司提供，我公司的图纸是由我公司的合资方日本GMB株式会社提供。图纸中所展示的产品及包含的万向节外观早在1999年之前就已在日本GMB株式会社及我公司大量生产。根据专利法规定，我公司享有先用权。同时，由于日本GMB株式会社早在1977年就用异型材制作万向节轴承座，并装配成万向节产品销往全球，还在广告资料和产品介绍样本进行宣传，所以万向节轴承座异型材的外观形状已成为一种可以自由利用的公有技术，根据专利法规定，原告的外观设计专利不具某创造性、新颖性，不属于外观设计专利所保护的范围。
被告吉明美公司对于自己的答辩主张，在举证期限内提交的证据有:
(1)1992年－1998年吉明美公司简介原件1份，用以证明吉明美公司的身份和所生产的产品，其中的成品万向节包含原告申请的外观设计形状；
(2)韩国GMB株式会社简介、1943年－1989年日本GMB株式会社简介、1943－1985年日本GMB株式会社简介原件各一份，用以证明上述简介含有成品万向节图片，其中的成品万向节包含原告申请的外观设计形状；
(3)日本GMB株式会社X年度、1995(2)年度、1995(3)年度各种规格万向节产品介绍原件各1份，用以证明其中的成品万向节包含原告申请的外观设计形状；
(4)同被告苏州型钢厂证据(2)，证明目的也相同；
(5)日本川口金属工业株式会社提供日本浪速精密工业所BTB-7C、114－8205、114－（略）、（略）图纸复印件4份；
(6)日本山阳金属钢业株式会社提供日本浪速精密工业所（略）图纸复印件1份；
(7)日本坂本兴业株式会社提供日本浪速精密工业所图纸复印件2份；
以上证据(5)、(6)、(7)，证明原告所申请的万向节轴承座外观设计专利早在其申请之前就已存在，并在万向节的生产领域广泛使用。
本院对各方当事人提交的证据在庭前均向对方进行了转达，并两次公开开庭组织了质证和辩论。综合各方当事人的举证、质证情况，本院对本案证据认定如下:
原告钱某提交的证据(1)、(2)，两被告不持异议，本院予以确认。原告钱某提交的证据(3)中的彩色照片，被告苏州型钢厂认为与本案缺乏关联性，被告吉明美公司认为拍摄的地点不清楚，无法质证。本院认为，原告拍摄的一组照片的真实性可以确认，但其中有关轴承座型材的照片是否在被告苏州型钢厂内拍摄无法确定，原告没有提供这些照片与本案关联性的证据，故不能作为证据采纳。原告钱某提交的证据(3)中的实物，两被告质证后均认为与本案没有关联，原告也没有提交能证明关联性的证据，故本院也不能采纳。原告在第二次开庭时提交的专利文件，两被告对其真实性无异议，但认为与本案无关，本院确认其真实性，关联性结合其他证据综合认定。原告申请本院进行证据保全的笔录及拍摄的照片，当事人均没有异议，可以作为本案证据使用。
被告苏州型钢厂提交的证据，被告吉明美公司均没有异议，原告钱某对证据(1)不持异议，但认为证据(2)是复印件，且吉明美公司加盖印章的时间为2001年11月，故不能证明证据(2)是在原告专利申请之前形成的，证据(3)、(4)与本案没有关联。本院认为，被告苏州型钢厂提交的证据(1)的真实性可以确认；苏州型钢厂提交证据(2)的目的之一是证明其加工的万向节轴承型材坯料的图纸来源于被告吉明美公司，与吉明美公司提交的证据(4)能够相互印证，故该证明目的能够实现。苏州型钢厂和吉明美公司还要以此证据证明所涉114－3106、114－3125、114－5122三份图纸最初来自于日本GMB株式会社，形成于1995年和1998年，但由于该证据系在中华人民共和国领域外形成的，两被告没有履行公证认证手续并附中文译本，故该证据对于两被告的第二个证明目的不具某证明效力。证据(3)是吉明美公司的印刷品原件，真实性可以认定，关联性结合本案其他证据综合认定。证据(4)是形成于日本的印刷品原件，苏州型钢厂没有履行相关的公证认证手续并附中文译本，故也不具某证明效力。
被告吉明美公司提交的证据，被告苏州型钢厂均没有异议。原告钱某认为，证据(1)的真实性无异议，证据(2)、(3)、(5)、(6)、(7)系在国外形成的证据，没有公证、认证手续，真实性不能确定，且与本案无关。本院认为，证据(1)的真实性可以确认，证据(2)、(3)、(5)、(6)、(7)是在日本或韩国形成的宣传印刷品和图纸资料，吉明美公司没有履行相关的公证认证手续并附中文译本，故不具某证明效力。
根据以上确认的证据及双方当事人的陈述，本院查明以下事实:
本案涉及的万向节是一种普遍使用于汽车传动装置的机械部件，它由十字轴和轴承座组成。轴承座(立体图见附图一)由轴承座型材进一步加工而成，轴承座型材则主要通过锻造、冷拉等方法制作。为减少轴承座的加工成本，提高生产效率，原告钱某设计了一种型材，并于1999年4月16日申请名称为'万向节轴承座型材坯料'的外观设计专利。国家知识产权局1999年12月3日予以授权，专利号为ZL（略）.9，1999年12月29日发布授权公告，目前该专利仍在有效期内。
该外观设计专利涉及的是一种万向节轴承座型材坯料，其图片的主视图为:一圆弧形与长方形上框两边等距离相连，沿长方形下框向下凸出一与两边等距的矩形。俯视图为:一与两边等距的圆弧体，沿竖长方形的中部凸起。左视图为:一与上下两边等距的弧体，沿横长方形的中部凸起。立体图(见附图二)为:一长方体上面中部凸起一长圆弧体，沿长方体下面向外凸出一与左右两面等距的矩形体。后视图与主视图相同，右视图与左视图相同。
2002年6月30日，被告吉明美公司与被告苏州型钢厂签订加工承揽合同，合同约定:苏州型钢厂按照吉明美公司提供的图纸技术要求，为吉明美公司加工制作两种规格的轴承座型材，其中图号为114－5122和114－3106的轴承座型材各15吨，加工费单价每吨1000元，合计30，000元。原告钱某发现苏州型钢厂加工轴承座型材后，认为该行为侵犯了其外观设计专利权，于2002年10月22日向本院提起民事诉讼，并申请本院采取证据保全措施。本院于2002年10月28日赴苏州型钢厂内进行证据保全，对其为吉明美公司加工轴承座型材的生产模具某行了摄影固定。庭审中，吉明美公司提交了委托苏州型钢厂定作加工的一段型材坯料实物，三方当事人均同意以此和保全的照片作为与专利图片进行比对的对象。
根据吉明美公司提交的实物和本院对模具某保全照片所反映的形状，苏州型钢厂为吉明美公司加工制作的也是万向节轴承座型材坯料(立体图见附图三)，其外观形状与原告的专利外观设计相近似，区别在于型材坯料底部中间凸出的矩形两边各有一道定位凹槽。万向节轴承座与被控产品相比，外形轮廓基本相同，区别在于轴承座的一面呈弧形，另一面中间钻有圆洞，上面左右各有一个自上而下贯通的圆孔。
本案的焦点在于:(1)两被告的先用权抗辩能否成立(2)两被告的已有设计抗辩能否成立(3)原告钱某外观设计专利的保护范围
本院认为:
(一)关于两被告的先用权抗辩。根据我国专利法第六十三条第一款第(二)项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不构成专利侵权行为。因此，在先使用产生先用权，可以对抗专利权。但是，先用权并不是一种单独存在的权利，而仅仅是一种对抗专利侵权指控的抗辩权，它只有在满足一定条件时才有必要予以考虑。本案两被告主张享有先用权，理由是被告吉明美公司年鉴中的成品万向节图片包含原告申请的外观设计形状，吉明美公司在1995年即采用锻造方式加工制作万向节轴承座坯料。对此，本院不能同意。因为:第一，吉明美公司年鉴所刊载的是万向节产品，吉明美公司承认万向节所包含的轴承座有多种加工方法，采用涉案专利产品型材坯料加工万向节轴承座只是其中的一种方法，故不能由年鉴中刊载的万向节轴承座得出是由与原告专利产品形状相同或近似的型材坯料加工制造的结论；第二，即使吉明美公司确实在1995年已经开始锻造与原告外观设计专利产品形状相同或者近似的型材坯料，其先用权范围也仅限于自己制造，且制造行为应当一直持续到专利申请日。但两被告并没有提供吉明美公司持续制造的证据，相反却有证据表明吉明美公司在原告专利授权后委托苏州型钢厂等其他单位制造。因此，两被告依法不能享有先用权。
(二)关于两被告的已有设计抗辩。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，在专利诉讼中，已有设计可以成为被控侵权人不构成侵权的抗辩理由。根据司法实践，已有设计又称自由公知设计，它是一项在专利申请日前已有的、单独的设计方案，或者该领域普通技术人员认为是已有设计的显而易见的简单组合成的设计方案。对于已有设计抗辩，人民法院审查的重点是判断抗辩设计是否与讼争设计相同或者相近似，只要二者相同或者相近似，便可认定或推定讼争设计采用了抗辩设计，无论讼争设计是否落入专利权的保护范围，都将不会构成侵权。本案两被告支持其已有设计抗辩的主要证据是韩国GMB株式会社简介、日本GMB株式会社简介、产品介绍以及日本企业图纸10份。本院认为，这些证据材料均是在中华人民共和国领域外印制或制作的外文书证，根据《最高人民法院关于民事证据的若干规定》第十一条、第十二条的规定，应当履行公证、认证手续，并应当附有中文译文，否则不具某证明效力。而且，公司简介、产品介绍并未表明其是否公开以及公开的时间，企业图纸是否受控也没有其他证据证明。因此，被告苏州型钢厂和被告吉明美公司以此作为已有设计抗辩的依据不足。
本院注意到两被告还以被控产品设计与公知的万向节轴承座的外观相近似作为已有设计抗辩的理由。对此，原告钱某认为，公知产品外观不能脱离产品而单独存在，万向节轴承座虽然是其申请专利前公知的产品，但其与被控侵权产品万向节轴承座型材坯料在外观设计专利国际分类表中分属不同类别，是不同的产品，不具某比对的基础，而且两者的外观也有差别，因此得出被控万向节轴承座型材坯料的外观形状来源于公知产品万向节轴承座的外观形状是不合适的。本院认为，《国际外观设计分类表》作为外观设计专利申请时的分类依据，对于审查外观设计专利的新颖性以确定外观设计专利的独占权范围是有必要的，在法院进行侵权判定比对时也是一个重要依据，但不是唯一依据。就本案而言，在以被控产品与公知产品进行比较时，不能不考虑公知产品与被控产品客观上存在的特殊关系和消费者对商品分类的一般理解，否则就有可能不当地扩大外观设计专利的保护范围，损害社会公共利益。本案被控万向节轴承座型材坯料与轴承座虽然在《国际外观设计分类表》中属于不同的分类，万向节轴承座型材坯料在25－01－（略），轴承座在15－99，但从两种产品的关系看，万向节轴承座型材坯料的直接作用是加工万向节轴承座，万向节轴承座的直接作用是组装万向节，除此两者都不具某其他独立的作用和功某。而且两者虽然是前后两个阶段的产品，但作用最终都是为万向节的制造服务，这种阶段性的特殊关系和产品所具某的特定功某，在一定程度上限制了万向节轴承座型材坯料和万向节轴承座的消费群体不是普通意义上的一般消费者，而是特定的万向节制造企业。因此在确定万向节轴承座型材坯料与万向节轴承座是否类似时，应当以万向节制造企业的视角进行判断。从这个角度考虑两种产品的用途、功某、市场销售、实际使用等因素，万向节轴承座型材坯料与万向节轴承座应当是类似产品，具某可比性。另外从外观设计角度分析，对于本领域普通技术人员来讲，虽然加工万向节轴承座的型材坯料外观可以有多种设计，但在万向节轴承座外观形状在先确定的情况下，从节省材料、方便加工的功某出发，必然显而易见地启示出最接近万向节轴承座外观轮廓、又不影响后续加工的设计方案，从而自然地得出与被控万向节轴承座型材坯料相同或者近似的外观。这种启示完全在本领域普通技术人员的现有整体技术的范围内，并不需要创造性劳动。本案万向节轴承座的外观包含被控产品和专利设计的外观轮廓，而且专利设计所不具某的定位凹槽，在被控产品和万向节轴承座中都有，因此被控产品要比专利设计更接近万向节轴承座的外观，从而进一步证明两被告关于被控产品外观来源于公知产品万向节轴承座外观的理由能够成立，故本院采纳两被告的已知设计抗辩。
(三)关于原告钱某外观设计专利权的保护范围。两被告在答辩中均认为涉案专利不具某创造性、新颖性，不应当得到保护。应当说，在能够认定被控产品外观来源于已有类似产品设计的情况下，由于已满足已有技术抗辩的条件，完全可以判定原告钱某指控的专利侵权不成立，无需对原告钱某外观设计专利权的保护范围问题再作认定。但是，由于回答两被告提出的这个问题对于深入认识本案的法律问题具某意义，本院仍有必要对该焦点问题作出评判。根据我国专利法第二十三条规定，外观设计专利的授权条件是新颖性(或称原创性)。产品外观设计专利申请是否应当授予专利权，依法应当由国家专利局或者专利复审委员会审查决定，而不应由人民法院在侵权诉讼中审查决定。人民法院在审理产品外观设计专利侵权纠纷案件中，应当依照专利法第二十三条、第五十六条第第二款以及专利法实施细则第二条第三款的规定确定专利权的保护范围。专利法所保护的产品外观设计专利权的内容应当是表示在图片或者照片中该外观设计专利产品的外表的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的新设计部分。在专利申请日前该产品已有的外表形状，该产品内部结构形状以及该产品技术功某所决定的外表形状，不属于该外观设计专利所保护的内容。
从原告在起诉状、庭审中的陈述以及涉案专利的名称看，原告对万向节轴承座型材坯料形状的设计，是出于节省材料、方便加工的目的，由此专利设计的型材外观非常接近成品万向节轴承座的外观轮廓，该设计并不是为了装饰美化型材，而是由该种形状的型材坯料能够经济、方便地制作万向节轴承座来决定的。从另外一个角度看，相同的功某的产品完全可能采用不同的设计方案来实现，产品的装饰效果和美感要求可以和产品的功某相脱离的，具某可选择性，而功某性的设计往往不具某可选择性。本案原告不能说明专利设计所体现的美感和装饰效果，相反该型材坯料的特定功某性特点恰恰决定了专利型材坯料外观的不可选择性和唯一性。还应当注意的是，在确定一项设计究竟主要是功某性的还是装饰性的时候，考虑的是这项设计的总体造型，而不是这项设计的各个组成部分。一项设计的各个组成部分可以具某一定的功某，这个设计的装饰性的那一个方面仍然可以享受外观设计专利的保护。原告专利设计里的包括向上凸起的圆弧形、中间的长方形和向下凸起的矩形在内的几个部分的具某设计或者这几部分结合在一起构成的专利设计，都主要是出于更接近轴承座轮廓，以方便加工等功某方面的考虑。
鉴于涉案专利产品万向节轴承座型材坯料的外观形状是由于功某性而产生的特点，不是装饰性的特点，因此对由功某性决定的形状不应确定在该外观设计专利的保护范围内，否则将不利于公众对一件产品进行具某的创新和使用。而且，当一件外观设计专利的形状完全是由该产品的功某所决定时，那么与其稍有区别的产品都不应判定是侵权产品。被控产品外观与涉案专利设计在功某性部分的相似之处和判断外观设计侵权是否成立无关，而被控产品在底部矩形两侧各有一道弧形定位凹槽的差别，则完全可以导致被控产品与专利产品在设计上的差异，因此被控产品没有落入原告外观设计专利的保护范围。
综上，被告苏州型钢厂和被告吉明美公司没有侵犯原告钱某的外观设计专利权，不应承担任何侵犯专利权的民事法律责任。原告钱某基于侵权成立所提出的所有诉讼请求，因缺乏事实和法律根据，本院均不予支持。依照《中华人民共和国专利法》第二十三条、第五十六条第二款、第六十三条第一款第(二)项以及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条之规定，判决如下:
驳回原告钱某的诉讼请求。
本案案件受理费3510元，由原告钱某负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，同时预交上诉案件受理费3510元(汇往:江苏省高级人民法院；开户行:南京市农业银行江苏路分理处，帐号:（略）)，上诉于江苏省高级人民法院。
审判长刘红兵
代理审判员张雁
人民陪审员吕书桁
二○○三年六月五日
书记员徐新
书记员羊震
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