黄某与冯某专利侵权纠纷案

时间：2006-02-20 当事人: 法官: 文号:（2005）粤高法民三终字第316号

广东省高级人民法院

民事判决书

(2005)粤高法民三终字第X号

上诉人(原审被告)：黄某，男，X年X月X日出生，汉族，系东莞市X街金叶电子厂业主。住（略）。

委托代理人：朱继良，广东陈梁某钜律师事务所律师。

委托代理人：张某，东莞市华南专利事务所专利代理人。

被上诉人(原审原告)：冯某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略）。

委托代理人：盛宝军，北京市中伦金通律师事务所深圳分所律师。

委托代理人：巫某某，梅州方威电子有限公司总经理。

原审被告：深圳市恒波通信发展有限公司。地址：深圳市X区X路化工大厦五楼西X号。

法定代表人：梁某。

上诉人黄某因与被上诉人冯某及原审被告深圳市恒波通信发展有限公司(简称恒波通信公司)专利侵权纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行了审理，现已审理终结。

原审法院审理查明，2000年3月6日，冯某就其设计的“变形滑鼠收音机(983型)”向国家知识产权局申请外观设计专利，国家知识产权局于2000年8月26日授予冯某ZL（略）．X号外观设计专利权，并于2000年9月27日予以授权公告。冯某按期缴纳了专利年费，2004年1月14日缴纳了本年度的专利年费。该专利处于有效状态，该专利经黄某提出无效程序，最终仍被维持有效，其专利的三性较好，应给予保护。冯某ZL（略）．7外观设计专利权不保护色彩，其专利公告有主视图、仰某、俯视图、左右视图。主视图是电脑鼠标形收音机，突出的图案是一个较大圆形和两个较小圆形(眼睛)、变形的矩形(身体)；仰某是一矩形，视觉上可见三个圆形和挂钩；俯视图是一矩形，视觉上可见挂钩；左右视图也是矩形，视觉上可见收音机侧面插孔和背面挂钩。

冯某主张恒波通信公司销售侵权，1、2000年11月19日冯某以人民币1150元在恒波通信公司处购买诺基亚3210型手机，随手机附送小Q鼠收音机一套。恒波通信公司随手机附送小Q鼠随身听收音机没有黄某开办的东莞市X街金叶电子厂标注，但小Q鼠随身听收音机的外观与黄某生产的“（略）自动搜索调频收音机”外观完全相同。2、2000年11月8日《深圳特区报》第32版刊登的广告以及宣传彩页。恒波通信公司宣传“买诺基亚3210、5110型手机，得小Q鼠随身听收音机”。恒波通信公司在销售被控侵权产品时出具了发票，恒波通信公司拒不出庭应诉，据此，法院认定其销售被控侵权产品的事实。恒波通信公司在给冯某函件中称涉案产品是金田商贸有限公司提供，金田商贸有限公司又称恒波通信公司销售涉案产品是由黄某提供，但未能提供证据予以证明，黄某予以否认，因此，法院认定恒波通信公司销售的涉案产品不具有合法来源。

冯某主张黄某生产“（略）自动搜索调频收音机”(又称小Q鼠随身听收音机)产品的证据为法院对黄某证据保全的实物证据。黄某对上述证据无异议，据此，法院认定黄某生产“（略）自动搜索调频收音机”被控侵权产品的事实。

冯某主张黄某生产销售的“（略）自动搜索调频收音机”产品外观，与冯某ZL（略）．X号专利外观设计除产品正面的变形矩形稍有不同外，其余均相同，落入冯某专利权的保护范围。黄某认为两者不同。法院将黄某“（略）自动搜索调频收音机”产品与冯某的专利权图片对比：黄某产品的正面三个圆形键的大小和位置与冯某专利相同，黄某产品正面是一倒锥形与冯某专利变形矩形不同，但两个图形的大小和布置在产品上的位置基本相同；黄某产品也有挂钩和插孔，其挂钩和插孔与冯某专利视图相同。由于黄某产品与冯某专利图片的形状基本相同，黄某产品图案视觉效果与冯某专利相对应视图基本相同，唯一不同之处是被控产品正面倒锥形与冯某专利变形矩形不同，但两个图形的大小和在产品上的布置又基本相同。因此，法院认定黄某产品的外观与冯某专利图片外观设计近似，落入冯某专利权保护范围。

黄某于1996年12月30日注册登记东莞市X街金叶电子厂，该电子厂为个体工商户。

黄某认为其产品的配件是从东莞黄某振华塑胶模具制品厂购买的，其只是将购买的配件进行加工形成产品。由于东莞市X街金叶电子厂向东莞黄某振华塑胶模具制品厂的订购单注明“按我公司确认的样板”供货，所以不排除是黄某委托东莞黄某振华塑胶模具制品厂加工侵权产品配件，冯某对黄某提供的购买证据不予确认，且加工本身也属于生产行为，因此，法院认定黄某生产被控侵权产品的事实。

黄某认为其有先用权，并提交了东莞黄某振华塑胶模具制品厂给黄某的报价单、黄某向东莞黄某振华塑胶模具制品厂的订购单、东莞黄某振华塑胶模具制品厂的送货单、货款支付证明单和东莞黄某振华塑胶模具制品厂出具的收款收据、东莞黄某振华塑胶模具制品厂给黄某的结算单。由于该类证据均是黄某和东莞黄某振华塑胶模具制品厂出具的证据，没有第三人的证据相印证，也没有公开销售的证据，冯某对其证据又不确认，且该证据已经在无效程序中使用，但未被采纳。因此，法院认为黄某主张先用权的证据不充分，对黄某先用权的主张法院不采纳。

黄某主张其产品使用的是公知设计，认为其产品外观与爱华CR一SP40收音机的外观更接近。爱华CR—SP40收音机在1998—1999年公开的杂志中对外公开，但爱华CR一SP40收音机只是公开了产品的正面图案外观，且正面可视的图案是四个圆形和凸出的长方形，与黄某“（略）自动搜索调频收音机”产品外观不同。黄某主张的公知设计证据已经在无效程序中使用，但未被采纳。因此，法院认定黄某产品使用公知设计抗辩不成立。

冯某请求黄某赔偿的依据是冯某因侵权所造成的损失。冯某提交了其公司于2000年6月至2001年6月期间的销售汇总表，证明其在侵权行为发生前后半年期间，因侵权行为不得不降价，给冯某造成直接损失约66万元。由于冯某主张的损失证据未经审计程序，黄某对该证据又不予确认，因此，法院对其主张不予采信。

原审法院审理认为：本案争议的内容属于专利侵权纠纷。冯某ZL（略）．7专利权依法获得，且处于授权状态，其专利权受法律保护。涉案的侵权产品“收音机”与专利产品同类。外观设计专利权的保护范围是表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品。经过审理对比，涉案侵权产品的正面与冯某专利权主视图近似，其他面与冯某专利权相对应的视图基本相同。因此，法院认定黄某生产的“（略）自动搜索调频收音机”产品外观与冯某专利权外观设计近似，落入冯某ZL（略）．7专利权的保护范围。恒波通信公司销售的小Q鼠随身听收音机虽不能确认是黄某生产的“（略）自动搜索调频收音机”产品，但其外观与黄某“（略）自动搜索调频收音机”产品外观完全相同，因此，法院认定恒波通信公司销售的小Q鼠随身听收音机亦侵犯了冯某专利权。

涉案侵权产品“（略）自动搜索调频收音机”是黄某生产。黄某对法院保全的侵权产品证据予以确认，但认为其只是加工行为。由于黄某提供的证据，东莞市X街金叶电子厂向东莞黄某振华塑胶模具制品厂的订购单注明“按我公司确认的样板”供货，所以不排除是黄某委托东莞黄某振华塑胶模具制品厂加工侵权产品配件，且加工本身也是生产行为，因此，法院认定黄某生产侵权产品的事实。

法律规定先用权是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用。黄某提交先用权证据均是其和东莞黄某振华塑胶模具制品厂出具的证据，没有第三人的证据相印证，也没有其在冯某专利申请日之前公开销售的证据，因此，法院认为黄某主张先用权的证据不充分，法院不采纳。

法律规定公知设计是指外观设计专利申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者在国内公开使用的在相同或者近似产品上的相同或者近似外观设计。爱华CR—SP40收音机在1998——1999年公开的杂志中对外公开，符合专利申请日以前在国内外出版物上公开发表过的条件，但爱华CR一SP40收音机只是公开产品的正面图案外观，且正面可视的图案是四个圆形和凸出的长方形，与黄某“（略）自动搜索调频收音机”产品外观不同。因此，法院认定黄某生产侵权产品使用公知设计抗辩不成立。

法律规定使用或者销售不知道是未经专利权人许可的专利产品，能够证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。恒波通信公司主张其销售的小Q鼠随身听收音机来源于黄某，而黄某予以否认，且其产品本身没有东莞市X街金叶电子厂标注，因此，法院认定恒波通信公司主张其有合法来源不成立，应当承担赔偿责任。

综上所述，冯某ZL（略）．7专利权受法律保护。黄某生产的“（略）自动搜索调频收音机”产品落入冯某ZL（略）．7专利权的保护范围。黄某未经冯某同意，以生产经营为目的，擅自生产侵权产品，侵犯了冯某的专利权，应当承担侵权责任。恒波通信公司未经冯某同意，以经营为目的，擅自销售侵权产品，侵犯了冯某的专利权，应当承担侵权责任。恒波通信公司不能证明其销售侵权产品的合法来源，应当承担赔偿责任。冯某请求法院判令黄某立即停止侵权行为、销毁侵权产品、赔偿经济损失、承担案件受理费及律师费等证据充分，法院予以支持。冯某要求恒波通信公司赔偿人民币5万元，其请求适当，法院予以支持。但是，冯某要求黄某赔偿人民币100万元，证据不充分，法院不予全额支持。由于冯某提交其损失的证据不充分，法院不能依据冯某主张的损失额作为赔偿额；黄某拒不提交生产销售侵权产品的数量，本案不能依据黄某侵权获利进行赔偿，因此，本案应适用酌情赔偿原则。酌情赔偿应考虑冯某专利权类别、黄某侵权的性质和情节、冯某几年来的维权费用包括律师费等因素。恒波通信公司、黄某的侵权行为分别为制造、销售行为，在实施其侵权行为中无共同意思联络，因此，冯某要求恒波通信公司、黄某相互承担连带责任，缺乏事实和法律依据，法院不予支持。为此，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十条、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十六条第二款、第六十三条第二款和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，判决如下：一、深圳市恒波通信发展有限公司、黄某立即停止侵犯冯某ZL（略）．X号专利权的行为；并销毁库存侵权产品。二、深圳市恒波通信发展有限公司于判决生效后10日内赔偿冯某经济损失人民币5万元。三、黄某于判决生效后10日内赔偿冯某经济损失人民币20万元。四、驳回冯某的其他诉讼请求。一审案件受理费人民币（略）元，由深圳市恒波通信发展有限公司负担3510元，黄某负担（略）元。

黄某不服原审判决，向本院提起上诉。请求：1、撤销原审判决，驳回被上诉人的诉讼请求；2、被上诉人承担全部诉讼费。事实与理由是：1、被控侵权产品与被上诉人的专利产品不相同也不近似，通过对比，被控侵权产品的外观设计更接近公知技术，因此，专利侵权不成立。2、赔偿数额明显过高。该产品价格极其低廉，上诉人销售的时间只有短短的几个月时间，却承担如此巨额赔偿，不合理。3、诉讼费分担不合理，被上诉人索赔金额巨大，而最终法院判决被上诉人只是部分胜诉，大部分败诉，却判其不承担诉讼费，于法无据。

本院审理查明，原审法院查明事实基本属实，本院予以确认。

另查明，冯某于2001年2月6日向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令黄某、深圳市恒波通信发展有限公司：1、停止侵权行为；2、销毁或没收侵权产品；3、销毁生产侵权产品模具；4、恒波通信公司赔偿因侵权给冯某造成的经济损失5万元；5、黄某赔偿因侵权给冯某造成的经济损失100万元；6、深圳市恒波通信发展有限公司、黄某承担连带责任；7、深圳市恒波通信发展有限公司、黄某承担调查取证费用5万元；8、承担诉讼费用。

本院认为：本案属外观设计侵权纠纷。被上诉人冯某依法享有涉案ZL（略）．7外观设计专利权，其专利权应受法律保护。

根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。涉案专利公告中有主视图、仰某、俯视图、左右视图。主视图的外形大致为下部作了圆弧处理的长方形，其布局具有变形滑鼠脸谱的特征，主视图下部中间有一个大的圆形旋钮，好像变形滑鼠的大嘴巴，该旋钮上部两侧各有一个小的圆形按钮，好像变形滑鼠的眼睛，嘴巴和眼睛处于收音机面板下部，约占面板长度的三分之一，与其圆弧边沿一起看起来好像一只老鼠的头部，面板另外的三分之二部分是变形的矩形；仰某是一矩形，视觉上可见三个圆形和挂钩；俯视图是一矩形，视觉上可见挂钩；左右视图也是矩形，视觉上可见收音机侧面插孔和背面挂钩。

将被控侵权产品与外观设计专利公告中的图片或者照片中的该外观设计专利产品对比，被控侵权产品与专利产品属同类产品，被控侵权产品的正面三个圆形旋钮及按钮的大小和位置与专利相同，被控侵权产品正面是一倒锥形，与专利变形矩形不同，但两个图形的大小和布置在产品上的位置基本相同；被控侵权产品也有挂钩和插孔，其挂钩和插孔与专利视图相同。除被控侵权产品正面倒锥形与专利视图的变形矩形不同之外，两者其余部分基本相同。以普通消费者的眼光，经整体观察、要部对比，综合判断，被控侵权产品的外观设计与涉案专利产品的外观设计相近似。上诉人提出被控侵权产品外观与涉案专利产品不相近似的主张，理由不足，本院不予支持；将被控侵权产品与上诉人主张的“爱华CR一SP40收音机”的外观设计相比，两者存在明显的不同。上诉人的公知设计抗辩理由不足，本院不予支持。

上诉人黄某未经专利权人的许可，以生产经营目的制造侵权产品，侵犯了专利权人冯某依法享有的专利权，应承担停止侵权并赔偿损失责任。在本案中，被上诉人因侵权的损失和上诉人因侵权的获利均难以确定，也无专利许可使用费可以参照，故应适用定额赔偿。结合本案情况，综合考虑专利权的类别、侵权的时间、侵权的规模、被控产品的价值及被控产品的相似程度等因素，原审判决确定上诉人黄某赔偿20万元，明显畸重，本院予以调整。恒波通信公司对原审判决未提出上诉，本院予以认可。

原审判决除在确定黄某赔偿数额不当外，其余部分正确，本院予以维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)、(三)项规定，判决如下：

一、维持深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第X号民事判决主文的第一、二、四项。

二、变更深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第X号民事判决主文的第二项为：黄某于本判决生效后10日内赔偿冯某经济损失10万元。

一审案件受理费（略）元，黄某负担8272元，深圳市恒波通信发展有限公司负担4136元，冯某负担3102元。

二审案件受理费（略）元，黄某负担（略）元，冯某负担3102元。

一、二审诉讼费分别由冯某和黄某预交，法院不予收退，对于当事人应当负担的诉讼费，可在执行本判决时合并执行。

本判决为终审判决。

审判长于小山

代理审判员岳利浩

代理审判员邱永清

二00六年二月二十日

书记员林恒春