河南省高级法院
民事判决书
(2005)豫法民三终字第X号
上诉人(原审被告)：佛山市南海宏佳铝业有限公司，住所地：广东省佛山市X区狮山红星公路口。
法定代表人：吴某，该公司总经理。
委托代理人：陆垂军，广东南天明律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)：王某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略）。
委托代理人：田某某，郑州联科专利事务所专利代理人。
委托代理人：张某甲，郑州中原专利事务所专利代理人。
原审被告：秦某乙，男，汉族，X年X月X日生，住（略），系宏佳铝材郑州批发部业主。
上诉人佛山市南海宏佳铝业有限公司(以下简称宏佳公司)与被上诉人王某、原审被告秦某乙专利侵权纠纷一案，王某于2004年2月25日向郑州市中级人民法院提起诉讼，请求判令秦某乙停止销某侵权产品并赔偿经济损失10万元，宏佳公司停止生产、销某、许诺销某侵权产品并赔偿经济损失5万元，并由秦某乙和宏佳公司共同承担本案诉讼费用。郑州市中级人民法院经审理于2004年6月20日作出(2004)郑民三初字第X号民事判决，宏佳公司不服该判决，在上诉期内向本院提起上诉。本院于2005年6月17日受理后，依法组成合议庭，于2005年7月26日公开开庭进行了审理，宏佳公司的委托代理人陆垂军，王某及其委托代理人田某某、张某甲，秦某乙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
王某向原审法院起诉称：王某于2002年11月8日向国家知识产权局专利局提出了“下滑导轨(铝合金推拉门窗型材)”的外观设计专利申请，并于2003年9月3日获得了授权并公告。后来王某发现秦某乙经营的宏佳铝材批发部销某的一种型材同王某的外观设计专利完全一致，经查系南海市宏佳铝业有限公司生产，故诉至法院，请求判令秦某乙停止销某侵权产品并赔偿经济损失10万元，宏佳公司停止生产、销某、许诺销某侵权产品并赔偿经济损失5万元，由宏佳公司和秦某乙共同承担本案诉讼费用。
秦某乙向原审法院辩称：秦某乙所销某的推拉窗型材是宏佳公司生产的产品，且是宏佳公司依照吴某的专利进行生产，因此秦某乙的销某行为不构成侵权，故请求法院驳回王某的诉讼请求。
宏佳公司向原审法院辩称：宏佳公司生产的型材是根据专利实施许可合同，依照吴某的专利进行生产的。吴某的专利是2002年12月2日向国家知识产权局申请，2003年7月2日获得授权的，而专利实施许可合同是2003年7月2日签订的，故宏佳公司的生产行为不构成侵权，也不应承担任何法律责任，请求法院驳回其诉讼请求。
原审法院经审理查明：2002年11月8日，王某向国家知识产权局申请了外观设计“下滑导轨(铝合金推拉窗型材)”，2003年9月3日获得了授权，专利号为ZL（略）。7。授权后王某交纳了专利年费。该外观设计为一种下滑导轨(铝合金推拉门窗型材)的外观图样。2004年2月15日王某在位于郑州市X路铝材市场秦某乙经营的销某部里购买了一种“下滑导轨”，该下滑导轨系宏佳公司生产，将秦某乙所销某并由宏佳公司生产的下滑导轨与王某的外观设计相比对，二者完全一致，对此，王某、秦某乙及宏佳公司在原审庭审中均予以认可。
原审法院另查明：2002年12月2日吴某向国家知识产权局申请了外观设计专利“推拉窗型材”，2003年7月2日获得了授权。该外观设计为一种推拉窗型材的外观图样。庭审中当事人均认可吴某的外观设计专利“推拉窗型材”与王某的外观设计“下滑导轨(铝合金推拉门窗型材)”的外观图样一致。宏佳公司出示了其在申请专利以前使用的图纸，用以证明其是在先使用。证人张某丙证实其于2002年11月5日在秦某乙处购买了上滑、下滑各一只，外观同法庭上出示的型材一致。证人秦某丁证实其在2003年2月至8月在秦某乙处打工、接触了法庭上出示的这种型材。王某及其代理人认为宏佳公司的图纸是单方证据，且不显示具体的时间，而证人的证言对时间仅仅是依记忆，残缺不全，且前后矛盾，不能证明宏佳公司享有在先使用权。
另王某认为鉴于对方的侵权获利难以查明，侵权赔偿额请求法院予以酌定。
原审法院认为：王某是外观设计“下滑导轨(铝合金推拉门窗型材)”的专利权人，并及时交纳了专利年费，该专利合法有效应受法律保护。本案中秦某乙和宏佳公司均认可宏佳公司生产、秦某乙销某的下滑导轨的外观与王某的外观设计专利相比对，二者完全一致。秦某乙和宏佳公司未经专利权人许可，生产销某与其外观设计专利相近似的产品，构成了对王某外观设计“下滑导轨(铝合金推拉门窗型材)”专利权的侵犯，依法应当承担相应的民事责任。王某要求秦某乙停止销某侵权产品，宏佳公司停止生产、销某、许诺销某侵权产品的诉讼请求，理由成立，予以支持。关于王某要求秦某乙赔偿10万元的请求，因为秦某乙系合法销某，不应当承担侵权赔偿责任，故对其请求不予支持。关于王某要求宏佳公司赔偿经济损失5万元的请求，本案中王某因宏佳公司侵权所造成的损失或宏佳公司因侵权所获利润均无法确定，考虑到宏佳公司侵犯外观设计专利权的性质、销某的范围和影响及王某为调查、制止侵权所支出的合理费用，王某5万元的诉讼请求可以支持。宏佳公司辩称其在王某的专利申请前已经进行了生产，其享有先用权，但宏佳公司的生产图纸不显示具体的日期，而证人证言也无法证明具体的时间，故无证据证明在专利申请日之前宏佳公司已经制造了相同产品，所以宏佳公司的生产、销某行为不符合我国专利法中关于先用权的规定，其辩解主张不能成立。关于宏佳公司辩称其是依照《专利许可合同》进行生产的，而吴某的外观设计专利的申请日是2002年12月2日，王某的外观设计专利申请日是2002年11月8日，本案中王某与秦某乙、宏佳公司均认可王某的外观设计专利与吴某的外观设计专利所保护的外观设计专利产品是相同的，而依照我国《专利法》第九条的规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”，而专利侵权的判断主要是看被控侵权物是否落入了专利(外观设计)的保护范围，而对于当事人以专利实施许可合同进行抗辩的，则看被控侵权物是否属于专利实施许可合同中的产品，如果落入则看被控侵权物是否属于专利实施许可合同中的专利产品，如果不属于专利实施许可合同的产品，则同许可合同无关；如果属于专利实施许可合同中的专利产品，且许可合同中专利的申请日早于主张权利人的专利申请日的，构不成侵权；如果专利实施许可合同中专利的申请日晚于原告专利申请日的，则构成侵权。鉴于本案中的证据证明吴某的专利申请日晚于王某的专利申请日，且宏佳公司生产的产品属于专利许可合同中的专利产品，所以宏佳公司以专利许可合同作为不侵权抗辩不能成立，不予支持。综上，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第九条、第十一条第二款、第五十六条第二款、第五十七条、第六十三条以及最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条之规定，判决如下：1、秦某乙立即停止销某侵犯王某外观设计专利“下滑导轨(铝合金推拉门窗型材)”的产品。2、佛山市南海宏佳铝业有限公司立即停止生产、销某、许诺销某原告王某外观设计专利“下滑导轨(铝合金推拉门窗型材)”的产品。3、佛山市南海宏佳铝业有限公司于判决生效后十日内赔偿王某经济损失5万元。4、驳回王某的其他诉讼请求。案件受理费4510元，由宏佳公司负担。
宏佳公司不服原审判决，向本院提起上诉称：1、本案中存在两个相同的外观设计专利，专利申请人分别为王某和吴某，两个专利权都合法有效。宏佳公司在吴某取得的专利权合法有效的情况下，通过签订专利实施许可合同，得到了专利权人吴某的许可，宏佳公司的行为是对吴某专利的实施，并没有侵犯被上诉人的专利权。虽然对于专利权的授予适用“申请在先原则”，但专利权的最终归属是另一法律关系，不属于本案的审理范围，因确定存在权利冲突情况下的真正权利人或是对其中之一的专利权宣告无效的权力属于法律规定的国家专利复审委员会而不是人民法院。2、本案中吴某申请的外观设计专利“推拉窗型材”于2003年7月2日获得授权，先于王某合法取得，宏佳公司于2003年7月2日签订专利实施许可合同时，王某并未取得该外观设计的专利权，仅仅只是专利申请人，因此，宏佳公司没理由也没义务知道王某先申请该外观设计专利。根据我国《专利法》第47条第2款“···已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力”的规定，宏佳公司此前依据同吴某签订的专利实施许可合同进行的生产、销某等经营行为，同样不存在侵权。3、本案涉及权利的冲突，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第15条“人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，涉及权利冲突的，应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益”的规定，吴某的该外观设计专利权较被上诉人在先取得，受法律保护，宏佳公司依据与吴某签订的专利实施许可合同“在先”取得专利使用权，同样受法律保护。《专利法》第9条的规定仅仅是解决专利权授予前的申请问题，并不是解决权利冲突问题，一审法院依据该条款作出判决属于适用法律错误。综上所述，吴某的专利权并未被宣告无效，受法律保护。宏佳公司的生产经营有合法来源，不构成对王某专利权的侵犯。退一步讲，即使将来吴某的该外观设计专利被宣告无效，也应适用《专利法》第47条的规定，宏佳公司亦不应承担责任。请求二审法院撤销某判，驳回王某对宏佳公司的诉讼请求。
在本案二审开庭前，宏佳公司向本院递交了民事上诉状补充意见，其补充意见为：在本案一审诉讼期间，王某向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告吴某的专利权无效，专利复审委员会审理后于2005年1月27日作出《无效宣告请求审查决定书》，决定维持吴某的专利权有效。现专利复审委员会的这一决定书已经发生法律效力。该决定书已经足以推翻一审判决。因此，宏佳公司按照其与吴某签订的《专利实施许可合同》生产经营本案的产品完全具有合法的依据，并没有侵犯王某的专利权，请求二审法院驳回王某的全部诉讼请求。
宏佳公司向二审法院提交两份证据：1、国家知识产权局专利复审委员会于2005年1月27日作出的《无效宣告请求审查决定书》，在该决定书中，专利复审委员会针对王某对吴某的推拉窗型材专利提出的无效申请，决定维持该专利权有效。2、广东省专利信息中心于2005年7月25日对吴某申请号为（略）。9的“推拉窗型材”外观设计专利出具的检索报告，其出具的检索意见为：该专利的法律状态为授权有效状态。宏佳公司提交该两份证据以证明吴某的专利是合法有效的，宏佳公司未侵犯王某的专利权，不应承担任何责任。
王某对宏佳公司二审提交两份证据的质证意见为：专利复审委员会出具的《审查决定书》认定吴某专利是一件组合产品，该专利所包含的各构件在实际使用中必须是组合在一起的，不能脱离该专利而独立使用。该审查决定书限定了吴某专利的保护范围，以此可以证明吴某的专利与王某的专利是不一样的。关于宏佳公司提交的检索报告，其是广东省专利信息中心出具的，而该中心不是法定检索机构。
二审经审理查明事实除与原审一致外，另查明：1、专利复审委员会针对王某对吴某的推拉窗型材外观设计专利提出的无效申请，于2005年1月27日作出第X号无效宣告请求审查决定，决定维持吴某的推拉窗型材专利权有效。该决定要点为：“本专利所包含的各构件在实际使用中必须是组合在一起的。本专利所包含的各构件中的任何一件都不能脱离唯一的组合状态而独立使用。因此，本专利外观设计的产品应视为一件产品。由于本专利是由只能组合在一起使用的15个构件构成的产品的外观设计，而请求人提交的证据，未能反映出该证据中所涉及的15个构件的断面，一般消费者根据这些证据公开的构件，不能结合得出如本专利所示的一件产品，故请求人提交的证据不充分。”另在该决定中专利复审委员会认为，吴某的“推拉窗型材”专利登载了79幅视图，即件一至件十五各有主视图、左某、右视图、俯视图、仰视图，装配结构参考图4幅视图，该专利的简要说明为“型材成套出售。装配结构参考图见一至件15制成的推拉窗结构图”，故吴某的该外观设计专利保护的是由件一至件X组装的推拉窗型材，性质上属于组合产品。2、王某向原审法院提交的用于证明秦某乙和宏佳公司的侵权行为的证据有两份，一是证明秦某乙销某侵权产品的销某票据，该票据显示宏佳铝材郑州批发部售出的为铝材；二是证明宏佳公司生产、秦某乙销某的产品及其包装照片。从该两份证据看，宏佳公司生产及秦某乙销某的下滑导轨为单独的铝材，不是与其他构件组合在一起销某的组合产品。
本院认为：王某作为外观设计“下滑导轨(铝合金推拉门窗型材)”的专利权人，及时交纳了专利年费，该专利在有效期内，应受法律保护。王某该项外观设计专利的保护范围为该专利立体图和主视图所显示的产品外观。王某依据其对该外观设计专利所享有的专有权，对秦某乙销某宏佳公司生产的下滑导轨行为提起侵权之诉，宏佳公司以其生产是根据其与吴某签订的专利实施许可合同为由进行不侵权抗辩，根据本案一、二审查明的事实，结合专利复审委员会的决定及吴某的“推拉窗型材”专利登载的视图和王某的“下滑导轨”外观设计专利的视图所显示的外观，可以认定王某的该专利与吴某的“推拉窗型材”专利不是相同的专利，从两者的关系看，王某的“下滑导轨”专利的视图与吴某该专利中的构件2相同，吴某专利的保护范围是以该专利所附视图所示的15个构件制成的推拉窗装配结构图为准，而王某的该项外观设计专利保护的仅为铝合金推拉门窗型材中的下滑导轨的产品外观。吴某的专利与王某的专利是两个独立的、不相同的专利。王某提交的证据证明秦某乙销某的由宏佳公司生产的的下滑导轨是单独作为一种铝材销某，而不是与其他构件一起组装成推拉窗型材销某，宏佳公司也未提交相关证据证明其生产销某的推拉窗型材是整体出售，而不是单独销某各种铝材，故宏佳公司生产销某下滑导轨铝材的行为并不是在实施吴某的推拉窗型材外观设计专利；且秦某乙销某的由宏佳公司生产的的下滑导轨与王某的“下滑导轨(铝合金推拉门窗型材)”外观设计专利产品的外观完全一致，故秦某乙和宏佳公司的行为构成了对王某外观设计专利的侵犯。宏佳公司所称的其生产涉案侵权产品不构成侵权及不应承担侵权责任的上诉理由不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实基本清楚，实体处理正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项、第一百五十八条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费4510元，由佛山市南海宏佳铝业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长王某伟
审判员傅印杰
代理审判员谷彩霞
二○○五年九月一日
书记员蒋红霞
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