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王某甲诉专利复审委员会专利行政纠纷案

当事人:   法官:   文号:北京市第一中级人民法院

原告王某甲。

委托代理人王某乙。

被告国家知识产权局专利复审委员会,住所地北京市海淀区X路X号银谷大厦10-X层。

法定代表人张某某,副主任。

委托代理人陈某某,国家知识产权局专利复审委员会审查员。

委托代理人朱某,国家知识产权局专利复审委员会审查员。

原告王某甲不服被告国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)作出的第x号复审请求审查决定(简称第x号决定),于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2010年10月11日受理本案后,依法组成合议庭,于2010年11月19日公开开庭进行了审理。原告王某甲;被告专利复审委员会的委托代理人陈某某、朱某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

专利复审委员会2010年7月5日作出的第x号决定是针对王某甲就其申请的x.X号名称为“一种预制道路构件”的发明专利(以下简称本专利)不服国家知识产权局驳回决定所提出的复审请求作出的。

专利复审委员会认为:一、王某甲在其2009年9月24日提交的意见陈某书中声称对权利要求1进行了修改,但是并未提交权利要求书的修改替换页,因此本审查针对的文本为:王某甲于2009年6月30日提交的权利要求书第1-3项、说明书第1、2页,以及其于2004年4月8日提交的说明书附图第1-3页、说明书摘要和摘要附图。二、本案属于申请日在2009年10月1日之前提出的专利申请。根据《实施修改后的专利法的过度办法》,本案的审查适用修改前的《中华人民共和国专利法》(简称专利法)。三、根据该法第二十二条第三款规定,创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。对比文件披露的技术手段与权利要求的区别技术特征不同,但是两者具有相同的作用,与该披露的技术手段相比,权利要求的区别技术特征仅是本领域技术人员利用公知的原理能够作出的改型,且其技术效果也是可以预期的,则现有技术在整体上给出了获得权利要求所述技术方案的启示,权利要求的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的。权利要求1请求保护一种在道路板的下面带有沟槽,板与板之间设承接部分的预制道路构件。对比文件1公开了一种预制道路构件,该构件下面设有沟槽K。权利要求1与对比文件1的区别在于:道路板的板与板之间设有承接部分,承接部分为承槽部分和插入部分。从而,权利要求1实际解决的技术问题是使道路板之间连接紧密。对比文件2公开了一种通用组合公路构件,其路面构件(相当于权利要求1中的预制道路板)之间用台阶型构件连接。对比文件2与对比文件1均涉及组合式预制道路构件,对比文件2中的台阶型构造与上述区别技术特征一样,都能够起到使道路构件之间连接紧密的作用,因此为解决权利要求1中所述的技术问题,本领域技术人员能够从对比文件2获得启示,将对比文件2中的台阶型构造应用到对比文件1中的预制道路构件中。另一方面,相对于对比文件2中的台阶型连接构造,由承槽部分和插入部分相配合的结构仅是本领域技术人员利用公知的卯榫结构原理所作出的改型,其效果也是本领域技术人员可以预期的。因此,在将对比文件2中的台阶型连接构造应用到对比文件1中的预制构件的过程中,本领域技术人员容易想到用承槽部分和插入部分相配合的结构替换台阶型构造,也即现有技术在整体上给出了获得权利要求1的技术方案的启示。因此,权利要求1不具备创造性,不符合上述法律规定。决定:维持国家知识产权局2008年6月6日对本专利申请作出的驳回决定。

原告王某甲不服该决定,向本院起诉称:一、第x号决定所依据的文本不对,我于2009年9月24日对原权利要求书中的权利要求1进行了修改,被告应当依据该文本进行审查,但被告依据的是2009年6月30日的修改文本。我在2009年9月24日版的修改文本中将权利要求1修改为一种预制道路构件,其特征在于:在道路板(1)的下面道路带有沟槽,板与板之间设承接部分,沟槽与沟槽之间设承接部分。在“沟槽与沟槽之间设承接部分”下面注有下划线。而被告却以我没有提供修改后的相关替换页为由不认可上述修改文本的修改效力。根据《审查指南》第一章3.4通知书答复:申请人在收到补正通知书或者审查意见通知书后,应当在指定的期限内补正或者陈某意见。申请人对专利申请进行补正的,应当提交补正书和相应修改文件替换页。该条款仅要求提供替换页,但并未要求替换页和补正书不能写在一起,因我在该次补正中修改了权利要求1,内容很少,故将补正书与替换页写在一起。根据该章3.5申请的驳回:申请文件存在明显实质性缺陷,在审查员发出审查意见通知书后,经申请人陈某意见或修改后仍没有消除的;或者申请文件存在形式缺陷,审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书,经申请人陈某意见或者补正后仍没有消除的,审查员可以作出驳回决定。而被告并未向我提出一次文件形式缺陷补正通知书,便作出决定明显违法。二、在第x号决定作出前更换主审员,仓促作出决定,很难保证公正。综上,请求撤销专利复审委员会作出的第x号决定。

被告专利复审委员会的答辩称:一、王某甲根据我委2009年5月15日的复审通知要求,于2009年6月30日提交了权利要求1-3和说明书1、2页的修改页。而后我委针对上述修改后的申请文件及2009年5月15日通知书针对的其他文件,于2009年8月10日再次向王某甲发出复审通知书。2009年9月24日王某甲提交了意见陈某书,声称其对权利要求1进行了修改,但是未提交权利要求书的修改替换页。根据《审查指南》第二部分第八章4.11节对申请文件修改方式的规定,对说明书或者权利书要求的修改部分,应当按照规定格式提交替换页。即申请人未按规定提交修改替换页的不能视为对申请文件实施了修改。由于王某甲2009年9月24日未按规定提交修改替换页,不能被认为对权利要求书进行了修改,其所主张2009年9月24日的修改不能作为本申请审查的基础,因此我委基于王某甲2009年6月30日提交了权利要求1-3和说明书1、2页的修改替换页,以及2004年4月8日提交的说明书附图第1-3页、说明书摘要和摘要附图作出复审审查,该审查程序合法。二、王某甲称我委未向其发出文件形式缺陷补正通知书,我委认为王某甲未提交修改替换页问题不属于上述因形式缺陷需要发出补正通知书的情形,因此不适用其所引据的《审查指南》就文件形式缺陷可以获得两次补正权利的规定。三、我委变更合议组成员时依法通知了王某甲,王某甲并无异议,故我委审查程序合法公正。综上,第x号决定认定事实清楚、适用法律准确、程序合法,故请求予以维持。

经审理查明:

本专利系王某甲于2004年4月8日申请,申请号为x.1,公开日为2005年1月12日。2008年6月6日,国家知识产权局以本申请权利要求1相对于对比文件1与2的结合不具备创造性,权利要求2的附加技术特征是本领域惯用技术手段或者被对比文件1所公开,权利要求3的附加技术特征被对比文件1所公开,因此权利要求2、3也不具备创造性。决定:驳回本申请。王某甲不服向专利复审委员会提起复审申请,专利复审委员会受理其申请,于2008年11月7日向王某甲发出复审申请受理通知书,同时向国家知识产权局原审查部门发出前置审查通知书,进行前置审查。原审查部门坚持其驳回决定。2009年5月15日专利复审委员会向王某甲发出复审通知书,指出:权利要求1相对于对比文件1和2的结合不具备创造性;权利要求2的附加技术特征及其带来的技术效果是本领域技术人员容易想到的或者被对比文件1所公开,权利要求3的附加技术特征是本领域技术人员在对比文件1的启示下容易想到的,因此权利要求2、3也不具备创造性。2009年6月30日,王某甲针对通知书提交了意见陈某书,及权利要求1-3项和说明书第1、2页的修改替换页。其中,权利要求1的修改方式为,在权利要求1中增加技术特征“承接部分为承槽部分(3)和插入部分(7)”。修改后的权利要求1-3为:

“1、一种预制道路构件,其特征在于:在道路板(1)的下面带有沟槽,板与板之间设承接部分,承接部分为承槽部分(3)和插入部分(7)。

2、根据权利要求1所述的一种预制道路构件,其特征在于:沟槽内设可放置电缆和管道的支架(4),沟槽上方的道路板带有检查口(14)。

3、根据权利要求1和2所述的一种预制道路构件,其特征在于:道路板(1)上带有雨水口(15)。”

2009年8月10日,专利复审委员会再次向王某甲发出复审通知,指出修改后的权利要求1与对比文件1的区别在于,道路板的板与板之间设承接部分,承接部分为承槽部分和插入部分,对比文件2给出了采用合适的结构形式以对相邻道路构件进行连接的技术启示,而承接部分采用承槽部分和插入部分的方式也是本领域技术人员容易想到的,因此修改后的权利要求1相对于对比文件1和2的结合不具备创造性;在此基础上权利要求2、3也不具备创造性。

2009年9月24日王某甲提交了“一种预制构件x.1复审陈某意见”,上称:“对原权力要求书中权力要求书1进行了修改。权力要求书1一种预制道路构件,其特征在于:在道路板(1)的下面带有沟槽,板与板之间设承接部分,沟槽与沟槽之间设承接部分。下划线部分为修改部分,在原说明书中具体实施方式部分中第八行中提到。”但采用的是意见陈某形式,其未提交修改后的权利要求书的相关替换页。

王某甲表示,依照《中华人民共和国专利法实施细则》(简称专利法实施细则)第五十二条中的规定,我修改的内容仅有“沟槽与沟槽之间设承接部分”几个字,不必提交修改替换页。专利复审委员会表示,王某甲所述修改部分已经属于其对技术方案具体特征的修改,不属于该规定所指的“个别文字”情况,其应当提交修改替换页。

对比文件1为JP8-x,公开日为1996年11月26日的日本专利文献,公开了一种预制道路构件。对比文件2为x,授权公告日为2000年8月23日,名称为“通用组合式公路构件”的实用新型专利说明书。

在本院审理中,王某甲对第x号决定中有关本申请创造性的评述也表示不予认可,但认可本申请权利要求1与对比文件1的区别为“道路板的板与板之间设有承接部分,承接部分为承槽部分和插入部分”,且权利要求1实际解决的技术问题是使道路板之间连接紧密。

上述事实有第x号决定、2009年6月30日的权利要求书和说明书修改替换页,2009年9月24日的意见陈某书、对比文件1、2,以及当事人陈某等证据在案佐证。

本院认为:

一、关于审查文本

专利法实施细则第五十二条中规定,发明或者实用新型专利申请的说明书或者权利要求书的修改部分,除个别文字修改或者增删外,应当按照规定格式提交替换页。由于专利申请说明书及其权利要求书是申请人依法请求获得专利授权的法定记述性文件,是一经审查授权所确立的专利权保护范围的法定依据所在,因此必须依照上述法规规定满足其形式上的确定性,凡不符合该项规定将不能获得相应权利。王某甲于2009年9月24日应专利复审委员会再此复审通知要求对本申请权利要求书进行修改,其并未如第一次一样依照上述规定将修改后的文本以正式修改替换页形式提交给专利复审委员会,据此专利复审委员会依法可以不予认可,王某甲理应自行承担由此带来的“视为未提交”的法律后果。王某甲主张此属于“个别文字”修改,无需提交替换页,本院认为,根据其“一种预制构件x.1复审陈某意见”中的修改内容,“沟槽与沟槽之间设承接部分”已属于对其原权利要求所述技术方案中并不存在的新技术特征的添加,是一种重大内容的修改,专利复审委员会由此不认可其系“个别文字”修改情况并无不当,本院予以确认。王某甲称,专利复审委员会应当执行《审查指南》第一部分第一章第3.5节申请的驳回,即申请文件存在明显实质性缺陷,在审查员发出审查意见通知书后,经申请人陈某意见或修改后仍没有消除的;或者申请文件存在形式缺陷,审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书,经申请人陈某意见或者补正后仍没有消除的,审查员可以作出驳回决定。本院认为,如同上理,“沟槽与沟槽之间设承接部分”的添加构成其所需要的一项整体技术方案的组成部分,不属于“申请文件存在明显实质性、形式缺陷”,故不适用此项规定情形。综上,专利复审委员会基于其2009年6月30日提交了权利要求1-3和说明书1、2页的修改替换页,以及2004年4月8日提交的说明书附图第1-3页、说明书摘要和摘要附图作出复审审查,程序合法。王某甲的上述理由不成立,对其主张本院不予支持。

二、关于创造性

专利法第二十二条第三款中规定,创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

专利复审委员会基于2009年6月30日的权利要求与对比文件1比较情况,确定两者的区别在于“道路板的板与板之间设有承接部分,承接部分为承槽部分和插入部分”,权利要求1实际解决的技术问题是使道路板之间连接紧密。王某甲不持异议,本院予以确定。根据对比文件2可见,对比文件2与对比文件1均涉及组合式预制道路构件,对比文件2中的台阶型构造与上述区别技术特征一样,都能够起到使道路构件之间连接紧密的作用,因此为解决权利要求1中所述的技术问题,本领域技术人员能够从对比文件2获得启示,将对比文件2中的台阶型构造应用到对比文件1中的预制道路构件中。另一方面,权利要求1由承槽部分和插入部分相配合的结构属于对本领域技术人员公知的对榫卯结构的借鉴,其效果也是本领域技术人员可以预期的。因此,在将对比文件2中的台阶型连接构造应用到对比文件1中的预制构件的过程中,本领域技术人员容易想到用承槽部分和插入部分相配合的结构替换台阶型构造,也即现有技术在整体上给出了获得权利要求1的技术方案的启示。因此,权利要求1不具备上述法律规定的创造性。专利复审委员会秉承客观实际及其经验法则,作出上述认定事实清楚,本院予以确认。

综上所述,第x号决定认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项、《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第五十六条第(四)项之规定,本院判决如下:

驳回王某甲的诉讼请求。

案件受理费一百元,由原告王某甲负担(已交纳)。

如不服本判决,各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人人数提交上诉状副本,同时交纳上诉案件受理费一百元,上诉于北京市高级人民法院。

审判长任进

代理审判员侯占恒

人民陪审员韩涛

二○一○年十一月三十日

书记员郭小贺



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