广东省高级人民法院
民事判决书
(2005)粤高法民三终字第X号
上诉人(原审原告)：李某某，男，汉族，1953年5月l8日出生，住（略）。
委托代理人：董良刚，广东太平洋联合律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：广州市中心区交通项目领导小组办公室。住所地：广州越秀区X路X号l5-lX楼。
法定代表人：杜某某，第一副主任。
委托代理人：韩中原，广东红棉律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：广州市中心区交通建设有限公司。住所地：广州越秀区X路X号l5-lX楼。
法定代表人：杜某某，董事长。
委托代理人：韩中原，广东红棉律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：广东省建筑设计研究院。住所地：广州市X路X号。
法定代表人：何某某，院长。
委托代理人：郭某某，广州致信伟盛知识产权有限公司专利代理人。
委托代理人：陈某某，男，X年X月X日出生，黎族，该院副院长。
上诉人李某某因与被上诉人广州市中心区交通项目领导小组办公室(以下简称广州项目办)、广州市中心区交通建设有限公司(以下简称广州交通公司)、广东省建筑设计研究院(以下简称省设计院)专利侵权纠纷一案，不服广东省广州市中级人民法院(2004)穗中法民三知初字第X号民事判决书，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。
原审法院审理查明：李某某于1998年l2月8日向国家知识产权局申请名称为“挡土墙的成形方法”的发明专利，并获得授权。该专利申请公开日是1999年6月16日，颁证日是2001年2月1O日，授权公告日是2001年4月4日，专利号为ZL（略）．X号。该专利的权利要求书记载其独立权利要求为：一种挡土墙的成形方法，其步骤包括：a)基本沿竖直方向采用水泥拌合法形成多个成排布置的水泥拌合桩；b)在紧靠上述基本沿竖向的水泥拌合桩的前侧的外侧边沿该桩的纵向设置刚性筋；c)在上述基本沿竖向的多个成排的水泥拌合桩后面形成多个地锚。该专利权利要求书的第6项从属权利要求还写明：根据权利要求1所述的方法，其特征在于在上述基本沿竖向的水泥拌合桩的前侧沿水平方向设置多排横向腰梁，上述地锚中的预应力筋顶端锚固于该横向腰梁上。另外，根据该专利说明书，水泥拌合桩是通过注浆管喷出的浆液就地将土体和浆液进行搅拌混合，使原状土改良成为有一定强度的水泥土，其被广泛应用于地基加固、基坑止水、挡土等。
广州项目办是广州国际会展中心周边路工程的发包方，省设计院是基坑支护工程的设计方。省设计院设计的广州国际会展中心周边路X路隧道基坑支护大样图X号“搅拌桩布置大样图”揭示的技术与涉案专利要求a)相同，大样图X号A、B、C、D、E区“基坑支护剖面图”的刚性筋设计技术，以及X号图的“锚头大样图”和“喷锚网立面孔位布置及钢筋编网图”的加强筋设计技术与涉案专利要求b)相同，X号图揭示的拉锚设计技术与涉案专利要求c)相同。省设计院承认上述72、X号图是其设计的图纸，并确认在工程设计中使用的技术与李某某的ZL（略）．5专利技术相同。广州项目办亦确认该工程使用的技术与李某某的专利技术相同。
另查明：省设计院于1998年8月18日完成广州法政路工程设计方案，并报广州市建委审批；同年9月1O日，以华南理工大学吴仁培等八名专家组成的专家组向广州市建委提交了对该设计方案的评审意见；同年9月28日，广州市建委批准该方案实施；同年1O月26日，由实施该工程的有关各方对设计图进行会审。上述各行为均在（略）．5专利申请日1998年12月8日之前完成。李某某对省设计院提交的法政路工程的设计方案、会审记录、广州市建委审查意见等证据的真实性没有异议，并承认省设计院在该工程设计方案使用的技术与涉案专利的专利技术相同。但李某某认为本案涉案工程属新的工程，省设计院在本案涉案工程中使用李某某的专利技术，超出了法政路工程的范围，省设计院不享有先用权。
又查明：李某某曾经向原审法院起诉省设计院在广州市X路商旅二区综合楼工程设计中侵犯（略）．5专利权，案号为(2001)穗中法知初字第X号。省设计院亦以其法政路工程作为先用权抗辩。后李某某委托代理人(特别授权)陈某与省设计院签订协议书，该协议书第一条约定“乙方(省设计院)已向法庭提交了充分证据，证明依法享有先用权，不构成专利侵权”，李某某以双方已庭外和解为由撤诉，原审法院已裁定准许。李某某在本案开庭审理时对上述协议书的真实性予以确认。
还查明：广州项目办和广州交通公司分别于1995年及1997年经广州市人民政府批准成立，前者是事业单位，后者是企业法人，两者合署办公，一套人马，两块牌子。广州国际会展中心周边路《建设工程设计合同》约定工程设计由广州项目办向省设计院发包。
原审法院审理认为：广州项目办和广州交通公司是分别于1995年及1997年经广州市人民政府批准成立的，两者虽然合署办公，一套人马，两块牌子，但在法律上是独立的，前者是事业单位，后者是企业法人。根据广州项目办与省设计院签订的《建设工程设计合同》，广州国际会展中心周边道路基坑支护工程是广州项目办向省设计院发包的，与广州交通公司无关，李某某起诉广州交通公司，主体不适格。
根据李某某（略）．5专利的权利要求书，该专利的独立权利要求的必要技术特征在于：一种挡土墙的成形方法，其步骤包括：a)基本沿竖直方向采用水泥拌合法形成多个成排布置的水泥拌合桩；b)在紧靠上述基本沿竖向的水泥拌合桩的前侧的外侧边沿该桩的纵向设置刚性筋；c)在上述基本沿竖向的多个成排的水泥拌合桩后面形成多个地锚。广州项目办和省设计院在广州国际会展中心周边路基坑支护工程使用的技术与李某某的专利技术对比，广州项目办和省设计院使用的技术与涉案专利技术相同，落入涉案专利的保护范围。对此，李某某与广州项目办和省设计院在法庭上对此事实均已承认，原审法院予以确认。
根据《中华人民共和国专利法》第六十三条第(二)项规定，“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，不视为侵犯专利权。专利法规定的先用权，是指在专利权人提出专利申请以前，已经制造相同产品，或者使用相同的方法，或者已经作好制造、使用的必要准备，在专利权人获得专利以后，可以在原有范围内继续制造或者使用。省设计院于1998年8月18日完成广州法政路工程设计方案。同年9月1O日，以华南理工大学吴仁培等八名专家组成的专家组向广州市建委提交了对该设计方案的评审意见；9月28日，广州市建委批准该方案实施：l0月26日，由实施该工程的有关各方对设计图进行会审。上述各行为均在涉案专利申请日1998年12月8日之前完成。李某某承认省设计院在法政路工程的设计方案使用的技术与涉案专利技术完全相同。在原审法院(2001)穗中法知初字第X号李某某诉省设计院关于广州市X路商旅二区综合楼工程侵犯（略）．5专利权纠纷一案中，省设计院亦曾以上述法政路工程设计作先用权抗辩，后李某某的委托代理人(特别授权)陈某与省设计院签订协议书，该协议书约定“乙方(省设计院)已向法庭提交了充分证据，证明依法享有先用权，不构成专利侵权”，李某某以双方已庭外和解为由撤诉，原审法院已裁定准许。因此，省设计院在涉案专利申请日前已在广州法政路工程设计方案中使用了与涉案专利技术完全相同的工程设计，省设计院对ZL（略）．5“挡土墙的成形方法”的发明专利享有先用权。
关于省设计院在本案涉案工程中使用李某某的专利技术是否超出先用权范围，是本案的争议焦点问题。李某某认为原有范围应限于省设计院在法政路工程的范围，本案涉案工程属新的工程，省设计院在本案工程中再次使用李某某的专利技术，超出原有范围，省设计院不享有先用权；而省设计院认为其是在原有范围内使用。原审法院认为，本案专利属于方法发明专利，其先用权范围的判断标准应有别于产品发明专利先用权范围的判断标准。省设计院是一家省级建筑工程设计单位，基坑支护工程的设计是其日常的业务，其在业务范围内先后接受不同客户的委托，提供设计图纸，只要省设计院不以其享有先用权的技术与他人合作，或许可他人使用，或对外宣扬其享有先用权的事实，没有对涉案专利权利益构成实质性损害，就应当认为是“在原有范围内继续使用”，不能将省设计院的先用权范围限定只能接受一人的委托，提供一次的服务，否则，对对享有先用权的省设计院是不公平的。李某某认为原有范围仅仅限于告省设计院在上述法政路工程，显然是对先用权原有范围的过于狭义理解，不利于维护先用权人的合法权益。因此，李某某认为省设计院超出先用权的范围，已构成侵权的理由不能成立，原审法院不予采纳。而广州项目办按省设计院设计的方案委托施工，亦未侵犯李某某的专利权。
综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、第六十三条第(二)项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：驳回李某某的诉讼请求。本案案件受理费人民币1000元，由李某某负担。
李某某不服原审判决，向本院提起上诉，请求：1、撤销广州市中级法院(2004)穗中法民三知初字第X号判决。2、判令确认广州项目办、广州交通公司、省设计院在工程中使用了李某某的专利，构成侵权。事实和理由：一、专利法中的先用权使用范围。(一)专利法第九条明确规定除了最先申请的发明人之外，其他的具有相同发明的人不享有专利权。同时也明确了除了最先申请的发明人拥有该项专利的使用权外，其他的具有相同发明的单位或人不拥有该项专利的使用权。(二)根据专利法第十一条规定，除该法第四十八、四十九、五十、六十三条以外，任何某位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。(三)《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第九十六条规定：先用权，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为，不视为侵犯专利权。享有先用权的条件是：1、做好了制造、使用的必要准备。2、仅在原有范围内继续制造、使用。3、在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获得的。4、先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。对依据先用权产生的产品的销售行为，也不视为侵犯专利权。(四)我国专利法第六十三条第二项包含以下含义：1、先用权人拥有与专利权人相同的发明；2、先用权是要先“在专利申请日前”使用该项专利；3、先用权使用范围是“在专利申请日前”就已经形成了的范围；4、是否拥有先有权不只是因为“在专利申请日前”有相同的发明，而是由于围绕此项专利“在专利申请日前”所进行的“制造相同产品、使用相同方法”或者“作好制造、使用的必要准备”，并且形成了一个范围。5、先用权的使用范围是“原有范围”。这种范围是资产投入所形成的通用设备或生产条件，然后由此产生的实际生产产量或者生产能力的范围。6、先用权的使用期限是上述所投入的资产因重复使用该项专利完全消耗掉，即“原有范围”消失，先用权也就用完了；7、即使在“在专利申请日前”进行了“制造相同产品、使用相同方法”或者“作好制造、使用的必要准备”，但实际上没有进行资产投入，也就是没有形成这样一个“原有范围”，那么也不拥有先用权；8、先有权的使用范围比普通许可的范围要窄，普通许可不受“仅在原有范围内”的限制。二、原审认定的先用权使用范围。原审认为方法专利与产品专利在先用权使用范围上的判断标准是不同的，企业的业务范围是先用权使用范围，先用权的使用范围是排除了“以其享有先用权的技术与他人合作，或许可他人使用，或对外宣扬其享有先用权的事实”这些范围之后的剩余所有范围。上述认定远远超出了专利法的规定。先用权使用范围究竟是受多少人的委托或提供多少次服务，评判的标准只有法律——就是“仅在原有范围内继续制造、使用”。本案专利是关于基坑支护工程的，省设计院只有设计权，没有施工权，他不需要买设备，未形成“原有范围”。省设计院所投入的资产只有图纸，图纸只能用一次，所以省设计院的“原有范围”只有一次。三、省设计院使用专利方法超出了先用权使用范围，构成侵权。在专利申请日前，省设计院在法政路X-064综合大楼基坑工程中使用了李某某的专利方法，但其只是在图纸上进行了设计，未投入资产形成“原有范围”。即使省设计院有资产投入也只限于法政路X-064综合大楼基坑工程中使用，不能再利用这些资产重复使用专利方法用于其他工程，如图纸。这样的资产投入不属于“原有范围”的范畴。因此省设计院只能在法政路X-064综合大楼基坑工程范围内使用涉案专利，即在原有图纸设计的工程规模范围内继续使用。四、代理人超代理权签订的协议无效。在(2001)穗中法知初字第X号案中，李某某的代理人陈某与省设计院签订了协议书，其中第一条是“乙方(省设计院)已向法院提交了充分证据，证明依法享有先用权，不构成专利侵权”。尽管陈某有特别授权，但其权限也只局限在(2001)穗中法知初字第X号案中，不能超出这个案件的范围，承认对方有先用权超出了该案范围，其代理行为是无效的。法院应该根据事实和法律重新进行认定，而不能以专利权人过去的错误承认，就以此为依据不顾事实认定省设计院有先用权。五、广州项目办使用他人的所谓先用权也构成侵权。根据专利法第六十三条第(二)项的规定，先用权只能是自己在先使用的情况下才能拥有先用权，而不是使用他人的先用权或让他人为自己的利益使用他人自己的先用权。即使省设计院的先用权成立，广州项目办使用专利的行为也构成侵权。假使省设计院有先用权，他也只是设计上先用权，可基坑支护工程不但需要设计，而且还需要施工，施工才是专利的真正使用者。原审不能以设计先用权代替施工先用权。六、建设单位、施工单位和设计单位之间的关系。基坑支护工程是建设单位的，是建设单位委托施工单位和设计单位进行施工和设计，前者与后二者之间是委托与被委托的关系。建设单位是委托使用者，委托他人设计和施工；设计单位是受托设计使用者，将设计的工程交给建设单位；施工单位是具体操作使用者，将工程造出来交给建设单位，他们都使用了专利。
广州项目办答辩称：l、李某某认为(2001)穗中法知初字第X号案]代理律师陈某以其名义与省设计院签订的《协议书》无效，不能成立，理由如下：《协议书》是陈某在李某某授权范围内的代理行为，《协议书》对李某某有效。该协议书已由李某某认可，并履行完毕。2、李某某认为省设计院在本案工程中使用涉案专利方法超出了先用权的使用范围不能成立。省设计院享有涉案专利的先用权的“原有范围'应为其取得先用权时所投入的相关技术人员和相关财力所拥有的相应设计能力。李某某认为，省设计院只有设计权没有施工权，不需购买设备，省设计院所投入的图纸只能用一次，省设计院先用权的使用的“原有范围”仅在法政路X—064综合大楼工程而已，省设计院为项目办设计工程使用该专利方法，超出了“原有范围”，构成侵权。项目办认为李某某错误理解先用权法律规定，省设计院享有涉案专利的先用权已为李某某所确认，至于“原有范围”内使用，决非李某某所认为只能在原设计工程的使用范围。省设计院为设计相应技术方案，虽不需投入设备和原材料，但其投入了大量技术人员和相应的财力，其先用权使用的原有范围应为其取得先用权时所投入的相关技术人员和相关财力所拥有的相应设计能力，只要其在其日常设计业务过程使用该专利方法没有超出取得先用权时的设计能力，均为在原有范围内使用，不构成对涉案专利的侵权。3、李某某认为项目办使用省设计院先用权构成侵权的理由不能成立。项目办从没有对本案所涉施工方法主张先用权，项目办依据省设计院的设计方案发包施工，是基于双方签订的合同并支付了相应的设计费用，是依法使用的。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请二审法院依法予以维持。
省设计院答辩称：省设计院对涉案专利依法享有先用权。李某某认为：先用权的原有范围是以资产投入为基础的，如果使用本专利时投入了资产就形成了一个范围。如果未投入资产就没有形成这样一个范围。也不拥有先用权。”李某某自行设定了一个以资产投入确定先用权的原有范围的准则，但这一准则逻辑不通。假如按李某某设定的准则，诸多发明创造的实施均无需资产投入，即使符合先用权的法定条件，也由于没有形成一个范围故而不拥有先用权。显然，李某某自行设定的准则有悖于法律规定。李某某认为“投入的资产因使用该项专利完全消耗掉，即原有范围消失，先用权也就用完了”，其套用“专利权用尽”原则，自行设定了一个“先用权用尽”准则。这一准则是不符合法律规定的。省设计院是专职于建筑工程设计的单位，“设计”就是本单位的“生产”，其“产品”是以图纸等技术文件为载体的设计方案，本单位的生产能力是由人和物两部分资源构成，由于物的资源主要是计算机、制图设备等通用设备构成，对“原有范围”的影响不大，构成生产能力(规模)的主要因素是人，必须由具备设计能力的人才组合，即原有人才数量决定了生产能力，决定先用权的“原有范围”。原审法院的认定是准确的，恰当的。请求驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明，原审法院认定事实属实，本院予以确认。
本院另查明：本院于2005年4月12日进行第一次法庭调查之后，国家知识产权局专利复审委员会向本院寄来第X号无效审判请求审查决定书，该决定书维持第ZL（略）。X号发明专利权有效。本院于7月6日召集各方当事人对上述决定书进行质证，各方当事人均对上述决定书的真实性没有异议。
2004年4月16日，李某某向原审法院提起诉讼，请求判令广州项目办、广州交通公司、省设计院在工程中使用了与涉案专利相同或等同的方法，构成侵权，并判令停止侵权。
本院认为：本案属于方法发明专利侵权纠纷。本案所涉的ZL（略）。5方法发明专利，专利权人为李某某，该专利目前处于合法有效状态，且经国家知识产权局专利复审委员维持有效，该专利应依法受到保护。
李某某对省设计院在本案被控侵权工程中所使用的施工方法与涉案专利相同没有异议，对省设计院在涉案专利申请日以前即法政路X-064综合大楼基坑工程中使用的施工方法与涉案专利相同也没有异议，本院予以确认。
李某某上诉认为，省设计院在涉案专利申请日以前就已经使用的与专利方法相同的施工方法，在专利申请日以后如果仍在不同的工程中继续使用，已超出了我国专利法第六十三条第一款第(二)项中有关先用权规定的“原有范围”的范畴，应认定为侵权行为。本院认为：根据我国专利法第六十三条第一款第(二)项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵权专利权。我国在专利法中确立先用权原则，是为了保护正常投资，维护社会经济生活的稳定，避免浪费社会资源。享有先用权的人在专利权人提出专利申请以前就已经投入了一定的人力和物力去开发、实施新技术或新方法，或者已经为实施新技术、新方法做了大量的准备工作，如果在专利权人获得专利以后必须停止实施这个技术、方法，这种结果对先用权而言，是不公平的。从先用权本身的性质来看，先用权是对专利权的限制，先用权相对专利权而言，已经是一种较弱的权利，专利权人对其发明创造所享有的是一种独占权，未经专利权人许可都不得实施其专利，而先用权人享有的权利仅仅是在原有的范围内继续制造、使用，因此，再对先用权做诸多的限制，将与先用权制度的精神背道而驰。所以，从公平的角度出发，应当允许享有先用权的人在一定范围内继续实施这个技术或者方法。本案涉及的是一种施工方法，与制造或使用产品不同的是，这种“原有范围”的界定就更为困难得多。在专利申请日前就已经制造或使用与专利相同的产品，目前普遍认为对“原有范围”可以用量化的标准来衡量，即一般不得超过申请日前原有设备的正常生产能力可以达到的产量。而施工方法的“原有范围”相对制造或使用产品来说，是无形的、抽象的，故难以用量化的标准来衡量，但仍存在“原有范围”。李某某认为设计单位省设计院已在政法路X-064综合大楼基坑工程中在先使用了与涉案专利相同的施工方法，在李某某获得专利权后，设计单位享有的先用权只能局限在政法路X-064综合大楼基坑工程范围内使用，而不允许在其他工程中使用其施工方法，其实质无异于剥夺了先用权人享有的先用权，使“先用权”成为一次就全部用尽的权利，这显然不符合先用权的本意。故本院认为，由于省设计院在本案被控侵权工程以及另案法政路X-064综合大楼基坑工程中所使用施工方法与涉案专利方法相同，而且法政路X-064综合大楼基坑工程的设计、报批时间早于涉案专利的申请日，可以认定省设计院在涉案专利申请日以前就已经使用了包含涉案专利必要技术特征的施工方法，即省设计院享有涉案专利方法的先用权。而且，省设计院作为一家省级建筑工程设计单位，其业务范围包括承担建筑工程的勘测、设计等内容，省设计院根据涉案专利申请日以前就已经研究开发的施工方法，在涉案专利获得授权后仍在其他的工程中继续使用，并没有超出其业务范围和设计能力，可以认定省设计院是在“原有范围”的继续使用，并没有侵犯李某某的专利权。
关于广州项目办是否侵犯涉案专利权的问题。广州项目办是广州国际会展中心周边路工程的发包方，其委托省设计院设计基坑支护工程的施工方法。在省设计院设计的施工方法并没有侵犯涉案专利权情况下，广州项目办作为广州国际会展中心周边路工程的所有人或使用人，也没有侵犯涉案专利权。
综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，李某某的上诉请求均不成立，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费1000元，由上诉人李某某负担。
本判决为终审判决。
审判长欧修平
代理审判员黄伟明
代理审判员高静
二00五年九月一日
书记员肖海棠
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