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株式会社岛野诉中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会等专利无效行政纠纷一案

当事人:   法官:   文号:中华人民共和国
北京市第一中级人民法院

原告株式会社岛野,住所地日本国大阪府:X市:X区老松町三丁77番地。

法定代表人岛野容三,董事长

委托代理人温某某,中国专利代理(香港)有限公司专利代理人。

委托代理人董巍,北京市磐华律师事务所律师。

被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会,住所地中华人民共和国北京市海淀区X路X号银谷大厦10-X层。

法定代表人廖某,副主任。

委托代理人岑某,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。

委托代理人齐某某,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。

第三人宁波赛冠车业有限公司,住所地中华人民共和国浙江省慈溪市X镇工业开发区。

法定代表人凌某某,经理。

委托代理人戴某某,浙江翔隆专利事务所专利代理人。

原告株式会社岛野不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)于2008年10月28日作出的第x号无效宣告请求审查决定(简称第x号决定),于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2009年1月8日受理本案后,依法组成合议庭,并通知宁波赛冠车业有限公司(简称宁波赛冠公司)作为本案第三人参加诉讼,于2009年4月3日公开开庭进行了审理。原告株式会社岛野的委托代理人温某某、董巍,被告专利复审委员会的委托代理人岑某、齐某某,第三人宁波赛冠公司的委托代理人戴某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

第x号决定系专利复审委员会针对无效宣告请求人宁波赛冠公司就株式会社岛野拥有的名称为“后换档器”的第x.X号发明专利(简称本专利)提出的无效宣告请求作出的。专利复审委员会在该决定中认为:

本专利对权利要求1-6、说明书的修改均不符合《中华人民共和国专利法》(简称《专利法》)第三十三条的规定。本专利原说明书在其技术领域部分明确记载了“本发明涉及自行车后换档器支架”,并且在原说明书和权利要求书中仅仅记载了通过支架将后换档器连接在自行车车架的后叉端上的一种技术方案,同时说明书中没有任何明确文字记载或暗示说明该后换档器能适用于其他装置,也就是说,本专利所限定的后换档器的应用范围就是自行车车架上,因此,“适用于自行车车架x%的后叉端x%上”是本专利说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征。但是,本专利授权的权利要求1中将该技术特征删除,同时还删除了表明该后换档器是应用于自行车车架的后叉端上的相关技术特征,如“所述自行车车架具有形成在换档器安装延伸部x%上的连接结构(14a)”、“用于将所述支架体(8)连接到所述后叉端x%的所述连接结构(14a)上”、“用于与所述换档器安装延伸部x(%接触从而使所述后换档器(100)相对于所述后叉端x%以一种预定的姿势定位”、“用于将一连接螺栓x%穿过所述圆形孔(8b)并被拧紧,以将所述支架体(8)和所述后换档器安装延伸部x%互相连接”等,这些对应用领域进行限定的技术特征的删除使得记载在原说明书和权利要求书中的连接于自行车车架的后换档器的技术方案扩展为不限定连接对象的后换档器的技术方案,而后者的方案既没有记载在原申请中,又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,因此这种删除超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合《专利法》第三十三条的规定。相应地,从属权利要求2-6及说明书第2页第2段的适应性修改同样超出原说明书和权利要求书记载的范围,也不符合《专利法》第三十三条的规定。综上所述,本专利对权利要求1-6、说明书的修改均不符合《专利法》第三十三条的规定。

株式会社岛野不服专利复审委员会作出的第x号决定,于法定期限内向本院提起行政诉讼,其诉称:一、被告事实认定错误,专利号为x.2的本专利系申请号为x.4专利申请(简称母案)的分案申请,对于分案申请,在判断其是否“修改超范围”时,应当以该分案的授权文本与母案的原始说明书及权利要求书的全部内容进行比对。在本案第三人宁波赛冠公司提交专利权无效宣告请求书时,仅提交了本专利的发明专利说明书与作为对比文件的本专利的发明专利申请公开说明书的权利要求书,且仅针对两者的权利要求1的文字表述进行了错误对比。由于被告从未针对原申请文件进行审查,所以错误地将一份中间文件权利要求1所记载的技术方案认定为原申请公开的全部范围。同时,也由于被告未针对原说明书进行全面分析,从而错误地将本专利授权权利要求1的技术方案认定为“不限定连接对象的后换挡器的技术方案”。事实上,本专利所限定的技术方案,明确记载在原说明书之中,而且,由于原告在授权权利要求中对其所限定的后换挡器进行了详细描述,本领域技术人员完全可以确定具有该结构的后换挡器所具有的特定用途,并非如被告所认定的,为不限定连接对象的后换挡器的技术方案。因此,被告专利复审委员会作出了错误的事实认定。二、被告法律适用错误,被告在对《专利法》第三十三条进行解释时,引用了《审查指南》第二部分第八章第5.2.3.3节的规定:从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征属于不允许的删除。事实上,被告所引用的该“条款”,为从完整的《审查指南》条款中摘取的断章取义的条款。此处“不允许的删除”的前提是,所删除的特征为原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征。然而,“适用于自行车车架x$%的后叉端x%上”等语句,并非原申请中明确认定的必要技术特征。综上,请求法院撤销被告作出的第x号决定,发回专利复审委员会重新审理。

被告专利复审委员会答辩称:在认定本专利权利要求是否存在《专利法》第三十三条规定的修改超范围的问题时,其始终是采用本专利的授权文本与申请日提交的原始申请文本进行对比,因此,对比文本正确。同时坚持在第x号决定中关于事实认定和法律适用的评述,认为认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法,请求法院维持该决定。

第三人宁波赛冠公司同意被告的答辩意见,请求维持第x号决定。

本院经审理查明:

本专利系名称为“后换档器”的第x.X号发明专利,是申请号为x.4的分案申请,其申请日为1994年2月3日,优先权日为1993年2月3日,授权公告日为2006年8月30日,专利权人为株式会社岛野。本专利授权公告的权利要求书如下:

“1.一种后换档器(100),包括:支架件(5);用于支撑具有导向轮(1)和张紧轮(2)的链条导向装置(3)的支撑件(4);用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的一对连接件(6,7);支架体(8),其包含第一连接结构(8a)、第二连接结构(8b)以及定位结构(8c),其中所述第一连接结构(8a)设在所述支架体(8)一端近旁、用于将所述支架件(5)可绕第一轴线x%转动地连接到所述支架体(8)上,所述第二连接结构(8b)设在所述支架体(8)另一端近旁;以及安装在所述支架件(5)上的拉伸弹簧x%;其特征在于:所述支架体(8)由一大致L形板构成;所述支架体(8)的第二连接结构(8b)的形状为一大致圆形孔;所述支架体(8)具有形成在所述第一连接结构(8a)近旁的孔(8d),用于接纳所述拉伸弹簧x%的一端,以将所述拉伸弹簧x@%连接至所述支架体(8)上;所述定位结构(8c)的形状为从所述板的表面延伸的凸台,所述凸台的位置邻近所述第二连接结构(8b)。

2.根据权利要求1所述的自行车后换档器支架,其特征在于,所述定位结构(8c)是通过压制形成的。

3.根据权利要求1所述的后换档器(100),其特征在于,所述第一连接结构的形式是一大致圆形孔(8a)。

4.根据权利要求3所述的后换档器(100),其特征在于,所述大致圆形孔(8a)是一圆形螺栓孔(8a)。

5.根据权利要求4所述的后换档器(100),其特征在于,所述圆形螺栓孔(8a)容纳用于连接所述支架件(5)和所述支架体(8)的固定螺栓x%,通过所述固定螺栓x%支撑所述支架件(5)可绕所述第一轴线x%转动。

6.根据权利要求1所述的后换档器(100),其特征在于,所述大致圆形孔(8b)设置成使一连接螺栓x%穿过所述圆形孔而放置。”

针对本专利,宁波赛冠公司于2008年4月10日向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求,请求宣告本专利全部无效。其理由是:1、本专利授权文本的权利要求1-6及说明书与本专利申请公开文本相比存在以下问题:授权文本修改了发明名称、授权文本删除了多项必要技术特征、授权文本增加了未记载在原权利要求和说明书中的技术特征,上述情况导致本专利保护范围扩大,不符合《专利法》第三十三条的规定;2、“车架x%”、“车架后叉端x%”、“换档器安装延伸部x%”、“延伸部上的连接结构(14a)”、“控制揽绳(内线9a)”等部件及其对应关系均属于必要技术特征,但本专利权利要求1-6中缺乏这些必要技术特征,不符合《中华人民共和国专利法实施细则》(简称《专利法实施细则》)第二十一条第二款的规定;3、本专利说明书未对发明作出清楚、完整的说明,不符合《专利法》第二十六条第三款的规定;4、本专利权利要求1-6得不到说明书支持,不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。并提交了下列证据:证据1:本专利说明书复印件,共13页;证据2:本专利申请公开说明书的首页和权利要求书复印件,共3页。

2008年9月9日专利复审委员会进行了口头审理,在口头审理过程中,宁波赛冠公司明确其无效理由为:本专利权利要求1-6不符合《专利法》第三十三条、《专利法实施细则》第二十一条第二款、《专利法》第二十六条第四款的规定;说明书不符合《专利法》第三十三条的规定,当庭放弃《专利法》第二十六条第三款的无效宣告理由。宁波赛冠公司认为:本专利权利要求1修改了主题名称,删除了“适用于自行车车架x@%的后叉端x%上的”功能性定语,将连接于特定车架的后换档器演绎成通用于各种车架的后换档器;其次删除了多项必要技术特征,并且增加了未记载在原权利要求和说明书中的技术特征,因此该权利要求不符合《专利法》第三十三条的规定,相应的所有从属权利要求均不符合《专利法》第三十三条的规定;权利要求6增加了未记载在原权利要求和说明书中的技术特征,因此该权利要求不符合《专利法》第三十三条的规定;说明书的适应性修改部分也同样超出了原权利要求和说明书的记载范围,因此也不符合《专利法》第三十三条的规定。

2008年10月28日,专利复审委员会作出第x号决定。

以上事实有本专利授权公告文本、公开文本,第x号决定,开庭笔录及当事人陈述等在案佐证。

本院认为:

在本案中,宁波赛冠公司在无效宣告程序中提交的对比文本是本专利申请公开说明书的权利要求书,并以本专利授权文本的权利要求1-6及说明书与本专利申请公开文本相比修改超范围为由,请求宣告本专利无效。专利复审委员会在第x号决定中对比的文本也是本专利申请公开文本,据此得出本专利权利要求1-6和说明书的修改超范围,不符合专利法第三十三条的规定。

根据《专利法》第三十三条的规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

根据《审查指南》第二部分第八章第5.2.1节修改的要求规定:申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围,是审查修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。

由于本专利是分案申请,根据《专利法》和《审查指南》的上述规定,在判断本专利是否“修改超范围”时,应当将本专利的授权文本与本专利母案的申请日提交的说明书及权利要求书的全部内容进行对比,而不应与本专利申请公开文本对比。由此可见,专利复审委员会在认定本专利修改超范围时,所针对的对比对象错误,导致认定事实错误,适用法律错误。

鉴于专利复审委员会在判断本专利修改超范围时对比的文本错误,因此,本院对于本专利是否超出原说明书和权利要求书的记载范围不进行对比分析。

综上,专利复审委员会作出的第x号决定认定事实不清,适用法律错误,本院予以撤销。原告请求撤销该决定的理由成立,本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第2目之规定,本院判决如下:

一、撤销被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第x号无效宣告请求审查决定;

二、被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会重新就第x.X号“后换档器”发明专利权作出无效宣告请求审查决定。

案件受理费人民币一百元,由被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担(于本判决生效之日起七日内交纳)。

如不服本判决,宁波赛冠车业有限公司、中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会可在判决书送达之日起十五日内,株式会社岛野可在判决书送达之日起三十日内,向本院提交上诉状,并交纳上诉案件受理费人民币一百元,上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。

审判长赵静

代理审判员姜庶伟

人民陪审员郝志国

二○○九年五月二十四日

书记员谭北川



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