上海市第二中级人民法院
民事判决书
(2004)沪二中民五(知)初字第X号
原告徐某某，女，X年X月X日生，汉族，住（略）。
原告秦某某，男，X年X月X日生，汉族，住（略）。
两原告共同委托代理人王暾，上海市丰泽律师事务所律师。
被告上海同济三星燃气设备公司，住所地：上海市浦东新区X镇X路X号X室。
法定代表人陆某某，该公司董事长。
委托代理人黄志民，上海市信义律师事务所律师。
原告徐某某、秦某某(以下简称原告)诉被告上海同济三星燃气设备公司(以下简称三星公司)专利权纠纷一案，本院于2004年4月7日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。2004年6月17日，本院召集双方当事人进行证据交换，原告委托代理人王暾，被告三星公司委托代理人黄志民参加了证据交换。2004年7月21日，本院公开开庭对本案进行了审理。原、被告双方上述人员，及原告秦某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告徐某某、秦某某诉称：其在被告三星公司兼职期间，研究开发了“燃气高温红外锅炉”的科技成果。该科技成果由被告三星公司于2000年2月17日向国家知识产权局申请了专利，并于2000年11月25日被授予了专利权，专利号为ZL（略）.X。该科技成果是被告三星公司于1998年12月9日获得的，由上海市高新技术成果转化项目认定办公室颁发的《上海市高新技术成果转化项目证书》的“X型复合多孔陶瓷板燃气红外线辐射器”项目的后续衍生科研成果。2000年10月，被告三星公司与上海电气同济燃气科技有限公司(以下简称电气公司)签订一份《技术转让协议》，约定被告三星公司将“燃气高温红外锅炉”及其应用技术(含专利号ZL（略）.X)以人民币140万元的价格转让给电气公司。同时，被告三星公司在该协议中还将其拥有的另外一项实用新型专利技术(专利号为ZL（略）.X)以人民币62万元的价格转让给电气公司。另外，被告三星公司同时还与电气公司签订另外一份《技术转让协议》，约定将被告三星公司所有的一项发明专利成果以人民币98万元的价格转让给电气公司。此后，电气公司于2000年11月30日向被告三星公司支付专利技术转让款人民币90万元，于2001年1月19日、2月27日向被告三星公司支付专利技术转让款人民币120万元，于同年7月2日向被告三星公司支付专利技术转让款人民币30万元，总计付款比率已经达80%。2003年11月，原告得知上述技术转让实际付款及被告三星公司因此所获收益的情况，便多次与被告三星公司协商，请求被告三星公司依照有关法律法规及政策的规定支付相应的报酬，但是被告三星公司始终以种种借口予以拒绝。
原告认为，其为涉案专利技术成果的发明人和完成人，依据《中华人民共和国专利法》(2001年修正)第十六条的规定，及《国务院办公厅转发科技部等部门关于促进科技成果转化若干规定的通知》(国办发[1999]X号)第一条第2款，及《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》第六条第3款等规定，被告三星公司理应向原告方支付职务发明创造科技成果的转让收益中的20%。原告几经交涉不成，遂请求法院判令：被告三星公司向原告支付职务发明的报酬人民币22.4万元，并支付相应的逾期支付造成的利息损失(自2001年7月2日计至实际支付日止，以日利率0.021%计付)。
原告为证明其诉讼主张，向本院提供如下证据：
1、专利号为ZL（略）.X的实用新型专利证书。证明原告是该实用新型专利的设计人。
2、1998年12月9日，由上海市高新技术成果转化项目认定办公室颁发的《上海市高新技术成果转化项目证书》，项目名称为“X型复合多孔陶瓷板燃气红外线辐射器”，项目单位为被告三星公司。证明系争专利技术成果是该高新技术成果转化项目的后续开发成果。
3、2000年10月，被告三星公司与电气公司签订的《技术转让协议》。证明被告三星公司以技术转让的方式将系争职务发明技术成果提供给电气公司实施转化。
4、2000年10月，被告三星公司与电气公司签订的《技术转让协议》。证明被告三星公司以技术转让的方式将其所有的另外一项发明专利职务技术成果提供给电气公司实施转化。
5、2003年10月，电气公司向相关人员作出的《技术转让工作实施情况及存在的问题》。证明被告三星公司前述以技术转让的方式将系争专利技术成果提供给他人实施转化已经获得经济收益。
庭审中，原告针对被告三星公司于证据交换中首次提供的证据，提供了反驳证据：
6、专利号为ZL（略）.5的实用新型专利证书。
7、2002年7月31日，国家知识产权局出具的证明，证明该局曾颁发过专利号为ZL（略）.0的实用新型专利证书。
8、2000年3月，落款为原告及徐某平、徐某璇的《小型试验炉介绍》。
证据6－7证明，原告系被告三星公司所有的另外两项专利和一项技术的设计人。
被告三星公司辩称：对原告向法院提供的证据的真实性不持异议，但是认为原告所述不符合事实，其诉讼请求没有法律依据。首先，被告三星公司已经就系争专利职务发明行为向原告支付了报酬。被告三星公司是一家由上海同济科技实业股份有限公司、上海经纬实业公司和同济大学于1994年4月共同投资组建的企业，在生产经营期间投入了巨资组织研究开发了燃气红外系列技术和产品，先后获得燃气红外烤鸭炉、燃气红外开水炉、燃气红外与大气式火焰组合型燃烧器和燃气高温红外锅炉等实用新型专利。2000年7月，被告三星公司与上海电气集团现代农业装备成套有限公司达成合作意向，共同组建电气公司。被告三星公司将企业所有的生产设备和专利技术评估后整体作价投入新建企业。鉴于企业技术人员在专利发明及技术产业化方面的贡献，经被告三星公司董事会决议，决定对有关技术人员(包括本案原告)以赠送股权形式实施奖励。在具体操作上，根据被告三星公司的实际情况并参照专利法实施细则和企业专利工作管理办法等规定，对被告三星公司获得的全部专利的发明人或设计人以及在技术产业化方面作出贡献的技术人员提供价值人民币80万元的股权作为奖励，由技术人员根据各自贡献的大小进行分配，本案原告分别取得人民币30.8万元，5.9万元的股权。因此，原告诉称被告三星公司未给予报酬是不符合事实的。被告三星公司已经于2000年8月参照专利法实施细则及企业专利工作管理办法等规定，对原告以赠送股权的形式实施了奖励，被告三星公司不应当再承担向原告支付报酬的责任，也不应当承担向原告支付逾期利息损失的责任。其次，被告三星公司与电气公司签订《技术转让协议》属实，被告三星公司确已收取三项专利技术转让费人民币240万元。但是，由于原告就该技术转让协议的履行未给予积极的配合，导致该协议至今未履行完毕。因此，在涉案《技术转让协议》未实际履行完毕的情况下，原告主张报酬的条件尚未成就。原告的诉讼请求同样不能成立。
被告三星公司为证明其主张，向本院提供如下证据：
1、1994年3月9日，由上海同济科技实业股份有限公司、上海经纬实业公司及同济大学签订的《关于成立“上海同济三星燃气设备有限公司”的合作协议书》。证明被告三星公司设立的情况，被告三星公司是由三方股东合作设立的企业法人，并不是科研院所，也不是校办单位。
2、2000年7月27日，被告三星公司召开董事会，形成的“关于奖励赠送股份给技术人员的决议”。
3、2000年8月，原告、被告三星公司与上海电气集团现代农业装备成套有限公司签订的《合资组建上海电气同济燃气科技有限公司合同》、补充协议及附件。
证据2－3，证明被告三星公司已经通过赠送股份的方式向原告支付了报酬。
4、2002年4月，被告三星公司召开董事会，形成“关于公司缩小注册资本的决议”。
5、2002年9月26日，被告三星公司召开董事会，形成“关于公司进行歇业整顿的决议”。
证据4、5，证明原告徐某某作为被告三星公司总经理，对被告三星公司的相关状况是清楚的。
6、2004年5月，被告三星公司的资产负债表及利润表。证明被告三星公司截止2004年5月处于亏损的状态。
被告三星公司在举证期间届满后，未申请举证期限延长，但是当庭补充提交证据如下：
7、2000年7月24日，上海新国正资产评估有限公司作出的《燃气辐射器复合层多孔陶瓷板制造方法等专利的无形资产价值以及相关设备资产价值的评估报告》(初稿)。
8、2004年6月，电气公司作出的《关于技术转让协议和技术入股合同实施工作中存在的问题》。
原告对被告三星公司提供的证据1－5的真实性予以认可，但是就证明的内容持有不同意见。原告对被告三星公司提供的证据6的真实性持有异议。此外，原告对被告三星公司当庭提供的证据7、8，认为由于已经超过举证期间，不构成新的证据，原告就此证据拒绝进行质证。
根据原、被告上述诉辩意见，及各方当事人在庭审调查中的陈述，各方当事人没有争议的事实是：
原告在被告三星公司处兼职期间，研究开发了“燃气高温红外锅炉”。2000年2月17日，被告三星公司向国家知识产权局申请了专利。2000年11月25日，被告三星公司被授予了实用新型专利权，实用新型专利名称为“燃气高温红外锅炉”，专利号为ZL（略）.X，实用新型专利证书载明该专利设计人为原告，专利权人为被告三星公司，被告三星公司确认该专利为原告的职务发明。该专利科技成果是1998年12月9日，上海市高新技术成果转化项目认定办公室向被告三星公司颁发的《上海市高新技术成果转化项目证书》中“X型复合多孔陶瓷板燃气红外线辐射器”项目的后续衍生科研成果。
2000年11月16日，被告三星公司与电气公司签订一份《技术转让协议》，约定被告三星公司将系争专利“燃气高温红外锅炉”及其应用技术以人民币140万元的价格转让给电气公司。同时，被告三星公司另向电气公司转让一项专利技术(专利号为ZL（略）.X)，转让价款为人民币62万元。同日，以同济大学为出让方，与电气公司另签订一份《技术转让协议》，约定电气公司以人民币98万元的价格受让专利号为ZL（略）.4的实用新型专利，被告三星公司在该协议尾部出让方的落款处加盖了公章。上述三项专利转让价款共计人民币300万元。2000年11月30日，电气公司向被告三星公司支付上述专利技术转让款人民币90万元；2001年1月19日、2月27日，电气公司向被告三星公司支付转让款人民币120万元；同年7月2日，电气公司另向被告三星公司支付转让款人民币30万元。综上，电气公司共计向被告三星公司支付专利技术转让款人民币240万元。上述两份《技术转让协议》直至诉讼期间，未履行完毕。
1994年3月9日，上海同济科技实业股份有限公司、上海经纬实业公司及同济大学签订一份《关于成立上海同济三星燃气设备有限公司的合作协议书》，拟成立被告三星公司，协议就股份配置等内容均作了约定。
2000年7月27日，被告三星公司召开董事会，形成“关于奖励送股份给技术人员的决议”，载明“鉴于技术人员在专利发明及其技术产业化方面的贡献，决定将公司经评估的无形资产中的80万元，以自然人入股的方式奖励赠送给相关的技术人员”。被告三星公司加盖了公司印章，原告徐某某等董事签名认可。
2000年8月，以上海电气集团现代农业装备成套有限公司为甲方，以被告三星公司为乙方，与本案原告及徐某平、徐某璇签订一份《合资组建上海电气同济燃气科技有限公司合同》。其中载明：原告徐某某以技术作价人民币30.8万元入股，占注册资本2.8%，原告秦某某以技术作价人民币5.9万元入股，占注册资本0.53%。本案原告及袁林森、徐某平、徐某璇五名自然人以技术折价入股共计人民币80万元。合同中载明，该合资合同签订后，合资各方必须进行技术转让，其中载明新公司出资人民币100万元，向同济大学买断“多孔陶瓷板燃气红外线辐射器(含发明专利号ZL（略）.4)应用技术”；出资人民币200万元，向被告三星公司买断“燃气红外与大气式火焰组合型燃烧器(专利号ZL（略）.X)和燃气高温红外锅炉(专利申请号ZL（略）.X)”，实现实用新型专利转让。
同年9月，上述签约各方与同济大学燃气红外研究所另签订一份《补充协议》，约定新公司成立后，同济大学燃气红外研究所将作为新公司研究开发的技术依托，负责帮助新公司建立研究开发中心；持有个人股份的自然人股东，均为技术专家，为了公司快速发展，应为新公司研究开发中心的中坚，通过新公司聘任继续参加新产品的研究和开发工作；被告三星公司现存的原料、材料半成品和成品，按原采购价格转让给新公司，对于可使用的工具等低值易耗品也按协商价格转让给新公司；待技术转让合同执行完毕，被告三星公司即向原登记的工商行政管理部门申请注销，原有职工由新公司依据需要聘用。
2002年4月，被告三星公司召开董事会，形成“关于公司缩小注册资本的决议”，载明经董事会讨论决定，因公司的主要技术及相关设备已通过转让再发展，公司自身的业务缩小，宜进行减资，公司的注册资本由300万元减资为50万元。原告徐某某等作为董事在该决议上签字认可。
2002年9月26日，被告三星公司召开董事会，形成“关于公司进行歇业整顿的决议”，载明，鉴于公司的大部分业务已停止经营，经董事会讨论决定从2002年10月份起进行歇业整顿，由原告徐某某等组成歇业整顿小组，决议明确公司在歇业整顿期间，未办理完的技术转让工作应继续抓紧进行。
以上事实，双方当事人在庭审中均予以了确认，本院予以认定。
经过庭审调查及质证，本案争议焦点在于，1、针对系争专利项下原告的职务发明，被告三星公司是否已经支付了报酬；2、原告在相关《技术转让协议》尚未履行完毕的情况下，即主张职务发明报酬条件是否成就。
关于争议焦点1，原告认为，针对涉案专利项下的职务发明，被告三星公司没有以任何形式支付报酬。被告三星公司辩称主张的人民币80万元的入股奖励，是针对与本案专利无关的其他专利和技术而给予的奖励。原告以其提供的证据6－8，证明其系上述专利和技术的设计人和完成人，其获赠折价入股的事由与涉案专利无关。从被告三星公司提供的证据3，及原告参与签订的设立电气公司的合同附件1中，可以看出原告等自然人用于折价入股的技术内容为工业用小型试验炉、燃气红外开水炉及燃气红外烤鸭炉，并不包括系争专利。由于用于折价入股的专利和技术，原告同样为设计、开发和完成人，因此，被告三星公司给予赠送人民币80万元的入股奖励，与涉案专利无关。上述主张原告另以其提供的证据5中，电气公司表述的将入股技术与转让技术区分开来的内容来加以印证。
被告三星公司认为，对原告为证明其系工业用小型试验炉等三项专利和技术的设计人和完成人而提供的证据6－8的真实性予以认可，原告的确参与了前述专利和技术的设计和发明。但是，被告三星公司坚持认为，其已经就涉案专利项下原告的职务发明支付了报酬。理由：首先，通过其证据2，可以看出被告三星公司于2000年7月27日召开董事会，决议将公司经评估的无形资产中的人民币80万元，以自然人入股的方式奖励赠送给技术人员。该决议奖励事项已经包括了原告对本案专利的职务发明的报酬。其次，前述入股奖励人民币80万元，是在对被告三星公司所拥有的全部专利和技术在内(含涉案专利技术)的无形资产经过评估确定价格为人民币602.2万元后，经过计算得出的。就此，被告三星公司提供了证据7评估报告证明其主张。被告三星公司提供的证据3证明，原告已经实际获得了涉案专利的报酬。第三，按照原告主张其入股的专利和技术与涉案专利无关，那么根据评估报告中双方没有争议的部分载明，该部分的专利和技术价值为不足人民币300万元，比照当时专利法实施细则的规定，按10%上限计算奖励金额最多也只有人民币30万元。由此可见，原告等自然人以技术作价入股人民币80万元，理应是在对包括涉案专利在内的全部专利和技术进行评估的基础上计算的。此外，原告提供的证据5中，也载有关于被告三星公司无形资产评估价值为人民币602.2万元的内容。被告三星公司就是依据该评估价值作出奖励人民币80万元股权的决定。
原告反驳认为，尽管对被告三星公司曾经对包括涉案专利在内的无形资产进行评估，评估价值为人民币602.2万元的事实不持异议，但是评估结论作出的时间是2000年9月，并非同年7月。对被告三星公司提供的证据7，认为不符合新的证据条件，拒绝予以质证。原告坚持认为其作价入股的技术，并不包括系争专利。科技部、教育部等部门制定的《关于促进科技成果转化的若干规定》中第一条第二款规定，“采用股份形式的企业实施转化的，也可以用不低于科技成果入股时作价金额20%的股份给予奖励。”因此，被告三星公司对评估价值为人民币267.2万元的入股专利和技术，给予原告等自然人人民币80万元股份奖励是合理的。
本院认为，就该项争议焦点，举证责任在于被告三星公司，即被告三星公司应当提供证据证明，就涉案专利其已经向作为设计人的原告支付了报酬。根据被告三星公司提供的证据2、3，及原告提供的证据5的内容可以看出，被告三星公司召开董事会形成的董事会决议，尽管表明了对相关技术人员进行奖励，方式为将被告三星公司经评估的无形资产中的人民币80万元，以自然人入股的方式奖励赠送。但是，该决议中并未明确具体奖励所针对的专利技术。相反，与之相印证的证据3，合资合同的主文部分，将包括涉案专利在内的转让事项以独立条款的方式予以载明；合资合同的附件，则进一步明确了入股的内容，其中并不包含涉案专利。因此，通过上述证据，并不能证明被告三星公司所持主张。本院认为，尽管被告三星公司曾以原告等自然人入股电气公司的方式给予奖励，但是奖励所基于的事实基础并不包括涉案专利。被告三星公司所持其已经支付报酬的主张，不能成立。被告三星公司举证期间届满后，而提供的证据7，由于其未说明在举证期间内未能提供的客观理由，该证据难以认定构成新的证据，同时在原告就此持有异议的情况下，本院对该证据不予采信。
关于争议焦点2，原告认为，涉案《技术转让协议》没有履行完毕，是指电气公司的付款义务没有履行完毕，作为出让方的被告三星公司义务已经履行完毕。对被告三星公司尚未收取款项部分，原告并未主张，原告仅对被告三星公司已经收取的款项主张报酬。因此，涉案《技术转让协议》未履行完毕，并不影响原告在本案中主张报酬的权利。
被告三星公司认为，由于原告未配合向电气公司交付与涉案专利相关的技术资料，导致前述转让协议未能履行完毕。电气公司已经与被告三星公司进行交涉。为此，被告三星公司补充提供了证据8，证明电气公司交涉的情况。
本院认为，原告主张获得报酬的权利，系基于其为涉案专利设计人。同时，被告三星公司就涉案专利实施了转让。鉴于涉案《技术转让协议》签订于2000年11月，且本案中专利技术受让方电气公司支付转让款的行为主要在2001年7月1日前。因此，本案处理应当适用《中华人民共和国专利法》(1992年修正)，该法第十六条规定：“专利权的所有单位或者持有单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予奖励。”根据《中华人民共和国专利法实施细则》(1992年修正)第七十条规定，专利法第十六条所称奖励，包括发给发明人和设计人的奖金和报酬。因此，原告享有主张报酬的权利。但是，鉴于专利法及其实施细则就专利技术转让后，设计人如何计取报酬的方式未作专项规定。因此，本案处理可以参照《中华人民共和国专利法实施细则》(1992年修正)第七十三条的规定：“发明创造专利权的持有单位许可其他单位或个人实施其专利的，应当从收取的使用费中纳税后提取5%－10%作为报酬支付发明人或者设计人。”中的上限进行处理，从该规定中可以看出，计取报酬的方式是从“收取的使用费中”，参照该项规定，本案中《技术转让协议》尽管尚未履行完毕，但是被告三星公司应从其已经收取的转让费中计算报酬向原告支付。涉案转让合同未履行完毕，对原告主张报酬的权利并不产生影响。被告三星公司的主张不能成立。被告三星公司当庭提供的证据8，同样由于其未说明在举证期间内未能提供的客观理由，该证据难以认定构成新的证据，同时原告就此持有异议，本院对该证据不予采信。
综上，原告作为涉案专利的设计人，依法享有向专利权人主张报酬的权利。被告三星公司理应向原告支付报酬。由于电气公司在支付技术受让款的过程中并未明确针对具体的专利，因此，原告以被告三星公司实际收取转让款人民币240万元，占协议约定转让款人民币300万元的80%，计算涉案专利被告三星公司收取的转让价款为协议转让款人民币140万元的80%，计人民币112万元的主张，并无不当。同时鉴于本案中被告三星公司并未提供其就收取的技术转让款已经完税的证据，因此，以人民币112万元为基数，参照《中华人民共和国专利法实施细则》(1992年修正)第七十三条规定的比例为10%，被告三星公司应当向原告支付报酬人民币11.2万元。关于原告认为应当适用《关于促进科技成果转化的若干规定》的主张，由于原告未能充分证明被告三星公司主体性质属于“科研机构、高等院校”，因此原告该项主张难以成立。此外，原告主张计付利息适用的利率为日利率0.021%，该主张缺乏法律依据，本院不予支持。被告三星公司向原告支付报酬的利息应当适用中国人民银行同期贷款利率计付。依照《中华人民共和国民法通则》第五条，《中华人民共和国专利法》(1992年修正)第十六条，《中华人民共和国专利法实施细则》(1992年修正)第七十条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告上海同济三星燃气设备公司应于本判决生效之日起十日内向原告徐某某、秦某某支付专利号为ZL（略）.X项下报酬人民币11.2万元，并偿付该款自2001年7月2日起至本判决生效之日止的利息(以中国人民银行同期贷款利率计付)。
二、对原告徐某某、秦某某其余诉讼请求不予支持。
本案案件受理费人民币6，554元，财产保全费人民币1，868元，共计人民币8，422元，由原告徐某某、秦某某负担人民币3，000元，由被告上海同济三星燃气设备公司负担人民币5，422元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
审判长江南
代理审判员王逸民
代理审判员寿仲良
二○○四年七月二十五日
书记员樊华
书记员郭强
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