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熊某与专利复审委员会等实用新型专利权无效行政纠纷一案

当事人:   法官:   文号:北京市高级人民法院

上诉人(原审原告)熊某,男,汉族,X年X月X日出生,住(略)。

委托代某人陈豪俊,男,汉族,X年X月X日出生,住湖南省邵阳市X区X路X号X单元X号。

被上诉人(原审被告)国家知识产权局专利复审委员会,住所地北京市X区X路X号银谷大厦10-X层。

法定代某人张某,副主任。

委托代某人朱明雅,该委员会审查员。

委托代某人宋晓辉,该委员会审查员。

原审第三人江西省简某紫砂科技发展有限公司,住所地江西省高安市X镇X路。

法定代某人简某,总经理。

委托代某人于志红,北京市金诚同达律师事务所律师。

上诉人熊某因实用新型专利权无效行政纠纷一案,不服北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第X号行政判决,向本院提起上诉。本院2011年2月10日受理本案后,依法组成合议庭,于2011年6月7日公开开庭进行了审理。上诉人熊某及其委托代某人陈豪俊,被上诉人国家知识产权局专利复审委员会(简某专利复审委员会)的委托代某人朱明雅、宋晓辉,原审第三人江西省简某紫砂科技发展有限公司(简某简某公司)的委托代某人于志红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院认定,熊某是名称为“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”实用新型专利(简某本专利)的专利权人。简某公司于2007年6月1日向专利复审委员会提出宣告本专利权无效的请求。专利复审委员会经审查,于2007年11月12日作出第X号无效宣告请求审查决定(简某第X号无效决定),维持本专利权有效。简某公司不服第X号无效决定,向一审法院起诉。一审法院于2008年6月16日作出(2008)一中行初字第X号行政判决,撤销第X号无效决定。专利复审委员和熊某不服上述判决,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2008年12月17日作出(2008)高行终字第X号行政判决,维持(2008)一中行初字第X号行政判决。专利复审委员会成立合议组,在第X号无效决定书及上述两审法院行政判决书所认定事实的基础上,于2009年12月11日作出第X号无效宣告请求审查决定(简某第X号无效决定),宣告本专利权全部无效。

北京市第一中级人民法院认为,本案应适用2000年8月25日修订,2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》(简某《专利法》)进行审理。

第X号无效决定查明的事实与第X号无效决定中查明的事实并无变化,第X号无效决定引用的法律意见系源于已经生效的(2008)一中行初字第X号判决、(2008)高行终字第X号判决中的法律意见。

在本专利申请日以前,简某公司与熊某签订的陶瓷生产设备转让合同,熊某交付的标的物是包括本专利产品在内的生产设备,简某公司取得的是物的所有权,简某公司并未获得相关的技术秘密,熊某也并未明确向简某公司提出就转让的设备所涉及的技术秘密予以保密的要求,简某公司无从知晓哪些生产设备属于技术秘密,也就没有为熊某保守技术秘密的的义务。熊某与简某公司签订的《员工聘用合同书》及《技术保密合同》中并无要求简某公司保守本专利秘密的条款,故简某公司对其并不负有保密义务;因此,上述转让行为导致本专利的公开。简某公司在使某熊某所转让的本专利产品是在企业内部用于生产紫砂陶瓷设备时并未采取保密措施,非简某公司的人员也有可能接触到本专利产品。由于本专利产品的技术特征并不复杂,对于本领域的技术人员而言轻易就能掌握,在产品技术特征比较直观且相对较长时间内未处于隐秘状态的情况下,可以认定简某公司的使某行为已经导致本专利的使某公开。

北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项的规定,判决:维持专利复审委员会作出的第X号无效决定。

熊某不服一审判决,向本院提起上诉。理由是:一、一审判决认定事实明显错误。简某公司对本专利负有保密义务。一审法院认定因熊某与简某公司签定的陶瓷生产设备转让合同而产生的转让行为导致本专利公开明显错误。二、一审判决适用法律明显不当。请求撤销一审判决;维持专利复审委员会于2007年11月12日作出的第X号无效决定;一、二审诉讼费用全部由专利复审委员会承担。专利复审委员会。简某公司服从一审判决。

经审理查明,本专利是名称为“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”的实用新型专利。本专利申请日是2005年7月14日,于2006年8月30日由国家知识产权局公告授权,专利权人是熊某,专利号是(略).5。本专利权利要求是:

“1、一种紫砂陶瓷脱模异型垫盘包括盘体(1),盘体(1)中部开有通气孔(2),其特征在于:盘体(1)的上部为支撑平台(4),支撑平台(4)的周边设圆环形模板支撑台(3)。

2、根据权利要求1所述的紫砂陶瓷脱模异型垫盘,其特征在于:圆环形模板支撑台(3)距支撑平台(4)的高度为4-7毫米。”

简某公司于2007年6月1日向专利复审委员会提出宣告本专利权无效的请求,理由是本专利权利要求1、2不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。简某公司向专利复审委员会提交了以下证据:

针对本专利权,简某公司于2007年6月1日向专利复审委员会提出无效宣告请求,认为本专利的权利要求1、2不符合《专利法》第二十二条第二款的规定,简某公司同时提交了如下附件作为证据:

附件1:江西省宜春市中级人民法院的(2006)宜中民三初字第X号民事判决复印件,共12页;

附件2:(2006)宜中民三初字第X号民事案件中被告申请质证的证据清单,复印件1页,其中附有:

附件2-1:2003年10月18日《紫砂陶瓷脱模异型垫盘》自动脱模新工艺技术可行性论证报告,复印件,共1页;

附件2-2:照相日期为2004年6月8日的“小简某艳照相馆取相凭证”与照片,复印件,共3页;

附件2-3:2004年6月18日简某与熊某签署的“陶瓷生产设备转让合同书”及转让生产陶瓷设备清单一览表,复印件,共2页;

附件2-4:2006年8月30日国家知识产权局颁发的ZL(略).X号使某新型专利证书,复印件,共1页;

附件2-5:江西省高安市公证处(2006)高证字第X号公证书,复印件,共7页;

附件2-6:熊某转让原材料、配件等清点情况,复印件,共2页;

附件2-7:2007年1月6日严尖辉等29人出具的证明,复印件,共1页;

附件2-8:2007年1月16日潘著根出具的证明,复印件,共1页;

附件3:简某公司称其所使某的石膏脱模托板的实物照片,复印件,共1页。

熊某于2007年8月8日向专利复审委员会提交了意见陈述书和证据,其中熊某提交的证据是:证据1:国家知识产权局2006年12月25日完成的ZL(略).X号实用新型复印件,共4页。

2007年11月12日,专利复审委员会作出第X号无效决定,维持本专利权有效。专利复审委员会认为:本专利产品的转让方(即熊某)和受让方(即简某公司的法定代某人)是基于合作或者聘用关系而达成转让本专利产品的约定的,转让之后,双方形成一个利益共同体,并且所转让的“石膏脱模托板”(即本专利的“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”)并不是生产出来销售的终端产品,而是在企业内部用于生产紫砂陶瓷的设备,因此目前的证据不能证明企业内部的使某以及紫砂陶瓷的销售使某本专利的技术方案处于一个公众想得知就能得知的状态存在,因此,简某公司的附件1-3不足以证明本专利的产品由于在申请日之前使某、销售而为公众所得知。

简某公司不服专利复审委员会作出的第X号无效决定,向一审法院提起诉讼。一审法院经审理认为:熊某将本专利产品转让给简某公司,简某公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品,由于本专利的技术特征并不复杂,对于本领域技术人员而言轻易就能掌握,而熊某并未与简某公司签订保密协议,故本专利技术方案处于公众想得知就能够得知的状态,已经构成使某公开。一审法院于2008年6月16日作出(2008)一中行初字第X号行政判决:(一)撤销第X号无效决定;(二)专利复审委员会针对本专利重新作出无效宣告请求审查决定。

专利复审委员会、熊某不服一审法院作出的(2008)一中行初字第X号行政判决,向本院提起上诉。本院经审理认为:(1)简某公司与熊某签订的是陶瓷生产设备转让合同,熊某交付的标的物是生产设备,其中包括本专利产品,简某公司取得的是物的所有权,没有因此获得相关的技术秘密,熊某也并未明确向简某有限公司提出就转让的设备所涉及的技术秘密予以保密的要求;(2)熊某虽与简某公司签订《员工聘用合同书》及《技术保密合同》,但其中涉及技术秘密的条款是指配方、图某、工艺流程,并无要求简某公司保守本专利秘密的条款,故简某公司对此并不负有明示或默示的保密义务;(3)根据江西省高安市公证处(2006)高证字第X号公证书载明的事实可以看出,简某公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品,本专利的技术特征并不复杂,对于本领域的技术人员而言轻易就能掌握,故本专利技术方案已处于公众想得知就能够得知的状态,构成使某公开,不具有新颖性。本院于2008年12月17日作出(2008)高行终字第X号行政判决书:驳回上诉,维持原判。

专利复审委员会重新组成合议组对本案进行了审查,于2009年12月11日作出第X号无效决定,宣告本专利权全部无效。专利复审委员会在第X号无效决定中认为:

1、关于本专利的新颖性

《专利法》第二十二条第二款规定,新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使某过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并记载的申请日以后公布的专利申请文件中。

权利要求所述技术方案在申请日前由于使某而处于公众能够获知的状态,则应当认定该技术方案已经公开。

在口头审理中,简某公司和熊某双方均认可本案的如下事实:03年下半年熊某研制出本专利的紫砂陶瓷脱模异型垫盘,即石膏脱模托板;04年6月18日熊某将本专利的产品转让给简某公司,转让的产品和本专利的产品相同;简某公司在转让后通过该技术及所转让的石膏脱模托板来生产紫砂陶瓷。双方均认可本案争议焦点在于上述转让行为以及简某公司的使某行为是否导致本专利的使某公开。

根据已生效的(2008)高行终字第X号行政判决书,专利复审委员会认为:

(1)专利法意义上的使某公开是指由于制造、使某、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式而导致技术方案处于“公众”想得知就能够得知的状态。本案中,早在2004年6月18日即本专利申请日以前,熊某与简某公司的法定代某人简某签订了“陶瓷生产设备转让合同书”,熊某将含有“石膏脱模托板”(即本专利的“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”)在内的成型车间设备一次性卖给简某,由此可见,简某公司与熊某签订的是陶瓷生产设备转让合同,熊某交付的标的物是包括本专利产品在内的生产设备,简某公司取得的是物的所有权,没有因此获得相关的技术秘密,熊某也并未明确向简某公司提出就转让的设备所涉及的技术秘密予以保密的要求,简某公司无从知晓哪些生产设备属于技术秘密,更没有为熊某保守技术秘密的的义务;熊某虽与简某公司签订《员工聘用合同书》及《技术保密合同》,但其中并无要求简某公司保守本专利秘密的条款,故简某公司对其并不负有保密义务;因此,上述转让行为导致本专利的公开。

(2)由附件2-5记载的“该车间内有几十名工作人员在紧张某工作,在工作的过程中,有工作人员正在使某申请人自认为侵犯其专利权的紫砂陶瓷脱模异型垫盘制作产品,拍摄人员谌琴在现场拍摄照片14张”可知,熊某所转让的“石膏脱模托板”(即本专利的“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”)是在企业内部用于生产紫砂陶瓷设备,简某公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品。由于简某公司无从知晓熊某转让的哪些生产设备属于技术秘密,同时结合附件2-5载明的上述事实,可以推定:企业内部在使某该设备时并不是在采取了保密措施的场地上进行的,不仅简某公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品,而且其他潜在的旁观者也能了解到本专利产品,并且本专利产品的技术特征并不复杂,对于本领域的技术人员而言轻易就能掌握;在产品技术特征比较直观且相对较长时间内未处于隐秘状态的情况下,可以认定简某公司的使某行为已经导致本专利的使某公开。

综上所述,本专利的转让行为及使某导致了本专利的使某公开,本专利权利要求1和2不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

基于上述理由,专利复审委员会作出第X号无效决定。

熊某不服专利复审委员会作出的第X号无效决定,在法定期限内向一审法院提起诉讼。

在本院2011年6月7日公开开庭审理本案时,专利复审委员会就第X号无效决定中关于“在口头审理中,请求人和专利权人双方均认可本案的如下事实:03年下半年专利权人研制出本专利的紫砂陶瓷脱模异型垫盘,即石膏脱模托板;04年6月18日专利权人将本专利的产品转让给请求人转让的产品和本专利的产品相同;请求人在转让后通过该技术及所转让的石膏脱模托板来生产紫砂陶瓷”的记载陈述:上述内容是根据作出第X号无效决定的无效宣告请求审查程序中口头审理记录表得出的。熊某对专利复审委员会的上述陈述,主张:上述内容是专利复审委员会写的,熊某不予认可,而且上述内容讲的不是本案的事实。熊某还主张某与简某公司签订的《陶瓷生产设备转让合同书》并未履行,其中涉及的本专利产品并未向简某公司交付,转让“紫砂陶瓷异型脱模垫盘”简某公司没有看过。

在本院审理本案过程中,熊某提交了简某公司生产工艺流程图,用以证明本专利是简某公司生产工艺流程中重要组成部分-成型工艺,属于工艺保密范围。对熊某在其提交的《熊某诉国家知识产权局专利复审委员会宣告专利权无效行政诉讼一审上诉人熊某申请质证证据目录》中记载的证据2:2005年、2006年、2007年简某公司与员工签订的劳动合同书、保密协议、规章制度及简某公司员工熊某柳、胡紧张某人出具书面证言及证据3:2004年2月18日佛山市X区简某家用电器厂、富莱国际有限公司与上诉人确定的“可行性报告”“合作意向书”“合同”“公司章程”“委托书”,合作方提供的美元汇款帐号和港币汇款帐号、营业执照、代某、股东身份证、法制内参2005总第009期、2007总第17、18期、2007总第22期的证据,专利复审委员会、简某公司主张某述证据系在一审诉讼程序中提交。熊某表示对上述证据是否是在一审诉讼程序中提交记不清了。

另查:专利复审委员会作出第X号无效决定后,简某公司不服该无效决定,向一审法院提起诉讼。熊某未针对第X号无效决定提起诉讼。

一审法院于2008年6月16日作出的(2008)一中行初字第X号行政判决中认定:“根据本案查明的事实,熊某与简某公司的法定代某人简某于2004年6月18日(即本专利申请日以前)签订了《陶瓷生产设备转让合同书》,熊某将含有‘石膏脱模托板’(即本专利的“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”)在内的成型车间设备一次性卖给简某。同日,富来国际有限公司与熊某还签订了一份《员工聘用合同书》,熊某受聘在简某公司的企业中从事生产和技术管理工作。(2006)高证字第X号公证书表明,本专利的紫砂陶瓷脱模异型垫盘产品堆放与简某公司成型车间内,该车间内有几十名工作人员在工作。”本院2008年12月17日作出的(2008)高行终字第X号行政判决维持了一审法院作出的(2008)一中行初字第X号行政判决。

以上事实,有本专利的专利文件、第X号无效决定、第X号无效决定、(2008)一中行初字第X号判决、(2008)高行终字第X号判决、当事人在无效宣告请求审查程序中提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为,新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使某过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并记载的申请日以后公布的专利申请文件中。由于制造、使某、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式而导致技术方案处于“公众”想得知就能够得知的状态即构成专利法意义上的使某公开。

已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实,可以作为定案的依据。

第X号无效决定是专利复审委员会依据相关法律法规及部门规章的规定,对其作出的第X号无效决定被人民法院依法撤销后,对本专利重新进行无效宣告请求审查作出的无效决定。第X号无效决定的专利权人、无效请求人在本次无效宣告请求审查程序中未提交在专利复审委员会作出第X号无效决定的无效宣告请求审查程序中提交的证据以外的证据,因此,第X号无效决定认定的事实与第X号无效决定认定的事实并无变化。一审法院作出的(2008)一中行初字第X号判决及本院作出的(2008)高行终字第X号判决并未认定第X号认定的事实错误,而是认为专利复审委员会根据第X号无效决定认定的事实对本专利是否具备创造性的结论不符合法律规定,是错误的。因此,在无相反证据的情况下,专利复审委员会及一审法院在认定本案事实时应依据一审法院作出的(2008)一中行初字第X号判决及本院作出的(2008)高行终字第X号判决所确定的事实作为认定本案事实的依据。

虽然熊某主张某与简某公司签订的《陶瓷生产设备转让合同》并未履行,但是根据上述在先的生效判决,熊某已经将包括本专利产品在内的生产设备交付给简某公司。

依据熊某与简某公司在本专利申请日前签订的《陶瓷生产设备转让合同》,熊某应当向简某公司交付的标的物是包括本专利产品在内的生产设备,简某公司取得的是物的所有权,简某公司并未获得相关的技术秘密,熊某也并未明确向简某公司提出就转让的设备所涉及的技术秘密予以保密的要求,简某公司无从知晓哪些生产设备属于技术秘密,也就没有为熊某保守技术秘密的的义务。熊某与简某公司签订的《员工聘用合同书》及《技术保密合同》中并无要求简某公司保守本专利技术秘密的条款,故依据上述合同也不能认定简某公司对熊某负有对本专利的保密义务。

熊某与简某公司之间没有依《陶瓷生产设备转让合同》产生对本专利的保密义务,简某公司作为受让方在受让本专利产品后,因无合同约定的保密义务,也不能认定简某公司对本专利产品负有默示的保密义务。熊某与简某公司签订的《员工聘用合同书》及《技术保密合同》中并无明确规定保守本专利秘密的条款,熊某作为简某公司负责生产和技术的工作人员,也不能导致简某公司对熊某负有对本专利保密的义务。熊某作为简某公司负责生产和技术的工作人员不论其是否对本专利产品采取何种措施,在简某公司未采取保密措施的情况下,熊某的行为不能视为简某公司对本专利产品采取的措施。因此,现有证据不能证明简某公司对本专利负有明示或默示保密义务。由于简某公司对本专利产品不负有保密义务的前提下,本专利产品已经处于一种公众想得知即可得知的状态,熊某与简某公司之间转让本专利产品的行为导致本专利公开。

此外,根据江西省高安市公证处(2006)高证字第X号公证书载明的事实,熊某所转让的本专利产品是在企业内部用于生产紫砂陶瓷设备,简某公司的任何员工均可轻易接触到。并且对于非简某公司员工的公证人员也有接触到本专利产品的可能性。虽然该公证书形成时间是在本专利申请日之后,但该公证书记载的事实可以佐证简某公司在使某本专利产品时并未采取保密措施,除简某公司的任何员工可以接触到之外,非简某公司的员工也有可能接触到本专利产品。

由于本专利产品的技术特征并不复杂,对于本领域的技术人员而言轻易就能掌握,在产品技术特征比较直观且相对较长时间内未处于隐秘状态的情况下,可以认定简某公司的使某行为已经导致本专利的使某公开。

综上,熊某的上诉理由不能成立,其上诉请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚,适用法律正确。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

一审案件受理费一百元,由熊某负担(已交纳);二审案件受理费一百元,由熊某负担(已交纳)。

本判决为终审判决。

审判长刘某

代某审判员岑宏宇

代某审判员陶钧

二Ο一一年八月四日

书记员耿巍巍



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