北京市高某人民法院
行政判决书
(2003)高某终字第X号
上诉人(原审原告)日本曹达株式会社，住所地日本国东京都千代田区大手町二丁目2番X号。
法定代表人规某民普，董某长。
委托代理人李东辉，上海市一平律师事务所律师。
委托代理人沙永生，上海市一平律师事务所专利代理人。
被上诉人(原审被告)中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路X号。
法定代表人王某甲，主任。
委托代理人董某，该委员会化学申诉处审查员。
委托代理人张某，该委员会行政诉讼处审查员。
被上诉人(原审第三人)江苏省农药协会，住所地江苏省南京市X路X号。
法定代表人赵某某，理事长。
委托代理人高某某，隆天国际知识产权代理有限公司专利代理人。
委托代理人王某乙，隆天国际知识产权代理有限公司专利代理人。
上诉人日本曹达株式会社(简称曹达株式会社)因专利无效行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院(2002)一中行初字第X号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人曹达株式会社的委托代理人李东辉、沙永生，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)的委托代理人董某、张某，被上诉人江苏省农药协会的委托代理人高某某、王某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
曹达株式会社系（略）.X号名称为“杀虫剂组合物及其应用”发明专利的专利权人。2001年4月6日江苏省农药协会向专利复审委员会申请宣告该专利权无效，认为该专利不符合《中华人民共和国专利法》(简称专利法)第33条及《中华人民共和国专利法实施细则》(简称专利法实施细则)第21条第2款之规定。专利复审委员会经过审查于2002年6月3日作出第X号无效决定，宣告（略）.X号发明专利无效。曹达株式会社不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
北京市第一中级人民法院经审理认为，本案争议专利的申请日为1990年10月6日，授权公告日为2000年10月4日。针对本案专利的无效宣告请求日为2001年4月6日，专利复审委员会第X号决定日为2002年6月3日。根据2001年7月1日施行的专利法实施细则第66条的规定，本案第三人江苏省农药协会在2001年11月12日、12月5日、12月27日提出的补充无效理由系逾期增加的理由，被告应不予考虑。故专利复审委员会在第X号无效决定中对江苏省农药协会逾期增加的无效理由予以考虑，并据此作为宣告本案专利权无效的法律依据之一，属于法律适用错误。被授予专利的发明创造不符合专利法实施细则第21条第2款的规定，是2001年修改的专利法实施细则规定的无效理由，修改前的专利法实施细则未包括此项无效理由。江苏省农药协会以此项理由请求宣告本案专利无效，符合法律规定。本案争议专利权利要求1要求保护一种杀虫剂组合物，其特征在于它的活性成分为N－氰基－N'－(2－氯－5－吡啶甲基)－N'－甲基乙脒或N－氰基－N'－(2－氯－5－吡啶甲基)－N'－乙基乙脒或它们各自的盐。本案专利权利要求1只限定了杀虫剂中的活性成分，没有限定杀虫剂组合物中除活性成分外的任何组份。即使本案专利说明书对有关助剂的选配及将助剂与活性成分混合制配成高某的杀虫剂进行了描述，且农药助剂确属公知技术，本领域的普通技术人员通晓杀虫剂组合物必定包含活性成分与农药助剂，但由于权利要求1没有载明农药助剂系该杀虫剂组合物的组份之一，故不能将农药助剂视为权利要求1已描述的技术特征。权利要求1没有载明该杀虫剂组合物的全部组份，没有从整体上反映发明的技术方案，权利要求1缺乏解决技术问题的必要技术特征，不符合专利法实施细则第21条第2款的规定，应当被宣告无效。同理，权利要求2-3均没有限定杀虫剂组合物中除活性成分外的任何组份，缺乏本案专利的必要技术特征。权利要求4要求保护权利要求1-3所述的组合物在控制鳞翅目和半翅目昆虫中的应用，由于权利要求1-3均未记载组合物的必要组份，缺乏组合物产品的必要技术特征，故权利要求4所述的组合物产品也缺乏必要技术特征。本案专利权利要求2-4均不符合专利法实施细则第21条第2款的规定，应当被宣告无效。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第54条第(1)项之规定，判决维持专利复审委员会第X号无效决定。
曹达株式会社不服一审判决，上诉至本院。曹达株式会社上诉称:第一，一审判决适用法律错误。本案专利于1990年10月6日申请，2000年10月4日授权，本案专利无效审查的实体标准应用1985年4月1日施行的专利法及其实施细则，一审判决却适用了2001年7月1日施行的专利法实施细则，违反了法不溯及既往的原则。第二，一审判决认定，江苏省农药协会于2001年11月12日、12月5日、12月27日提出的补充无效理由，专利复审委员会不应考虑。但江苏省农药协会关于本案专利不符合专利法实施细则第21条第2款的理由也是在2001年11月12日提出的，一审法院却予以肯定，显然在适用法律上具有随意性。第三，我方在专利说明书中充分公开了杀虫剂组合物的技术方案，对杀虫剂组合物中的助剂、活性剂成分以及它们之间的配制进行了清楚、完整的说明，并且原来和修改后的权利要求书也符合法律规定，本案专利权的有效性应予维持。请求二审法院撤销一审判决和专利复审委员会第X号无效决定，维持本案专利权有效。专利复审委员会和江苏省农药协会服从一审判决。
经审理查明:曹达株式会社于1990年10月6日申请了（略）.X号名称为“杀虫剂组合物及其应用”的发明专利，该专利申请于2000年10月4日被授予发明专利权。经授权的权利要求共有6项。2001年4月6日江苏省农药协会向专利复审委员会申请宣告该专利权无效，认为该专利不符合专利法第33条、第26条第3款、第26条第4款、第22条第3款、第25条第1款第(5)项及专利法实施细则第21条第2款之规定。专利复审委员会于2001年12月27日进行了口头审理，曹达株式会社于同日提交了新的经过修改的权利要求:
1、一种杀虫剂组合物，其特征在于它的活性成分为N－氰基－N'－(2－氯－5－吡啶甲基)－N'－甲基乙脒或N－氰基－N'－(2－氯－5－吡啶甲基)－N'－乙基乙脒或它们各自的盐。
2、如权利要求1所述的组合物，其特征在于它的活性成分为N－氰基－N'－(2－氯－5－吡啶甲基)－N'－甲基乙脒。
3、如权利要求1所述的组合物，其特征在于它的活性成分为N－氰基－N'－(2－氯－5－吡啶甲基)－N'－乙基乙脒。
4、如权利要求1-3所述的组合物在控制鳞翅目和半翅目昆虫中的应用。
专利复审委员会依据1985年4月1日施行的专利法及2001年7月1日施行的专利法实施细则，对曹达株式会社X年12月27日提交的权利要求1-4和2000年10月4日授权公告文本的说明书进行了审查。专利复审委员会经审查认为，本案争议专利授权公告文本说明书第2页第6行至第3页第1行具体记载了部分技术方案。相应于上述技术方案中基团的定义，以R1为例，原始公告文本说明书第8页第9-10行对R1定义为:“代表可选择地被取代的含有氮原子的5-6个原子数的芳香杂环(除未被取代的2－吡啶基外)”，没有授权公告文本中R1“选自被甲基、氟、氯、溴取代的吡啶基”这样的文字记载。在原始公开说明书实施例及表1中提及的甲基、氟、氯、溴取代的吡啶基R1实施例为2-氯吡啶基、2－溴吡啶基、2－氟吡啶基及2－甲基吡啶基(其中R1为2－溴吡啶基、2－氟吡啶基所对应的化合物没有相应的理化数据)。由于吡啶基有5个取代位点，R1为2－氯吡啶基、2－溴吡啶基、2－氟吡啶基及2－甲基吡啶基的情况仅仅是“被甲基、氟、氯、溴取代的吡啶基”所表述的取代基范围的很少一部分，本领域技术人员不能根据仅有的这些实施例直接地、毫无疑义地导出R1为“被甲基、氟、氯、溴取代的吡啶基”这一范围，曹达株式会社对于R1这一部分的修改超出了原说明书记载的范围。再以R2为例，授权公告文本说明书中“R2选自......可被氟、甲氧基、乙氧基羰基、氰基、苯基、氯代苯基、甲氧基苯基、呋喃基、噻吩基、吡啶基、氯代吡啶基、噻唑基或氯代噻唑基取代的C1-5烷基...”。相应的这部分技术内容在原始公开说明书中记载为“被可选择取代的C1-5烷基”，实施例及表1中提及的相应取代基为未取代的甲基、乙基、异丙基、二氟甲基、甲氧(硫)基甲基、乙氧羰基乙基、对氯苯基甲基、氰基甲基、1－甲氧基苯基甲基、2－氯吡啶－5－甲基、2-氯-1，3－噻唑-5-甲基、2－吡啶乙基、4－氯代苯基乙基。这些取代基也仅仅是修改后的R2取代基范围中很少一部分，本领域技术人员根据仅有的这些实施例也不能直接地、毫无疑义地导出修改后R2取代基的范围，曹达株式会社对于R2这一部分的修改也超出了原说明书记载的范围。曹达株式会社对于原始公开说明书的修改不符合专利法第33条之规定。本案争议专利权利要求1要求保护一种杀虫剂组合物，其特征在于它的活性成分为N－氰基－N'－(2－氯－5－吡啶甲基)－N'－甲基乙脒或N－氰基－N'－(2－氯－5－吡啶甲基)－N'－乙基乙脒或它们各自的盐。该权利要求中只限定了杀虫剂产品中的活性成分，除此之外没有限定任何用以组成组合物的必要组份，缺乏解决本发明技术问题的必要技术特征。权利要求1没有从整体上反映本发明的技术方案，不符合专利法实施细则第21条第2款之规定。从属于权利要求1的权利要求2仅附加限定活性成分为N－氰基－N'－(2－氯－5－吡啶甲基)－N'－甲基乙脒，同样没有限定任何用以组成组合物的其他必要组份，缺乏必要技术特征，不符合专利法实施细则第21条第2款之规定。同理，权利要求3也不符合专利法实施细则第21条第2款之规定。权利要求4为用途权利要求，要求保护权利要求1-3所述组合物在控制鳞翅目和半翅目昆虫中的应用，但因权利要求1-3均缺乏组合物产品技术方案的必要技术特征，权利要求4也必然缺乏必要技术特征，同样不符合专利法实施细则第21条第2款之规定。2002年6月3日专利复审委员会作出第X号无效决定，宣告曹达株式会社的（略）.X号发明专利权无效。
另外查明:在本案一审审理中，曹达株式会社明确表示对于专利复审委员会第X号无效决定理由之第4部分不持异议。
上述事实，有（略）.X号发明专利文件的原始公开文本和授权公告文本、专利复审委员会第X号无效决定及各方当事人陈述等在案佐证。
本院认为，在本案争议专利的无效审查程序中，江苏省农药协会提出了多重无效理由，专利复审委员会依据专利法第33条以及2001年7月1日起施行的专利法实施细则第21条第2款对其中的两重无效宣告理由，即专利授权文本修改超出和新修改的独立权利要求未记载必要技术特征进行了审查，并最终宣告（略）.X号发明专利权无效。在本案一审审理中，曹达株式会社明确表示对第X号无效决定的理由之第4部分，即本案争议专利授权公告文本说明书的修改已超出公开文本说明书之范围不持异议。故本院对此问题不再进行审理，同时本院认定（略）.X号发明专利已不符合专利法第33条之规定，应当被宣告无效。2001年7月1日起施行的专利法实施细则第66条规定，在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。江苏省农药协会于2001年4月6日向专利复审委员会提出无效宣告请求，于2001年11月12日提出了（略）.X号发明专利不符合专利法第33条及新修改的专利法实施细则第21条第2款的补充无效理由。一审判决认为，上述补充的无效理由系逾期增加的，专利复审委员会不应考虑，并据此认为第X号无效决定适用法律错误。本院认为，2001年7月1日起施行的专利法实施细则第66条规定的是专利复审委员会“可以”而非“应当”不予考虑逾期增加的理由或者补充的证据，是选择性规范而非强制性规范，专利复审委员会接受江苏省农药协会于2001年11月12日提出的新的无效理由，并未超出法律规定赋予其的权限，一审判决认定第X号无效决定适用法律错误应属不当，本院予以纠正。（略）.X号发明专利于1990年10月6日申请，2000年10月4日授权公告，江苏省农药协会于2001年4月6日对该专利提出无效宣告请求。2001年6月25日中华人民共和国专利局第X号公告《施行修改后专利法及其实施细则的过渡办法》规定，2001年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，除另有规定的以外，自2001年7月1日起也适用修改后的专利法及其实施细则的规定。同时，1993年1月1日起施行的专利法实施细则已于2001年7月1日废止。因此，（略）.X号发明专利的无效程序应当适用修改后的专利法实施细则，曹达株式会社如果对此持有异议，应对“另有规定”举证说明。专利复审委员会适用修改后的专利法实施细则对曹达株式会社于2001年12月27日修改后的权利要求进行审查并无不当，一审判决在此问题上对第X号无效决定予以支持是正确的，本院不持异议。修改后的专利法实施细则第21条第2款规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。本案争议专利权利要求1只限定了杀虫剂中的活性成分，未限定杀虫剂组合物中除活性成分以外的任何组份，没有从整体上反映该发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，故本案争议专利权利要求1不符合修改后的专利法实施细则第21条第2款之规定，应当被宣告无效。基于同样原因，本案争议专利之权利要求2-4也应被宣告无效。综上，专利复审委员会第X号无效决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法，本院应予支持。一审判决适用法律虽有不当之处，但认定事实及处理结果均无不妥，本院亦应予维持。上诉人曹达株式会社的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第(一)项之规定，判决如下:
驳回上诉，维持原判。
一、二审案件受理费共2000元，均由日本曹达株式会社负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
审判长刘继祥
审判员孙苏理
审判员魏湘玲
二OO三年十二月十八日
书记员孙娜
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