江苏省高级人民法院
民事判决书
（2005）苏民三终字第X号
上诉人（原审被告）徐州市自来水总公司，住所地江苏省徐州市X路X号。
法定代表人蔡某某，该公司总经理。
委托代理人陈某某，该公司副总经理。
委托代理人汤茂灵，江苏徐州金合律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）韩某某，男，X年X月X日生，汉族，徐州市自来水总公司职工，住所（略）。
上诉人徐州市自来水总公司（以下简称自来水公司）因与被上诉人韩某某技术合同纠纷一案，不服江苏省徐州市中级人民法院（2004）徐民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院于2005年3月9日受理，并依法组成合议庭于2005年4月29日公开开庭审理了本案。上诉人自来水公司的委托代理人汤茂灵、陈某某，被上诉人韩某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审判决查明的事实：
韩某某系自来水公司的工程技术人员，供水四厂是自来水公司下属的不具备法人资格的职能机构。韩某某在供水四厂工作期间对正在使用中的吸泥机进行了技术改造。供水四厂净化池内地面水是自来水生产的初步环节，吸泥机是净化池中净化水质的主要设备。
1998年1月12日，徐州市自来水公司（徐州市自来水总公司前身）为韩某某出具证明，证明韩某某申请的实用新型发明系个人发明。1998年5月，经自来水公司和供水四厂论证，韩某某的技术具有科学性。经自来水公司批准，由供水四厂开始使用韩某某的技术。1998年6月24日，韩某某向国家知识产权局提出专利申请，国家知识产权局于1999年8月21日授予韩某某实用新型专利，专利号为（略）.2。该专利的基本工作原理是，利用虹吸的自然规律以实现高效、可靠地将水处理环节中积泥排出，静化水质。其权利要求分为三部分，权利要求1为溢水槽出口部分；权利要求2为蜂窝水射器抽取真空，取得能量；权利要求3为分布有若干小孔的条形吸口。在实际运用中，权利要求2水射器没有达到供水四厂吸泥机中12根出水管所需要的能量。因此该部分后更改为真空泵代替。供水四厂有东、西两个沉淀水池，两个水池吸泥机的水出口部分、东沉淀池吸泥机的吸口均按韩某某的技术改造完毕。韩某某专利技术中权利要求1和权利要求3得到了实际操作应用。国家知识产权局2002年7月30日作出韩某某的实用新型专利检索报告（更正），认定韩某某三项权利要求中，权利要求1－3具有新颖性，权利要求2具有创造性，权利要求1、3不具有创造性。
1999年1月,供水四厂技术人员对使用半年多的该项技术作出了《关于对吸泥机局部改造项目的鉴定报告》。综合评价为：1、节约水量。改造后的吸泥机总排水量（半成品水）减少600立方米，全年可节水约22万吨。2、降低劳动强度，减少操作人员。吸泥机改造前需要2人共同操作，改造后可由1人操作，虹吸2分钟内完成，减轻工人的劳动强度。3、降低设备耗损。改造后虹吸由原来工作10－20分钟缩短为2分钟，节约了电量，减少了机械磨损，延长了真空泵的使用寿命。4、吸口改造有利于提高沉淀效果。改造后的东沉淀池的积泥较往年有明显降低。以上效果由供水四厂技术人员计算所得，实际效果有待自来水公司有关技术部门论证，吸泥效果评价尚需时间，只有对比改造与否的两个池子才能得出积泥量厚薄。
2000年4月，供水四厂将东沉淀池的条形吸口改回原状，但东西两个沉淀池仍保留了韩某某专利技术中权利要求1的溢水槽部分。韩某某为索要使用费分别于2000年3月30日、2002年3月17日向自来水公司函告，要求自来水公司按使用该技术所获经济效益的20％支付专利费，自来水公司未予答复。双方一直未达成使用该项技术的书面协议。为此，韩某某诉至法院要求自来水公司支付专利使用费（略）元。其计算依据是：（1）1998年6月－2000年4月，年节约用水22万吨，共节约用水40.333万吨。（2）2000年5月－2003年4月，年节约用水12万吨，共节约用水36万吨。（3）改造后的吸泥机操作由2人减少至1人，5年节约人工工资15.535万元。（4）节约电力1800元和节约排泥清污费3200元。以上各项节约费用相加56.792万元，按20％计算的专利使用费为（略）元。
一审法院认为:
韩某某作为自来水公司技术人员，在研究开发新型吸泥机过程中，利用了自来水公司的设备等物质技术条件。但自来水公司1998年1月出具证明明确认定专利为韩某某所有，该技术应认定为韩某某的非职务技术成果，韩某某是诉争吸泥机专利的权利人。韩某某在获得专利权前与自来水公司达成口头协议，将吸泥机改造专利技术授权许可自来水公司使用，双方未签订书面合同。1998年，自来水公司在进行吸泥机技术改造时全面实施了韩某某的专利技术，后因水射器部分在使用中没有产生理想的能量而改用真空泵代替。2000年4月，自来水公司将韩某某专利技术中的吸口改回原状，仍保留吸泥机出口部分。因此，尽管双方未签订有技术使用书面合同，但双方形成了事实合同关系。
自来水公司自1998年5月起采用了韩某某专利权技术，且使用该技术一直处于连续状态。2000年3月30日、2002年3月17日韩某某分别向自来水公司索要使用费，表明韩某某向自来水公司主张债权。虽然该使用行为成立于合同法实施之前，但履行期限跨越合同法实施之日，韩某某作为专利权人要求支付使用费的诉讼时效为2年。2000年3月30日韩某某开始主张权利，2002年3月17日韩某某再次主张权利使诉讼时效中断。自来水公司辩称韩某某诉讼权利部分超过时效的理由不成立。
双方在技术使用费的问题上未有协议。对供水四厂作出的《关于对吸泥机局部改造项目的鉴定报告》中该技术应用所产生的经济效益和社会效益予以采信。但该鉴定报告仅是对该项技术运用半年所产生的效益作出的全年预测，其数字尚具有一定的不确定性，但载明的数据可以作参考依据。本案中，双方未对诉争技术使用费进行约定，根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》第23条规定，“当事人对技术合同的价款、报酬和使用费没有约定或者约定不明确的，人民法院可以根据技术的研究开发成本、先进性、实施转化和应用的程度，当事人享有的权益和承担的责任，以及技术成果的经济效益和社会效益等合理认定”。韩某某主张的（略）元使用费系依据供水四厂鉴定报告中的数据推算，自来水公司对鉴定报告真实性虽无异议，但认为韩某某主张的使用费是其主观臆断，半成品水价值不是成品水价值的一半。由于2000年5月自来水公司将吸口改回后该项技术实际产生的节水量数额不清，韩某某主张的每年节约12万吨系推算得出，节约的电费和清污费也无证据证实；虽然自来水公司1999年财务报表中载明成品水的生产成本为1.35元/吨，但是自来水公司下属还有其他供水厂，各厂生产出成品水的成本不一，1.35元/吨是自来水公司综合全市自来水生产成本的平均值，且水处理环节操作程序复杂，供水四厂净化地面水只是自来水生产的初步环节，不能简单推定供水四厂地面水成本金额为1.35元/吨的一半。故韩某某诉请金额（略）元缺少实际计算依据不予支持。由于双方当事人均未提供证据证实韩某某的损失依据以及自来水公司的收益，故根据韩某某技术的开发成本、先进性和应用的程度，以及使用该项技术成果的经济效益和社会效益等综合予以认定。在实践中，由于自来水公司采用韩某某的技术节省水电资源，降低了操作工人的劳动强度，同时也减少了机器设备损耗，给自来水公司带来了一定的经济效益和社会效益。故采用供水四厂鉴定报告载明的数据作为定案时的参考系数，并结合韩某某技术产生的社会效益，综合确定自来水公司应支付给韩某某的技术使用费数额。据此，该院依照《中华人民共和国民法通则》第八十八条、《中华人民共和国专利法》第五十六条、《中华人民共和国合同法》第六十一条、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》第23条的规定，判决：自来水公司于判决生效后10日内给付韩某某技术使用费7万元。案件受理费3782元，由韩某某负担1000元，自来水公司负担2782元。
自来水公司上诉称：
1、韩某某的起诉已超过诉讼时效。1998年初，被上诉人提出技术改造方案，经技术论证后，由公司领导批准实施。从2000年4月8日韩某某向上诉人主张权利至2003年4月2日起诉，已超过《专利法》第六十二条规定的2年诉讼时效。
2、被上诉人要求上诉人支付专利实施许可费的主张不应得到支持。理由：（1）双方间无专利实施的口头和书面合同。因为：被上诉人是上诉人的技术人员，技术改造是其正常工作；该技术是上诉人的技术人员共同努力的结果，也使用了上诉人的技术和物质条件；该技术当时无专利权，被上诉人还未向国家专利局提出专利申请；上诉人是在被上诉人的多次要求下，经过技术论证才同意进行改造的。上诉人实际使用该技术的事实不能当然推断出存在口头合同的事实，更不能推断出上诉人还需向被上诉人支付使用费的事实。（2）上诉人使用该技术在先。上诉人知悉、掌握、使用该技术是在1998年5月，而被上诉人的专利申请日是1998年6月24日，1999年8月21日才获得专利权。根据《专利法》第六十三条的规定，只要是上诉人自行开发的，有权在原有范围内使用。何况上诉人是在被上诉人的多次申请下，与上诉人的技术人员一起完成技术改造。（3）该技术是上诉人与被上诉人共同合作完成的，只不过由被上诉人申请专利，上诉人放弃了专利申请权。根据《合同法》第三百四十条的规定，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。
3、上诉人的技术不应受专利法的保护。因为：被上诉人的权利要求1不符合专利法第二十二条的规定，不具有实质性的特点和进步，不符合专利的授予条件；被上诉人未依法交纳年费。一审中，其仅提供了2001年的缴费收据，其专利权已经终止。
4、即使上诉人应支付使用费，一审也未查明本案事实。因为：（1）被上诉人未提供证据证实上诉人使用该专利带来的利益，庭审中其也承认其主张是估计的。（2）被上诉人估算收益是根据供水四厂出具的《关于对吸泥机局部改造项目的鉴定报告》。该报告只是供水四厂项目实施的阶段性报告，其结论没有得到科学证实。韩某某以成品水价格的一半即每吨0.6375元计算的节水价格已被一审法院否定，而上诉人计算的当时状态的水(沉淀出水)的价格仅为每吨0.195元。一审法院对双方争议的节水量、节水的价值没有查明即凭空判决，是错误的。（3）被上诉人未举证，也未在法定期限内申请一审法院进行司法鉴定，应当承担举证不能的法律责任。（4）一审法院判令上诉人给付7万元使用费亦无证据证实。一审法院在认定双方均无证据证实上诉人的收益的情况下，根据被上诉人技术的开发成本、先进性和应用程度，对使用该项技术成果的经济效益和社会效益综合予以认定。但对这些因素被上诉人未提供证据，法院也未依职权调取证据，更无权威部门的鉴定。这种“综合”只能是毫无根据的综合。再者，一审判决超出了被上诉人的请求。因为被上诉人在起诉时是3项费用(水、电、人工)56.792万元的20％，对其所谓的“社会效益”既未提供证据亦未提出请求。
基于上述理由，请求依法撤销一审判决，发回重审或改判上诉人不承担法律责任，上诉费用由被上诉人负担。
韩某某答辩称：
1、关于诉讼时效。其在起诉时就已经提供了3份“要约函”，其中有1份是2002年3月18日的，并已被一审法院采信，足以证明未超过诉讼时效。
2、关于实施许可费的主张有无法律依据。（1）上诉人说无专利实施的口头和书面合同，不符合事实。实际上从上诉人出据非职务发明的证明时起，就有了合同约定，就承认此项技术属其个人所有，当然有主张的权利。（2）本案是合同纠纷，而不是侵权纠纷。（3）上诉人一再声称，涉案技术是共同研究的结果，只是放弃了专利申请权，不符合事实。
3、关于是否受专利法保护。其专利得到了授权，并一直在缴纳年费，是合法有效的。检索报告中的各项都具备新颖性，对于技术合同而言，这就足够了，而上诉人对此没有提供任何证据。
4、关于费用的计算。其在诉状中请求按效益测算，包括了经济效益和社会效益；上诉人所称节水成本价0.195元也是编造的；其计算依据是上诉人的会议文件和盖有公章的证据，当然合法有效，应受到法院采信，谈不上举证不能；水价、成本本来就是个变数，有模糊因素，其已舍大取小，而一审判决已充分考虑了上诉方的申辩。
综上所述，上诉人的上诉理由均不成立。请求二审法院依法驳回上诉。
根据双方当事人的上诉及答辩理由，本案二审争议焦点为：1、韩某某向自来水公司提起诉讼是否已经超过法定的诉讼时效；2、自来水公司使用涉案技术是否应当向韩某某支付使用费；3、韩某某的涉案专利技术是否有效并应当受到保护；4、自来水公司使用涉案技术的使用费应当如何计算。
二审庭审中，双方当事人就与争议焦点相关事实问题的举证、质证以及本院认证情况：
1、二审庭审中，双方当事人对一审判决查明的事实均无异议，故本院对一审判决查明的事实亦予以确认。
2、关于诉讼时效问题。韩某某为了证明其在2002年3月18日向自来水公司索要过专利使用费，再次出示了其在一审庭审时提交的落款时间为“2002年3月17日”的给自来水公司“蔡某理”的函，以及其在同年3月18日发送该函件的“国内挂号邮件收据”。在该函件中韩某某明确要求自来水公司支付专利使用费。对此，自来水公司予以否认。
二审庭审中，双方当事人查阅了一审庭审笔录。在该笔录中，自来水公司对韩某某提交的其于2000年3月30日和2002年3月17日向自水公司索要专利使用费的挂号函，并未提出异议。
本院认为：在一审庭中自来水公司并未对韩某某提交的2002年3月17日的挂号函提出异议，一审判决也据此认定韩某某在2002年3月17日向自来水公司索要过专利使用费。在二审庭审中，自来水公司也明确表示对一审判决查明的事实没有异议。故应当认定自来水公司已对韩某某在2002年3月17日向其发函索要专利使用费的事实进行了确认。
3、关于韩某某涉案专利的有效性问题。韩某某为了证明其专利仍然处于有效状态，提交了其于2003年6月23日和2004年6月28日向国家专利局交纳年费的收据。
在查阅上述收据后，自来水公司明确放弃其关于韩某某的涉案专利因未交纳年费而失效的上诉理由。同时，其也明确表示没看到有关韩某某的涉案专利被撤销的文件。
4、关于专利使用费的计算问题。为了证明一审判决认定的专利使用费过高，自来水公司在二审庭审中提交了下列证据：
（1）自来水公司自己制作的《1998－2003年地面水（泵站－沉淀出水）成本核算》。用以证明在该时段内其地面水的单位成本为每千吨195.03元。
（2）自来水公司供水四厂制作的《吸泥机改造节省费用计算》。用以证明其在使用涉案专利期间实际每年节约制造成本、电费和人工费5930元，5年合计节省（略）元。
韩某某认为：上述计算结果是自来水公司根据自己的材料计算所得，故不予认可。
本院认为：上述成本核算表和节省费用计算系自来水公司自行计算的结果，仅应当视为其对相关问题的陈某和说明，不能作为认定自来水公司使用涉案技术后实际节省费用的依据。
根据一审判决查明的事实，以及双方当事人在二审庭审中的举证、质证以及认证情况，本院认为：
一、韩某某起诉向自来水公司主张专利使用费未超过法定诉讼时效。因为：自1998年5月自来水公司使用涉案技术起，至韩某某于2003年4月3日向一审法院提起诉讼时止，韩某某分别于2000年3月30日和2002年3月17日两次发函给自来水公司索要技术使用费，使韩某某向自来水公司主张技术使用费的诉讼时效期间发生中断。因此，韩某某向一审法院提起诉讼时并未超过诉讼时效。自来水公司主张本案超过诉讼时效的上诉理由不能成立。
二、自来水公司与韩某某之间有在自来水公司实施涉案技术的共同意思表示，且自来水公司实际使用了涉案技术，应当向韩某某支付使用费。理由：
1、韩某某是涉案技术的权利人，享有允许他人使用并获得报酬的权利。因为，虽然韩某某是自来水公司的工程技术人员，且该技术也是其在自来水公司工作期间完成的，但这并不能得出韩某某在此期间完成的与其工作有关的技术成果必然是职务技术成果的结论，或者由此否定韩某某完成个人技术成果的可能性。事实上，自来水公司在其1998年1月出具给韩某某的证明中，已明确确认本案所涉技术系韩某某的个人发明而非职务发明。二审中，自来水公司也没有提供足够的证据证明涉案技术系职务技术成果。因此，自来水公司主张涉案技术系其与韩某某共同合作完成，其只是放弃了专利申请权，因而享有对该技术无偿使用的权利的上诉理由不成立。
2、自来水公司实际使用了涉案技术，与韩某某之间形成了事实上的技术合同关系。因为，自1998年5月起，自来水公司开始全面使用该技术，应认定为上诉人对韩某某要求使用其技术成果的要约进行了承诺，双方对实施该技术的意思表示已达成一致，且合同已实际履行。虽然我国合同法明确技术转让合同应采用书面形式，但本案中被上诉人将技术交由上诉人使用，已履行了合同的主要义务，应认定合同依法成立。在获得专利授权后至起诉之日，韩某某并未要求自来水公司停止使用涉案专利技术而仅主张专利使用费，故在获得专利权后双方之间的技术转让合同始终处于持续履行状态。韩某某作为涉案技术成果的权利主体，基于其与自来水公司之间持续存在的事实合同关系，有权主张相关费用。
3、自来水公司在涉案技术获得专利授权前的使用行为不构成专利法上的在先使用。因为，涉案技术的权利人是韩某某，而自来水公司在涉案技术获得专利授权前的使用行为是基于韩某某的许可，韩某某在将该技术许可他人使用后仍享有就该技术申请专利的权利，故自来水公司在涉案技术获得专利授权前基于韩某某许可的使用行为，不构成专利法上的在先使用。
4、韩某某的技术获得了国家专利局的专利授权，且该专利在自来水公司使用期间一直处有效状态，应当受到专利法的保护。自来水公司称韩某某的技术不具备专利法规定的授予专利权的条件，不受专利法保护的上诉理由，没有法律依据。
因此，自来水公司所述其是涉案技术共同完成人，且在该技术获得专利授权前即知悉、掌握、使用该技术，享有对该技术无偿使用的权利等上诉理由，均不能成立。
三、关于技术使用费的计算问题。由于双方在实施涉案技术时对相关费用未进行明确，故应当根据涉案技术成果的研究开发成本、先进性、实施转化和应用的程度，当事人享有的权益和承担的责任，以及技术成果的经济效益等综合确定。本案中，双方当事人在一、二审期间提供的有关证据和说明等材料，均无法确定自来水公司通过使用涉案技术所获得的实际利益，只能作为确定技术使用费时的参考。事实上，根据双方当事人提供的相关证据和就涉案技术使用效果所作的说明，自来水公司通过使用韩某某的技术，达到了节省水电资源、减少操作工人、减轻机器设备损耗的效果，获得了一定的经济效益和社会效益。因此，一审判决将供水四厂鉴定报告载明的数据作为参考系数，并结合其他相关因素综合确定涉案技术的使用费数额是正确的，最终确定的数额也是合理的，应当予以维持。
综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，确定的涉案技术使用费也是合理的，应当予以维持。上诉人自来水公司的上诉理由均不能成立，应当予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判决。
二审案件受理费3782元，由自来水公司负担。
本判决为终审判决。
审判长汤小夫
审判员徐美芬
代理审判员王天红
二○○五年五月三十日
书记员陈某华
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