江苏省高级人民法院
民事判决书
(2005)苏民三终字第X号
上诉人(原审被告)武汉天惠生物工程有限公司，住所地湖北省武汉市东湖技术开发区关南工业园。
法定代表人单某某，董事长。
委托代理人丁树新、朱某某，上海市恒信律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)江苏省农业科学院，住所地江苏省南京市孝陵卫钟灵街X号。
法定代表人严某某，院长。
委托代理人柏某某，南京苏高专利事务所专利代理人。
原审被告南京农丰农药有限公司，住所地江苏省南京市X路X－X号。
法定代表人王某某，董事长。
上诉人武汉天惠生物工程有限公司(以下简称天惠公司)因与被上诉人江苏省农业科学院(以下简称江苏农科院)、原审被告南京农丰农药有限公司(以下简称农丰公司)发明专利申请公布后，专利授予前使用费纠纷及专利侵权纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2004）宁民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院于2005年1月13日受理后，依法组成合议庭，于2005年3月30日、2005年7月8日公开开庭审理了本案。上诉人天惠公司委托代理人丁树新、朱某某，被上诉人江苏农科院委托代理人柏某某到庭参加诉讼，原审被告农丰公司经本院合法传唤未到庭，本院依法缺席审理。在本案审理过程中，被上诉人江苏农科院以涉案专利被国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委)宣告部分无效，该专利处于不稳定状态为由，申请本院中止审理，本院予以采纳。因江苏农科院未对专利复审委作出的无效宣告请求审查决定书(以下简称审查决定书)提起行政诉讼，该审查决定书已生效，本院于2005年7月8日恢复审理，本案现已审理终结。
一审法院查明以下事实：
江苏农科院于2001年8月8日向国家知识产权局提出了名称为“蛇床子素在农业上的应用”的发明专利申请，经初步审查于2002年1月9日公开，2003年9月3日获得授权。专利号为（略）.7，目前处于有效法律状态。该发明专利授权公告文件记载的权利要求是：1、蛇床子素作为杀虫杀菌剂在农业上的应用。2、根据权利要求1所述的蛇床子素作为杀虫杀菌剂在农业上的应用，其特征在于：可用于防治鳞翅目昆虫和低龄菜青虫。3、根据权利要求1所述的蛇床子素作为杀虫杀菌剂在农业上的应用，其特征在于：可用于防治蔬菜烟粉虱。4、根据权利要求1所述的蛇床子素作为杀虫杀菌剂在农业上的应用，其特征在于：可用于防治蔬菜蚜虫。5、根据权利要求1所述的蛇床子素作为杀虫杀菌剂在农业上的应用，其特征在于：可用于防治黄瓜霜霉病、大蒜叶斑病、梨轮纹病和芦笋茎枯病。6、蛇床子素作为果蔬保鲜剂的应用。7、根据权利要求6所述的蛇床子素作为果蔬保鲜剂的应用，其特征在于：可用于柑橘的保鲜。8、蛇床子素在农畜产品防腐上的应用。9、根据权利要求8所述的蛇床子素在农畜产品防腐上的应用，其特征在于：可添加在农畜产品罐头中用于防腐。10、根据权利要求8所述的蛇床子素在农畜产品防腐上的应用，其特征在于：可添加在奶制品中用于防腐。
武汉绿世纪生物工程有限公司(以下简称武汉绿世纪公司)分别于2000年9月12日、10月12日、2001年3月16日与同济大学环境毒理学教研室签订了《农药急性毒性安全性评价试验协议书》、《农药WGH等三个样品的毒理学试验研究合作协议书》、《关于＜农药WGH等三个样品的毒理学试验研究合作协议书＞的补充说明》、《“981、DRH和WGH”的毒理学试验研究合作协议书》，委托该教研室进行有关蛇床子素的毒性、毒理学试验。武汉绿世纪公司指定蛇床子素母液的科研代号是“WGH”。2001年9月20日，武汉绿世纪公司、同济医科大学环境毒理学教研室、天惠公司共同签订了《关于＜“981、DRH和WGH”的毒理学试验研究合作协议书＞的补充协议》，约定由天惠公司承担协议以后的相关费用和享有相关试验数据的知识产权。2002年4月同济医科大学农药毒理研究中心出具《2.0%蛇床子素原液的毒性研究》的报告。
2001年10月25日，武汉绿世纪公司向国家知识产权局提出名称为“蛇床子提取物在农用杀虫剂生产上的应用”的发明专利申请，经初步审查于2002年4月3日公开，2004年5月26日获得授权，专利号为（略）.1。其独立权利要求是：一种蛇床子醋酸乙酯提取物的用途，其特征在于将蛇床子醋酸乙酯提取物用于制备农药。
2000年10月12日，武汉绿世纪公司与香港惠记生化科技有限公司订立《合作开发生物农药协议》，约定合作开发植物农药WGH即“蛇床子提取物在农用杀虫剂生产上的应用”等四个项目上。2001年2月22日，武汉绿世纪公司与香港惠记生化科技有限公司签署《武汉天惠生物工程有限公司合同》及《成立中外合作武汉天惠生物工程有限公司补充协议》，并于2001年7月9日设立了武汉天惠生物工程有限公司。根据上述三个协议，天惠公司开始进行蛇床子素用作农药的生产准备工作。2001年12月14日湖北省农药检定管理所接受天惠公司的委托，出具了《0.4%蛇床子素乳油（天惠虫清）防治茶尺蠖田间效试验报告》。2002年3月25日，天惠公司发布“天惠虫清”蛇床子素企业标准，2002年4月9日完成蛇床子素农用杀虫剂生产中试报告，2003年5月22日获得0.4%蛇床子素乳油《农药生产批准证书》，生产并销售“天惠虫清”0.4%蛇床子素乳油。该产品说明书介绍，“天惠虫清”是一种新型生物杀虫剂，属无公害类绿色农药，适用于各种蔬菜、瓜果。
2003年5月，天惠公司销售人员与农丰公司就农药试销事宜进行接洽，在天惠公司销售人员提供有关批准文件后，农丰公司同意试销，并于2003年5月9日收到“天惠虫清”农药十箱，规格为每箱15mg×300袋。天惠公司提交的《蛇床子素农用杀虫剂生产中试报告》记载，“天惠虫清”每千公升可以获得毛利（略）.32元。
一审法院认为：
江苏农科院的涉案专利“蛇床子素在农业上的应用”属于用途发明，该专利申请公开文件和授权公告文件均包含三项独立权利要求，其中与本案有关的独立权利要求1为：蛇床子素作为杀虫杀菌剂在农业上应用。天惠公司制造的“天惠虫清”0.4%蛇床子素乳油，其用途是作为农业的植物源农药用于杀虫，完全落入江苏农科院专利权的保护范围。天惠公司认为蛇床子素杀虫、抗菌功能在文献中早已公开，相应产品亦屡见不鲜的抗辩理由，没有事实依据，不予采纳。天惠公司在江苏农科院涉案专利申请日之后一年多，才作好生产“天惠虫清”0.4%蛇床子素乳油的必要准备，其关于合法在先使用武汉绿世纪公司相关技术的抗辩理由也不能成立。
将武汉绿世纪公司在后取得的“蛇床子提取物在农用杀虫剂生产上的应用”的发明专利的独立权利要求，与江苏农科院“蛇床子素在农业上的应用”的发明专利独立权利要求1相比较，发现两者除在文字表述上略有差别外，发明的目的、主题和技术方案是相同的，应当认定为同样的发明创造。在专利侵权诉讼中，当事人均拥有专利权的，人民法院应当根据我国专利法规定的先申请原则，保护在先专利权，审查被告制造的产品主要技术特征是否完全覆盖原告专利的保护范围。鉴于江苏农科院涉案专利的申请日早于武汉绿世纪公司（略）.X号专利，天惠公司未经江苏农科院的许可，也无法律规定的例外情形，生产、销售落入江苏农科院涉案专利保护范围的“天惠虫清”0.4%蛇床子素乳油农药，农丰公司销售“天惠虫清”，其行为均侵犯了江苏农科院的专利权，应当依法承担相应的民事责任。
江苏农科院要求天惠公司立即停止侵权行为、销毁侵权产品和登载有侵权产品的宣传样册的诉讼请求，予以支持。江苏农科院要求天惠公司支付其发明专利申请公布后，专利授予前使用费的主张可以支持，具体数额考虑天惠公司2003年5月至2003年9月的实际生产期间和单某产品毛利予以确定。由于江苏农科院不能提供涉案专利授权后因侵权所受损失的证据，也不能提交天惠公司侵权获利的证据，根据天惠公司单某产品的毛利、侵权时间、涉案专利权的种类和侵权情节等因素酌定赔偿数额。对于江苏农科院提出的要求天惠公司、农丰公司公开赔礼道歉的诉讼请求，因专利权是一种财产权，不涉及名誉权、商誉权，对此诉讼请求不予支持。农丰公司虽然销售了侵权产品“天惠虫清”，但提供了侵权产品的合法来源，江苏农科院并未举证证明农丰公司明知该产品侵权而故意销售，因此依法不应承担赔偿责任。
综上，该院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第十三条、第五十六条第一款、第六十三条第一款第（二）项、第二款，以及参照《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条的规定，判决：（一）天惠公司立即停止侵犯江苏农科院（略）.X号“蛇床子素在农业上的应用”发明专利权的行为，销毁库存侵权产品，销毁登载有侵权产品的宣传样册；（二）天惠公司在判决生效之日起十五日内赔偿江苏农科院经济损失50万元，给付发明专利申请公布后、专利权授予前的使用费5万元；（三）农丰公司自判决生效之日立即停止销售侵犯江苏农科院（略）.X号专利权的农药“天惠虫清”0.4%蛇床子素乳油；（四）驳回江苏农科院的其他诉讼请求。案件受理费（略）元，由天惠公司负担。
上诉人天惠公司提起上诉的请求和主要理由：
1、一审认定事实错误。上诉人生产的“天惠虫清”是依据武汉绿世纪公司的发明专利，与被上诉人的发明专利不同。一审法院未经有资质的技术专家鉴定便轻率地认定两专利的发明点、技术方案相同并为同样的专利是错误的。一审中未对双方各自拥有的专利是否合法有效进行核实，也未审查上诉人的农药是按哪一专利的特征生产的，便认定上诉人生产、销售的“天惠虫清”0.4%蛇床子素乳油农药落入了被上诉人专利保护范围是错误的。2、一审判决适用法律错误，并将导致对国家和社会严某不利的后果。上诉人实施的是经合法许可的与本案专利不同的另一专利，生产、销售0.4%蛇床子素乳油农药的行为完全是合法的。一审判决将导致合法申请的专利无法实施和推广应用。综上，请求撤销一审判决，驳回被上诉人一审诉讼请求或者发回重审。
上诉人天惠公司在二审庭审中当庭提交了专利复审委第X号审查决定书，证明江苏农科院的涉案专利被宣告部分无效。
被上诉人江苏农科院在庭审中口头答辩称，按专利最初授权的权利要求范围判定，一审判决是正确的。
被上诉人江苏农科院二审中未提交新的证据。
被上诉人江苏农科院对上诉人天惠公司提供的审查决定书的真实性、合法性、关联性均无异议。
双方当事人对一审法院查明的事实均无异议，本院予以确认。
本院二审中查明以下事实：
2005年3月21日，专利复审委作出第X号审查决定书，宣告江苏农科院专利号为（略）.7“蛇床子素在农业上的应用”专利权利要求1－9无效，在权利要求10的基础上，维持该发明专利权有效。江苏农科院于2005年7月8日向本院提交了不对审查决定书提起行政诉讼的情况说明，且其对该审查决定书提起行政诉讼的法定期限已届满，该审查决定书已生效。江苏农科院涉案专利的独立权利要求变更为：蛇床子素在农畜产品防腐上的应用，其特征在于可添加在奶制品中用于防腐。
本案二审中的争议焦点是：天惠公司生产、销售的“天惠虫清”0.4%蛇床子素乳油农药是否落入江苏农科院涉案专利权利要求范围。
本院认为：
根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。由于江苏农科院涉案专利经无效审查，专利保护范围发生变化，其独立权利要求变更为：蛇床子素在农畜产品防腐上的应用，其特征在于可添加在奶制品中用于防腐，因此，应以变更后的专利权利要求为准。将天惠公司生产的“天惠虫清”0.4%蛇床子素乳油农药与涉案专利进行对比，天惠公司生产的0.4%蛇床子素乳油为农药，未将蛇床子素用于农畜产品中防腐，不落入涉案专利权利要求范围。因此，江苏农科院要求天惠公司、农丰公司承担侵权责任和支付使用费的诉讼请求，没有事实和法律依据，本院不予支持。上诉人天惠公司关于被控侵权产品不落入专利权保护范围的上诉理由成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三第一款第（三）项、《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，判决如下：
一、撤销江苏省南京市中级人民法院（2004）宁民三初字第X号民事判决；
二、驳回江苏农科院的诉讼请求。
一、二审案件受理费各（略）元，均由江苏农科院负担。上诉人天惠公司预交的二审案件受理费本院不予退还，由江苏农科院直接给付天惠公司。
本判决为终审判决。
审判长张婷婷
代理审判员顾韬
代理审判员陈芳华
二○○五年七月八日
书记员曹美娟
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