江苏省高级人民法院
民事判决书
（2004）苏民三终字第X号
上诉人（原审被告）南京江标集团有限责任公司，住所地江苏省南京市浦口区X镇。
法定代表人张某，董事长。
委托代理人汤某某，南京天翼专利代理有限公司专利代理人。
被上诉人（原审原告）程某某，男，汉族，X年X月X日生，住所（略）。
南京江标集团有限责任公司（以下简称江标集团）因与程某某侵犯专利权纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2004）宁民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院于2004年10月11日立案受理，并依法组成合议庭，于2004年11月30日公开开庭审理了本案。上诉人江标集团委托代理人汤某某、被上诉人程某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院查明以下事实：
程某某于1996年6月26日向国家知识产权局专利局提出“一种防盗螺栓连接副”实用新型专利申请，并于1997年10月8日获得授权，专利号为：（略）.X。其独立权利要求为：一种防盗螺栓连接副，包括螺栓和螺帽；其特征是所述螺栓的头颈部设有凸牙，所述螺帽的上端面外圈有在其轴向上延长的护沿；同时设置圆柱体并帽，所述并帽沉入螺帽护沿内，并帽周边上有均匀分布的凹槽。
涉案侵权产品螺栓两副由江标集团提供，双方当事人均认可该产品由江标集团生产，并一致同意以该产品作为侵权对比物。将涉案侵权产品与本案专利独立权利要求技术特征对比，涉案侵权产品亦由螺栓和螺帽组成，其螺栓的头颈部有略微突起的凸牙，螺帽的上端面外圈有在其轴向上延长的护沿，螺帽中设置并帽，该并帽为规则的六边形，而并非圆柱体，并帽周边上无均匀分布的凹槽，该六边形并帽与涉案专利所述的圆柱体并帽并不相同。
一审法院认为：
1、涉案侵权产品构成对本案专利的侵权。程某某的“一种防盗螺栓连接副”经国家专利局授予其实用新型专利权，其合法的权利应受到法律保护。专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。经过侵权对比，涉案侵权产品的技术特征与程某某专利独立权利要求相比除并帽特征外其他特征均相同，涉案侵权产品中的并帽虽与本案专利的相应技术特征不相同，但六边形并帽是公知技术，是所属领域的普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到的技术特征，以此公知技术来替换涉案专利中的相应技术特征，是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果，该项技术特征是涉案专利权利要求中并帽的相应技术特征的等同物，涉案侵权产品与本案专利构成等同，故涉案侵权产品落入了本案专利的保护范围。江标集团的行为是实施程某某专利的行为，构成对程某某专利权的侵犯。
2、江标集团抗辩称其生产的产品来自于名称为“锁紧型防盗螺母”的专利许可，而该专利的申请日与授权日均早于本案专利，一审法院认为，该专利是涉及一种螺母产品的实用新型专利，而涉案侵权产品与本案专利均是螺母与螺栓的组合，与该专利是不同的技术方案，故江标集团以“锁紧型防盗螺母”的在先专利进行抗辩并不足以导致本案专利的稳定性受到影响，亦无法证明涉案侵权产品所使用的技术与公知技术相同，故江标集团的这一抗辩不能成立。江标集团还抗辩称涉案侵权产品的螺栓颈部没有本案专利必要技术特征之一的凸牙，但经实物对比，涉案侵权产品的螺栓颈部有两个对称分布的牙状突起物，与本案专利权利要求书及附图中所述凸牙特征相同。至于江标集团辩称的其生产的产品上的并帽是六边形并缺少凹槽与程某某专利圆柱体并帽及其周边均匀分布有凹槽的特征有不同的抗辩意见，因该两者特征之间构成等同替换，故江标集团的这一抗辩理由亦不能成立。
3、程某某请求赔偿（略）元并说明了计算方法，但其并未向一审法院提供计算的依据，且未能提供江标集团生产、销售的时间、规模等证据，鉴于涉案侵权产品销售价格较低，其利润有限，故一审法院根据江标集团侵权的现有证据依法适用法定赔偿予以确定。
据此，该院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，判决：（一）江标集团立即停止侵犯程某某（略）.X号专利权的行为；（二）江标集团于判决生效之日起15日内赔偿程某某经济损失（略）元。案件受理费5818元，由江标集团负担。
上诉人江标集团不服一审判决，向本院提起上诉称：1、一审程某违法。一是一审法院剥夺了上诉人就等同问题进行抗辩的权利和机会。被上诉人一直认为上诉人的产品与其专利相同，上诉人也一直以不同进行答辩，而且一审法院在庭审中向被上诉人明示了相同与等同的区别并数次要求被上诉人进行选择时，被上诉人仍然认为上诉人的产品与其专利相同，因此，上诉人一审过程某从未从等同角度进行答辩。而一审法院在判决时却突然主动适用等同原则进行侵权判定，剥夺了上诉人就等同问题进行抗辩的权利和机会。二是一审判决认定的上诉人生产的产品既不是上诉人生产，也不是上诉人合法授权的代理人提供，所以一审判决就失去了最重要的事实基础。2、上诉人的产品与被上诉人的专利存在本质区别，不构成等同。具体理由是：（1）上诉人的产品中缺少被上诉人专利的必要技术特征：上诉人的产品螺栓根部是毛边而非凸牙；上诉人产品的螺母部分所含的六边形螺帽与专利中的圆柱体并帽不同，六边形螺帽在一审中也被认定为一种常规技术，周边也没有凹槽。一审所对比的产品不是上诉人的产品，而是上诉人一审提供的另外一家公司生产的产品。（2）构成发明点的技术特征不应当适用等同替代原则。（3）被上诉人认为上诉人的产品不具有专利的防盗功能，所以上诉人的产品与程某某的专利既不相同也不等同。3、本案中，上诉人已提出专利无效申请并被受理，被上诉人的专利明显缺乏创造性，在这种情况下，法院应中止审理。4、上诉人实际生产的产品来自于名称为“锁紧型防盗螺母”的专利权人的合法授权，该专利申请日早于被上诉人专利申请日，且上诉人在被上诉人专利申请日前已作好了生产的必要准备而享有先用权。
上诉人江标集团二审中提交的证据为：1、南京市浦口区X镇法律服务所法律工作者魏有清的情况说明及申请该证人出庭的申请，用以证明一审时江标集团所提供的两副产品中只有一副为其公司所生产；2、国家知识产权局专利复审委员会无效宣告口头审理通知书及程某某的意见陈述书，以证明涉案专利将被宣告无效。
被上诉人程某某的答辩意见为:1、被上诉人在一审起诉状中即以等同指控侵权。答辩期间是上诉人自动放弃抗辩权，并非法院剥夺。“相同”是上诉人在答辩状中自认的，且上诉人关于“相同”问题的陈述前后矛盾。一审法院适用等同原则是正确的。2、上诉人生产的锁紧螺母，虽为六边形，但是技术特征与被上诉人的并帽的技术特征是等同的。3、上诉人要求法院中止审理是蓄意拖延开庭时间，法院不应中止审理。4、一审确定的赔偿额尚不足以弥补被上诉人因侵权所造成的损失。5、一审对比的实物是一审中江标集团的代理人提交法院的，上诉人的代理律师当庭承认是其生产。
被上诉人程某某二审中未提交新证据。
二审庭审中，程某某认为江标集团二审中提供的证据均不是新的证据，但同意进行质证，故本院对江标集团提供的证据组织质证。
江标集团二审提供的证据1中魏有清的证词及魏有清出庭作证表明，2004年2月下旬，魏有清受江标集团委托向一审法院提供江标集团答辩状和两件样品，其中一个是江标集团所生产，另一个是另外一家公司生产。送两个样品的目的是为了请法院作对比，以证明江标集团没有侵权。程某某认为魏有清的陈述不是事实，一审庭审中江标集团的代理人已认可所对比的产品是江标集团所生产，并且魏有清记不清所提交的两件产品的形状，不能作证。
本院认为，根据魏有清庭审中的陈述，其向一审法院提交产品时未明确指出哪一件不是江标集团生产的，且庭审作证时亦无法辩认出哪两件产品是其提交的，由此可见，魏有清的证词可信度不高。由于魏有清的证词为孤证，缺乏其他证据佐证，故魏有清的证词不能作为定案证据使用。
江标集团二审提供的证据2，系一审庭审后形成的证据，为新的证据，庭审中程某某对其真实性没有异议，但认为该证据不能证明涉案专利将被无效。本院对该证据的真实性予以确认，对该证据证明的内容将结合一、二审中事实综合认定。
本案在二审中争议的主要焦点是：一、江标集团所生产的产品是否落入涉案专利权利要求范围；二、本案是否应中止审理；三、一审程某是否合法。
二审庭审中，江标集团认为除一审所对比的产品不是其生产外，对一审查明的其他事实无异议。程某某对一审查明的事实无异议。对当事人无异议的事实本院予以确认。
本院二审中查明以下事实：
1.一审法院进行侵权对比的被控侵权产品为上诉人所生产。因为该被控侵权产品为上诉人江标集团所提供，且其在一审答辩状、一审庭审和上诉状中均以一审对比的产品作为自己生产的产品进行抗辩，加之魏有清的证词不能作为定案的依据，所以一审认定对比的被控侵权产品为江标集团所生产是正确的。
2.1995年6月20日，严沛钦向国家知识产权局申请“锁紧型防盗螺母”实用新型专利，1996年5月15日获得授权并公告。该专利独立权利要求为：一种锁紧型防盗螺母，由主螺母和锁紧螺母构成，其特征是主螺母的内螺纹和锁紧螺母的内螺纹相适应，在主螺母之螺孔的上端侧壁设置有向外壁方向凹入的环形台阶，该环形台阶的内径大于锁紧螺母的外径，其高度大于锁紧螺母的高度。
3.2004年3月3日，江标集团向国家知识产权局专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书，请求宣告程某某涉案专利无效。该请求书所附对比文件之一为严沛钦的“锁紧型防盗螺母”专利。被上诉人程某某在向专利复审委提交的意见陈述书中陈述：被请求人（即程某某）权利说明书所述的螺帽和无效宣告请求人引用严沛钦专利的主螺母不同。被请求人在权利要求书明确记载了“所述螺帽的上端面外圈有在其轴向上延长的护沿；同时设置圆柱体并帽，所述并帽沉入螺帽护沿内，并帽周围有均匀分布的凹槽”，说明了螺帽和并帽是一部件的组合体，合称之螺帽。无效宣告请求人引用了严沛钦权利要求书中的主螺母作为对比，主螺母是个独立元件，和被请求人权利要求中的螺帽不同。从防盗的功能来看，严沛钦的“锁紧型防盗螺母”，不具备防盗功能，它和标准螺栓配套使用，从螺栓头部倒拧可以轻松地卸下螺栓，以致防盗失效，根本起不到防盗作用。而被请求人的专利是“一种防盗螺栓连接副”，是个整体，螺栓头的颈部设有凸牙，安装后，螺栓不可倒拧；圆柱体并帽沉入螺帽护沿内，专用工具容易安装，并帽力矩大，故螺帽、螺栓全防盗。
本院认为：
一、江标集团产品未落入程某某专利权利要求范围，不构成侵犯专利权。理由是：根据我国专利法及相关司法解释的规定，在进行专利侵权判定时，应对被控侵权产品的技术特征是否全部落入专利权利要求保护的范围进行判定。如果技术特征存在差异，则应适用等同原则加以判断。但是，在运用等同原则判定时，应充分考虑权利人在取得专利时，对其技术特征与已有公知技术区别所作的陈述，以防止专利权人出尔反尔，即防止专利权人在专利审批或无效过程某,为了获得专利权或者维持专利的有效性而承诺对其保护范围进行限制，或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性的重要性；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，以此来扩大保护范围。本案中，江标集团提供的程某某在国家知识产权局专利复审委员会的意见陈述书，应视为程某某对其涉案专利权利要求范围的进一步明确。程某某在该陈述书中认为，其涉案专利技术与严沛钦的“锁紧型防盗螺母”的专利技术不同，其专利的并帽为圆柱体，并帽周边上有均匀分布的凹槽，以专用工具容易安装，而严沛钦专利的主螺母是个独立元件，它和标准螺栓配套使用，从螺栓头部倒拧可以轻松卸下整个螺栓，不具备防盗功能。对比江标集团生产的被控侵权产品可以看出，其主螺母的内螺纹和锁紧螺母的内螺纹相适应，在主螺母之螺孔的上端侧壁设置有向外壁方向凹入的环形台阶，该环形台阶的内径大于锁紧螺母的外径，其高度大于锁紧螺母的高度。由此可见，江标集团生产的产品完全符合严沛钦专利的技术特征。而与程某某专利相对比，被控侵权产品的并帽(即锁紧螺母)是六边形，不是圆柱体，并帽周边上也没有均匀分布的凹槽，故江标集团生产的产品缺少程某某专利的必要技术特征，未落入专利的保护范围。程某某在庭审中认为江标集团的产品六边形并帽与其圆柱体并帽构成等同，但根据禁止反悔原则，程某某在其陈述书中明确其专利的螺帽部分与严沛钦的专利不同，并强调圆柱体并帽及均匀分布的凹槽能达到防盗效果。因此在侵权判定时，就不能以等同原则将并帽的保护范围扩大到六边形，亦不能再认为该部分结构与其专利构成等同。
综上，江标集团关于其被控侵权产品未落入程某某涉案专利权利要求范围，不构成侵权的上诉理由成立，本院予以支持。
二、本案不应中止审理。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的，或者被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的，人民法院可以不中止诉讼。一审中，江标集团未在答辩期间内向专利复审委员会请求宣告专利权无效并向法院申请中止诉讼，且程某某也提供了检索报告证明未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献，所以一审法院不中止诉讼符合有关司法解释的规定。二审期间，江标集团提供新的证据证明其螺帽的技术属于公知技术，其产品未完全落入程某某涉案专利权利要求范围，所以，本案二审也不应中止诉讼。
三、一审程某合法。一审中，程某某在起诉状中即以等同指控侵权，江标集团完全有权利和机会对是否等同进行抗辩。故江标集团认为一审法院剥夺了其以等同进行抗辩的权利和机会的上诉理由不能成立。另外，如前所述，江标集团一审所提供的产品也均应认定为江标集团所生产。所以，一审程某并不违法。
此外，关于先用权问题，上诉人江标集团在二审庭审中明确不再以先用权进行抗辩，因此，本院对此不再理涉。
综上，上诉人江标集团不构成侵权的上诉理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，判决如下：
一、撤销江苏省南京市中院人民法院（2004）宁民三初字第X号民事判决；
二、驳回程某某的诉讼请求。
一、二审案件受理费各5818元，均由程某某负担。江标集团预交的上诉费本院不予退还，由程某某直接向江标集团支付。
本判决为终审判决。
审判长张婷婷
代理审判员陈芳华
代理审判员曹美娟
二○○四年十二月七日
书记员孙成祥
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