上海市第二中级人民法院
民事判决书
（2004）沪二中民五（知）初字第X号
原告上海信联化学制药有限公司。
法定代表人郑某某，该公司董事长。
委托代理人汤海华，上海市傅玄杰律师事务所律师。
委托代理人俞文，上海市傅玄杰律师事务所律师。
被告史某某，女。
委托代理人王惠香，上海市一平律师事务所律师。
委托代理人陈申军，上海市一平律师事务所律师。
原告上海信联化学制药有限公司（以下简称信联公司）诉被告史某某专利申请权权属纠纷一案，本院于2004年5月8日受理后，依法组成合议庭进行了审理。2004年12月21日、2005年1月10日、2006年9月1日，本院三次发函给国家知识产权局专利局，要求该局中止申请号为（略）.3发明专利（以下简称涉案专利）的审查程序，该局于2005年1月21日中止审查程序。2005年3月1日，本院委托科学技术部知识产权事务中心进行技术鉴定。2006年1月16日、6月8日，本院公开开庭进行了审理。原告委托代理人汤海华，被告史某某及其委托代理人王惠香、陈申军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告信联公司诉称：1998年6月原被告订立一份劳动合同，约定被告在原告开发工程部担任开发工程师，合同有效期自1998年6月24日至2001年6月23日。次日，原被告又签订一份《保护知识产权与企业机密协议书》，约定被告在原告工作期间及劳务合同结束后五年内，不得从事研究、开发、出售信联产品的工作。如果违反协议约定，被告将承担法律责任。在原告处工作期间，被告主要负责合成（略）（以下简称布西拉明）新中间体新产品开发项目的研究。1999年初，该新产品开发成功，并于同年5月开始生产和销售，给原告带来了经济利润。2001年2月28日被告辞职。2003年该新产品的销量和价格明显下降。原告经调查发现，被告于2002年12月23日将该新中间体的制备方法和结构以个人名义申请了发明专利，2003年6月25日该发明专利申请书被国家知识产权局公开，致使其他单位知晓并利用该新中间体的制备方法进行生产和销售同类产品，给原告造成重大经济损失。原告认为，被告发明专利申请公开的布西拉明新中间体的制备方法系被告在原告任职期间开发的职务发明成果，该发明专利申请权理应归属原告，故请求法院判令：1、撤销被告申请号为（略）.3发明专利申请人的资格，变更该专利申请权归原告所有；2、被告赔偿原告经济损失人民币30万元。
庭审中，原告变更诉讼请求，不再主张涉案专利的申请权，仅主张涉案专利申请权中的布西拉明新中间体的制备方法归其所有，后对于涉案专利申请权中的布西拉明新中间体的制备方法也放弃主张。经法庭多次释明，原告恢复原诉请，主张涉案专利申请权归其所有。
被告史某某辩称：1、原告的保密协议无效，不具有法律效力。该保密协议中关于竞业限制期限等规定，违反《关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见》的规定，应属无效协议。2、被告申请的专利是被告在离开原告1年后申请的个人发明创造，与被告在原告工作期间开发的职务成果无关。该发明专利是被告个人开发的全新研究成果。3、新结构所用的原料合成路线是公开的技术，并非原告知识产权。4、布西拉明新产品早已发明，并非原告所有的技术，原告也不是国内唯一生产该产品的厂家。被告认为，被告申请的涉案专利是其个人研发的技术，与被告在原告任职期间开发的技术成果不相同，应属于非职务发明。故请求法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：原被告于1998年6月24日签订一份《劳动合同》，原告聘用被告担任开发工程部工程师，合同有效期为三年。在原告处工作期间，被告担任合成布西拉明新中间体新产品开发项目的负责人，主要从事布西拉明新中间体新产品的研究。1999年初该新产品开发成功，同年5月原告开始生产和销售该新产品。
2001年2月28日被告从原告处辞职。2002年12月23日，被告向国家知识产权局专利局申请了名称为“合成（略）的新中间体5，5－二甲基－2－硫酮－4－酮－1－硫－3－氧－杂戊环”发明专利，申请人为史某某，发明人为史某某，申请号为（略）.3。2003年6月25日该专利申请被公开，该专利的摘要记载：本发明涉及合成（略）的新中间体5，5－二甲基－2－硫酮－4－酮－1－硫－3－氧－杂戊环及其制备。用本发明中间体合成布西拉明，获得的中间体稳定，合成简便，收率高，成本低。该发明专利申请公开说明书记载的权利要求书的内容如下：
1、一种新化合物，具有下述式Ι的结构：
其中R1、R2分别为氢或C1-C4烷烃。
2、一种如权利要求1所述的新化合物，其特征在于其中R1＝CH3、R2＝CH3。
3、一种如权利要求1或2所述的新化合物的制备方法，其特征在于该化合物由α-氢低级烷酸与溴素反应，得α-溴代烷酸，再与乙基黄原酸钾反应得α-乙氧基黄原酸基烷酸，最后在氯化亚砜条件下环合制得。
4、一种如权利要求1或2所述的新化合物的应用，其特征在于该化合物可用于（略）的合成。
5、一种如权利要求4所述的应用，其特征在于所述的化合物与L-半胱氨酸缩合，反应获得（略）。
审理中，原被告双方确认1999年3月18日实验记录记载了被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的具体操作步骤，内容为：“称15gα-乙黄原酸异丁酸加（略）乙酸乙醋，溶解后，加入16.5g的氯化亚砜，搅拌过夜，温度10度。次日斑点分析，反应完全、色淡黄”。
为查清本案事实，本院根据原告的申请，委托科学技术部知识产权事务中心就本案涉及的技术问题进行技术鉴定，该中心向本院出具了《技术鉴定报告书》。本院委托该中心技术鉴定的内容为：涉案专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的结构及其制备方法，与被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的结构及其制备方法是否相同或等同该中心的鉴定结论为：1、涉案专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的结构，与被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的结构不相同。2、涉案专利申请公开说明书所载明的布西拉明新中间体的制备方法，与被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的制备方法相同，即均为由α-氢低级烷酸与溴素反应，得α-溴代烷酸，再与乙基黄原酸钾反应得α-乙氧基黄原酸基烷酸，最后在氯化亚砜条件下环合。
以上事实由原被告签订的《劳动合同》、上海市职工退工通知单、涉案专利申请公开说明书、国科知鉴字[2005]X号《技术鉴定报告书》、1999年3月18日被告在原告任职期间所作的实验记录，庭审笔录、谈话笔录等证据佐证，本院予以确认。
本案的主要争议焦点是：涉案专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的结构及其制备方法，与被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的结构及其制备方法是否相同或等同
原告认为，对于专家作出的鉴定结论基本表示认可，但是对于法院没有准许其补充鉴定要求存有异议。原告曾经要求法院按照专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的制备方法能否得到专利申请公开说明书中的新中间体结构进行技术鉴定。事实上按照涉案专利申请公开说明书中载明的制备方法无法得到该文件所述的结构。由于两者制备方法相同，所得到的产物结构也应该是相同的，但被告故意在专利申请文件中使用了一个错误的结构式，导致该专利无法实施，其根本目的是为了逃避法律的制裁。
被告认为，对于技术鉴定报告中关于涉案专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的结构，与其在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的结构不相同的结论没有异议，但是对于两者制备方法相同的结论无法接受。根据技术鉴定报告的内容，鉴定专家没有严格按照涉案专利申请说明书的内容进行实验和反应，反应产物也明显不相同，因此在结构不相同的情况下得出制备方法相同的结论是无法成立的，也是没有科学依据的。因此被告认为由于两者结构不相同，两者制备方法在实质内容上也是不相同的。
本院认为：专利法规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人。本案系专利申请权权属纠纷，判断专利申请权权属，关键是查明涉案专利是属于职务发明创造还是非职务发明创造。本案需查明被告以个人名义申请的涉案专利是其在原告任职期间执行单位任务开发完成的，还是其离职后依靠个人能力开发完成的。如果被告申请的涉案专利与其在原告任职期间开发完成的技术成果完全相同，涉案专利应属于职务发明创造，该专利申请权应归原告所有；如果被告申请的涉案专利与其在原告任职期间开发完成的技术成果完全不相同，涉案专利应属于非职务发明创造，该专利申请权应归被告所有；如果被告申请的专利与其在原告任职期间开发完成的技术成果部分相同，部分不相同，且涉案专利是可分的，则该专利的部分申请权归原告所有，其余归被告所有。
首先，将涉案专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的结构，与被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的结构进行技术比对，前者新中间体的结构为，后者新中间体的结构为。因此本院认为两者新中间体的结构
并不相同。对此原被告双方均无异议，本院予以确认。基于上述事实，原告主张布西拉明新中间体结构的专利申请权归其所有，无事实依据，本院不予支持。原告要求法院针对专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的制备方法能否得到专利申请公开说明书中的结构进行技术鉴定，本院认为，本案鉴定的内容是将涉案专利申请公开说明书中载明的权利要求书的文字内容和被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的制备方法和结构进行比对，原告提出的鉴定要求已超出本案鉴定的范围，故对于原告的该项请求，本院不予支持。
其次，将涉案专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的制备方法，与被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的制备方法进行技术比对，前者的制备方法分为三个反应步骤：1、由α-氢低级烷酸与溴素反应，得α-溴代烷酸；2、α-溴代烷酸与乙基黄原酸钾反应得α-乙氧基黄原酸基烷酸；3、最后在氯化亚砜条件下环合。后者的制备方法也存在三个反应步骤，鉴于原被告双方对于前二个反应步骤，即“由α-氢低级烷酸与溴素反应，得α-溴代烷酸，再与乙基黄原酸钾反应得α-乙氧基黄原酸基烷酸”均无异议，本院予以确认。关于第三个反应步骤，根据1999年3月18日实验记录中记载氯化亚砜作为一种反应原料，以及被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的结构为闭合的环状结构的事实，可以认定第三步反应步骤也是在氯化亚砜条件下环合而成。因此，涉案专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的制备方法，与被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的制备方法相同，本院对于鉴定结论予以采信。根据上述事实，布西拉明新中间体的制备方法应属于原告的职务发明创造，原告主张布西拉明新中间体制备方法的专利申请权归其所有，具有事实依据，本院予以支持。被告未提供证据证明涉案专利的制备方法与其在原告处使用的制备方法的不同之处，因此，被告关于两者制备方法在实质上是不相同的辩称意见，无事实依据，本院不予采信。被告辩称根据法律规定，退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于职务发明创造。因此被告在离职1年后作出的发明创造，应属于非职务发明创造。本院认为，虽然被告在离职1年后申请了涉案专利，但法律并没有规定离职1年后作出的发明创造就是非职务发明创造，且被告在离职1年后作出的发明创造与其在原告处完成的发明创造完全相同，该发明创造应属于被告执行原告单位的课题研究任务，在本职工作中所完成的发明创造。故被告的上述辩称意见无法律依据，本院不予采信。
原告关于撤销被告涉案专利申请人资格的诉请，因不属于法院审理的范围，本院不予处理。原告关于被告公开涉案专利造成其经济损失人民币30万元的诉请，因其提供的两张布西拉明产品的海关出口货物报关单，无法证明其经济损失与被告公开涉案专利之间具有直接的因果关系，且原告也未提供国内其他厂家根据涉案专利方法生产销售布西拉明产品的证据，故本院对于原告的该项诉请不予支持。
据此，依照《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条第一款的规定，判决如下：
一、申请号为（略）.3发明专利申请中关于“（略）的新中间体5，5－二甲基－2－硫酮－4－酮－1－硫－3－氧－杂戊环制备方法”的专利申请权归原告上海信联化学制药有限公司所有；
二、驳回原告上海信联化学制药有限公司的其余诉讼请求。
本案案件受理费人民币7，010元和技术鉴定费人民币66，000元，共计人民币73，010元，由原告上海信联化学制药有限公司负担人民币40，010元，由被告史某某负担人民币33，000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
审判长芮文彪
代理审判员王辰阳
代理审判员何渊
二○○六年十一月二十三日
书记员申静芬
书记员黄莹
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