安徽省高级人民法院
民事判决书
(2002)皖民二终字第12号
上诉人(原审被告)：安徽省傻子经济发展有限公司，住所地芜湖市中山路X号。
法定代表人：年某宝，总经理。
委托代理人：宣正斌，安徽正斌律师事务所律师。
委托代理人：邱仲良，安徽纬纶律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)：芜湖市傻子瓜子总厂，住所地芜湖市中山路X号。
法定代表人：年某，厂长。
委托代理人：周余浩，安徽宇浩律师事务所律师。
委托代理人：杨伟，安徽宇浩律师事务所律师。
上诉人安徽省傻子经济发展有限公司(以下简称傻子公司)因与被上诉人芜湖市傻子瓜子总厂(以下简称傻子总厂)确认“傻子”注册商标使用权纠纷一案，不服安徽省芜湖市中级人民法院(2001)芜中民二初字第103号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成了由代理审判员张坤担任审判长，代理审判员杨华、代理审判员张红生参加的合某庭，公开开庭审理了本案。代理审判员陶恒河担任法庭记录。傻子公司法定代表人年某宝、委托代理人宣正斌、邱仲良，傻子总厂法定代表人年某、委托代理人周余浩、杨伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定的事实：2000年8月4日，年某九、傻子公司、傻子总厂三方签订《注册商标转让协议书》(以下简称“8.4”三方协议书)约定，年某九(甲方)将其拥有的“傻子”注册商标及正在办理的“年某九及其肖像”注册商标转让于傻子公司(乙方)和傻子总厂(丙方)，转让价100万元，乙方承担55万元，丙方承担45万元，协议生效之日或年某九要求支付给甲方；“傻子”注册商标由乙方和丙方共同拥有，由乙方负责办理受让手续。“年某九及其肖像”由乙、丙双方共同拥有；由丙方负责办理受让手续。甲、乙、丙三方依法办理受让手续后，乙方、丙方均同时准许对方无偿享有“傻子”注册商标和“年某九及其肖像”的长期共有权，并向登记主管机关申请备案；乙、丙双方依法受让后，非经双方同意，任何一方不得转让和许可他人使用已取得的“傻子”注册商标和“年某九及其肖像”；乙、丙双方任何一方许可他人使用商标均应取得对方的书面同意；否则视为违约；乙、丙双方应极力维护已取得的“傻子”注册商标和“年某九及其肖像”的合某权益，发觉他人侵权时；由乙、丙双方共同追究；合某生效后，凡涉及本合某项下的“傻子”注册商标和“年某九及其肖像”的广告、公告，均应由乙、丙双方共同发布；乙、丙双方在此之前已取得的商标注册及使用，任何一方均不得以任何形式诋毁或提出异议，否则按违约论处。本合某经甲、乙、丙三方签章后成立，经芜湖市公证处公证后生效。协议签订后，未经公证，傻子公司、傻子总厂将应给付的转让金交付年某九。同年8月14日，年某九将“傻子”注册商标转让给傻子公司，并办理了相关手续。傻子公司取得该商标专有权后，未办理许可傻子总厂使用的备案手续，后经傻子总厂催促，2000年10月3日傻子公司向傻子总厂委托代理人杨伟传真一份文件，该文件载明：“我公司已按三方约定积极稳妥依法办理有关‘傻子’注册商标受让手续，在此提醒你的委托人一旦转让手续成立后，我公司与你的委托人共同共有‘傻子’注册商标所有权，我公司将完善备案手续。”此后，傻子公司未办理备案手续。
1991年6月26日，年某九和年某签订“关于许可年某使用‘傻子’商标的协议”，该协议许可年某在“傻子”注册商标的有效期内具有使用权。
原审庭审中，傻子总厂提交一份傻子公司于2001年6月21日出具给广州富讯达科技有限公司“授权书”，该授权书载明，傻子公司授权广州富讯达科技有限公司清理整顿广州市境内“傻子”瓜子市场，取缔一切假冒伪劣“傻子”瓜子经销行为。并称该公司为傻子公司设在广州市内惟一总经销。傻子总厂据此认为傻子公司否定其对“傻子”注册商标使用权。傻子公司陈述其从未反对傻子总厂使用“傻子”注册商标，也未说傻子总厂对“傻子”注册商标无使用权。
原审法院审理认为，年某九和傻子公司、傻子总厂三方签订的上述“协议书”虽约定经公证机关公证后生效，但该协议签订后年某九和傻子公司、傻子总厂双方已经部分履行了协议，该履行行为视为对协议书中公证条款的变更。故傻子公司以协议书未经公证不产生法律效力的主张，不能成立。傻子公司以协议书中约定“傻子”注册商标由双方共同拥有系指共有“傻子”注册商标专用权，并据此认定此项约定违反有关注册商标禁止共有的规定，辩称此条款因违反法律禁止性规定而无效。因此辩称缺乏法律依据，故不予采纳。上述协议约定“傻子”注册商标由傻子公司、傻子总厂双方共同拥有，显已包括使用权，依协议傻子公司有义务办理备案手续。傻子公司在办理“傻子”注册商标转让手续后，亦书面承诺依上述协议约定履行备案手续。现傻子公司以相关备案手续未办理来抗辩傻子总厂不具有“傻子”注册商标使用权显属不当。其要求法院驳回傻子总厂起诉的请求，不予支持。上述协议约定傻子总厂与傻子公司对“傻子”注册商标具有共有权，在此项约定没有被相关法律所禁止且傻子公司拒绝履行向有关部门办理备案手续义务的情势下，傻子总厂仅起诉要求确认对“傻子”注册商标具有使用权，应予支持。根据《中华人民共和国民法通则》(以下简称民法通则)第五十四条、第五十七条，《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第二十六条之规定，判决：芜湖市傻子瓜子总厂对“傻子”注册商标具有使用权。案件受理费15010元，由傻子公司负担。
傻子公司不服上述一审判决，向本院提起上诉称：(一)原“傻子”注册商标专用权人年某九基于《转让注册商标申请书》将其“傻子”注册商标转让给上诉人，且经国家商标局核准并公告。上诉人依法取得“傻子”注册商标专用权。上诉人在“傻子”商标使用权方面从未与任何单位和个人签订过书面“注册商标许可使用合某”，也未口头承诺他人使用“傻子”注册商标。上诉人与被上诉人间不存在许可和被许可的民事法律关系。况且，被上诉人使用“傻子”注册商标，上诉人从未制止或向有关部门申请制止其使用“傻子”注册商标的行为。就“傻子”商标使用权问题，上诉人与被上诉人间不存在民事纠纷的事实。(二)无论原商标法，还是现行商标法的规定，除商标侵权纠纷案件适用《中华人民共和国民事诉讼法》的规定外，其余的商标确权、商标争议和商标处罚案件，应适用我国《行政诉讼法》。原审法院受理并适用我国《民事诉讼法》的规定，判决确认“傻子”注册商标使用权，系诉讼程序错误，适用法律不当。(三)“8.4”三方协议书中约定的公证是合某生效的条件，条件不成就合某就不生效。“8.4”三方协议书在未公证前，被上诉人与年某九就已部分履行协议，双方当事人在办理“8.4”三方协议书公证的过程中，被上诉人擅自收回协议书，单方取消公证这段时间内及其以后的时间里，双方从未发生过履行“8.4”三方协议书的行为。可见，部分履行协议在先，擅自取消公证在后。原审判决违反证据的推定方式，推定履行协议是对“8.4”三方协议书约定公证条款的变更不能成立。(四)“傻子”注册商标转让是依据2000年8月14日年某九与上诉人签署的《注册商标转让申请表》，而不是“8.4”三方协议书。根据我国原商标法的规定；商标专用权的取得是法定取得，而不是约定取得。未经国家商标局核准公告的受让商标，不能享有商标专用权。上诉人依法取得“傻子”注册商标专用权，不存在共同拥有。原审判决基于“8.4”三方协议约定“傻子”注册商标由上诉人与被上诉人双方共同拥有，从而认定已包括使用权显属错误；况且原审判决认定被上诉人有义务办理“备案手续”，无论被上诉人基于“8.4”三方协议办理“共同拥有”的备案手续；还是办理“许可使用”的备案手续，国家商标局均不会予以受理；其内容也不符合某国原商标法的规定。综上，上诉人请求撤销原判，驳回傻子总厂的起诉。
被上诉人傻子总厂未提交书面答辩状，二审庭审中答辩称：(一)“8.4”三方协议未经公证的原因，是三方当事人认可不再进行公证。公证程序是三方当事人的约定，而不是法定；三方当事人已经履行了协议并放弃公证，是对“8.4”三方协议中公证条款的变更。因此，“8.4”三方协议应为有效协议。(二)傻子公司认为注册商标不能共同共有的理由缺乏依据，不能成立。首先，原《商标法》未规定注册商标共同共有是针对原始取得的注册商标，而不包括继受取得的注册商标。其次，认定商标专用权共同共有是各国立法的趋势，我国现行《商标法》对此作了明文规定。第三，法无禁止不违法，原《商标法》及其《实施细则》并没有明文禁止商标专用权共有。“8.4”三方协议中约定的“傻子”注册商标共同共有的条款，并不违反法律规定。(三)注册商标许可使用，应当进行备案。注册商标的专用权人是否通过签订商标许可使用合某方式许可他人使用注册商标，以及签订相关合某后未就合某许可的备案履行相关手续，依法并不影响该许可行为的实施。如果违反商标管理行为则是适用行政处罚的问题。(四)本案双方当事人均有权使用争议商标的意思表示是一致的。一审依据“8.4”三方协议的约定，确认答辩人对“傻子”注册商标具有使用权是正确的。综上，一审判决认定事实清楚，程序合某，法律适用正确，请求维持原判，驳回傻子公司的上诉。
本院经审理查明：原审认定的事实，经开庭审理质证，本院予以确认。又查明：2001年4月5日，年某九出具承诺证明，其内容为年某九于2000年8月4日将“傻子”商标、“年某九及其肖像”商标，同时转让给其子年某宝、年某。两人对两个商标权共同拥有，任何一方对以上两个商标享有50％分配权和所有权。
二审过程中，上诉人傻子公司提供4份证据；均为一审中提交过的证据。证据一：注册商标转让证明书。证明上诉人取得了“傻子”注册商标专用权。证据二：注册商标转让申请书；证明上诉人受让“傻子”注册商标，是基于注册商标转让申请书，而不是“8.4”三方协议书。证据三：“8.4”三方商标转让协议书，证明被上诉人对该协议的第八、九条作了涂改，涂改后未经上诉人签章认可。证据四：芜湖市公证处的说明，证明“8.4”三方协议未经公证，原件由被上诉人单方取回。
被上诉人傻子总厂对上述证据一、二、三、四的真实性无异议，但对其证明的目的有异议。证据四只能说明“8.4”三方协议的原件年某取回4-5份(合某原件共计8份)；但不能说明该协议的原件均在年某手里。
被上诉人傻子总厂提供4份证据，其中证据四为一审未曾提交的新证据。证据一：“8.4”三方商标转让协议书，证明被上诉人享有“傻子”商标使用权。证据二：芜湖市公安局文检字(2001)4号刑事科学技术鉴定书，证明上诉人于2000年10月3日发给被上诉人委托代理人杨伟传真件内容可辨认清楚。证据三：年某九的证言，证明“傻子”商标转让给年某宝、年某共同共有、共同使用。证据四：陈建国的证言，旨在证明“8.4”三方协议公证时，因未交费，后被取回；交给了上诉人，并对协议的涂改一直无异议。
上诉人傻子公司对上述证据一的真实性无异议，认为被上诉人涂改后未经上诉人签章认可，该协议内容没有商标使用权方面的约定；对证据二的真实性、合某无异议；认为该证据与本案的“傻子”商标使用权无关。对证据三认为系被上诉人的诱导，其内容超出了年某九的文化水平和修养。对证据四认为，陈建国系被上诉人的代理人，其证言不能作为证据。
本院对双方当事人在二审中所举的证据确认如下：
上诉人傻子公司所举的证据一至四，被上诉人傻子总厂所举的证据一至三，均提供了原件，且为原始证据，故对其真实性予以确认。傻子总厂对傻子公司提供的证据一即注册商标转让证明书的证明目的持有异议，但未能提供相反证据证明傻子公司系非法取得该注册商标专用权。故傻子总厂的上述质证意见，本院不予支持。傻子公司提供的证据二即转让注册商标申请书，仅是履行行政变更登记手续，并非是双方转让注册商标权利义务的基础依据；故傻子总厂对该证据所发表的质证意见，本院予以支持。又因傻子总厂所举“8.4”三方协议中的第八、九条作了涂改。对此，傻子总厂举出证人陈建国的书面证言，证明该协议的涂改系傻子公司认可；但该证人证言系间接证据，且证人陈建国未到庭作证，又与其有一定的利害关系，故对该证据的真实性，本院不予认定。同理，傻子总厂以该证人证言证明“8.4”三方协议未经芜湖市公证处公证，系傻子公司认可，本院亦不予认定。傻子总厂所举的芜湖市公安局文检字(2001)4号刑事科学技术鉴定书，傻子公司对该证据的真实性、合某无异议，因该证据所载明的内容与本案具有关联性，故本院对该证据的真实性、合某、关联性均予以确认。傻子公司认为，证人年某九的证言，系傻子总厂的诱导所致，对其真实性表示怀疑，但未提供相反证据证明其有虚假性，故傻子公司的上述质证意见，本院不予支持。
当事人在二审中的争议焦点为：“8.4”三方协议的效力及该协议中约定的“傻子”注册商标共同共有条款是否违法的问题；与这一争议焦点相关的问题是傻子总厂能否依据“8.4”三方协议取得“傻子”注册商标的使用权；本案确认注册商标使用权之诉能否适用民事诉讼程序及现行商标法的适用问题。双方当事人对此亦予认可。
针对上述当事人争议的焦点及相关问题，本院认为：
一、关于“8.4”三方协议的效力问题。
根据《中华人民共和国合某法》(以下简称合某法)的规定，依法成立的合某，受法律保护。“8.4”三方协议约定：“本合某经甲、乙、丙三方签章后成立；经芜湖市公证处公证后生效”。三方当事人均在该协议上签字，该协议显然具备了合某成立的条件。但是，三方当事人对该合某的生效又有特别约定，即经公证后生效。这是双方当事人从形式要件上对合某生效条件的约定，即当事人是否办理公证直接影响合某是否生效。傻子总厂虽对“8.4”三方协议中约定的“经公证后合某生效”条款进行涂改不当，但并非其“变造”协议。问题在于履行行为是否可以变更合某约定的生效条件；合某法第三十六条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合某，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合某成立”。第三十七条规定：“采用合某书形式订立合某，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务；对方接受的，该合某成立。”从上述规定可以看出，行为可以作为意思表示的方式。就本案而言，当事人虽然未履行协议约定的公证条款，但一方根据约定履行了合某义务，另一方接受的，应当认定当事人通过履行行为变更了所附的公证条款。根据上述立法精神，依法成立的“8.4”三方协议因履行行为而实际生效。合某庭当庭注意听取了上诉人主张其与年某九之间关于“傻子”注册商标的转让是依据“转让注册商标申请书”，而非“8.4”三方协议的理由。本院认为，该申请书只是注册商标的转让人与受让人办理商标转让的必要手续，而不是作为双方转让商标的具体权利义务的基础依据。原商标法第二十五条规定，“转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请”。其实施细则第二十一条中则明确了该申请的法定名称为“转让注册商标申请书”，其属性仅是履行行政变更登记手续的法定程序。况且，上诉人给傻子总厂委托代理人杨伟律师传真文件中，明确告知其已按三方约定积极稳妥依法办理有关“傻子”注册商标受让手续。并于2000年10月28日经国家商标局核准公告，受让“傻子”注册商标。综上，上诉人以傻子总厂单方变造“8.4”三方协议，且未经公证程序，属未生效协议的抗辩理由不能成立。
二、关于“8.4”三方协议中约定商标专用权共有是否违法的问题。
我国原商标法及其实施细则并没有明确禁止商标专用权共有。原商标法未明文规定注册商标专用权共有，仅针对原始取得的注册商标，而不包继受取得的注册商标。本案争议商标的专用权共有行为发生在注册商标的转让过程中，并不是在申请注册过程中，“法无禁止不违法”。我国合某法第五十二条的规定，是指违反国家法律、行政性法规强制性规定的合某无效。现行商标法第五条完全明确了注册商标专用权共有的合某。“8.4”三方协议中约定“傻子”注册商标专用权共有；是三方当事人的真实意思表示，既不违反原商标法及其实施细则禁止性规定，也未损害他人和社会公共利益。商标权是一种民事权利，从民法原理看，应当允许两个以上主体共同享有同一商标权；该约定既是一种私法行为，也是当事人意思自治原则下的适法行为。因此，该约定并不违法，应为有效。上诉人以原商标法及其实施细则中规定禁止商标专用权共有，即使认定“8.4”三方协议合某有效，其内容也因商标专用权共有的约定违法而部分无效的理由不能成立。
三、关于傻子总厂能否依据“8.4”三方协议取得“傻子”注册商标的使用权问题。
根据原商标法第二十六条的规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合某，许可他人使用注册商标，商标许可使用应当报商标局备案。由此可以看出，如果当事人违反商标管理行为则是适用行政处罚的问题。但该行政处罚行为并不必然导致民事法律关系上许可使用行为无效。对于应当办理相关行政登记或备案手续而产生合某效力的争议，根据最高人民法院《关于适用〈合某法〉若干问题的解释》第三条、第四条的规定：“人民法院确认合某效力时，对合某法实施以前成立的合某，适用当时的法律合某无效而适用合某法有效的，则适用合某法。”“合某法实施以后，人民法院确认合某无效，应当以全国人大及其常务委员会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”本案中，办理商标许可使用手续，依据原商标法的规定是“可以订立许可合某，并报商标局备案。”该规定是授权性规范，而非强制性规范。因此，注册商标专用权人是否通过签订商标许可使用合某方式许可他人使用注册商标，以及签订相关合某后未对合某许可的备案问题履行相关手续，依法并不影响许可行为的实施。事实上，双方当事人对本案争议的“傻子”注册商标均可以使用的意思表示是一致的。“8.4”三方协议约定由上诉人负责办理“傻子”注册商标的转让手续，也是以许可傻子总厂使用为前提的。是否已经履行商标许可使用备案手续并不影响许可使用合某的效力，在此项约定没有被相关法律所禁止且上诉人拒绝履行向有关部门办理备案手续义务的情势下，傻子总厂仅要求依据“8.4”三方协议的约定确认对“傻子”注册商标具有使用权的理由正当。上诉人以“8.4”三方协议不是注册商标许可使用合某，认为傻子总厂不能依据该协议取得“傻子”注册商标使用权的主张，本院不予支持。
四、关于确认注册商标使用权之诉能否适用民事诉讼程序及现行商标法的适用问题。
无论是原商标法或现行商标法，均是一部民事法律，主要调整的对象是以商标权为核心的各种社会关系。其适用的主体范围主要分为商标民事法律关系，商标行政法律关系和商标刑事法律关系。而注册商标转让中的受让人，注册商标许可使用中的被许可人等，则属于商标民事法律关系的主体。商标民事法律关系的主体间就注册商标转让过程中的使用权问题所发生的争议，则属商标民事纠纷案件。过去，我国对商标权属纠纷案件实行由商标评审委员会终局确权的做法，而没有赋予当事人要求司法审查的权利人。鉴于本案双方当事人自履行“8.4”三方协议之日起，实际上已形成事实上或实质上的商标权共有关系，并持续至今。而我国现行商标法从有利于保护权利人的合某权利出发，确定了司法最终解决原则。根据最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第九条的规定：“商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事纠纷案件，涉及该决定施行前发生的民事行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行后发生的民事行为的，适用修改后商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的民事行为的，分别适用修改前、后商标法的规定。”可见，本案确认“傻子”注册商标使用权之诉，不仅适用民事诉讼程序的规定，而且亦分别适用修改前、后商标法的有关规定。因此，上诉人以确认商标使用权之诉不属人民法院主管的民事案件，且现行商标法对本案不具有溯及力的抗辩主张，本院亦不予支持。
综上，上诉人的上诉理由均不能成立，其上诉请求应予驳回。原审判决认定事实清楚，程序合某，引用法律虽欠完整，但判决结果并无不当。本院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费15010元，二审案件受理费15010元，合某30020元；由傻子公司承担。
本判决为终审判决。
审判长张坤
代理审判员杨华
代理审判员张红生
二○○二年某月二十六日
书记员陶恒河
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