广东省高级人民法院
民事判决书
(2003)粤高法民三终字第X号
上诉人(原审被告)：吴某某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略），系顺德市X镇宏辉五金塑料厂业主。
委托代理人：胡松明，李旭东，均为广东迅成律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)：梁某某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略）。
委托代理人：陈某某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略）。
上诉人吴某某因专利侵权纠纷一案，不服佛山市中级人民法院(2003)佛中法民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院经审理查明：2000月12月31日，梁某某向国家知识产权局申请名称为“一种抽屉导轨滚轮”实用新型专利，该局于2001年10月17日授权公告，专利号为x。9，该专利现处于授权有效状态。该专利独立权利要求载明：一种抽屉导轨滚轮，包括轴向为一通孔的滚轮体，其特征在于滚轮体的侧面设有环形沿，在环形沿上开有缺口，滚轮体外轮缘有消声层，消声层与环形沿的缺口紧固连接。
2003年1月7日，梁某某以公证购买的方式购买了被控产品。2003年2月18日，原审法院根据梁某某的申请对吴某某进行了证据保全，在吴某某开办的顺德市X镇宏辉五金塑料厂(个体工商户)对吴某某生产的被控产品进行清点，其库存为190斤。
原审法院认为：梁某某名称为“一种抽屉导轨滚轮”实用新型专利经国家知识产权局依法授权，该专利现处于授权有效状态，故该专利合法有效，应受法律保护。吴某某提出梁某某的专利已失去新颖性、创造性，应属无效专利，但吴某某没有向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告梁某某的专利无效的请求，本案专利在有关部门宣告无效前应为有效专利，故对吴某某该抗辩理由不予采纳。根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款及最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的保护范围为准。梁某某专利的独立权利要求，即必要技术特征是：一种抽屉导轨滚轮，包括轴向为一通孔的滚轮体，其特征在于滚轮体的侧面设有环形沿，在环形沿上开有缺口，滚轮体外轮缘有消声层，消声层与环形沿的缺口紧固连接。将吴某某生产的被控产品与梁某某的专利相比，被控产品也是抽屉用导轨滚轮，含有轴向为一通孔的滚轮体，滚轮体的侧面设有环形沿，在环形沿上开有缺口，滚轮体外轮缘有消声层，消声层与环形沿的缺口紧固连接，经比对，被控产品落入了梁某某专利的保护范围，对此，吴某某亦无异议。吴某某提出，梁某某的专利申请日前，广东省农业机械研究所东莞分所己授权其生产导轨轮，吴某某享有先用权。依照《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第(2)项的规定，先用权是指在专利日申请前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，仍有权在原有的范围内继续制造、使用该项发明创造的权利。从吴某某提供的证据来看，这些证据不能显示导轨轮的结构，不能证明其授权生产的导轨轮与本案专利技术相同或等同，吴某某辩称其在梁某某的专利申请日前已生产与梁某某专利相同的产品的依据不充分，故原审法院对吴某某辩称其享有先有权的事实予以认定。从法律适用方面看，先用权是一种对抗权，不是一种单独存在的权利，是在专利权人指控侵权时，用以对抗专利侵权指控的一种抗辩权。按照上述法律规定，先用权人享有的权利仅在原有范围内继续制造、使用，即先用权只能是先用权人享有和使用，不具有投资、许可、转让等权能，即使先用权存在，该权利也应归属委托人。因此，即使是吴某某依授权生产被控产品，该行为也不符合先用权的法定条件。综上，吴某某提出其享有先用权没有事实和法律依据，原审法院不予采纳。故吴某某未经梁某某许可，以经营为目的，生产销售与梁某某专利必要技术特征相同的产品，违反了《中华人民共和国专利法》第十一条第一款的规定，其行为构成侵权，应承担相应的民事责任。梁某某要求吴某某停止侵权，销毁侵权产品、赔偿损失、赔礼道歉的请求合法有理，原审法院予以支持。对于赔偿数额，梁某某未提交其损失及吴某某获利的相关证据，也没有专利许可费可资参照，原审法院将根据吴某某专利权的类别、吴某某生产销售侵权产品的数量、侵权时间、侵权产品利润等，在梁某某诉讼请求的范围内酌情确定赔偿额。至于赔礼道歉，根据吴某某生产销售的侵权产品的数量、生产规模、侵权范围及影响等因素，本案以书面方式赔礼道歉即可。综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第一款、第二十一条、《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第(一)、(七)、(十)的规定，判决如下：一、吴某某应在本判决发生法律效力之日起立即停止生产销售侵犯梁某某名称为“一种抽屉导轨滚轮”，专利号x。X号实用新型专利权的产品，并销毁库存侵权产品。二、吴某某应在本判决发生法律效力后10日内赔偿梁某某经济损失3万元。逾期履行则按银行同期商业贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、吴某某应在本判决发生法律效力之日起三十日内书面向梁某某赔礼道歉(内容需经原审法院核准)。本案案件受理费3510元，保全费1020元，合计4530元，由吴某某承担。
吴某某不服一审判决，向本院提起上诉，称：1、本案的专利不具有新颖性、创造性，其提供的证据足以证明自己使用的技术已公知，原审法院不予认定本案专利无效是错误的；2、原审法院未认定其在本案专利申请日前已经制造相同产品，并且仅在原有的范围内继续制造，否定其享有先用权是错误的；3、即使其侵权成立，原审法院对诉讼费用承担的判决，超出梁某某的诉讼请求范围，判决其销毁库存产品的判决以及擅自变更梁某某请求赔偿的数额是错误和不公正的。据此，请求本院撤销佛山市中级人民法院(2003)佛中法民三初字第X号民事判决，改判驳回梁某某的诉讼请求，并判决本案的一、二审诉讼费由梁某某承担。
梁某某答辩称：本案专利是具有创造性和新颖性的特征的，吴某某确有侵权行为的事实，并且其生产日期、销售范围已远远超出了原审取证的范围，因而请求本院将赔偿金额增加到人民币十万元。
原判查明的事实属实，本院予以确认。另查明，吴某某在二审中向法院提供了新证据三份：1、佛山市南海三星装饰工业有限公司出具的证明该公司于2000年11月23日委托吴某某加工耐磨轮的证明及相关图纸；2、东莞市石碣顺达家具装饰五金厂出具的证明该厂于2000年8月11日委托吴某某加工耐磨轮的证明；3、南安市洪濑金轮金属制品厂生产类似产品的图纸一份。吴某某同时请求本院对以上证据1中的图纸形成时间进行鉴定。
还查明，梁某某于2003年2月10日向佛山市中级人民法院提起诉讼，请求：1、封存吴某某涉嫌侵权的产品、半成品，扣押专用模具及相关的销售合同、发票、进出仓库凭据、账册；2、判令吴某某赔偿梁某某的经济损失五万元，并承担本案发生的一切费用；3、判令吴某某在《顺德报》、顺德电视台上公开赔礼道歉，消除影响。
本院认为：国家知识产权局于2001年10月17日授予梁某某实用新型专利(专利号为x。9)，梁某某对本案专利所享有的专利权，依法应受法律保护。
关于本案专利是否具有新颖性、创造性的问题。对此问题，人民法院在专利侵权审判中原则上应当尊重和维护专利授权机关的审查结论，即：一项专利除非经过专利复审委员会宣告无效，否则该项专利就应当视为具有符合专利法的新颖性、创造性。吴某某认为本案的专利不具有新颖性、创造性，应当向国家专利局专利复审委员会请求处理，其在专利侵权的民事诉讼中对专利的新颖性、创造性提出争议，本院不予支持。
关于吴某某的先用权抗辩是否成立的问题。吴某某提供了广东省南海市三星装饰工业有限公司和广东省农业机械研究所在申请日前委托其加工与本案专利类似产品的有关文件及图纸，以证明其在专利申请日前拥有对该专利的在先使用权。应当指出的是，在先使用权是一种对抗专利侵权指控的抗辩权，进行抗辩时须证明的其中条件是：1、制造行为所需的技术是自己研究开发或所需的信息是通过合法途径获得的；2、制造行为在专利申请日前已经进行；3、实施应限于原来的规模。吴某某所提供的图纸、有关文件及二审中提供的新证据广东省南海市三星装饰工业有限公司的图纸，可证明其制造行为所需的信息是通过合法通途获得的，但对于制造行为是否在申请日前已经进行，因其所提供的证据由利害关系人出具，应结合其他证据予以认定，但吴某某未能提出其他证据证明在专利申请日前就已生产该产品的事实，并且，对于二审中吴某某提供的新图纸，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十一条之规定，不应属二审中的新证据，综合考虑以上的因素，本院对吴某某提出的鉴定图纸的申请不予支持。因此，吴某某认为其在专利申请日前就制造相同的产品并且仅在原有范围内继续制造的上诉理由不充足，本院不予采纳。此外，由于吴某某对自己生产的被控侵权产品落入了梁某某专利的保护范围没有异议，故吴某某生产被控侵权产品的行为已构成对梁某某专利权的侵犯，原判认定其行为构成侵权，应承担相应的民事责任正确，本院予以维持。
关于侵权责任承担问题。在一审中，梁某某向原审法院提交了其于2003年4月14日出具的追加赔偿金额申请书，将侵权请求赔偿数额由起诉书中五万元提高到了十万元。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中的第三十四条第三款“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出”的规定，梁某某应在一审的举证期限届满前，即2003年4月4日前提出变更诉讼请求，但梁某某是举证期限届满后才要求增加赔偿数额变更诉讼请求的，故对该请求不应予以支持，原判支持了梁某某的追加赔偿金额的请求，是适用法律不当，本院对此予以纠正。但是，对于侵权赔偿额的确定，因吴某某生产被控侵权产品所获的真实利润无法计算，梁某某也未能就其因侵权行为所遭受的损失进行举证，同时也没有专利许可费可供参照的情况下，原判按照定额赔偿的原则，综合考虑专利权的类别、侵权产品的生产销售数量、期间、利润等来确定赔偿数额的作法是正确的，并且此数额也在梁某某请求赔偿的数额范围之内，因而本院认为此赔偿数额的确定并无不妥，应予维持。此外，对于销毁吴某某生产销售的库存侵权产品问题，梁某某在起诉中只请求封存被控侵权产品、半成品、扣压专用模具，实际是请求责令吴某某立即停止侵权行为，如果仅封存被控侵权产品，不足以达到制止侵权行为、使专利权的保护恢复到被侵权前的状况，专利权人的合法权利仍有随时被侵犯的可能，也就不足以体现法律对侵权行为的制裁性。因此，原判判决吴某某立即停止生产销售侵犯本案专利的产品，并销毁库存侵权产品的判决也无不妥，也应予维持。综上，原判认定的事实清楚，适用法律基本正确，吴某某的上诉请求理由不成立，予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币3510元，由上诉人吴某某承担。
本判决为终审判决。
审判长林广海
代理审判员邱永清
代理审判员黄伟明
二00四年十二月一日
书记员凌健华
书记员林恒春
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
