广东省高级人民法院
民事判决书
(2003)粤高法民三终字第X号
上诉人(原审被告、反诉原告)：蓝某某，男，X年X月X日生，汉族，住（略）。
委托代理人：张某某，广东专利事务所专利代理人。
被上诉人(原审原告、反诉被告)：东莞市东兴科仪交电器材公司，地址：广东省东莞市城区X路X号。
法定代表人：龚某某，职务：经理。
委托代理人：吴健林，广东中建合展律师事务所律师。
委托代理人：蔡浩，广东中建合展律师事务所律师助理。
上诉人蓝某某因与被上诉人东莞市东兴科仪交电器材公司(下称科仪公司)返还专利转让费纠纷一案，不服广东省广州市中级人民法院(2000)穗中法知初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。
原审法院审理查明：1999年2月9日，科仪公司(被许可方)与蓝某某(许可方)签订《专利申请技术实施许可合同》，订明许可方同意向被许可方授予许可，将“低功耗电机极值调节器”专利技术(专利申请号为x.7，申请日为1999年1月11日，当时尚未授权)及实施该专利所涉及的技术秘密以不作价投入的方式进行合作，生产经营该专利技术产品，双方共同创建东莞市东兴节能电器实业公司。许可方占利润分配股额25%，被许可方(出资方)出资人民币100万元作启动资金(注册资金)并提供流动资金300万元，流动资金的投入，以企业用资计划投入，启动资金流动资金的投入前者是不计息投入，后者以当时银行的储蓄利息计息，其利息计入经营成本，并视企业经营所需提供流动资金，资方无论投入流动资金多少，其利润分配股额75%的比例不变。双方共同创建的东莞市东兴节能电器实业公司为全国范围内排他许可生产经营公司。合同自双方签字生效后，许可方收到被许可方支付的入门费人民币10万元后第十天内向被许可方法定代表人当面交付附件1-3中所示的全部资料(含附件一、专利受理文件，附件二、生产流程、工装工艺图纸，附件三、合同产品生产所需的设备清单)，专利的使用费由入门费和合作经营所获利润分配的方式支付。合同生效后，一个月内支付入门费人民币10万元，其利润分配占25%的部份，为每会计年度结算后的15天内一次性汇入许可方指定的银行账户。被许可方不得私自复制附件一，合同执行完毕或合同因故终止、变更，被许可方均需把附件一退回给许可方。许可方在被许可方提供的生产条件适宜时，负责向生产人员传授合同技术，解答有关实施合同技术问题。技术服务与培训质量，应以能独立作业完成本工序工作为准，经双方验收合格共同签署验收证明文件。如许可方不按期交付资料，不按合同约定培训技工，被许可方有权终止合同，要求许可方返还入门费，并支付违约金20万元。合同生效后，被许可方不积极筹办，两个月内不注足资金到合作公司账户视为违约，许可方除有权终止合同外，并要求支付违约金20万元。对许可方不是该专利申请的合法申请人，或因未充分公开请求保护的申请主题的专利申请被专利局驳回，许可方应向被许可方返还全部使用费。对许可方侵害他人专利权或专利申请权的，专利申请被驳回，未给被许可方造成损失的，许可方应向被许可方返还全部使用费，已给被许可方造成损失的，除返还使用费外，许可方还应赔偿被许可方的实际损失。因其他原因该专利申请被驳回的，不返还使用费，若给被许可方造成较大损失的，给予相对比例赔偿。在合作期内如发生不可抗力事件造成合作不下去或在一定时间不能履行合同，经双方协商不作违约，如双方认为无力履行合同合作下去，签立终止合作文书宣告终止合作关系。合同的期限为1999年2月9日至2009年1月10日。该专利申请被授予专利权后，自授权日开始，本合同自行变更为专利实施许可合同。该专利申请被驳回后，本合同自行变更为普通非专利技术转让合同。对合同生效后90天内被许可方无正当理由不实施该专利申请技术的，本合同自行变更为普通许可合同。上述合同于1999年3月9日在广东省专利管理局办理了备案手续，备案号为x。
1999年2月9日，科仪公司法定代表人龚某某给付了蓝某某15万元，同日蓝某某出具了收到龚某某支付的专利合作入门费10万元的收据及一张借据，写明：借到东莞市东兴科仪交电器材公司龚某5万元，待蓝某某产品销售收回资金后一次性返还给龚某。
1999年4月14日，科仪公司法定代表人龚某某出具两份收据，写明收到蓝某某专利代理委托书复印件，专利申请代理委托合同复印件，实用新型专利请求书复印件，电路附图复印件，说明书摘要复印件，摘要附图复印件，权利要求书复印件，说明书复印件，说明书附图复印件，费用减缓请求书复印件，实施专利许可合同备案表，节电型电机极值调节器专利原理图及两专利区分说明等有关资料。在本案审理过程中，蓝某某还提交了其称已交给科仪公司的资料列表，但该表无科仪公司签收证据，科仪公司对此清单不予确认。另科仪公司称蓝某某未为其培训工人，蓝某某称已经为科仪公司培训，但无证据。科仪公司称因签订上述合同后不久发现合同中的专利技术无法实施，故未投入100万元，但当时有提供厂房、机器、设备和原材料。蓝某某予以否认。蓝某某称在签订上述合同前已将与宝华公司的合同告知科仪公司，但未提交证据，科仪公司予以否认。科仪公司对蓝某某所称与其谈过英德市宝华节能电业有限公司的电机极值调节器产品的包销问题亦予否认。
1999年5月13日，蓝某某(许可方)与科仪公司法定代表人龚某某(被许可方)签订《清退款协议》，订明：鉴于许可方与被许可方于1999年2月9日签订的专利申请实施许可合同(申请号x。7，申请专利名称“低功耗电机极值调节器”)，由于许可方原因，不能实施生产经营活动，经双方协商终止此实施许可合同(备案号x，备案日99年3月9日)，一、许可方将专利入门费10万元于两个月内返还被许可方，另许可方借被许可方的5万元于本月底返还给被许可方，返还全部费用后合同即为终止。二、被许可方收到许可方返还的费用后，签写收据为证，并将许可方给予的全部文件资料归还给许可方，许可方开具收据。
同年6月初，蓝某某给付科仪公司清付款5万元。蓝某某对上述签订两份协议及付款还款经过无异议，并确认上述5万元是还借款。蓝某某未就上述清退款协议是受科仪公司恐吓或人身安全受到威胁签订提交证据，科仪公司亦予以否认。
在本案审理过程中，科仪公司表示虽专利资料已公开，仍要求蓝某某返还有关技术资料，蓝某某亦表示同意。另双方均同意不再继续履行上述专利申请技术实施许可合同。
关于双方签订的专利申请技术实施许可合同的效力，科仪公司认为无效，因为蓝某某隐瞒了已经许可他人实施专利技术的事实而与科仪公司签订该合同，并认为这不影响《清退款协议》的效力。蓝某某则认为合同有效，因为根据其提交的前后两个专利的授权公告材料及宝华公司证明，两个专利的技术是相互独立的，后面的专利未落入前专利的保护范围，且后面的专利是在蓝某某离开宝华公司之后，不是职务发明，与宝华公司无关。科仪公司则认为根据原专利法实施细则第十条第(三)项的规定，后专利仍属于职务发明创造。
科仪公司还提交了1、1997年4月23日英德市外经合作公司(甲方)与香港霸业发展有限公司(乙方)签订的《中外合作经营英德市宝华节能电业有限公司合同》，订明：双方合作条件为，甲方无偿提供“电机极值调节器”产品生产技术的方案等，乙方无息投资66万港元，折合70万元人民币；经营范围为，合作公司生产和经营“电机极值调节器”系列产品，合作期限10年；2、1998年2月19日英德市外经合作公司就履行上述合同的双方当事人之间的有关纠纷并拟终止与外方合作关系致英德市对外经济贸易局的函。3、1998年3月蓝某某(甲方)与廖洪(乙方)签订的《英德市宝华节能电业有限公司合同》，订明：合作期从1998年3月1日至2004年12月4日，双方合作经营英德市宝华节能电业有限公司，合作条件：甲方以其专利技术“电机极值调节器”(专利号x.0)，以不作价在广东省范围内共同创办英德市宝华节能电业有限公司，以及用实物(甲方在原宝华公司所占清算财产)投资，共同生产经营电机极值调节器系列产品，甲方负责提供专利技术及与此相关的一切专有技术，甲方负有研制新产品和技术升级的任务，研制经费可在合作公司经费列支，但研制新产品技术若需申报专利则该专利申报权、转让权、使用权归合作公司所有；乙方以70万元人民币投入作为资本；甲方投入的专利技术在广东省内独家实施，进行生产经营；研制的新专利产品及新专利技术必须用于本公司的扩大再生产，而不得以个人名义出让或转让；合作期内，除国家另有规定外，甲乙双方不得以任何理由在广东省范围内向第三者以有偿转让、无偿提供等形式处置甲方所提供的“电机极值调节器”专利所有权及使用权。
蓝某某还提交了1、1998年11月23日英德市宝华节能电业有限公司证明：蓝某某自1998年9月委托蓝某标代理其在宝华公司的股权后，十月份还做了一些手尾工作，此后，他既未在公司发生工资、报销等任何费用，也未利用公司的其他条件，故其之后所作任何发明创造与宝华公司无关。2、专利号为x.X号名称为“低功耗电机极值调节器”实用新型专利授权公告的权利要求书、说明书及附图，写明：申请日1999年1月11日，颁证日为同年12月10日，授权公告日为2000年3月1日；3、专利号为x。X号名称为“电机极值调节器”实用新型专利授权公告的权利要求书、说明书及附图，写明：申请日1995年12月4日，颁证日为1997年1月11日，授权公告日为同年2月12日。
原审法院审理认为：科仪公司、蓝某某双方在签订1999年2月9日《专利申请技术实施许可合同》之后，科仪公司依约给付了蓝某某专利合作入门费10万元，同时借款5万元给蓝某某，蓝某某亦交付了一些技术资料给科仪公司，鉴于蓝某某所列给付资料的清单科仪公司不予认可，蓝某某亦无其它证据印证，故本院只确认科仪公司出具的两张收据上的资料已交付。在此之后的1999年5月13日，双方又签订《清退款协议》，双方协商终止上述合同，并约定了还款和交还资料等内容，该协议是双方真实意思表示，且在协议签订后蓝某某亦依约返还了5万元借款给科仪公司，故该协议有效，双方应继续按该协议履行。蓝某某主张上述清退款协议是其受胁迫签订的，但未提交相关证据，故对蓝某某的此项抗辩本院不予采信。至于蓝某某反诉科仪公司违反前述专利申请技术实施许可合同的问题，因双方在后已签订清退款协议，应视为对前合同权利义务的变更，在清退款协议中并无约定科仪公司违反前合同的有关责任，应视为蓝某某放弃了相关权利，现蓝某某主张科仪公司对前合同的违约责任依法无据，本院不予支持。综上所述，蓝某某应按双方签订的清退款协议返还专利入门费，并参照中国人民银行同期逾期贷款违约处理办法支付自应还款之日起至还款之日止的滞纳金，在蓝某某还款后，科仪公司应返还有关技术资料。至于双方签订的专利申请技术实施许可合同，双方均同意不再履行，故一并予以解除。依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条的规定，判决如下：一、自本判决发生法律效力之日起，解除科仪公司和蓝某某于1999年2月9日签订的《专利申请技术实施许可合同》；二、蓝某某在本判决发生法律效力之日起十日内，返还科仪公司专利许可入门费人民币10万元及支付滞纳金(从1999年7月14日起至还款之日止，参照中国人民银行同期公布的逾期贷款违约处理办法的规定计算)；三、在蓝某某还清上述欠款后五日内，科仪公司将原来从蓝某某处收取的技术资料(包括专利代理委托书复印件，专利申请代理委托合同复印件，实用新型专利请求书复印件，电路附图复印件，说明书摘要复印件，摘要附图复印件，权利要求书复印件，说明书复印件，说明书附图复印件，费用减缓请求书复印件，实施专利许可合同备案表，节电型电机极值调节器专利原理图及两专利区分说明等)返还蓝某某；四、驳回反诉原告蓝某某的诉讼请求。本案本诉案件受理费3900元、反诉案件受理费5510元均由蓝某某负担(本诉受理费科仪公司已预交，本院不退回，由蓝某某在给付上述判决第二项款项时一并迳付给科仪公司)
蓝某某不服原审判决，向本院提起上诉称：一、双方签订的《专利申请技术实施许可合同》合法有效，科仪公司严重违约在先，无权要求蓝某某返还入门费。根据双方签订的《专利申请技术实施许可合同》，蓝某某已履行了约定的义务，有权收取入门费10万元。但科仪公司取得合同涉及的所有技术资料，并且接受蓝某某的技术培训后，采取拖延手法，既不投入注册资金，更无意办理登记注册手续，使蓝某某的专利技术无法实施，给蓝某某造成了巨大的经济损失，科仪公司构成严重违约。二、“清退款协议”是在违背蓝某某意愿的情况下签订的，不是蓝某某的真实意思表示，依法应宣告其无效。一审法院根据该协议判决蓝某某放弃实施许可合同规定的入门费是不符合法律规定的。三、科仪公司不按合同规定投入注册资金，已构成严重违约，应判决其支付违约金20万元。根据双方签订的《专利申请技术实施许可合同》，科仪公司应该在合同生效后的两个月出资100万元人民币作为注册资金，注册成立东莞市东兴节能电器实业公司，并提供流动资金300万元人民币。但科仪公司在提取蓝某某提供的所有技术资料及接受蓝某某的技术培训后，至今未投入注册资金，以到合作公司至今不能成立，严重影响了专利技术的实施，已构成严重违约。综上，请求撤销原审判决，原审涉及的“清退款协议”不是蓝某某的真实意思表示，请求依法宣告其无效，科仪公司已构成严重违约，请求判决其支付违约金20万元，本案一、二审诉讼费用均由科仪公司承担。
科仪公司答辩称：一、本案涉及的专利申请技术属蓝某某的职务发明，蓝某某无权将该技术许可他人使用。在双方签订《专利申请技术实施许可合同》后，1999年4月，科仪公司了解到蓝某某于1998年3月与廖洪签订过一份《英德市宝华节能电业有限公司合同》，该合同中蓝某某将“电机极值调节器”专利技术许可英德市宝华节能电业有限公司在广东省境内独家实施，并约定蓝某某“研制新的专利产品及新的专利技术必须用于本公司的扩大再生产，而不得以个人名义出让或转让。”而本案涉及的专利申请技术“低功耗电机极值调节器”系蓝某某研制的“电机极值调节器”的后续专利技术，且根据前述合同的规定，“低功耗电机极值调节器”系蓝某某的职务发明，蓝某某无权以个人名义出让或转让，也不得许可他人使用，科仪公司根本无法实施该专利申请技术。二、科仪公司与蓝某某签订的《清退款协议》是双方真实的意思表示，是有效的协议。蓝某某在上诉状中提出该协议是在他人身安全受到威胁及对法律法规缺乏了解的情况下签订的，这一说法完全没有任何事实根据。该协议中的内容是蓝某某主动提出并由蓝某某亲笔书写的，且在签订后蓝某某也切实履行该协议中返还借款5万元的义务。三、蓝某某至今仍未返还专利入门费人民币10万元，已违反了其在《清退款协议》中作出的承诺。四、在履行双方签订的《专利申请技术实施许可合同》中，科仪公司没有任何违约行为，原审判决驳回蓝某某的反诉请求是正确的。综上所述，原审判决对本案事实认定清楚，适用法律正确，判项合理，蓝某某提出的上诉请求理由没有事实和法律依据，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明，原审法院认定事实属实，本院予以确认。
另查：2000年12月8日，科仪公司向原审法院提起诉讼，请求判令：1、解除科仪公司和蓝某某于1999年2月9日签订的专利申请技术实施许可合同；2、蓝某某立即返还科仪公司先行支付的专利入门许可费人民币10万元及滞纳金(按每日万分之四计算，从1999年7月14日起至欠款付清之日止，暂计至2000年11月14日止为x元)；3、本案所有诉讼费用由蓝某某承担。2001年1月5日，蓝某某反诉请求科仪公司支付违约金20万元，并由科仪公司承担本案全部诉讼费用。
本院认为：本案系返还专利转让费纠纷，争议的焦点在于蓝某某能否追究科仪公司违约责任、是否应当返还专利许可入门费及滞纳金的问题。
根据原审法院查明的事实，蓝某某与科仪公司于1999年2月9日签订《专利申请技术实施许可合同》后，双方又于同年5月13日签订了《清退款协议》，终止了前述实施许可合同，并约定蓝某某将专利入门费10万元及5万元借款返还科仪公司，科仪公司将蓝某某给予的全部文件资料归还。由于蓝某某未及时履行还款义务，科仪公司遂提起本案诉讼，依据《清退款协议》解除双方签订的《专利申请技术实施许可合同》，请求蓝某某返还10万元及滞纳金；而蓝某某亦随后提起了反诉，依据《专利申请技术实施许可合同》请求科仪公司支付违约金20万元。这实际上涉及前后两份合同之间的关系问题。蓝某某与科仪公司已协商终止《专利申请技术实施许可合同》并签订新的协议后，蓝某某还能否根据《专利申请技术实施许可合同》追究科仪公司的违约责任本院认为：由于《中华人民共和国合同法》系1999年10月1日起施行，而本案双方当事人的签订、履行、终止合同的时间均在此之前，故应适用1987年11月1日起施行的《中华人民共和国技术合同法》。该法第二十三条、第二十五条规定，经当事人协商一致，技术合同可以变更或解除合同；技术合同的变更、解除，不影响当事人要求损害赔偿的权利。蓝某某在《专利申请技术实施许可合同》解除后又请求依据该合同追究科仪公司的违约责任，不属于上述法律中请求损害赔偿的情形。而且科仪公司和蓝某某协商终止《专利申请技术实施许可合同》后，又签订《清退款协议》对前一合同提前终止后双方的权利义务重新进行了约定，新的约定系对双方在原来的许可合同中权利义务的变更以及权利的处分，故应视为后者已完全取代前者，前者即《专利申请技术实施许可合同》已丧失法律效力，双方当事人均不得依据该合同行使请求权，而应依据《清退款协议》履行其权利和义务。
蓝某某已与科仪公司在协商一致的基础上签订了《清退款协议》，双方当事人均应按照约定全面履行自己的义务。蓝某某上诉认为该协议的签订不是其真实意思表示，请求宣告该协议无效，但蓝某某并没有提供证据证明该协议系违背其意志签订的，签订该协议后也没有向任何机关举报科仪公司有胁迫行为，且在该协议签订后不久，蓝某某就返还了协议中约定的5万元借款。故蓝某某上诉请求不予返还10万元专利入门费，并请求宣告《清退款协议》无效的上诉理由不能成立，原审判决其返还10万元及其滞纳金是正确的，本院予以维持。
如上所述，原审判决结果是正确的。但是，在一审判决书中，没有对解除《专利申请技术实施许可合同》的理由做详细的论述；对本诉和反诉的分析论述不清晰，没有对支持本诉和驳回反诉做详细的论述；在当事人均没有请求的情况下，判决科仪公司返还蓝某某的部分技术资料。这些不足之处均使一审判决书显得不规范、不严谨。由于双方当事人对这些问题均没有提起上诉，故本院不再进行审理。
综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费5510元，由蓝某某负担。
本判决为终审判决。
审判长林广海
代理审判员欧修平
代理审判员高静
二00四年六月十四日
书记员林恒春
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