江苏省高级人民法院
民事判决书
（2006）苏民三终字第X号
上诉人（原审原告）CIRS公开有限公司，住所地意大利共和国罗维科省。
法定代表人x，该公司董事长。
委托代理人何漫，北京市君泽君律师事务所律师。
委托代理人林柏楠，北京中咨律师事务所专利代理人。
被上诉人(原审被告)常州市武进佳华化工有限公司，住所地中华人民共和国江苏省常州市武进区X镇X巷X路X号。
法定代表人薛某，该公司董事长。
委托代理人阎世强，江苏南京东方瑞信律师事务所律师。
委托代理人郭某某，该公司员工。
上诉人CIRS公开有限公司（以下简称CIRS公司）因与被上诉人常州市武进佳华化工有限公司（以下简称佳华公司）专利侵权纠纷一案，不服中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院(2004)宁民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院于2006年2月7日受理后，依法组成合议庭，先后于2006年4月4日、11月6日两次公开开庭审理了本案。上诉人CIRS公司委托代理人何漫、林柏楠（参加第一次庭审，未参加第二次庭审），被上诉人佳华公司法定代表人薛某及委托代理人阎世强、郭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院审理查明：
CIRS公司拥有x.X号“用于涂覆聚合反应器的防垢剂”的中国发明专利，专利申请日为1996年5月7日，授权公告日为2003年4月3日，目前专利权处于有效期内。该专利的独立权利要求是：“用于涂覆单体聚合反应器的液态防垢剂，该防垢剂通过使萘酚与醛交联产物进行缩合反应得到，其特征在于：为得到该缩合产物，在碱性环境中进行了连二亚硫酸盐和甲醛化合物与1－萘酚结合的反应；防垢剂中含有连二亚硫酸盐和/或亚硫酸氢根基团和/或亚硫酸氢盐；防垢剂以清澈透明的液体形式存在；防垢剂在无氧气条件下贮存。”该专利说明书记载：现有技术中已经知道通过缩合技术或从萘酚与醛交联产物（例如甲醛和其他物质）缩聚可得到防垢产品。……应避免甲醛和1－萘酚之间的反应，因此为避免使用甲醛而使用了可获得无色缩合产物的醛类制品。……发现与1－萘酚结合最好的产品是雕白粉。结果是令人吃惊的，所获得的缩合产物是完美的无色产物。……雕白粉是将连二亚硫酸盐与甲醛反应得到的……通过化学和光谱分析，对该产品的结构特征提出了各种假设，但还没有完全确认它的结构……。
2003年11月28日，佳华公司开具给北京安能建筑公司收据上记载：防粘釜剂1210.03T×4500/T，人民币1450元。（2003）京二证字第x号公证书上记载：2003年12月3日，北京安能建筑公司的委托代理人何漫在北京站行包提取处取得佳华公司邮寄的SPJ－121防粘釜剂一箱。
2001年第5期和2003年第四期的《聚氯乙烯》杂志上均登载有佳华公司关于SPJ－121防粘釜剂产品宣传广告。
根据CIRS公司的申请，一审法院委托江苏省理化测试中心对佳华公司生产的SPJ－121防粘釜剂进行技术鉴定。该测试中心出具的2004-X号《检测报告》显示：1）该防垢剂产品中含有甲醛和1－萘酚成份；2）该含有亚硫酸盐、甲醛和1－萘酚等混合物的防垢剂产品是在碱性环境下混合得到的；3）该产品中含有连二亚硫酸盐和/或亚硫酸氢盐；4）该产品是以清澈透明的液体形式存在；5）该产品需在无氧条件下贮存。鉴定报告还显示，产品在无氧条件下，以清澈透明的淡黄色液体形式存在。鉴定人出庭质证时称，鉴定机构无法对反应过程进行检测，只能检测产品中的成份或组份。不能根据产品中的成份反推反应过程。
佳华公司提供的生产SPJ－121防粘釜剂的方法是：先将1－萘酚、水、NaOH（碱性环境）混合搅拌加热，再滴加脱色剂A（即二氧化硫脲）和甲醛水溶液混合物，然后继续滴加二氧化硫脲，之后再加适量的表面活性剂、水及聚乙烯醇。CIRS公司表示按该方法可以获得相关产品。
1993年9月7日公开的日本JP5-x号专利说明书记载：本发明中的聚合体垢防止剂的必须成份是在适当的有机溶媒系媒体中通过芳香族胺化合物和芳香族羟基的化合物之间的缩合反应中，向该反应系添加反应停止剂而得到的物质。反应停止剂包括雕白粉等。
1995年10月31日公开的日本JP7-x号专利说明书记载：本发明提供一种羟基联二苯化合物和醛基化合物的缩合物、反应停止剂以及含无机胶体的碱性溶液所组成的、对含乙性不饱各双键单体进行聚合使用的聚合体锅垢防粘剂。上述醛化合物包括甲醛等，反应停止剂包括连二亚硫酸钠、雕白粉等。
1982年5月公开的申请号为x.8的欧洲专利说明书记载：本发明提供了一种具有阻垢能力的产品，这种产品是由有效的1－萘酚类物质和甲醛缩聚而成的。制备本专利中具有阻垢能力的涂料时，反应最适宜在碱性催化条件下实施。如果采取有效措施使它们与氧气接触非常有限，本发明中的绝大部分产品可以长时间储存而不会有任何明显的变质。本发明还提供了一种通过有效的1－萘酚类物质和甲醛缩聚来制造一种具有阻垢能力的产品的方法。
另查明，2003年10月，CIRS公司与北京市君泽君律师事务所签订《委托代理协议》，之后支付律师费15万元。2003年12月26日，北京市第二公证处开具给北京市君泽君律师事务所的收据记载：公证费4000元。中国对外翻译出版公司开具给北京市君泽君律师事务所的发票两张，分别记载翻译费为545元和490元。
一审法院认为：
CIRS公司对x.X号“用于涂覆聚合物反应器的防垢剂”中国发明专利拥有合法、有效的专利权，应当受到法律保护。发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。双方当事人对涉案专利权利要求书中的“为得到该缩合产物，在碱性环境中进行了连二亚硫酸盐和甲醛化合物与1－萘酚结合的反应”的表述存在着不同的理解。根据涉案专利独立权利要求的表述，并结合说明书内容，CIRS公司涉案专利所保护的技术特征可分为成份、物理特性以及生产方法等几个方面，具体包括：1）本专利产品是一种用于涂覆单体聚合反应器的液态防垢剂；2）该防垢剂是利用萘酚和醛交联产物进行缩合反应而得到；3）为得到该产品，先在碱性环境中连二亚硫酸盐和甲醛进行反应；4）再在碱性环境中将上述反应的化合物与1－萘酚进行反应；5）该防垢剂中含有连二亚硫酸盐和/或亚硫酸氢根基团和/或亚硫酸氢盐；6）防垢剂以清澈透明的液体形式存在；7）防垢剂在无氧气条件下贮存。凡是写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，均应纳入技术特征对比之列。
涉案专利保护的是一种产品，能够获得专利保护的产品应当认为属于新产品。涉案专利权利要求中采用方法特征对保护范围进行限定，虽然CIRS公司未提供证据证明佳华公司采用的生产方法，并且无法依已制成成品的化工产品反推出制造方法，但是法律规定，因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。且从诉讼经济角度看，由佳华公司提供其产品的制造方法的证据更为方便。因此一审法院责令佳华公司提供了其制造被控侵权产品的方法。
根据技术鉴定结论，被控侵权产品的成份及物理特性方面的特征和涉案专利完全相同。佳华公司提供的生产方法包括以下几个特征：1）先将1－萘酚和碱溶液混合加热；2）再滴加二氧化硫脲和甲醛的水溶液混合物；3）然后继续滴加二氧化硫脲；4）最后再加适量的表面活性剂、水及聚乙烯醇。其方法和CIRS公司涉案专利中的方法特征在反应起始物、反应步骤方面均不同，因此佳华公司生产的SPJ-121防粘釜剂产品的技术特征未全面覆盖涉案专利的全部必要技术特征，不构成字面侵权。
CIRS公司主张佳华公司构成等同侵权亦不能成立。从手段来看，涉案专利采用连二亚硫酸盐和甲醛在碱性环境下的反应物再与1－萘酚反应，而佳华公司方法采用的是将二氧化硫脲和甲醛的水溶液混合物加入碱性环境下的1－萘酚中，二者采用的手段并不相同。从实现的功能来看，涉案专利为避免使用甲醛和1－萘酚之间的反应，而使用了连二亚硫酸盐和甲醛反应的产物－雕白粉，CIRS公司在庭审中亦强调这是涉案专利重要的发明点；佳华公司方法则是将二氧化硫脲和甲醛的水溶液混合物加入1－萘酚的碱溶液中，双方均承认二氧化硫脲和甲醛在水溶液环境下不会起反应，因此，佳华公司的方法中不可避免地会有甲醛和1－萘酚反应，二者采用的方法在功能方面差异较大。从效果来看，按涉案专利当中的方法特征实施所获得的产品是“完美的无色产物”，而佳华公司生产的SPJ-121防粘釜剂产品在无氧条件下，以清澈透明的淡黄色液体形式存在，二者效果也存在明显差异。综合上述三个方面，应当认为佳华公司生产防粘釜剂产品所使用的方法与涉案产品专利所保护的方法特征不构成等同。因此佳华公司生产的SPJ-121防粘釜剂产品未落入CIRS公司涉案专利的保护范围。佳华公司提出的公知技术抗辩不再理涉。
综上所述，佳华公司生产的被控侵权SPJ-121防粘釜剂产品的技术特征与CIRS公司涉案专利技术方案既不相同也不等同，其生产、销售、许诺销售SPJ-121防粘釜剂产品的行为不构成对CIRS公司涉案专利权的侵犯。CIRS公司的诉讼请求没有事实和法律依据，不能支持。
据此，该院根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、第五十七条之规定，判决：驳回CIRS公司的诉讼请求。案件受理费x元，财产保全费x元、鉴定费x元及鉴定相关费用800元，均由CIRS公司负担。
CIRS公司上诉称：
（一）一审判决错误采信关键证据，严重影响本案事实认定。由于涉案专利权利要求中采用方法特征对保护范围进行了限定，一审法院责令佳华公司提供其制造被控侵权产品的方法。随后，佳华公司提交了一份所谓的生产被控侵权产品的书面证据。但该书面证据的真实性及关联性均无法确认，因佳华公司根本不能证明其书面证据就是其生产被控侵权产品的真实方法。在这份书面证据的真实性和关联性都无法确认的前提下，以该证据描述的方法与涉案专利的技术特征进行比较显然没有任何意义。但一审判决却严重曲解CIRS公司专家证人庭审时的陈述，认为CIRS公司已承认“按照佳华公司提供的方法可以得到相关的防粘釜产品”，从而采纳了该份证据，并错误地以该份证据陈述的方法与涉案专利的技术特征进行比较，最终严重影响了本案的事实认定。
（二）一审判决关于是否侵权的事实认定严重错误。退一步讲，即便佳华公司能够证明其提供的书面证据就是其生产被控侵权产品的方法，一审认定“佳华公司生产防粘釜剂产品所使用的方法与涉案产品专利所保护的方法特征不构成等同侵权”也是错误的。理由是：1、手段方面，首先，被控侵权产品中含有连二亚硫酸盐和/或亚硫酸氢盐，佳华公司否认其使用连二亚硫酸盐的主张根本不能成立；其次，从技术角度来说，所谓的二氧化硫脲在碱性环境中会自然分解出亚硫酸氢根。佳华公司的方法只不过是分解了专利权利要求中的这项特性，而这种分解对本领域的普通技术人员来说，可以不经过创造性的劳动就能够联想到。2、功能方面，一审关于“专利避免甲醛和1－萘酚之间的反应；而佳华公司的方法中不可避免地会有甲醛和1－萘酚反应”的认定同样错误。首先，甲醛和1－萘酚进行缩合反应得到液态防垢剂已是公知技术，按此技术，其直接反应的结果得到的产物应该是黑色的，根本不可能是被控侵权产品清澈透明的状态；其次，虽然二氧化硫脲和甲醛在水溶液环境下不会起反应，但是一旦加入1－萘酚的碱溶液中，甲醛一定会优先与二氧化硫脲分解的亚硫酸氢根反应而不是与1－萘酚反应，这一点是规避不了的。3、效果方面，一审关于“专利产品是完美的无色产物，而SPJ－121防粘釜剂以清澈透明的淡黄色液体形式存在”的认定更是明显错误。事实上，涉案专利的权利要求明确表明“防垢剂以清澈透明的液体形式存在”，而检测报告也确认“SPJ－121防粘釜剂以清澈透明的液体形式存在”，其效果是完全相同的。
综上所述，佳华公司生产的SPJ－121防粘釜剂的技术特征完全落入涉案专利权的保护范围，构成侵权。请求二审法院撤销一审判决，依法改判佳华公司立即停止侵权行为并在侵权范围内公开发表道歉声明、消除影响，赔偿CIRS公司经济损失400万元，支付CIRS公司因调查、制止侵权的合理费用16万元，并承担本案所有诉讼费用及相关费用。
佳华公司答辩称：CIRS公司关于发表道歉声明的诉讼请求缺乏事实和法律依据，不能成立；一审判决认定事实清楚，适用法律正确；CIRS公司要求佳华公司赔偿经济损失400万元，但提供不出任何证据，亦不能成立。请求二审法院驳回上诉，维持原判。
本案二审的争议焦点为：1、佳华公司提供的记载其生产方法的书面材料能否作为认定本案事实的依据；2、该书面材料所记载的生产方法与涉案专利方法是否构成等同；3、如果佳华公司专利侵权成立，其应承担的民事责任。
双方当事人二审中均认可：二氧化硫脲在碱性环境下会自然分解出亚硫酸氢根和脲素。佳华公司亦认可按照其提供的生产方法生产出来的防粘釜剂，从理论上讲可能会残留有微量的脲素。CIRS公司认为按照佳华公司提供的以二氧化硫脲作为脱色剂的生产方法生产出来的防粘釜剂中应当含有脲素，故再次提出鉴定申请，请求鉴定事项为：1、对佳华公司生产的涉案SPJ-121防粘釜剂中是否含有脲素进行鉴定，以确定佳华公司提供的生产方法是否系其生产涉案SPJ-121防粘釜剂的真实方法。2、在第一项鉴定结论确认的前提下，请求对佳华公司提供的方法与涉案专利的技术特征是否等同进行鉴定。
根据CIRS公司申请，本院于2006年6月2日依法委托江苏省理化测试中心对公证机关保全取得的佳华公司生产、销售的SPJ-121防粘釜剂中是否含有脲素进行鉴定。2006年9月14日，江苏省理化测试中心出具编号为x-578的《检测报告》，检测结果为：该SPJ-121防粘釜剂中未检出脲素成分。
CIRS公司认为该《检测报告》合法有效，应予采信。佳华公司认为因送检的样品系2003年11月生产，而产品有效期为6个月，即送检样品已超过有效期，以失效产品为样品进行的鉴定缺乏客观依据。本院认为，所谓产品的有效期针对的应是产品的有效成分而言，就涉案防粘釜剂产品而言，应指连二亚硫酸盐和/或亚硫酸氢根基团和/或亚硫酸氢盐等成份，并不包括脲素，而检测针对的是送检产品中是否含有脲素而进行的，且由于脲素在通常情况下比较稳定，只有在温度达到132.7°C时才能分解，而涉案防粘釜剂系在常温、无氧和密闭条件下保存，亦没有证据表明在涉案防粘釜剂产品中脲素会与其他物质发生化学反应而完全分解掉，因此，涉案防粘釜剂产品是否超过有效期，并不影响对产品中是否含有脲素进行检测。故该《检测报告》应当予以采信。
二审查明：
1、CIRS公司除对一审认定的“CIRS公司表示按该方法可以获得相关产品”有异议外，双方当事人对一审查明的事实均无异议，本院亦予以确认。
2、佳华公司庭审中认可脲素在通常情况下比较稳定，除非加热到132.7°C才会分解，但由于涉案防粘釜剂产品反应比较复杂，从二氧化硫脲中分解出来的脲素在反应过程中是否会分解掉，其表示无法确定。
3、江苏省理化测试中心出具的编号为x-578的《检测报告》显示：经过多次检测与分析，SPJ-121防粘釜剂中未检出脲素成分。
本院认为：
（一）佳华公司提供的生产方法并非其生产涉案SPJ-121防粘釜剂所实际使用的方法
因为如果佳华公司使用的确实是其一审提供的以二氧化硫脲作为脱色剂的生产方法，则生产出来的防粘釜剂中应当含有脲素，但江苏省理化测试中心二审出具的检测报告却显示，佳华公司生产的SPJ-121防粘釜剂中并不含有脲素，据此应当认定佳华公司一审提供的以二氧化硫脲作为脱色剂的生产方法并非其生产SPJ-121防粘釜剂的真实方法。一审判决以佳华公司提供的上述生产方法作为被控侵权产品的生产方法进行专利侵权比对错误，应予纠正。至于佳华公司还认为由于涉案防粘釜剂产品反应过程的复杂性，从二氧化硫脲中分解出来的脲素也可能完全分解掉从而导致检测不出来，但因其未能提供相应证据予以证明，故对其该主张不予支持。
（二）佳化公司生产、销售的被控侵权产品SPJ-121防粘釜剂落入涉案专利保护范围
根据涉案专利独立权利要求的表述，CIRS公司涉案专利的保护范围包括成份、物理特性和生产方法三个方面。在江苏省理化测试中心一审所作的检测报告已显示SPJ-121防粘釜剂的成份及物理特性方面的特征和涉案专利技术特征完全相同的情况下，判断被控侵权产品是否落入专利保护范围，关键是看被控侵权产品的生产方法是否与涉案专利的生产方法相同。CIRS公司涉案专利作为一种产品，能够被授予发明专利，说明该产品属于新产品。佳华公司主张涉案专利系老产品，但因其未提供相应证据，故对其主张不予支持。根据我国专利法的规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。本案中，因CIRS公司涉案专利系新产品专利，故佳华公司应当提供证据证明其生产被控侵权产品的生产方法不同于涉案专利方法。但由于鉴定结论已证明佳华公司提供的生产方法并非其实际用来生产涉案被控侵权产品的方法，故其依法应当承担举证不能的法律后果。据此，应当认定佳华公司生产被控侵权产品SPJ-121防粘釜剂使用了与涉案专利相同的方法。综上，佳华公司生产、销售的SPJ-121防粘釜剂的成份、物理特性和生产方法等技术特征均与涉案专利技术特征一致，落入了涉案专利权的保护范围。
（三）佳华公司主张的公知技术抗辩不能成立
佳华公司主张公知技术抗辩主要依据3份专利文献：1993年9月7日公开的日本JP5-x号专利说明书（以下简称日本93专利）、1995年10月31日公开的日本JP7-x号专利说明书（以下简称日本95专利）及1982年5月公开的申请号为x.8的欧洲专利说明书（以下简称欧洲专利）。将上述3份专利文献披露的技术内容与被控侵权产品进行比对可以看出，无论是日本93专利，还是日本95专利或者欧洲专利，其中或者原始反应物与被控侵权产品不同，或者缺乏被控侵权产品成份的记载，或者缺乏被控侵权产品物理特性的描述，三者均没有完整披露被控侵权产品对应于专利权利要求的全部技术特征，故佳华公司据此主张其生产的被控侵权产品系公知技术的抗辩不能成立，本院不予支持。
（四）佳华公司应当承担的民事责任
佳华公司未经专利权人许可，生产、销售、许诺销售与涉案专利技术特征相同的产品，侵犯了CIRS公司专利权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。赔礼道歉、消除影响的民事责任，一般应当适用于涉及侵犯他人名誉权、商誉权等场合，侵犯专利权不涉及权利人商誉等人身权利，故CIRS公司要求佳华公司承担赔礼道歉、消除影响的民事责任缺乏法律依据，不予支持。关于赔偿数额，因CIRS公司提供的证据能够证明的只是天津阿克苏公司在国内市场的销售差价，并非CIRS公司自身的销售差价；其主张的侵权数量亦缺乏证据支持，故在没有证据证明CIRS公司因侵权所受到的损失以及佳华公司侵权获利数额的情况下，本院根据涉案专利权的类别、侵权性质、侵权持续时间等因素，依法酌定本案的赔偿数额为50万元。CIRS公司为调查、制止侵权行为支出的公证费、翻译费、邮购侵权产品以及合理的差旅费用和律师费，佳华公司应当予以赔偿。
综上所述，CIRS公司部分上诉请求和理由成立，应予支持。鉴于当事人二审中提供了新的证据，导致本案二审认定事实发生变化，并影响案件的最终处理结果，故对一审判决应予改判。依照《中华人民共和国民事诉讼》第一百五十三条第一款第（三）项、《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十六条第一款、第五十七条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条之规定，判决如下：
一、撤销中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院（2004）宁民三初字第X号民事判决；
二、佳华公司立即停止生产、销售、许诺销售侵犯CIRS公司涉案x.X号“用于涂覆单体聚合反应器的液态防垢剂”发明专利权的产品；
三、佳华公司于本判决生效后10日内赔偿CIRS公司经济损失50万元，支付CIRS公司为制止侵权而支出的合理费用1万元（包括公证费4000元、翻译费1035元、邮购侵权产品费用1450元和合理差旅费）及律师费8万元；
四、驳回CIRS公司的其他诉讼请求。
一审案件受理费x元、财产保全费x元、鉴定费x元及鉴定相关费用800元，合计人民币x元，由CIRS公司负担x元，佳华公司负担x元；二审案件受理费x元、鉴定费8000元，合计人民币x元，由CIRS公司负担8324元，佳华公司负担x元（CIRS公司已预交的二审案件受理费、鉴定费不予退还，由佳华公司支付赔偿款时一并给付）。
本判决为终审判决。
审判长汤小夫
代理审判员吕娜
代理审判员王天红
二○○六年十一月二十八日
书记员王方玮
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