北京市高级人民法院
行政判决书
(2003)高行终字第X号
上诉人(原审原告)邓某某，男，汉族，31岁，住（略）。
委托代理人林某某，北京金之桥专利事务所专利代理人。
委托代理人赵某某，女，汉族，30岁，住（略）。
上诉人(原审第三人)于某，男，汉族，47岁，住（略）。
委托代理人刘某甲，北京同立伟业专利代理有限公司专利代理人。
委托代理人刘某乙，北京同立伟业专利代理有限公司专利代理人。
原审被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路X号。
法定代表人王某某，主任。
委托代理人马某，该委审查员。
委托代理人聂某某，该委审查员。
上诉人邓某某、于某因专利无效行政纠纷一案，均不服北京市第一中级人民法院(2002)一中行初字第X号行政判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2003年8月11日公开开庭审理了此案。邓某某的委托代理人林某某、赵某某，于某及其委托代理人刘某甲、刘某乙，国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)的委托代理人马某、聂某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2000年3月6日，于某向国家知识产权局提出“仿椰子树形状的彩灯”实用新型专利申请，申请号为（略）.6，于2001年2月14日被公告授予专利权，专利权人为于某。该专利授权公告的权利要求为：
“1、一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某椰子树形状的支架内，设置发光体，发光体通电发光，可模拟椰子树发光的状态。
2、如权利要求1所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述的支架包括仿椰子树树干结构、仿椰子树树叶结构以及仿椰子树椰果结构。
3、如权利要求1或2所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某置在树叶结构内的发光体是发光微泡，设置在椰果结构内的发光体是一般发光灯泡，设置在树干结构内的发光体是塑料灯带。
4、如权利要求3所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述的发光体为彩色发光体。
5、如权利要求3所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述的树叶结构包括叶茎和叶叉，在所述叶茎和叶叉内设有安装发光体的凹槽。
6、如权利要求4所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述的树叶由上、下叶片组成，所述上、下叶片还包括设置发光体的凹槽和穿接叶茎的骨架孔。
7、如权利要求3所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述椰果结构的椰果壳内设有灯泡，该椰果结构的茎部设有连接树干结构的金属或非金属连接管架。
8、如权利要求3所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述的树干结构包括由金属或非金属制成的圆形树干骨架，所述骨架内设有发光塑料或者灯泡，其外层设有透光塑料管。
9、如权利要求2所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述树叶结构、树干结构、椰果结构的外部颜色分别和自然生长的椰子树树叶、树干、椰果的颜色相同。
10、如权利要求1或2或9所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述发光体与一控制电路连接，由该控制电路控制各发光体的发光顺序和发光时间。”
2001年8月16日，国家知识产权局就本案专利出具了检索报告，其初步结论为：部分权利要求1－5，7－10不符合专利法第二十二条有关新颖性或创造性的规定。
2001年12月6日，邓某某针对本案专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是本案专利不具备新颖性和创造性，且不符合专利法第二十六条第三款的规定。提交的证据有：
1、（略）.X号发明专利申请公开说明书，公开日为1998年5月13日。该证据公开了一种人造树，具有多个中空的可透光的树枝，在其中设置有灯泡，以使树的树枝在不设置外部线路的条件下，由所述灯泡从内部点亮。其说明书中对树枝和树干的连接方式有如下描述：树枝可以用任何已知方式连接于某干，例如可采用插入配合方式，以使树枝的侧面与树干接合。
2、（略）.X号实用新型专利说明书，授权公告日为1999年2月17日。该证据公开了一种树灯结构，主杆、主枝均为中空管体，主杆由数节杆节上下嵌合而成，每一杆节又由左右嵌合在一起，杆节上设有接头孔，主杆中穿设一根串线，串线上设有分支连接接头，并固定在接头孔上；主枝插接在接头上，接头外端与主枝一端均设有固定软头和插接铜片，且相互配合，令主枝内穿设的灯饰接通电源，灯饰固定在主枝的另一端。
针对邓某某的无效宣告请求，专利权人于某于2002年1月24日进行了意见陈述，并提交了修改后的权利要求书：
“1、一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某椰子树形状的支架内，设置发光体，发光体通电发光，可模仿椰子树发光的状态，所述的支架包括仿椰子树树干结构、仿椰子树树叶结构以及仿椰子树椰果结构。
2、如权利要求1所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某置在树叶结构内的发光体是发光微泡，设置在椰果结构内的发光体是一般发光灯泡，设置在树干结构内的发光体是塑料灯带。
3、如权利要求2所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述的发光体为彩色发光体。
4、如权利要求2所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述的树叶结构包括叶茎和叶叉，在所述叶茎和叶叉内设有安装发光体的凹槽。
5、如权利要求3所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述的树叶由上、下叶片组成，所述上、下叶片还包括设置发光体的凹槽和穿接叶茎的骨架孔。
6、如权利要求2所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述椰果结构的椰果壳内设有灯泡，该椰果结构的茎部设有连接树干结构的金属或非金属连接管架。
7、如权利要求2所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述的树干结构包括由金属或非金属制成的圆形树干骨架，所述骨架内设有发光塑料或者灯泡，其外层设有透光塑料管。
8、如权利要求1所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述树叶结构、树干结构、椰果结构的外部颜色分别和自然生长的椰子树树叶、树干、椰果的颜色相同。
9、如权利要求1或8所述的一种仿椰子树形状的彩灯，其特征在于某述发光体与一控制电路连接，由该控制电路控制各发光体的发光顺序和发光时间。”
专利复审委员会于2002年4月10日进行了口头审理，专利权人于某声明放弃修改后的权利要求8。专利复审委员会于2002年6月4日做出第X号无效宣告请求审查决定，宣告本案专利权利要求1、2、3、8和9无效，维持权利要求4、5、6和7有效。理由是：专利权人于某在无效程序中对权利要求书进行了修改，这种修改符合《审查指南》的规定，故该决定以修改后的权利要求书为基础。无效宣告请求人邓某某提交的证据1、2的公开日均早于某案专利的申请日，其中记载的内容构成本案专利的现有技术。本案专利给出了灯树由树干、树叶和椰果构成；树叶给出了两个技术方案，其中一个技术方案是由叶茎和叶叉构成，另一技术方案是由上、下叶片构成的叶片和叶茎构成。说明书附图均清楚、完整地公开了其具体的连接关系，同时说明书中也对其进行了说明，所属领域的技术人员能够据此实现权利要求中所涉及的上述技术方案，因此，本案专利符合专利法第二十六条第三款的规定。
关于某颖性和创造性，由于《审查指南》要求实用新型专利不能以生物的形状作为产品的形状特征，因此，对本案专利权利要求所述技术方案的新颖性和创造性的评述中涉及的仿椰子树的特征均不予考虑。权利要求1与证据1中的附图1和2公开的实施例，即对比技术方案1相比，未被披露的特征是支架包括树叶结构、树果结构以及发光体是彩灯，因此，本案专利权利要求1具有新颖性。权利要求2－7和9直接或间接从属于某利要求1，也具有新颖性。由于某通常具有树叶和树果两个部分，本案专利权利要求1中只是描述支架内设有发光体，并未具体说明发光体所处于某的具体位置，在对比技术方案1公开了将支架做成树干和树枝的技术教导下，所属领域技术人员是可以想象得到将树叶和树果也做成支架，以实现权利要求1的技术方案，另外，灯的色彩选择也是任选的，因此，权利要求1不具备创造性。权利要求2从属于某利要求1，本领域技术人员在对比技术方案1的教导下，得出权利要求2的技术方案是不需创造性劳动的，因此，权利要求2不具备创造性。权利要求3从属于某利要求2，其进一步限定的技术特征是发光体为彩色发光体，属于某知常识，未带来新的技术效果，不具备创造性。权利要求4从属于某利要求2，对比技术方案没有公开树叶的具体结构，也没有给出树叶由叶茎和叶叉构成，以及叶茎和叶叉内设置安装发光体的凹槽的有关技术教导，证据1的其他技术方案和证据2也没有公开上述特征，也没有给出技术教导，叶茎和叶叉内设置发光体产生的技术效果是整个树叶均发光，所属领域技术人员在现有技术的基础上得出权利要求4的技术方案仍需要付出创造性的劳动，因此，权利要求4具备创造性。权利要求5从属于某利要求3，其中树叶的上、下叶片结构，以及上、下叶片设置发光体的凹槽和用于某接叶茎的骨架孔的特征在证据1和2中均未公开，上述现有技术也没有给出技术教导，所属领域技术人员在现有技术的基础上得出权利要求5的技术方案仍需要付出创造性的劳动，因此，权利要求5具备创造性。权利要求6同样也具备创造性。权利要求7从属于某利要求2，其进一步限定的技术特征是树干结构由三层结构构成，而形成一个完整的树干造型，对比技术方案1公开的只是树干骨架和其内的灯泡结构，其余对比技术方案也未给出相关结构，而本案专利的该特征适用于某定的高大的树，从而产生现有技术达不到的技术效果，因此，权利要求7具备创造性。专利权人于某放弃权利要求8。权利要求9的技术特征属于某领域的公知技术，不具备创造性。综上，该决定宣告本案专利权利要求1、2、3、8和9无效，维持权利要求4、5、6、7有效。
上述事实有本案专利说明书、检索报告、第X号无效宣告请求审查决定、（略）.X号发明专利申请公开说明书、（略）.X号实用新型专利说明书和当事人陈述在案证明。
无效宣告请求人邓某某不服专利复审委员会做出的第X号无效宣告请求审查决定，起诉至原审法院。北京市第一中级人民法院经审理认为，邓某某起诉的理由是不同意专利复审委员会第X号无效宣告请求审查决定对于某改后的权利要求4、5、6、7具备创造性的认定，故本案仅就修改后的权利要求4、5、6、7是否具备创造性进行审查。其中，权利要求4限定的树叶由叶茎和叶叉构成是公知常识，证据1的中空结构给出了叶茎和叶叉内设置凹槽的技术启示，本领域普通技术人员在该文件的教导下得出权利要求4的技术方案不需付出创造性劳动，因此，本案专利权利要求4不具备创造性。权利要求5从属于某利要求3，证据1和2均未公开上、下叶片设置用于某接叶茎的骨架孔的技术特征。因此，所属领域的技术人员在现有技术的基础上得出权利要求5的技术方案需要付出创造性的劳动，权利要求5具备创造性。邓某某虽然提出骨架孔的设置是公知常识，但未举证证明。权利要求6从属于某利要求2，其进一步限定的技术特征是树果结构的金属或非金属连接管架。但是，未对连接管架的具体结构作进一步描述。证据1公开了在树干和树枝内设有发光装置，且在该文件中的附图2给出了树干和树枝进行插接的连接方式的技术教导的情况下，本领域普通技术人员不需要付出创造性劳动就可以得到权利要求6的技术方案，因此，权利要求6不具备创造性。权利要求7从属于某利要求2，证据1和2均没有公开树干骨架和其外设透光塑料管的结构，也没有给出这样的技术启示。该特征适用于某大的树，并因此产生现有技术达不到的技术效果，故权利要求7具备创造性。国家知识产权局出具的实用新型检索报告不是专利复审委员会做出决定的法律依据，因此，二者结果不一致并不违反法律规定。综上，专利复审委员会做出的第X号无效宣告请求审查决定对权利要求4、6的创造性认定证据不足，适用法律有误，故对该决定应予撤销，专利复审委员会应在维持权利要求5、7有效的基础上重新做出决定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项之规定，判决：一、撤销国家知识产权局专利复审委员会第X号无效宣告请求审查决定；二、国家知识产权局专利复审委员会重新做出无效宣告请求审查决定。
邓某某、于某均不服原审判决，向本院提出上诉。邓某某上诉请求撤销原审判决，撤销第X号无效宣告请求审查决定，判令专利复审委员会重新做出本案专利全部无效的决定。理由是：原审判决认定本案专利权利要求4、6不具备创造性是正确的，而认定权利要求5、7具备创造性是错误的。关于某利要求5，原审判决认定邓某某提出骨架孔的设置是公知技术没有证据支持是错误的，证据1和2中，都明显给出了有关“骨架孔”的技术教导，只不过名称不同。关于某利要求7，本案专利与对比文件相比，有相同技术效果，却采用了较复杂的结构，不具备创造性。
于某上诉请求撤销原审判决，维持专利复审委员会的决定。理由是：原审判决认定权利要求5、7具备创造性是正确的，权利要求4、6不具备创造性是错误的。关于某利要求4，在叶茎和叶叉表面带有凹槽的结构，以及发光体的安装方式在现有技术中都没有公开。关于某利要求6，证据1只公开了在树干和树枝内设有发光体，没有公开在树果内设置灯泡的结构，也没有关于某果结构的茎部设有连接树干结构的金属或非金属连接架的教导。故权利要求4和6均具备创造性。
专利复审委员会服从原审判决。
本院认为，本案二上诉人主要是针对原审判决关于某案专利权利要求4、5、6、7的创造性的认定提出上诉，因此，二审亦在此范围内审理。
实用新型的创造性，是指同申请日之前已有的技术相比，该实用新型有实质性特点和进步，如果所属技术领域的技术人员通过对现有技术的分析可以得到教导和启示，不需要付出创造性劳动即可得出该实用新型的技术方案，该实用新型不具备创造性。
证据1和2的公开日均早于某案专利的申请日，可以作为本案专利的对比文件。本案专利权利要求4从属于某利要求2，其限定的技术特征是：树叶结构包括叶茎和叶叉，叶茎和叶叉内设置安装发光体的凹槽。其中树叶结构包括叶茎和叶叉的技术特征，是模仿椰子树特有形态的结构，属于某知常识，而且实用新型不能以生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征。证据1中公开的中空的可透光的树枝，在它们中设置有灯泡的技术特征，给出了中空结构中放置发光体的技术启示。至于某达到的效果，证据1是使树干和树枝发光，而本案专利是使叶茎和叶叉发光，本质上并无不同，本领域普通技术人员在证据1的教导下得出权利要求4的技术方案不需要付出创造性劳动。因此，本案专利权利要求4不具有创造性。
权利要求5从属于某利要求3，其进一步限定的技术特征是树叶由上、下叶片组成，上、下叶片还包括设置发光体的凹槽和穿接叶茎的骨架孔。正如关于某利要求4创造性的评价，与在叶茎和叶叉内设置安装发光体的凹槽一样，上、下叶片设置发光体的结构在证据1中已经得到启示。而对于“穿接叶茎的骨架孔”的技术特征，是一种具体的穿接叶茎的连接方式，限定为孔状结构，而证据1、证据2的技术方案均没有揭示该种具体的连接方式和结构，也没有给出相关的技术教导。权利要求5作为一个完整的技术方案，所属领域的技术人员在现有技术的基础上仍需付出创造性的劳动才能得到，因此，具备创造性。
权利要求6从属于某利要求2，其进一步限定的技术特征是树果结构的果壳内设有灯泡，树果结构的茎部设有连接树干结构的金属或非金属连接管架。证据1中已经给出了在树干和树枝内设置发光体的技术启示，故本领域技术人员想到在果壳内设有灯泡不需要付出创造性劳动。在树果结构的茎部设有连接树干结构的金属或非金属连接管架，只限定了连接装置为“管架”，而没有对管架的具体结构进行进一步的限定。根据证据1说明书的记载：“所述树干还具有多个交错排列的树枝连接装置，它们从树干的底部向上至顶部以一预定的间隔设置”，从其附图中可以看出其树干连接装置为管状结构，用于某树枝连接至树干上，该连接装置就是一种具体的连接管架。因此，权利要求6的技术方案不具备创造性。
权利要求7从属于某利要求2，其进一步限定的技术特征是所述的树干结构包括由金属或非金属制成的圆形树干骨架，所述骨架内设有发光塑料或者灯泡，其外层设有透光塑料管，而形成一个完整的树干造型。该技术方案限定的树干是由三层结构组成，而证据1公开了树干由硬质透光塑料制成，并在其内部设置发光装置的技术特征，树干是由两层结构组成，没有给出在树干内设置骨架的技术启示。邓某某上诉提出证据1的硬质塑料给出了透光塑料和树干骨架的技术教导，但是，硬质塑料并非产品的形状或结构特征，其带来的技术效果，不能与本案专利在结构上与现有技术的区别所带来的技术效果进行对比。因此，权利要求7的技术方案与现有技术相比，具有实质性特点和进步，符合实用新型创造性的要求。
根据以上分析，邓某某关于某案专利权利要求5和7不具备创造性，于某关于某利要求4和6具备创造性的上诉请求和理由，均没有事实和法律依据，本院不予采信。原审判决关于某销专利复审委员会第X号无效宣告请求审查决定，并令其在维持权利要求5和7有效的基础上重新做出无效宣告请求审查决定的认定是正确的，本院依法予以维持。依照《中国人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费一千元，由国家知识产权局专利复审委员会负担(于某到本判决书后七日内交纳)；二审案件受理费一千元，由邓某某、于某各负担五百元(均已交纳)。
本判决为终审判决。
审判长程永顺
代理审判员刘某
代理审判员岑宏宇
二○○三年十二月十日
书记员毕怡
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