江苏省高级人民法院
民事判决书
(2007)苏民三终字第X号
上诉人（原审原告）上海中雁温控器有限公司，住所地上海市奉贤区X镇X路X号。
法定代表人林某某，该公司董事长。
委托代理人王某某，南京众联专利代理有限公司职员。
委托代理人戴某某，南京众联专利代理有限公司职员。
被上诉人(原审被告)无锡艾维科技有限公司，住所地江苏省无锡市北塘区X巷X号。
法定代表人周某某，该公司总经理。
委托代理人廖伟，江苏无锡泰伯律师事务所律师。
上诉人上海中雁温控器有限公司（以下简称上海中雁公司）因与被上诉人无锡艾维科技有限公司（以下简称艾维公司）侵犯专利权纠纷一案，不服江苏省无锡市中级人民法院(2006)锡民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院于2007年7月5日受理后，依法组成合议庭，于2007年8月14日公开开庭审理了本案。上诉人上海中雁公司委托代理人戴某某，被上诉人艾维公司法定代表人周某某及委托代理人廖伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海中雁公司一审诉称：陈永龙于2005年3月22日向国家知识产权局申请了名称为“温度表(WTY-210B)”的外观设计专利，该专利于2005年11月30日获得批准，至今合法有效。上海中雁公司与陈永龙签订了专利独占实施许可合同，陈永龙还授权上海中雁公司依法行使追究专利侵权责任等权利。上海中雁公司生产的涉案产品是专供于无锡默洛尼卫生洁具(中国)有限公司（以下简称默洛尼公司)生产阿里斯顿热水器使用。但艾维公司未经专利权人陈永龙许可，生产侵权产品，致使上海中雁公司日益增长的市X路突然停止，自2006年4月以来，默洛尼公司全部使用艾维公司产品，致使我方遭受巨大经济损失，我方专门为默洛尼公司配套生产的产品及半成品库存达30多万元。请求判令艾维公司：1、立即停止侵权行为；2、赔偿经济损失30万元；3、支付诉讼费用、代理费和调查费5万元整。
艾维公司一审辩称：1、涉案专利的外观设计实际上是由默洛尼公司研发部研发设计人员在2004年12月初为该公司AM系列电热水器产品配套温度表研发设计。2004年12月10日，默洛尼公司把该温度表的外观设计技术要求图及效果图交给艾维公司，委托艾维公司生产与其配套的AM系列产品专用毛细管温度计。同时，默洛尼公司也将该外观设计的技术要求和效果图提供给浙江中雁温控器有限公司(以下简称浙江中雁公司)总经理陈永龙。陈永龙却将该外观设计申请了外观设计专利。2、艾维公司获得默洛尼公司设计主效果图后，即按该公司技术要求安排开模等配套生产。艾维公司于2005年2月22日即向默洛尼公司提供了样品进行测试，通过测试后按默洛尼公司通知向其供货。因此，艾维公司在本案所涉外观设计专利申请日（2005年3月22日)之前已经制造出相同产品，所以根据《中华人民共和国专利法》第六十三条规定，艾维公司并不侵犯陈永龙专利权。3、默洛尼公司先与供货商明确价格和有效期，再另行下单通知交货数量和交货时间，在未收到默洛尼公司订单情况下，供货商自行生产所造成的库存也应自行承担，因此上海中雁公司主张的库存损失没有依据。4、上海中雁公司诉讼目的完全是为了打击同行，排除正当合理的竞争，故请求判令驳回上海中雁公司的诉讼请求。
一审争议焦点：艾维公司提出的先用权抗辩是否成立。
一审查明以下事实：
2005年3月22日，浙江中雁公司总经理陈永龙向国家知识产权局提出“温度表(WTY-210B)”外观设计专利申请。2005年11月30日，国家知识产权局授予其外观设计专利并予以公告，专利号为（略）.2。该专利目前仍属合法有效。该专利公告图片显示温度表(WTY-210B)立体图上方是半圆形，下方是长方形，中部凹进方便灵活转动；主视图、后视图下方均有两个圆形小孔，仰视图、左右视图均为长方形。2005年12月10日，陈永龙与上海中雁公司签订《专利实施许可协议书》，明确陈永龙授权上海中雁公司独占许可使用“温度表(WTY-210B)”外观设计专利，期限自协议签订日至2015年3月22日。上海中雁公司曾把上述产品提供给默洛尼公司用作该公司AM系列电热水器温度表。
另查明：
艾维公司主要经营供热、暖通、空调设备，水暖器材，压力控制器，各类阀门的技术开发、生产、销售及技术服务等。2004年12月，默洛尼公司研发部设计人员袁可梦把专用于该公司AM系列电热水器的毛细管温度计外形效果图(外形与陈永龙涉案外观设计专利基本相同)交付艾维公司，委托该公司开发该型温度计。同年12月18日，艾维公司与无锡鑫泰塑业有限公司(以下简称鑫泰公司)签订《协议书》，约定鑫泰公司按艾维公司图纸制作AM温度计模具并提供温度计塑料件。2005年2月22日，默洛尼公司设计人员袁可梦收取艾维公司提供的AM毛细管温度计样品10只并出具收条。2005年10月9日，默洛尼公司实验室出具测试报告，确认艾维公司提交的10个AM机械式温度计经3000小时寿命测试合格。此后，艾维公司即作为供货商向默洛尼公司提供AM机械式温度计，艾维公司与默洛尼公司均明确该温度计仅限于默洛尼公司专用。
经当庭比对，艾维公司生产的AM机械式(毛细管)温度计外形特征与专利权人陈永龙的“温度表(WTY-210B)”外观设计专利完全相符。
一审法院认为：
本案中，艾维公司在陈永龙申请外观设计专利权之前即已从默洛尼公司合法取得相关外观设计并制作图纸、开模和生产产品，在专利申请日后仍在原有范围内(为默洛尼公司提供配件)继续实施，符合我国专利法关于先用权抗辩的构成条件，故艾维公司生产与上海中雁公司获得独占使用许可的外观设计专利相同产品的行为不应被视为侵犯专利权。由此，上海中雁公司诉称艾维公司应当停止侵权行为并赔偿损失的主张不能获得支持。艾维公司辩称其产品有合法来源且符合先用权抗辩的理由成立，法院予以采信。
据此，该院依照《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第(二)项及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，判决：驳回上海中雁公司的诉讼请求。案件受理费7760元，财产保全费2020元，合计9780元由上海中雁公司负担。
上海中雁公司不服一审判决，提起上诉称：1、先用权抗辩应当适用严格审查原则，即构成先用权抗辩的证据应当是真实的，且有相关证据予以佐证形成完整的证据链，而一审判决采信单个单位的证人证言，显属不当。2、虽然默洛尼公司和上诉人、被上诉人均存在业务往来，但上诉人的产品为专利，故上诉人供货价格高于被上诉人。如果被上诉人规避了侵权责任，则被上诉人以远低于上诉人的价格向默洛尼公司供货，默洛尼公司可从中获得巨大利益。因此，本案判决结果显然与默洛尼公司具有很大利害关系，默洛尼公司提供的图纸、收条、测试报告及证人证言不应予以采信。同时，默洛尼公司提供的上述证据真实性和形成时间均不能确定，图纸也没有全部公开涉案外观设计专利的视图。因此，默洛尼公司提供的证据与涉案专利没有关联性。综上，一审判决认定事实不清，证据不足，请求二审法院发回重审或者直接改判被上诉人构成侵权，支持上诉人的所有诉讼请求。
被上诉人艾维公司庭审答辩称：1、涉案产品就是为默洛尼公司配套生产的产品，本案的关联人员就是上诉人、被上诉人及默洛尼公司，故默洛尼公司提供的证据应予以采信。2、在上诉人成为默洛尼公司供货商后，其不能利用默洛尼公司的相关资料从事其他活动，但上诉人使用默洛尼公司的资料申请了专利。因此，被上诉人享有先用权，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
双方当事人在二审中均未提交新证据。
当事人在二审中争议的主要焦点是：1、被上诉人艾维公司是否享有先用权；2、如构成专利侵权，赔偿额应如何确定。
二审庭审中，上诉人上海中雁公司对一审认定默洛尼公司提交与涉案专利基本相同的图纸给艾维公司，默洛尼公司出具收条及测试报告的相关事实有异议，对其他事实无异议。被上诉人艾维公司对一审认定的事实无异议。本院对双方当事人无异议的事实予以确认。对于有异议的事实，将在判决理由中作出认定。
围绕争议焦点，结合案件事实，本院认为：
根据《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。本案中，被上诉人艾维公司主张其享有先用权，其在一审中提供了温度计图纸传真件、模具加工及购买温度计塑料件协议、签收样品的收条及样品测试报告，同时，被上诉人申请默洛尼公司研发人员袁可梦到庭作证。本院认为，被上诉人提供的上述证据形成证据链，可以证明其在涉案专利申请日前已从默洛尼公司取得涉案温度计外形效果图、加工模具、购买温度计塑料件并生产出样品，故被上诉人在涉案专利申请日前已作好制造的必要准备，依法享有先用权。理由是：
1、被上诉人提供的温度计图纸、样品收条及测试报告由默洛尼公司及该公司研发人员袁可梦出具。一审中，默洛尼公司研发人员袁可梦到庭作证，其对被上诉人提交的上述证据的真实性均予以认可，同时，陈述2004年12月默洛尼公司开发完成涉案温度计外形，并将图纸交付给艾维公司制作样品，后由默洛尼公司对样品进行测试。虽然默洛尼公司研发人员袁可梦作证时，先陈述是将图纸直接交给艾维公司，后又称是将图纸传真给艾维公司，陈述前后存在差异，但其并不否认已将图纸交付给艾维公司的事实。因此，温度计图纸、样品收条及测试报告内容与默洛尼公司研发人员袁可梦的证人证言相互印证。上诉人称，默洛尼公司与本案审理结果具有利害关系，其提供的上述证据不应予以采信。对此，本院认为：上诉人与被上诉人均为默洛尼公司的供货商，而供货价格不同属于正常的市场竞争情形，故不能以上诉人与被上诉人的供货价格不同而认定默洛尼公司与艾维公司具有利害关系，从而否定上述证据的真实性。由于上诉人未能提供相反证据推翻被上诉人提供的图纸、收条、测试报告及证人证言的真实性，故本院对上述证据的真实性予以确认。另外，被上诉人提供的温度计图纸反映了温度计的全部外形特征，与涉案专利的外观设计基本相同，故上诉人关于图纸未全部反映温度计外形特征，与涉案专利不同的主张缺乏事实依据。综上，一审认定2004年12月默洛尼公司提供温度计外形与涉案专利基本相同的效果图给艾维公司，2005年2月袁可梦收到艾维公司提交的AM毛细管温度计样品，2005年10月9日默洛尼公司实验室对艾维公司的AM机械式温度计出具测试报告的相关事实正确，本院予以确认。上诉人上海中雁公司关于一审判决认定上述事实不当的主张不能成立，本院不予支持。
2、虽然模具加工及购买温度计塑料件协议、样品收条及测试报告所称温度计名称略有差异，但均使用“AM”代号，上诉人、被上诉人以及默洛尼公司确认上诉人与被上诉人生产的涉案温度计均专供于默洛尼公司AM系列热水器使用。上诉人又未能举证证明上述证据所述的温度计系不同的产品。因此，应当认定模具加工及购买温度计塑料件协议、收条及测试报告所称温度计均是指被上诉人生产的被控侵权产品，上诉人上海中雁公司关于上述证据与被控侵权产品无关的主张不能成立，本院不予支持。
由于被上诉人提供的温度计图纸、模具加工及购买温度计塑料件协议、交付样品的收条均形成于涉案专利申请日前，故被上诉人提供的证据足以证明其在涉案专利申请日前已作好制造的必要准备。而被上诉人生产的涉案产品是专门用于默洛尼公司的热水器上使用，故其在专利申请日后仍然为默洛尼公司生产涉案产品，不构成专利侵权。上诉人关于被上诉人不享有先用权，构成专利侵权的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。一审判决认定被上诉人不构成侵权正确。
综上，上诉人上海中雁公司的上诉理由不能成立，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费7760元，由上诉人上海中雁公司负担。
本判决为终审判决。
审判长张婷婷
审判员徐美芬
代理审判员曹美娟
二○○七年九月二十五日
书记员黄茜
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