江苏省高级人民法院
民事判决书
（2007）苏民三终字第X号
上诉人(原审原告、反诉被告)三洋电梯（无锡）有限公司，住所地江苏省无锡市滨湖区X巷X号。
法定代表人许某某，该公司董事长。
委托代理人涂汉民，江苏无锡金匮律师事务所律师。
委托代理人陆俊，江苏无锡金匮律师事务所律师。
被上诉人(原审被告、反诉原告)张某甲。
委托代理人崔树利，世杰律师事务所律师。
被上诉人(原审被告、反诉原告)李某乙。
委托代理人崔树利，世杰律师事务所律师。
被上诉人(原审被告、反诉原告)张某丙。
委托代理人崔树利，世杰律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)李某丁。
三洋电梯（无锡）有限公司（以下简称三洋公司）因与张某甲、李某乙、张某丙、李某丁专利实施许某合同纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2006）宁民三初字第X号民事判决，于2006年10月30日向本院提起上诉。本院于2007年1月31日立案受理并依法组成合议庭，于同年3月20日、9月28日公开开庭审理了本案。三洋公司的委托代理人涂汉民、陆俊，张某甲、李某乙、张某丙的共同委托代理人崔树利到庭参加诉讼。李某丁经传票传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
三洋公司一审诉称：张某甲等系（略）.X号实用新型专利的专利权人。2003年10月双方签订名为“关于（略）.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”的专利实施许某合同。协议约定双方将在专利被授权后签订正式的专利实施许某合同，张某甲等以独占许某的方式许某我公司实施该专利技术，我公司支付专利许某使用费350万元。协议签订后，我公司依约支付20万元定金和20万元专利许某使用费。2004年8月涉讼专利获准授权后，张某甲等一直不愿与我公司签订正式的专利实施许某合同，并公开对外推广该专利技术。张某甲等的行为表明其已不愿与我公司签订正式的合同，2003年10月签订的协议也无法履行。请求判令：解除双方于2003年10月所签订的名为“关于（略）.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”的专利实施许某合同；张某甲等双倍返还定金计40万元，返还预付的专利许某使用费20万元，合计60万元。
张某甲、李某乙、张某丙一审辩称：1、我方已经全面履行“关于（略）.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”约定的义务。已分期分批将相关技术资料交付给三洋公司，按照约定引进了配套产品，帮助三洋公司完成产品试制工作，相关产品已经过广东省特种设备检验中心检验并颁发了证书。三洋公司已经公开销售该专利产品。2、我方多次向三洋公司发函，要求签订专利实施许某合同，但三洋公司一直不肯与我方签订正式的专利实施许某合同，责任应由三洋公司承担。3、实际履行中已经对协议的第5条进行了变更，三洋公司给付了许某使用费20万元。4、三洋公司以《中国电梯》杂志刊登的消息为依据，认为我方将涉讼专利技术向全国进行推广，与事实不符。张某甲是受邀对另一专利作了介绍，与涉讼专利没有关联。因此，请求驳回三洋公司的诉讼请求。
张某甲、李某乙、张某丙一审反诉称：我方已经全面履行“关于（略）.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”约定的义务。三洋公司掌握了专利技术，却不与我方签订专利实施许某协议，也不支付专利许某使用费。请求判令三洋公司：1、按照“关于（略）.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”第二条的约定，签订专利实施许某合同；2、按照“关于（略）.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”第五条的约定，支付90万元和销售该专利产品开票数额的2%作为专利许某使用费。
三洋公司一审答辩称：专利权人存在严重的违约行为，其不同意签订正式的许某合同。1、专利权人隐瞒真相将相同的技术又申请专利。2、专利权人于2004年11月8日将签订专利实施许某合同事宜搁置，专利的时效性很强，现已经不具备签订专利实施许某协议的条件；3、专利权人在河北进行推广招商，其目的意在就涉讼专利技术进行多次许某，而不愿授权三洋公司独占实施。4、专利权人提出的许某费及2％的提成，应该在签订正式的专利实施许某协议后支付。因此反诉的诉讼请求不能成立，请求予以驳回。
一审法院查明：
2003年8月29日张某甲、李某乙、张某丙、李某丁向国家知识产权局申请一项名为“对重驱动无机房电梯”实用新型专利，2004年8月11日获准授权公告，专利号为（略）.6。该专利权目前仍处于有效期内。
专利权人李某乙、张某丙、李某丁授权专利权人张某甲代表专利权人办理专利实施许某事宜。2003年10月31日三洋公司（甲方）与张某甲（乙方）签订“关于（略）.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”（以下简称“协议”）。“协议”约定：（1）乙方以独占许某方式许某甲方实施（略）.X号实用新型专利；（2）在专利申请获准授权后，双方立即按照国家相关法律规定签订专利实施许某合同；（3）“乙方有责任申请世界专利并转让给甲方”；（4）乙方负责提供技术资料、技术服务和培训，对该专利之后续改进有责任向甲方提供；（5）甲方向乙方支付专利许某使用费350万元，协议签订后1个月内支付20万元定金，正式签订专利实施许某合同后1个月内支付110万元；余额按照专利产品销售的开票价值的2％提成方式支付；（6）甲方与乙方配合，提供培训场地、试验工地等；（7）乙方负责促成德国（略）公司与甲方的合作；（8）乙方协助甲方解决与对重驱动有关的有机房、无机房、2.5M/S高速梯及大吨位电梯技术问题；（9）乙方帮助甲方解决所有在应用（略）齿轮驱动电梯过程中遇到的问题；（10）甲方、乙方应严格执行协议约定，若产生纠纷由甲方所在地法院管辖；（11）协议签订后，双方本着诚实信用原则，立即开展专利实施许某的前期工作，严格遵守有关保密的承诺。
2003年11月15日三洋公司向专利权人支付定金20万元。2004年3月11日三洋公司向专利权人支付专利使用费20万元。
2004年8月11日涉讼专利权获准授权公告，2004年8月28日专利权人致函三洋公司，告知涉讼专利已获准授权公告，并提出签订正式的专利实施许某合同。三洋公司在2004年9月1日的回函中提出，专利权人应做好三个方面的工作：专利权人李某乙、张某丙、李某丁的授权委托书、“协议”约定之（3）所述“世界专利”的申请、“协议”约定之（9）的履行。专利权人在2004年9月10日的回函中对三洋公司所提出的三个问题进行逐一回复，提供了专利权人李某乙、张某丙、李某丁的授权委托书，提出“协议”约定之（3）、（9）的处理意见。三洋公司在2004年11月1日回函认为，专利实施许某合同的完善应在“协议”的基础上进行，不能违反其中的约定，并要求专利权人尽快解决之前提出的三个问题。2004年11月8日专利权人在回函中认为，双方应遵守“协议”约定之（2），就有关事宜进行协商，签订合同。同时提出，三洋公司应对专利权人就三个问题提出的解决意见进行回复，签订专利实施许某合同事宜可以暂时搁置，待解决这些问题后再签订。其后没有信函来往。
2003年10月13日张某甲向国家知识产权局申请了一项名为“无齿曳引机对重驱动的无机房电梯”实用新型专利，2004年10月6日获准授权公告，专利号为（略）.8。三洋公司认为该专利技术特征与涉讼专利技术系同一技术。2005年9月26日中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院在河北省廊坊市召开“无齿曳引机对重驱动的无机房电梯”技术推广研讨会，会上专利权人张某甲对该专利技术作了介绍。
对“协议”约定之（3）所述之“世界专利”，庭审中双方均认为并不存在这一概念，应为无效（错误）约定，不存在履行问题，对“协议”约定之（4），专利权人提供了技术资料、技术服务和培训。对“协议”约定之（6）-（9），庭审中三洋公司陈述已全面履行，三洋公司利用涉讼专利技术已生产8台电梯，销往上海市，合同金额为140万元。
诉讼中，专利权人李某丁向法院声明放弃其作为（略）.X号实用新型专利之权利人所享有的一切权利。
一审法院认为：
1、涉讼“协议”是否应当解除
涉诉“协议”签订后，专利权人（乙方）履行“协议”约定之（4）、（6）-（9）所涉义务。对“协议”约定之（3），双方在庭审中均认为不存在履行问题。对“协议”约定之（2），签订专利实施许某合同，需要三洋公司与专利权人的共同合意，才能履行。专利权人在涉讼专利被授权后即函告三洋公司，并提出就签订专利实施许某合同事宜进行协商。对于三洋公司在信函中提出的三个问题，专利权人对此亦给予了回复。对于问题一，专利权人的授权委托书已全部提供，应视为已经解决。对于问题二，因相应条款为无效条款，无法履行，因此亦不存在履行和需要解决之问题。对于问题三，专利权人提出已就相关问题提供了力所能及的解决方案，三洋公司在庭审中陈述所涉相应条款[之（9）]专利权人已全面履行，亦应视为已经解决。因此，三洋公司在信函中提出的问题已经得到解决而不复存在。对于专利权人在2004年11月8日的回函中提出的搁置问题，综合上下文，可以解读为专利权人在针对三个问题提出的回复意见没有得到三洋公司有针对性回应的情况下，提出先就如何解决这三个问题进行协商，待问题解决后，即就合同的主要条款达成一致后，再签订专利实施许某合同，而非不愿或者不再签订。
对于对外推广招商问题，争议之“无齿曳引机对重驱动的无机房电梯”专利系张某甲个人申请并获准授权。该专利技术与涉讼“对重驱动无机房电梯”专利技术相比，前者在系统中使用无齿曳引机，取消了齿轮和齿轮变速结构；后者在系统中使用行星齿轮曳引机，依赖于齿轮和齿轮变速结构，即两者在控制系统等部分使用了不同的技术方案，因此系两项不同的专利技术。相应地，其权利人张某甲在相关会议上进行介绍，也就不能视为是对涉讼“对重驱动无机房电梯”专利技术的推广招商。
综上所述，专利权人（乙方）在“协议”签订后积极履行了约定的义务，并在涉讼专利被授权后提出签订专利实施许某合同。三洋公司提出需要解决的三个问题已经解决或者不复存在。专利权人没有就涉讼专利技术重新对外进行推广招商。因此，三洋公司与专利权人之间依然存在继续履行“协议”的基础。但是，在庭审中及法院的释明谈话中三洋公司均明确表示其不愿意继续履行合同，即不与专利权人签订正式的专利实施许某合同。在合同一方当事人明确表示不再继续履行合同的情况下，合同已经失去了继续履行的基础。因此，对三洋公司要求解除“协议”之诉讼请求予以支持，对张某甲等要求继续履行该“协议”第二条约定之诉讼请求则不予支持。
2、三洋公司是否应向专利权人支付专利许某使用费
涉讼“协议”为继续性合同，合同的解除只是自解除时向将来产生效力，而对已履行期间的法律关系或者权利义务不产生影响或者改变，因此合同解除前应履行而未履行的义务应完全履行。根据“协议”约定之（5），三洋公司分三种方式向专利权人（乙方）支付专利许某使用费。三种方式之间相互独立。对于其中的110万元部分，按照约定三洋公司应在签订正式的实施许某合同之后支付。从本案的相关事实看，涉讼专利权人已经履行“协议”约定的义务，而且三洋公司利用涉讼专利技术已经制造和销售了专利产品。在三洋公司不愿意继续履行合同，即不与专利权人签订正式的专利实施许某合同的情况下，三洋公司应履行其付款义务，即应完整支付110万元专利许某使用费。基于三洋公司已经支付其中的20万元，对于剩余的90万元应继续支付。对于2％的提成，鉴于三洋公司已制造、销售8台专利产品，其应支付该部分使用费，即140万元X2％=2.8万元。因此对张某甲等要求三洋公司支付90万元专利许某使用费和销售专利产品开票价的2％提成之诉讼请求予以支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，一审法院判决：一、解除三洋公司与张某甲、李某乙、张某丙、李某丁签订的“关于（略）.6对重驱动无机房电梯专利权转让协议”；二、自判决生效之日起15日内三洋公司向张某甲、李某乙、张某丙支付专利许某使用费90万元和2.8万元专利许某使用费提成；三、驳回三洋公司和张某甲、李某乙、张某丙的其他诉讼请求。本诉案件受理费（略）元，其他诉讼费300元，合计（略）元，由三洋公司负担；反诉案件受理费（略）元，由三洋公司负担。
三洋公司上诉称：（一）一审认定事实有误。1、一审法院未能将涉案协议的合同目的准确定性为“签订专利独占实施许某合同的意向性承诺”不当。是否准确定性将实质影响当事人的权益。2、涉案专利与“无齿曳引机对重驱动的无机房电梯”实质是同一技术方案，后者是前者的改进技术，而非一审法院认定的不同技术。3、被上诉人在廊坊会议上对“无齿曳引机对重驱动的无机房电梯”的招商推广行为是对其进行涉案专利独占实施许某意思表示的否定。4、在上诉人生产销售涉案的8台电梯时，涉案专利未获授权，因此不存在支付专利许某使用费的问题，也不应适用涉案协议中2%提成的条款。（二）一审适用法律错误。1、一审法院一方面解除了涉案的协议，另一方面却又依据已被解除的协议条款要求上诉人继续履行付款义务，明显不当。2、本案中未能签订正式的涉案专利独占实施许某合同的根本原因在于被上诉人的相应行为，其应当承担双倍返还定金及预付款的责任。（三）一审判决内容造成了当事人间权利义务的严重失衡。请求撤销一审判决第二项并改判被上诉人双倍返还定金40万元及预付的专利许某使用费20万元，一、二审诉讼费用全部由被上诉人负担。
张某甲、李某乙、张某丙共同答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确。1、一审判决未作出意向性承诺的认定。且自涉案协议签订后，被上诉人已按协议行事，不存在将涉案专利进行转让或许某他人实施的行为。2、涉案专利与“无齿曳引机对重驱动无机房电梯”专利的专利权人不同，且两者技术方案不同。3、廊坊会议上张某甲只是应邀对自己的“无齿曳引机对重驱动无机房电梯”专利进行了介绍。而非推广行为。4、张某甲已按约交付技术资料并指导其生产出合格产品。5、被上诉人已履行义务，上诉人在掌握专利技术并生产出产品后即应按约支付相关费用。因涉案协议是继续性合同，故解除前应履行而未履行的部分在解除后仍应履行。请求驳回上诉，维持原判。
李某丁未提交书面答辩意见。
本案二审的争议焦点为：1、“协议”约定的专利（独占）实施许某合同未能正式书面签署的原因；2、当事人应承担的民事责任。
双方当事人二审均未提供新的证据。
二审中，应三洋公司的申请，就涉案专利技术方案与（略）.8专利技术方案是否相同或实质性相同问题，本院委托江苏省科技咨询中心进行了技术鉴定。2007年7月2日，江苏省科技咨询中心出具司法鉴定报告。
对于本院委托江苏省科技咨询中心作出的鉴定报告，三洋公司无异议。张某甲、李某乙、张某丙提出：1、其未同意进行技术鉴定也未看到鉴定机构的资质证书；2、（略）.X号专利的专利权人至今未进行任何形式的转让或许某，该专利与本案无关；3、鉴定申请的提出时间不符合法律规定；4、鉴定报告实质性涉及了涉案专利的有效性问题，而该问题应由专利复审委作出判断。对于鉴定结论，张某甲、李某乙、张某丙未提出任何技术意见。
本院认为：1、是否需要提交鉴定的决定权在人民法院。根据案件审理的需要，人民法院有权决定是否自行或根据当事人的申请进行委托鉴定。2、三洋公司认为（略）.8专利与涉案专利技术方案相同，对方在承诺将涉案专利独家许某三洋公司实施后又申请了名称不同但技术方案实质相同的另一专利，该行为影响了双方关于涉案专利实施许某合同的正式签署。三洋公司于一审中已提出鉴定申请但未获准许。二审中其仍要求进行鉴定。为进一步查明事实，本院决定接受其鉴定申请。3、江苏省科技咨询中心系江苏省高级人民法院指定的具有鉴定资质的鉴定机构。4、此次鉴定的目的是解决两个专利技术方案是否相同或实质相同的技术问题，并不涉及（略）.8专利的有效性。5、由于张某甲、李某乙、张某丙对鉴定结论未提出任何技术意见，故该鉴定报告应作为本案证据使用。
双方当事人对于一审判决查明的事实均无异议。本院在此予以确认。
二审另查明：
江苏省科技咨询中心出具的司法鉴定报告的结论为：涉案专利与（略）.8专利的技术特征实质性相同。理由是：1、（略）.8专利虽然在独立权利要求的前述技术特征部分中未表述有承重梁及轿厢架，但从该专利的说明书及附图来看，该专利实质上是包含承重梁及轿厢架的。2、在独立权利要求的区别技术特征中，两者部件的相连关系相同。3、虽然两者所用的驱动装置不同。但EPM行星齿轮曳引机和永磁同步无齿曳引机在涉案专利申请日前已是成熟技术。使用两者作驱动方式的变换是本领域普通技术人员不需要创造性劳动即可获知的。
本院认为：
一、关于“协议”约定的专利（独占）实施许某合同未能正式书面签署的原因
根据“协议”约定，双方应于涉案专利授权后立即签订专利（独占）实施许某合同。从本案事实来看，在2004年8月11日涉案专利获授权后，不愿签订专利（独占）实施许某合同的是三洋公司，而非专利权人。首先，在专利权人向三洋公司发函要求签订专利（独占）实施许某合同时，三洋公司在回函中虽提出尚有部分问题需解决，但在专利权人就其问题提出解决方案后其仍不作签约的意思表示，而一审中其又承认上述问题均已不复存在或已得到解决。其次，三洋公司认为（略）.8专利与涉案专利技术方案相同，对方在承诺将涉案专利独家许某三洋公司实施后又申请了名称不同但技术方案实质相同的另一专利，该行为影响了双方关于涉案专利实施许某合同的正式签署。但由于（略）.8专利的专利权人仅为张某甲个人，而非张某甲、李某乙、张某丙、李某丁等四人，且现并无证据显示张某甲已将或即将将（略）.8专利许某他人实施，故即便（略）.8专利与涉案专利技术方案实质相同，也不会影响三洋公司就涉案专利所获得的独占实施地位。综上，三洋公司关于导致其不签订专利（独占）实施许某合同的理由，不能成立。
二、关于当事人应承担的民事责任
1、关于双方间的权利义务关系
由于“协议”中对拟另行书面签署的专利（独占）实施许某合同的相关条款已作出明确约定，且从有关行为来看双方也是按照上述条款在履行，因此虽然专利（独占）实施许某合同未能按约另行书面签署，但双方间事实上业已形成了涉案专利的（独占）实施许某合同关系，双方当事人均应按约适当履行自己的义务。因专利权人已按约履行了技术培训及指导义务，帮助三洋公司生产出产品并实现销售，故三洋公司应按约履行其支付许某使用费的合同义务。
2、关于合同的解除
三洋公司二审再次明确其不愿继续履行“协议”，该意思表示虽然与其对双方间权利义务关系的误解有关，但这也表明了其对涉案专利（独占）实施许某合同关系的履行态度。因一方当事人已明确表示不再履行合同，对方当事人也不坚持继续履行合同，故涉案的专利（独占）实施许某合同应予解除。
因三洋公司未能按约履行支付许某使用费的义务，且涉案的专利（独占）实施许某合同系不能自始解除的继续性合同，对于合同解除前一方当事人未履行部分的合同义务并不因合同解除而当然的免除履行责任，故三洋公司仍应支付相应的许某使用费。双方对许某使用费的约定是“入门（110万元）+提成”。三洋公司现仅支付了20万元的入门费用，其还需支付90万元。三洋公司已使用涉案专利技术生产的产品销售价格为140万元，其按约应支付的提成费用为140万元的2%，即2.8万元。另，“协议”中约定的20万元定金系违约定金，因三洋公司不愿继续履行合同导致合同被解除已构成违约，故该20万元定金不应返还或折抵价款。
综上所述。三洋公司的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币（略）元，鉴定费人民币（略）元，均由三洋公司负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本判决为终审判决。
审判长王成龙
代理审判员施国伟
代理审判员王天红
二○○七年十二月十一日
书记员刘莉
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