湖南省高级人民法院
民事调解书
（2005）湘高法民三终字第X号
上诉人（原审被告）河北裕丰实业有限公司，住所地：河北省衡水市X路X号。
法定代表人张某，该公司董事长。
委托代理人刘贺喜，河北中衡诚信律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）夏某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略）。
原审被告秦某，女，X年X月X日出生，汉族，系益阳市X区不怕辣小吃店业主，住（略）。
上诉人河北裕丰实业有限公司（以下简称裕丰公司）与被上诉人夏某及原审被告秦某专利侵权纠纷一案，不服长沙市中级人民法院（2005）中长民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人裕丰公司委托代理人刘贺喜和被上诉人夏某均到庭参加了诉讼。（原审被告秦某经合法传唤未到庭），本案现已审理终结。
原审法院查明，1995年2月24日，原告夏某向国家知识产权局申请了“一种有防伪功能的纸质包装盒”的实用新型专利，国家知识产权局于1995年11月22日授予了实用新型专利权，专利号为ZL（略）.X。1998年8月18日，原告夏某与湖南益阳中信实业公司(以下简称中信公司)签订了一份《专利实施许可合同》约定：原告夏某授权中信公司实施使用ZL（略）.X“一种有防伪功能的纸质包装盒”的实用新型专利，中信公司支付夏某该专利普通实施许可的入门费20万元，在中信公司使用该专利后，每件使用该专利的产品应支付夏某人民币0.1元使用费。该《专利实施许可合同》未在国家知识产权局办理备案手续。1999年4月10日、9月4日、2000年3月30日，湖南湘泉集团武陵酒业有限公司、夏某红、内蒙古宁城老窖酒厂分别就该专利权向国家专利复审委员会提出了无效宣告请求，国家专利复审委员会审查后，于2000年6月5日做出了第X号《无效宣告请求审查决定》，宣告ZL（略）.X实用新型专利权利要求1—4无效，在权利要求5的基础上，维持ZL（略）.X实用新型专利有效，即“一种有防伪功能的纸质包装盒，包括纸盒本身，其特征是在纸质包装盒上制作有涵盖标记[2]，其标记可以是几何图案，艺术图案，亦可以是文字或数码符号等，其上面涵盖有一层覆盖[5]或[6]；所述的涵盖标记是双层松散粘接涵盖标记；即在标记上覆盖有一层可以揭起的松散粘接层[6]；所述的可以揭起的松散粘接层[6]的四周穿有一圈细小的齿孔[7]。”
2005年1月，原告夏某在益阳市X区大码头就餐时，发现被告秦某经营的不怕辣小吃店销售了被告裕丰公司生产的衡水牌43%(V/V)衡水老白干酒，并认为该酒所用的包装盒侵犯了其专利权。被告裕丰公司生产的衡水牌43%(V/V)衡水老白干酒包装盒上标明有被告裕丰公司的名称、厂址、商标、电话号码等。该包装盒的技术特征为：1、包装盒本身；2、包装盒正面上有一涵盖标记；3、标记系一奖券；4、标记上涵盖有一层可揭起的纸质覆盖层；5、覆盖层上有一完整的长方形示意线，长方形示意线上半部分由细小的齿孔构成，长方形上边有“撕开碰奖”字样。
根据双方当事人的诉辩主张，举证、质证情况，本院在征询双方当事人意见的基础上，综合庭审调查情况，将本案争议的焦点归纳如下：
焦点一：原告的ZL（略）.X实用新型专利是否有效及本案是否应当中止审理。原告认为，原告的ZL（略）.X实用新型专利在法定的专利公告期内，由湖南湘泉集团武陵酒业有限公司等三家单位或个人分别就该专利权向国家专利复审委员会提出无效宣告请求，经国家专利复审委员会审查，于2000年6月5日做出了第X号《无效宣告请求审查决定》，决定宣告ZL（略）.X实用新型专利的权利要求1—4无效，在权利要求5的基础上，维持ZL（略）.X实用新型专利有效，被告没有在答辩期内向国家知识产权局申请无效宣告，本案不应中止审理。被告认为，原告的ZL（略）.X已被宣告全部无效，假如该专利技术于2000年被认为在权利要求5的基础上，维持ZL（略）.X实用新型有效的结论合法有效，原告提供的专利登记簿副本清楚载明该专利处于无效程序审查中，说明这是一个不同于前面无效宣告的另一个无效宣告程序，现在结论待定，为维持双方当事人的利益，避免误判和诉累，应等待国家专利局最终结论后再审理，故请求法院中止本案的诉讼。
本院认为，人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。本案中，原告的ZL（略）.X专利权系实用新型专利，国家专利复审委员会于2000年6月5日做出了第X号《无效宣告请求审查决定》，宣告ZL（略）.X实用新型专利的权利要求1-4无效，在权利要求5的基础上，维持ZL（略）.X实用新型专利有效，该专利系有效专利。因被告在答辩期内没有再提出无效宣告请求，人民法院可以不中止审理。
焦点二：被告生产的衡水老白干酒包装盒是否构成对原告的ZL（略）.X实用新型专利的侵犯。原告认为，ZL（略）.X实用新型专利的特征在于一种有防伪功能的纸质包装盒，纸质包装盒制作有涵盖标记，其标记可以是几何图案，或艺术图案，其上面涵盖有一层覆盖层，所述的涵盖标记是双层松散粘接涵盖标记，即在标记上覆盖有一层可以揭起的松散粘接层；所述的可以揭起的松散粘接层的四周穿有一圈细小的齿孔，而被告生产的衡水老白干酒包装盒的技术特征为：包装盒本身；包装盒上有一涵盖标记；标记系一奖券；标记上涵盖有一层可以揭起的纸质覆盖层：覆盖层上有一长方形的示意线，长方形示意线—上半部分由细小的齿孔构成。根据技术特征对比，被告生产的衡水老白干酒包装盒产品的技术特征落入了原告ZL（略）.X实用新型专利保护范围，构成了对原告专利的侵权。被告认为，原告主张的专利权为一种有防伪功能的包装盒，其特征是可以揭起的松散粘接层的四周穿有一圈细小的齿孔，而被控产品的包装盒在穿孔之前没有可以揭起的松散粘接层，该部分与盒的其他部分是一个整体，不存在松散粘接层，松散粘接层与穿孔是有先后的，本案专利技术是松散粘接层在先，穿孔在后，松散粘接层是包装盒本身的一个结构特征和技术特征，且被控产品包装盒的小齿孔也不是一圈，而只是半圈；专利法所称的实用新型是指对产品的形状、构造或其结合所出的适于实用的新的技术方案，所以实用新型专利不存在部分侵权的概念，被控产品仅仅覆盖ZL（略）.X专利技术中的部分技术特征，不构成侵权。
本院认为，被告裕丰公司生产的衡水老白干酒包装盒是否构成对ZL（略）.X实用新型专利侵权，关键在于被控侵权产品是否全面覆盖原告ZL（略）.X实用新型专利全部技术特征。原告的ZL（略）.X实用新型专利的全部必要技术特征为：一种有防伪功能的纸质包装盒，包括纸盒本身，其特征是在纸质包装盒上制作有涵盖标记，其标记可以是几何图案，或艺术图案，其上面涵盖有一层覆盖层，所述的涵盖标记是双层松散粘接涵盖标记，即在标记上覆盖有一层可以揭起的松散粘接层，所述的可以揭起的松散粘接层的四周穿有一圈细小的齿孔。该实用新型专利技术达到的技术效果是：沿着齿孔揭起覆盖层，即可看到商品的标记，较为理想的实现该商品防伪的发明目的，结构简单，不易伪造。被控侵权产品衡水老白干酒包装盒技术特征在于：包装盒本身；包装盒上有一涵盖标记；标记系一奖券；标记上涵盖有一层可以揭起的纸质覆盖层；覆盖层上有一完整的长方形示意线，长方形示意线上半部分由细小的齿孔构成厂长方形上边印有“撕开碰奖”字样。二者齿孔设计均为完成“可揭起”这一技术目的；兑奖标记包含在“标记”这一上位概念之中，被控侵权产品以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，是所属领域一般技术人员无需经过创造性劳动可以联想的特征。被控侵权产品衡水老白干酒包装盒的技术特征ZL（略）.X实用新型专利记载的必要技术特征构成等同替换，其余技术特征则与ZL（略）.X实用新型专利相应必要技术特征相同,被控侵权产品衡水老白干酒包装盒已落入ZL（略）.X实用新型专利的保护范围，构成了对原告ZL（略）.X专利侵权。
焦点三：原告要求被告裕丰公司赔偿因侵权所造成的经济损失21万元是否合理。
原告认为，原告与中信公司签订的《专利实施许可合同》，已经长沙市中级人民法院和湖南省高级人民法院生效判决确认，原告要求以专利实施许可费作为赔偿依据，实施许可合同入门费20万元，加上合理开支费用，要求赔偿总计21万元有理有据。被告认为，假设原告的专利权合法有效，也于2005年2月24日终止，原告提出的停止侵权，赔偿经济损失没有依据，且随着时间的推移，新技术的产生，对很普通的一些技术的价值也已经降低，参考原来的专利使用费来确定侵权赔偿数额，对被告来说是不公平的。
本院认为，侵权赔偿数额应按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。本案中，原告没有提供因被侵权所受到的经济损失的证据，亦未能提供被告因侵权所获取的利润，原告向本院提交的其与中信公司签订的专利实施许可合同；没有在国家知识产权局备案，是否实际履行，其真实性难以确定，且原告持有的ZL（略）.X实用新型专利的五项权利要求中已有四项内容被国家专利复审委员会宣告无效，该专利实施许可合同的性质又系普通实施许可合同，原告与中信公司约定的20万元许可使用费缺乏合理性，不能作为本案确定赔偿数额的参照依据，侵权赔偿数额应根据ZL（略）.X实用新型专利技术的类别、专利许可的性质、范围等因素综合确定。
综上所述，本院认为，发明或者实用新型的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求；人民法院进行专利侵权的对比判定，应以专利权利要求中载明的技术方案的全部必要技术特征与被控侵权产品的全部技术特征逐一进行对应比较。被告裕丰公司生产的衡水老白干酒包装盒与原告的ZL（略）.X即“一种有防伪功能的纸质包装盒”实用新型专利的全部必要技术特征相同，可以认定被控侵权产品已落入原告的ZL（略）.X实用新型专利的保护范围，构成了专利侵权。被告裕丰公司应承担赔偿损失的民事责任。根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，在没有专利许可费参照或者专利许可使用费明显不合理的情况下，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人的侵权性质和情节等因素，在法定赔偿幅度内，酌情确定赔偿数额。为此，本院将根据本案专利的类别、侵权人侵权的性质和情节以及涉案专利技术对于侵权获利所起到的作用等因素，采用法定赔偿方式，酌情确定赔偿数额。但原告的ZL（略）.X实用新型专利于2005年2月24日已经到期，其专利权利已经失效，其技术特征已成为公知技术，原告要求被告停止侵权行为的诉讼请求，本院不予以支持。被告裕丰公司在原告ZL（略）.X实用新型专利有效期内的侵犯原告专利权的行为给原告造成了经济损失，应当进行赔偿，但原告要求赔偿数额过高。对原告要求被告裕丰公司赔偿经济损失的诉讼请求，本院予以部分支持。被告秦某在原告ZL（略）.X实用新型专利有效期内销售了侵犯原告专利权的产品，理应赔偿原告的经济损失，但原告有权放弃要求其赔偿经济损失的权利。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十六条以及最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条、第二十一条、第二十二条之规定，判决：一、被告河北裕丰实业股份有限公司在本判决生效之日起十日内赔偿原告夏某经济损失8万元。二、驳回原告夏某的其它诉讼请求。本案案件受理费5660元，原告负担2830元，被告河北裕丰实业股份有限公司负担2830元。
河北裕丰酒业有限公司也不服长沙市中级人民法院做出的一审判决，向本院提起上诉，其上诉请求为：1、依法撤消一审判决2、驳回夏某的诉讼请求。
上诉理由：
一、夏某的专利技术不是合法有效的。
理由1：根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第8条“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门做出的检索报告。”但本案一审原告在一审期限内始终没有提供上述规定的检索报告。而根据《专利法实施细则》条56条的规定只有在经检索国务院专利行政部门认为所涉及的专利不符合专利法第条22条的规定时才不做出检索报告，本案专利就是因为不合法才没有获得检索报告。理由2：根据《专利法》第44条的规定专利权人没有在规定的期限内交纳年费，专利权就会终止。本案被上诉人没在提供其逐年交纳年费的任何证据，木案专利权是否早已终止很值得怀疑。理由3：上诉人所提供的2000年实用新型专利公报第16卷X号清楚的载明本案专利已于2000年6月5日决定全部无效了。国家知识产权局严格依法做出实用新型专利公报是具有很高的权威性的，其真实性和准确性是不容怀疑的。一审法院仅以笔误否定上述公报太勉强了。且根据《专利法》第57条的规定国务院专利行政部门专利公告中的错误一经发现应及时更正并公告，但在以后的5年的时间里也没有做出更正，足见其公报是真实和准确。理由4：被上诉人所提供专利权登记薄副本也清楚的载明本专利处于无效程序审查中，而不是有效。而一审法院却将错误认定无效程序审查中等同于有效。理由5：被上诉人提供无效宣告决定书第X号不是真实合法的。作为无效宣告处理程序中的当事人国务院专利行政部门依法送达处理决定的，而被上诉人却没有原件。再有根据专利法及其实施细则的有关规定，一项实用新型专利的只有一项独立权利要求，后面是从属权利要求；而上述决定书宣告独立权利要求和三项从属权利无效，却维持了第5项从属权利要求，这是不符合法律规定的。主权利要求不存在了，从属权利要求就没有了基础，不可能单独存在了。可见该决定书是编造的。
综合以上几点上诉人认为本案专利的法律状态很值得怀疑，被上诉人提供的证据不能证明其专利是有效的。
二、本案根据法律规定应中止审理
理由1：上诉人在一审期间已经提出了中止诉讼的请求。一审法院的应诉通知书中并未告知上诉人在答辩期间请求宣告该专利无效。理由2：上诉人专利局请求宣告该专利无效后却被告知该专利已被其他人请求宣告无效，现在处于无效处理过程中。这一点被上诉人提供的证据5专利登记登记薄副本可以证明。理由3：在案件审理期间本案专利法律状态是不确定的。根据《民事诉讼法》及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的相关规定。从立法本意上讲法律设置中止诉讼就是为了公平、公正、维护双方当事人的利益和法律的尊严，避免误判和诉累，本案应于专利局做出最终结论后再审理，法院中止诉讼，这是符合法律规定。
三、本案产品没有使用夏某所谓的专利技术，不构成侵权。
理由1：上诉人涉案产品并没有在湖南销售，被上诉人能不证明其所获产品的来源是合法的，也不能证明我公司产品在湖南销售。理由2：假如2000年的无效宣告审查决定是真实的，其技术方案为“一种有防伪功能的纸质包装盒，包括纸盒本身，其特征是在纸质包装盒上制作有涵盖标记，其标记可以是几何图案或艺术图案，亦可以是文字或数码符号等，其上面涵盖有一层覆盖层；所述的涵盖标记是双层松散粘接涵盖标记，即在标记上覆盖有一层可以揭起的松散粘接层；所述的可以揭起的松散粘接层的四周穿有一圈细小的齿孔”。而我公司被诉产品的包装盒上并没有涵盖标记，而是在包装盆内有文字标记。在标记上面也没有可以揭起的松散粘接层。标记上面的部分与包装盒的其他部分是一个整体，不存在松散粘接层。只是由于后来穿孔才有一部份可以揭起。松散粘接层是本案专利技术结构特征和技术特征，先有松散粘接层，后在松散粘接层的四周穿孔。且被诉产品包装盒上的小齿孔不是穿了四周而只是半周。理由2：一项专利技术的保护范围应以所表述的权利要求的文字为准，这体现了申请人的意志。我们不能用文字之外的实质内容来判断。也不能对此范围作扩大解释，否则对双方都不公平。理由3：专利法所称的实用新型是指对产品的形状、构造或其结合所做出的适于实用的新的技术方案，所以实用新型专利不存在部分侵权的概念。仅权利覆盖专利技术中的部分技术特征不构成专利侵权。
四、上诉人没有过错，不承担任何责任
理由1：上诉人在2000年年底开始设计生产本案产品，当时为了防止侵权事情的发生，特查阅专利公报等公示信息，发现本案专利技术虽与本案产品使用的技术有部分相同之处，但于2000年9月27日的实用新型专利公报已宣布本案专利全部无效。基于此上诉人认为已经尽到了自己义务，没有过错。理由2：上诉人在设计本案产品的包装时，虽然技术与本案专利有部分相同之处，但都是当时的公知技术，上诉人使用已有公知技术生产产品，没有任何过错。
夏某答辩认为：原审法院认定事实有误，对《专利实施许可合同》没有准确认定，导致赔偿额度过低，请求二审法院依法确认《专利实施许可合同》的有效性，依法判决被上诉人承担赔偿20万元。
经本院审理认为，一审法院认定的事实基本清楚，适用法律基本正确，本院予以确认。
本案在审理过程中，经本院组织调解，双方当事人自愿达成如下调解协议：
一、夏某自愿放弃对（2005）长中民三初字第X号民事判决书的执行申请权。
二、河北裕丰实业有限公司自愿支付在该厂生产的衡水牌43%（V/V）衡水老白干酒包装上使用夏某专利的使用费人民币（略）元。（已支付）
三、针对本案事实，双方无其他争议。
本案一、二审诉讼费各自承担。本案二审诉讼费5660元已由河北裕丰实业有限公司缴纳。
上述协议，符合有关法律规定，本院予以确认。
本调解书经双方当事人签收后。即具有法律效力。
审判长张湘成
审判员邓国红
代理审判员钱丽兰
二○○五年十二月八日
书记员王慧芳
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