上诉人（原审原告）解某某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略）。
被上诉人（原审被告）青岛海尔通信有限公司，住所地山东省青岛市青岛高科技工业园海尔工业园内。
法定代表人杨某某，董事长。
委托代理人梁勇，北京市集佳律师事务所律师。
委托代理人逯某某，男，汉族，1963年8月2日，北京集佳知识产权代理有限公司专利代理人，住（略）。
被上诉人（原审被告）北京市大中电器有限公司，住所地北京市石景山区X路X号。
法定代表人张某某，董事长。
委托代理人马某，男，汉族，X年X月X日出生，北京市大中电器有限公司职员，户籍所在地（略）。
上诉人谢文武因专利侵权纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2005）一中民初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院2005年10月17日受理本案后，依法组成合议庭，于2005年11月24日传唤各方当事人进行询问。上诉人谢文武，被上诉人青岛海尔通信有限公司（简称海尔通讯公司）的委托代理人梁勇、逯某某，被上诉人北京市大中电器有限公司（简称大中电器公司）的委托代理人马某到本院接受了询问。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院判决认定，解某某于2001年12月19日向国家知识产权局申请了名称为“手机自动隐形拨号报失的实现方法”的发明专利，该申请进入实质审查阶段后，国家知识产权局向谢文武发出第一次审查意见通知书，认为谢文武的发明专利申请中的权利要求1、3、23、24、45相对于对比文件1、对比文件2不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，要求谢文武进行修改。谢文武对此提交的意见陈述中对原权利要求进行了修改,并表示从发明目的和效果来看，对比文件1和对比文件2与本发明的目的、效果明显不同。此后，谢文武再次对其申请文件进行了修改。2003年12月3日，在谢文武2003年7月28日提交的申请文件的基础上，国家知识产权局授予了发明专利权。
解某某主张海尔信鸽3100（即海尔彩智星x）手机的智能防盗方法侵犯了“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利的独立权利要求1。2005年3月14日，解某某在位于北京市海淀区X街X号的大中电器中关村店购买了海尔彩智星x（海尔信鸽3100）手机一部，并取得了大中电器公司销售专用票、发票及海尔彩智星x宣传单。北京市海淀区公证处对上述购买行为进行了现场公证，并制作了（2005）海证民字第X号公证书。海尔彩智星x手机用户使用指南第42页载有“智能防盗”功能的说明。2005年6月6日，一审法院当庭组织各方当事人对解某某购买的海尔彩智星x手机进行勘验，解某某、海尔通信公司确认了海尔彩智星x“智能防盗”方法的操作流程。2005年4月11日，海尔通信公司向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出宣告“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权无效的请求，2005年4月12日，专利复审委员会予以受理。1999年8月4日，国家知识产权局公开了名称为“用于移动电话管理的方法和设备”，申请号为x.1的发明专利，该专利的申请日为1997年4月25日，优先权日为1996年5月13日。
北京市第一中级人民法院认为，根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的规定，本案不存在中止诉讼的情形，故本案不中止诉讼。解某某及海尔通信公司对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权利要求1必要技术特征的划分均有不妥之处，法院不予采信。根据法院当庭组织各方当事人对被控侵权的海尔彩智星x手机智能防盗方法进行的勘验及海尔彩智星x手机用户使用指南记载的内容，被控侵权的海尔彩智星x手机的智能防盗方法与“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权利要求1的4项必要技术特征相比较，存在区别。解某某主张非法用户不能正常使用的情形系对本专利的变劣，故被控侵权产品海尔彩智星x手机中的智能防盗方法与“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利的技术特征是等同的，应适用等同原则判定海尔彩智星x手机的智能防盗方法侵犯了该专利权。海尔通信公司主张由于解某某在专利审批阶段对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权利要求1进行了部分限定和放弃，在侵权诉讼中，应禁止反悔。经过对比，“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利与海尔彩智星x手机的智能防盗方法在技术特征上存在非法用户不能正常使用及隐形拨号与显形拨号的特征上的本质区别，海尔彩智星x手机的智能防盗方法与“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权利要求1既不相同亦不等同，并未落入该专利的保护范围。海尔通信公司制造、销售海尔彩智星x手机，大中电器公司销售海尔彩智星x手机的行为未侵犯解某某享有的“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权。
北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、最高人民法院法释[2001]X号《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条的规定，判决：驳回解某某的诉讼请求。
谢文武不服一审判决，向本院提起上诉。理由是：谢文武在针对国家知识产权局第一次审查意见通知书提交的意见陈述并未对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权的授予产生实质性的作用，因此，一审判决适用禁止反悔原则实属不当，海尔彩智星x手机使用的智能防盗技术方案是对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利的变劣。请求二审法院判令海尔通信公司生产的海尔智多星x手机的“智能防盗”技术特征落入了谢文武已授权专利“手机自动隐形拨号报失的实现方法”的权利保护范围；请求判令海尔通信公司、大中电器公司停止销售具有“智能防盗”功能的海尔彩智星x手机。海尔通信公司、大中电器公司服从一审判决。
经审理查明，解某某于2001年12月19日向国家知识产权局提出名称为“手机自动隐形拨号报失的实现方法”的发明专利申请。2002年9月5日，国家知识产权局向解某某发出国家申请号通知书，2002年11月28日，国家知识产权局向解某某发出国际申请进入国家阶段初步审查合格通知书，2003年2月28日，国家知识产权局向解某某发出发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书，该通知书载明“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请已在第19卷第05期发明专利公报上予以公布，该专利申请已进入实质审查程序。在初步审查公开的“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请文件中，权利要求1、24为独立权利要求。
国家知识产权局于2003年5月23日向解某某发出第一次审查意见通知书，其“本通知书引用下述对比文献”一栏中记载对比文件1是x，对比文件2是x；“审查的结论性意见”中的“关于权利要求书”一栏中载明：“权利要求1、3、23、24、45不具备专利法第22条第2款规定的创造性。”在“基于上述结论性意见，审查员认为”一栏中记载：“申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。”在该通知书正文中记载：“独立权利要求1保护一种手机自动隐形拨号报失的方法，对比文件1（x）是使用SIM卡的移动电话的防盗装置，其中存储有手机特定号码，只有在用户输入的号码与之相同的情况下，才可操作该手机。……对比文件1的目的是防止手机被盗且禁止非授权用户使用，对比文件1与本发明十分近似且公开了权利要求1的大部分技术特征，唯一不同在于，本发明检测到信息不一致时，采取的措施不是中断操作或者通过内部短路自毁，而是自动按照设定的功能参数自动隐形拨号，上述区别技术特征在对比文件2（x）中公开了，对比文件2涉及当手机丢失时防止非授权用户使用的便携式电话，其中公开了如下内容：该发明在当手机被非授权用户使用时，采取的是自动拨打预先存储在存储器中的号码并且发送一个预先设定的话音信息的方式来防止非授权用户使用的，因此，对于本领域普通技术人员来说，将上述两篇领域且内容类似的对比文件相结合得到本发明所述的技术方案，是不需要付出创造性的劳动的，因此，权利要求1不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定”。
2003年6月27日，解某某针对第一次审查意见通知书向国家知识产权局提交了意见陈述书，对原权利要求1、24进行了修改，取消了原权利要求2，该意见陈述书还载明：“……③本发明在拨号报失的同时，用户处于正常使用状态，也就是说，本发明的自动报失并不影响当前用户使用。另外，从发明目的和效果来看，对比文件1和对比文件2是为了禁止非授权用户使用，而本发明主要是为了报失，本发明允许当前用户正常使用，但如果该用户为非法用户，则拨号报失，在该用户毫无察觉的情况下，就达到报失的目的，效果明显不同。”
2003年7月25日，解某某再次对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请文件部分内容进行了修改并提交。2003年12月3日，国家知识产权局在解某某于2003年7月28日提交的申请文件的基础上，授予了“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权并予以公告，专利号是x.8。2004年12月7日，解某某交纳了“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利的年费。
“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利授权的权利要求书载明了44项权利要求，其中权利要求1及权利要求23为独立权利要求。其中，权利要求1为：
“一种手机自动隐形拨号报失的实现方法，其特征在于该方法包括以下的步骤：
当手机初次使用时，手机的内部处理程序录入合法用户卡所独有的区别于其它用户卡的自身数据或录入合法用户卡所对应的手机号码，并记录合法用户设定的用于自动隐形拨号报失的功能参数以及用于自行修改功能参数和自行合法更换用户卡的功能密码；
当手机每次开机使用时，手机的内部处理程序自动检测并比较当前用户卡的自身参数与预先存储的合法用户卡的自身数据是否一致，或检测并比较当前用户卡对应的手机号码与预先存储的合法用户卡对应的手机号码是否一致，如果一致，则正常使用；如果不一致，则正常使用同时按照设定的功能参数自动隐形拨号。”
“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利的说明书记载了如下内容：“为防止手机丢失，现已采用很多方法，比如：手机防丢防盗报警器、防丢手机套、网络追踪器等等，但是，这些方法都存在不同程度的问题。……本发明的主要目的在于提供一种手机自动隐形拨号报失的实现方法，使得手机能自动报失，以便用户准确追回……”。
2005年3月14日，解某某在位于北京市海淀区X街X号的大中电器中关村店购买了海尔彩智星x型手机一部（手机串号：x），并取得了编号为x的《北京市大中电器有限公司销售专用票》和编号为x的《北京市大中电器有限公司销售商品专用发票》。北京市海淀区公证处对上述购买行为进行了现场公证，并制作了（2005）海证民字第X号公证书。根据上述销售专用票和发票的记载，解某某为购买海尔彩智星x手机支付948元。
在海尔彩智星x手机用户使用指南第42页载有“智能防盗”功能的说明，其中载明：智能防盗功能为您提供了一种简便的方式帮助您在手机丢失时找到自己的手机。如果该功能已经开启，选择“智能防盗”选项会出现“输入密码”屏幕，要求输入正确密码后才进入下一级菜单，否则直接进入下一级菜单。密码位数为6。该功能开启后，如果插入的是无使用权限的SIM卡，手机屏幕上会出现“SIM卡无效，请与机主联系”的提示信息。此时按右软键则手机出现联系号码列表，新用户可以按上、下键选择拨打。此时也可以按数字键直接输入密码，使用当前SIM卡合法，然后手机正常启动。5次密码输入错误后，数字键输入被禁止。在SIM卡合法之前，手机除了输入密码、接听或拨打“联系号码”中的号码外，禁止其他一切操作。本手机最多可以有5个合法SIM卡。如果在“通知周期”设定的时间内用户没有输入正确的密码，则每隔一个通知周期，手机会根据您设定的联系号码和通知方法拨打联系电话和通过短消息发送当前SIM卡号码。
2005年6月6日，一审法院在开庭审理时，当庭组织各方当事人对解某某购买的海尔彩智星x手机进行勘验，解某某、海尔通信公司确认海尔彩智星x“智能防盗”方法有如下操作流程：在话机设置主菜单中选择安全设置一级子菜单，选择智能防盗二级子菜单，有通知方式设置、修改密码、开启或关闭智能防盗三种选择：选择通知方式设置，可以有三种下一级菜单：联系号码（输入联系号码，确认后屏幕显示：联系号码已保存）、通知方式（有电话通知、短消息通知两种通知方式供选择，确认后屏幕显示：通知方式已设置）、通知周期（有15分钟、30分钟、1小时三种时间供选择，确认后屏幕显示：通知周期……）；选择修改密码，可输入新密码；选择开启或关闭智能防盗，可开启或关闭智能防盗。设置好智能防盗功能的海尔彩智星x手机，装入非法SIM卡开机后，屏幕显示：“SIM卡无效，请与机主联系”，此后有三种处理情形：1、确认呼叫后，屏幕显示设置好的联系号码，有呼叫、返回两种选择，如果选择呼叫，则呼叫联系号码，在呼叫同时，屏幕显示：结束可供选择，确认后则停止呼叫；如果选择返回，则回到上一级菜单；2、输入正确密码，则非法SIM卡可改为合法卡，这时，该手机存在两个合法用户卡；3、不确认或输入错误密码，手机最快15分钟后自动显形呼叫联系号码。插入非法SIM卡，则海尔彩智星x手机不能正常使用。在此次开庭审理时，海尔通信公司还陈述：“……一被证5中，第65页（即谢文武对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请第一次审查意见通知书提交的意见陈述书附页）上数第11行的最后、第三点、第15行，把禁止使用排除在了专利保护范围之外，原告的正常使用是在用户未察觉、不知道的情况下。”谢文武陈述：“本人在提交专利申请的时候，对第一次的审查意见通知的一个陈述意见里面虽然提到了这一点，但仅仅说明是本专利的一个创新点，对审查员的意见提出三个创新点，第一被告说的只是其中的一个，而且其中说了允许正常使用，允许不是禁止，这并不是对本专利的限制，这样的报失几率和报失可能性更高。”海尔通信公司陈述：“原告事实上是把禁止完全排除了。”谢文武在此次开庭审理的法庭辩论时陈述：“……被告的不侵权抗辩不成立。第一被告（指海尔通信公司）构成等同侵权，依照2001年高院的司法解某（指本院2001年9月29日《专利侵权判断若干问题的意见（试行）》）第34条对等同侵权的判定做了解某。……”
2005年4月11日，海尔通信公司向专利复审委员会提出宣告本“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权无效的请求，2005年4月12日，专利复审委员会予以受理。
本院在2005年11月24日对各方当事人进行询问时问到：“根据谢文武的上诉状，本案的焦点问题是‘拨号报失的同时，用户处于正常使用状态，禁止……’所代表的技术方案与被控侵权产品是否相同、等同，上诉人在授权审查阶段对这句话的意思表示是否在本案中构成禁止反悔的问题上诉人对一审判决的其他问题是否认可”谢文武对此进行回答时陈述：“是，对一审判决的其他问题没有异议。”
以上事实，有“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利证书、权利要求书、说明书、北京市海淀区公证处出具的（2005）海证民字第X号公证书、国家知识产权局针对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请发出的第一次审查意见通知书、谢文武对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请第一次审查意见通知书提交的意见陈述书以及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为，发明专利的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解某权利要求。在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已经被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。
本案中，根据一审法院开庭笔录中的记载，海尔通信公司在开庭审理时已经提出谢文武在“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请审查阶段已经将非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术特征排除在其要求保护的范围之外的主张。谢文武对海尔通信公司的上述主张进行了陈述。因此，海尔通信公司在本案一审诉讼程序中已经提出了适用禁止反悔原则的请求。
根据“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权利要求1的记载，当手机每次开机使用时，手机的内部处理程序自动检测并比较当前用户卡的自身参数与预先存储的合法用户卡的自身数据是否一致，或检测并比较当前用户卡对应的手机号码与预先存储的合法用户卡对应的手机号码是否一致，如果不一致，则正常使用同时按照设定的功能参数自动隐形拨号是该专利权利要求的必要技术特征之一，该技术特征是“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权利要求1记载的技术方案的必要组成部分，缺少该必要技术特征，应认为该发明专利不能实施，其发明目的不能实现，因此，谢文武在该专利授权审查阶段中对上述必要技术特征所作的意见陈述，应认为对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利能否授权有实质性影响。
谢文武在对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请第一次审查意见通知书提交的意见陈述书中已经明确表明，其所申请的“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利要求保护的是在拨号报失的同时，用户处于正常使用状态，而对比文件1和对比文件2是为了禁止非授权用户使用，从发明目的和效果来看，“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利主要是为了报失，允许当前用户正常使用，但如果该用户为非法用户，则拨号报失，在该用户毫无察觉的情况下，就达到报失的目的，效果明显不同。据此，可以认定，谢文武在申请“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利时已经明确表示其专利要求保护的范围中的非法用户在正常使用情况下隐形拨号报失，与非法用户不能正常使用并显形拨号报失是两种不同的技术特征，即谢文武在申请“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利不要求保护非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术特征。
根据一审法院开庭时进行的勘验，海尔通信公司制造、销售及大中电器公司销售的海尔彩智星x手机使用的智能防盗方法是非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案，而这个技术方案，谢文武在“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利授权审查阶段已经明确表示不是该专利权利要求保护的范围。由于谢文武已经放弃非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案，因此，其在依据“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利提起侵权诉讼时，不能再将该非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案重新纳入其专利保护范围，这种重新纳入的方式包括指控他人使用该技术方案时对非法用户在正常使用情况下隐形拨号报失的变劣。基于以上理由，海尔通信公司制造、销售及大中电器公司销售的海尔彩智星x手机上使用非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案，与“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权利要求1中记载的非法用户在正常使用情况下隐形拨号报失的技术特征不相同也不等同，未落入该专利的保护范围。海尔通信公司制造、销售及大中电器公司销售的海尔彩智星x手机上使用的智能防盗方法不构成对谢文武所享有的“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权的侵犯。
由于谢文武已经向本院明确表示其对一审判决中的其他问题没有异议，因此，本院亦认可一审法院对于其他问题的认定。
谢文武的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。
综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费一千元，由谢文武负担（已交纳）；二审案件受理费一千元，由谢文武负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审判长刘辉
代理审判员岑宏宇
代理审判员张冬梅
二ΟΟ五年十二月十五日
书记员毕怡
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