广东省高级人民法院
民事判决书
(2004)粤高法民三终字第X号
上诉人(原审原告)：李某甲，男，汉族，X年X月X日出生，广东省珠海市智顺岩土工程专利技术有限公司职员，住（略）。
委托代理人：董良刚，广东太平洋联合律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：广州伟城房地产开发有限公司，地址：广东省广州市X路鹭江西X号。
法定代表人：李某乙，职务：经理。
委托代理人：黄岩，广东尚之信律师事务所律师。
上诉人李某甲因与被上诉人广州伟城房地产开发有限公司(下称伟城公司)纠纷一案，不服广东省广州市中级人民法院(2003)穗中法民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。
原审法院审理查明：李某甲于1998年12月8日向国家知识产权局申请名称为“挡土墙的成形方法”的发明专利，并获得授权。该专利申请公开日是1999年6月16日，颁证日是2001年2月1O日，授权公告日是2001年4月4日，专利号为ZL（略）．X号。该专利的权利要求书记载其独立权利要求为：一种挡土墙的成形方法，其步骤包括：a)基本沿竖直方向采用水泥拌合法形成多个成排布置的水泥拌合桩；b)在紧靠上述基本沿竖向的水泥拌合桩的前侧的外侧边沿该桩的纵向设置刚性筋；c)在上述基本沿竖向的多个成排的水泥拌合桩后面形成多个地锚。该专利权利要求书的第6项从属权利要求还写明：根据权利要求1所述的方法，其特征在于在上述基本沿竖向的水泥拌合桩的前侧沿水平方向设置多排横向腰梁，上述地锚中的预应力筋顶端锚固于该横向腰梁上。伟城公司曾对李某甲提交的上述专利的权利要求书、说明书复印件的真实性提出异议，后李某甲提交了广东省专利信息中心检索的相关资料，伟城公司未提交相反证据。
关于被控侵权的工地是否使用了李某甲的专利方法，李某甲确认伟城公司提交的广州丽影华庭商住楼东区基坑支护工程图纸的真实性。图纸上显示各区基坑支护都有搅拌桩(基本沿竖直方向形成多个成排布置，A区部分位置无)和搅拌桩后面有钢花管土钉、预应力锚索、锚杆，李某甲称后三者即地锚，在除A区外的其余各区在紧靠搅拌桩的前外侧位置都沿该桩的纵向设置有钢管桩，李某甲称即是钢性筋。图纸上在各区基坑支护的搅拌桩前面一定距离还有一斜坡状加强筋喷锚网(钢筋砼面)，搅拌桩后面的钢花管土钉、预应力锚索、锚杆的头穿出搅拌桩前面挂在该网上。伟城公司称加强筋后面与搅拌桩之间的空隙是边坡土体。
李某甲认为A区虽没有钢管桩，但钢筋砼面和其它区的钢管桩一样即相当于钢性筋，李某甲认为伟城公司工地使用专利方法。伟城公司认为其支护结构是由钢筋砼面、边坡土体及土锚组成，搅拌桩和钢管桩都不重要，A区也有一部分无搅拌桩和钢管桩；而涉案专利是由搅拌桩、钢性筋、土锚组成三角支架起作用，被控侵权方法与涉案专利不同。
伟城公司称其上述工程是由广东省建筑设计研究院设计(以下简称省建筑院)的，并提交了2001年12月21日伟城公司与省建筑院签订的广州市赤岗珠影东侧丽影华庭二期边坡支护设计审图合同作为证明，其中约定设计审图费为4万元，李某甲对该合同的真实性没有异议。
伟城公司还称上述工程的施工方是广东华固岩土工程有限公司(以下简称华固公司)，并提交了伟城公司与华固公司于2001年12月l3日签订的丽影华庭商住楼二期基坑喷锚支护工程施工协议书作为证明，其中约定工程造价为130余万元，李某甲亦无异议。
李某甲认为设计方和施工方都是伟城公司委托的，所有的设计、施工方案均须经伟城公司同意，方法的使用人是伟城公司，故应由伟城公司承担相关责任。伟城公司认为如构成侵权，直接实施侵权行为的是设计单位和施工单位。
李某甲对伟城公司提交的法政路X-064综合大楼基坑支护工程的设计方案、审查意见、会审记录等三份证据的真实性没有异议。该设计方案第15页的南、西、北侧剖面图有与前述赤岗珠影东侧丽影华庭二期边坡支护设计图纸基本一样的钢筋砼面、刚管桩、搅拌桩、土锚，但在钢筋砼面(亦称挂网喷锚)与搅拌桩之间无边坡土体(麦劲儒到庭陈述，伟城公司亦予确认)。李某甲方开始确认上述施工方法与涉案专利一致，但认为根据专利法的规定，先用权人只能在法政路X—064工程使用该方法，在本案基坑工程使用该施工方法超出了使用范围。伟城公司认为在原有范围内使用不应限于一个工地。李某甲后又认为法政路工程的方法和涉案专利方法不同，与被控侵权的工地的方法亦不同，不存在先用权问题。李某甲还认为法政路工程使用了其在1995年和1997年申请的另外两个专利的方法，而不是伟城公司自己发明创造的，故没有先用权。李某甲还称其1995年专利已覆盖了1998年专利的主要技术特征。在本案中李某甲未提交其1995年和1997年专利的有关证据，亦未主张此两项专利的权利。伟城公司认为被控侵权的工地和法政路工程的方法都覆盖了李某甲1998年专利的方法。
关于法政路工程的施工时间，伟城公司提交的分部工程峻工验收证明书写明：开工日期1998年10月20日，竣工日期1999年4月12日。上述证据中的会审记录和验收证明还显示该工程建设单位是广州建利房地产有限公司，设计单位和施工单位亦分别是省建筑院和华固公司，验收证明亦有上述三单位印章和经办人员签名，其中包括省建筑院的麦劲儒，但无工程质量监督主管部门的印章。麦劲儒亦到庭作证证明上述工程的开工时间是l998年10月中旬。李某甲以竣工验收证明无工程质量监督主管部门的印章为由否认该证明的真实性，但未提交相反的证据证明。
关于原审法院(2001)穗中法知初字第X号案，经查阅卷宗，该案是李某甲诉省建筑院关于广州市X路商旅二区综合楼工程侵犯本案专利权纠纷案，伟城公司亦曾以法政路工程作为先用权抗辩，后李某甲以双方已庭外和解为由撤诉，但卷宗中无双方和解协议的材料。现本案双方当事人对和解内容说法不一，李某甲称是省建筑院承认侵权，并支付了律师费和诉讼费用，伟城公司认为是李某甲承认省建筑院有先用权，证人麦某儒称是未确定侵权与否，但省建筑院对李某甲作了一些补偿。双方均无提交相应的证据。
关于李某甲主张赔偿20万元的依据，李某甲提交了2003年7月18日李某甲与广州市胜特建筑科技开发有限公司签订的《专利实施许可合同》，其中约定李某甲将其包括本案专利在内的五项专利普通许可给该公司，许可费为被许可方每项用专利方法施工的基坑支护工程的总承包造价的10％。李某甲认为被控侵权工程的造价为130万元，参照专利实施许可费的倍数并包括律师费用计算出上述索赔数额。伟城公司认为应按设计合同来计算。
原审法院审理认为：李某甲的名称为“挡土墙的成形方法”，专利号为ZL（略）．5的发明专利权合法有效，应受法律保护。发明专利权的保护范围以权利要求的内容为准，根据涉案专利授权公告的权利要求书，该专利的独立权利要求的必要技术特征在于：一种挡土墙的成形方法，其步骤包括：a)基本沿竖直方向采用水泥拌合法形成多个成排布置的水泥拌合桩；b)在紧靠上述基本沿竖向的水泥拌合桩的前侧的外侧边沿该桩的纵向设置刚性筋；c)在上述基本沿竖向的多个成排的水泥拌合桩后面形成多个地锚。
伟城公司是广州珠影厂东侧丽影华庭东区工程的发展商，虽不是工程建筑和设计的具体实施方，但相关工程的建筑和设计均是由伟城公司委托进行，伟城公司应对相关工程中施工方法承担相应的法律责任。
将被控侵权的工地使用的施工方法与李某甲的专利方法相比较，包括a)基本沿竖直方向采用水泥拌合法形成多个成排布置的水泥拌合桩；b)在紧靠上述基本沿竖向的水泥拌合桩的前侧的外侧边沿该桩的纵向设置刚性筋；c)在上述基本沿竖向的多个成排的水泥拌合桩后面形成多个地锚等三个技术特征，应认定被控侵权的工地使用了涉案专利的施工方法。至于被控工程的搅拌桩前面还有边坡土体，在边坡土体上还有钢筋砼面，均是附加的技术特征，不影响被控工程使用了涉案专利方法的认定。
根据伟城公司提交的法政路X-064综合大楼基坑工程的资料，该工程方案亦包括前述涉案专利的三个必要技术特征，至于该工程在基坑侧还有钢筋砼面，没有边坡土体，均是附加的技术特征，不影响前述认定。鉴于该工程是在涉案专利申请日前已完成设计和审批，且已开始施工，虽然发展商与本案被告不同，但该工程的设计方和施工方均与本案被控工程相同，且均是在广州的建筑工程，根据专利法第六十三条第一款第(二)项关于在先使用不视为侵犯专利权的规定，应认定该工程的设计单位对其在设计方案中使用涉案专利必要技术特征的三个步骤的施工方法是在原有范围内继续使用，不视为侵犯专利权，本案伟城公司按此设计单位设计的方案委托施工亦未侵犯李某甲的专利权。
综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、第六十三条第一款第(二)项的规定，判决如下：驳回原告李某甲的诉讼请求。本案案件受理费人民币5510元由原告李某甲负担。
李某甲不服原审判决，向本院提起上诉，请求：l、撤销广州市中级人民法院(2003)穗中法民三初字第X号判决。2、判令伟城公司在其工程中使用了李某甲的专利，构成侵权。事实和理由：一、专利法上的先用权范畴不包括使用他人的先用权，即使用他人的先用权也对专利权人构成侵权。根据专利法第六十三条第(二)项的规定，先用权是指“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”。从中可以看出先用权只能是自己在先使用的情况下才能拥有先用权，而不是使用他人的先用权或让他人为自己的利益使用该他人拥有的先用权。原审判决中未认定伟城公司有在先使用的事实，而是以伟城公司工程设计单位的所谓在先使用，作为认定伟城公司拥有先用权的事实依据，这是不符合专利法对先用权的规定的，原审适用法律错误。二、先用权只能是自己使用，不包括将先用权转让他人使用，也不包括受让使用他人的先用权。作为工程建设方的伟城公司以工程设计单位拥有这项基坑支护技术的先用权，主张自己也有这项技术的先用权，所以不构成侵权，伟城公司未在先使用的情况下也拥有先用权，这种先用权显然不是他自己的，是伟城公司受让了工程设计单位的先用权。但这种受让的先用权是违背专利法的。三、设计单位在本案工程中使用自己在先使用的专利方法超出了原有范围，这不是先用权的使用，而是设计单位在法政路X—064综合大楼基坑工程中在先使用了与李某甲的专利相同的方法，设计单位只能在该工程范围内使用，即在原有图纸设计的工程规模范围内继续使用。设计单位再为伟城公司重新设计基坑支护工程不但超出了原有使用范围，而且还是转让他人使用专利方法，原审认定伟城公司有先用权是违反专利法的。原审以设计单位在广州地区使用认定为原有范围也是没有法律根据的。专利法规定的原有范围是指“制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备”所投入的专门和只能用于该发明创意(专利技术)的已经形成有形财产(如专用设备)的范围(这是围绕发明创意而形成的范围)，而不是指原有的发明创意的范围(这实际上去掉了发明创意的范围，是对无范围的发明创意进行无限的使用，即在先使用之后的无范围的使用专利)。发明创意可以用文字表述，也可以用图纸表述，文字和图纸只是原有发明创意的载体，不能认为是原有使用范围。因此，不能认为设计单位使用发明创意在先在图纸上设计了一项工程，那么他就可以用这个发明创意为他人有偿地在图纸范围内(在图纸上)继续设计使用，即可以不断地为他人有偿地在图纸上使用该发明创意(专利技术)，或不继地用专利方法为他人有偿地设计这样的图纸用于工程施工。把原有范围理解为一个城市也没有法律依据，原审判决这是用判决的形式在一个城市内，除专利权人以外，又多确定了一个可以无限地使用专利技术(发明创意)的主体，即在一个城市内又多确认了一个除专利权人以外的专利权收益权主体。对原有范围的不正确认识是原审判决错误的根源，这是没有理解专利法第九条和第六十三第二项所规定的真正含义。因此，原审判决认定伟城公司有先用权是超出专利法所规定的先用权使用范围的，是错误的。
伟城公司答辩称：一、关于先用权的问题。原来的设计方案是原来的设计单位、施工单位利用相同的设计方法进行施工，依照专利法的有关规定，利用原有的设计方案，先用权是存在的。二、涉案专利的技术特征共有三个，伟城公司的技术方案是有一个边坡的，没有装有钢管桩也可以支护基坑，因此，伟城公司不存在侵权行为。请求维持原判决，驳回上诉。
经二审审理查明，原审法院认定事实属实，本院予以确认。
另查明：2003年7月1日，李某甲向原审法院提起诉讼，请求判令：1、伟城公司停止侵害李某甲的（略）。X号“挡土墙的成形方法”的发明专利权；2、伟城公司赔偿李某甲的损失20万元。
本院认为：本案属于方法发明专利侵权纠纷。本案所涉的ZL（略）。5方法发明专利，专利权人为李某甲，该专利目前处于合法有效状态，该专利应依法受到保护。
李某甲上诉认为，对于设计单位在涉案专利申请日以前就已经使用的与专利方法相同的施工方法，在专利申请日以后如果仍在不同的工程中继续使用，已超出了我国专利法第六十三条第一款第(二)项中有关先用权规定的“原有范围”的范畴，应认定为侵权行为。本院认为：根据我国专利法第六十三条第一款第(二)项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。李某甲对设计单位省建筑院和施工单位华固公司在本案被控侵权工程中所使用的施工方法包含了涉案专利的三个必要技术特征没有异议，对省建筑院和华固公司在涉案专利申请日以前即法政路X-064综合大楼基坑工程中使用的施工方法包含了涉案专利的三个必要技术特征也没有异议，本院予以确认。我国在专利法中确立先用权原则，是为了保护正常投资，维护社会经济生活的稳定。享有先用权的人在专利权人提出专利申请以前就已经投入了一定的人力和物力去开发、实施新技术或新方法，或者已经为实施新技术、新方法做了大量的准备工作，如果在专利权人获得专利以后必须停止实施这个技术、方法，这种结果对先用权而言，是不公平的。而且，从先用权本身的性质来看，虽说先用权是对专利权的限制，但先用权相对专利权已经是一种较弱的权利，再对先用权做诸多的限制，将与先用权制度的精神背道而驰。所以，从公平的角度出发，应当允许享有先用权的人在一定范围内继续实施这个技术或者方法。本案涉及的是一种施工方法，与制造或使用产品不同的是，这种“原有范围”的界定就更为困难得多。在专利申请日前就已经制造或使用与专利相同的产品，目前普遍认为对“原有范围”应进行量化，即不得超过申请日前原有设备的正常生产能力可以达到的产量。而施工方法的“原有范围”相对制造或使用产品来说，是无形的、抽象的，故不能用量化的标准来衡量。李某甲认为设计单位省建筑院和施工单位华固公司已在政法路X-064综合大楼基坑工程中在先使用了包含涉案专利必要技术特征的施工方法，在其获得专利权后，设计单位和施工单位享有的先用权只能局限在政法路X-064综合大楼基坑工程范围内使用，而不允许在其他工程中使用其施工方法，其实质无异于剥夺了先用权人享有的先用权，使“先用权”成为一次就全部用尽的权利，这显然不符合先用权的本意。故本院认为，由于省建筑院和华固公司在本案广州丽影华庭商住楼工程以及另案法政路X-064综合大楼基坑工程中所使用施工方法均包含了涉案专利的三个必要技术特征，而且法政路X-064综合大楼基坑工程的施工时间早于涉案专利的申请日，可以认定省建筑院和华固公司在涉案专利申请日以前就已经使用了包含涉案专利必要技术特征的施工方法；省建筑院和华固公司作为涉案施工方法的设计者和施工者，他们的职责就是“设计”和“施工”等，因此，李某甲的专利获得授权后，省建筑院和华固公司根据自己研究开发的施工方法在其他的工程中继续使用包含涉案专利必要技术特征的施工方法，可以认定省建筑院和华固公司是在“原有范围”的继续使用，并没有侵犯李某甲的专利权。
伟城公司是广州丽影华庭商住楼工程的发展商，其并不是直接实施涉案施工方法的主体，其只是委托省建筑院和华固公司进行设计和施工，在省建筑院、华固公司均享有先用权的情况下，也就是说，省建筑院、华固公司在广州丽影华庭商住楼工程中所使用施工方法并未侵犯涉案专利权的情况下，伟城公司在广州丽影华庭商住楼工程中所使用的施工方法也没有侵犯李某甲的专利权。
综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。本院依照《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第(二)项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费5510元，由上诉人李某甲负担。
本判决为终审判决。
审判长欧修平
代理审判员孙明飞
代理审判员高静
二00五年七月六日
书记员肖海棠
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