北京市第一中级人民法院
民事判决书
(2000)一中知初字第X号
原告北京世都百货有限责任公司，住所地北京市东城区X街X号。
法定代表人刘某某，该公司执行董事。
委托代理人薛军福，金德律师事务所律师。
委托代理人周缅，金德律师事务所律师。
被告北京世都同盟商业管理有限公司，住所地北京市门头沟区X路X号。
法定代表人胡某某，该公司执行董事。
委托代理人郭家汉，鼎业律师事务所律师。
委托代理人刘某民，北京市华地律师事务所律师。
第三人胡某某，男，48岁，汉族，北京世都同盟商业管理有限公司执行董事，住（略）。
委托代理人王林平，北京市新世达律师事务所律师。
原告北京世都百货有限责任公司诉被告北京世都同盟商业管理有限公司、第三人胡某某确认转让注册商标行为无效纠纷一案，我院于2000年1月20日受理后，依法组成合议庭，于2000年3月29日、2000年7月5日公开开庭进行了审理。原告北京世都百货有限责任公司(以下简称世都百货公司)的委托代理人薛军福、周缅，被告北京世都同盟商业管理有限公司(以下简称世都同盟公司)的委托代理人郭家汉、刘某民，第三人胡某某及其委托代理人王林平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告世都百货公司诉称：1997年1月原告向国家商标局申请注册“世都”商标，同年9月21日经国家商标局公告，核准予以注册，该注册商标经原告经营已成为原告重要的无形资产。被告的法定代表人胡某某在原告公司担任执行董事期间，违反公司法规定的竞业禁止义务；与他人共同出资注册了与原告经营范围同类的世都同盟公司，其中胡某某出资400万元，占该公司注册资本的40％，是该公司的最大股东。不仅如此，胡某某还利用在原告公司中担任执行董事和总经理职务的便利条件，在公司其他股东不知情的情况下，于1999年1月擅自将原告的（略）号注册商标――“世都”无偿转让给了由他任执行董事、法定代表人、并占有40％股份的被告公司，严重侵害了原告的合法权益，违反了《中华人民共和国民法通则》第五十八条、六十一条和《中华人民共和国公司法》第五十九条、六十一条的规定。故要求人民法院判决：1、确认原、被告之间转让（略）号“世都”注册商标的行为无效；2、要求被告将依无效转让行为取得的（略）号“世都”注册商标返还给原告。
被告世都同盟公司辩称：1、本案中的商标转让包括两种行为，一是当事人之间的转让商标行为，二是商标局予以核准的行为，且该行为是决定性条件，原告起诉要求将商标返还；实质上也是要求法院判决确认商标局的核准行为无效，因此，只有商标评审委员会有权对核准转让的行为是否有效作出最终裁决。故将该转让行为作为一个整体来看，法院不应行使管辖权；2、原告是违法设立的企业法人，不是合法的原告。原告的最大股东黄文斌持有香港身份证；是外商身份，但在原告公司注册成立时，他却假冒中国大陆公民的身份作为原告的股东出资，以欺诈手段注册了原告公司，违反了有关法律的规定。因此，原告不具有合法的主体资格、诉权和商标专用权；3、由于转让注册商标的行为已经商标局核准、予以公告，产生了法律效力，故原告的请求实际上是针对商标局的行政行为提出的，因此我公司不应是本案的被告；4、转让商标行为已经法定程序予以公告，在3个月的公告期内，原告并未提出异议，故原告的诉讼请求无法律依据；5、胡某某的个人行为与本案无直接的法律关系，即使胡某某的行为构成竞业禁止，也不必然得出转让商标行为无效的结论。综上所述，原告的主张没有事实和法律依据，请求人民法院驳回原告的诉讼请求。
第三人胡某某述称：1、原被告不属于同类企业，二者在经营性质、经营范围、字号等方面均不相同，故其没有违反公司法竞业禁止的规定；2、根据公司章程赋予我的权利和多年来的运作模式，并作为公司的执行董事、法定代表人；我有权代表原告公司进行转让；3、“世都”注册商标的转让是我依职权代表原告所为的善意行为；“世都”注册商标的设计、创立、注册登记均是我与原管理层人员经过努力完成的。为了使“世都”商标不再贬值，我才代表原告将该商标转让，目的在于保护它、推广它，而转让时的无对价；也正是一种最恰当的对价；4、“世都”商标的注册登记有瑕疵，在原告的经营范围中没有“商业企业管理、策划、咨询”等项目；但在（略）号注册商标的服务项目中却注册登记了“商业管理咨询、贸易业务的专业咨询、市场分析、市场研究”等；而恰恰这些是被告的主要经营范围，因此，将该注册商标予以转让，正是使该商标的服务项目与被告企业的经营范围相一致；5、原告已经将该商标在22个类别上予以注册，我代表原告转让的只是其中注册在第35类上的“世都”商标；原告还拥有其他“世都”商标可以使用。综上所述，要求法院驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明：
一、世都百货公司于1995年9月20日成立，由黄文斌、薛向阳、胡某某、刘某某、刘某共同出资设立，注册资本为2000万元。原法定代表人为该公司执行董事胡某某。公司经营范围为：销售：百货，五金，交电，针纺织品，家具，建筑材料，医疗器械，工艺美术品，字画，副食品，烟(零售)，美容美发，餐饮，摄影，咨询服务(中介服务除外)，人才培训。2000年1月18日经北京市工商行政管理局核准变更法定代表人为刘某某。
在该公司章程第18条、第23条中规定：执行董事行使下列职权：(1)负责召集、主持股东会，并向股东会报告工作；(2)执行股东会决议；(3)决定公司的经营计划和投资方案；(4)制定公司年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)制订公司增加或者减少注册资本的方案；(7)拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；(8)决定公司内部管理机构的设置；(9)聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；(10)制定公司的基本管理制度；(11)检查股东会议的落实情况，并向各位股东报告；(12)代表公司签署有关文件；(13)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并事后向股东会报告。
上述事实有世都百货公司章程、世都百货公司营业执照为证。原、被告及第三人均无异议。
被告世都同盟公司于1998年11月9日成立，法定代表人胡某某，注册资本为1000万元，经营范围为：商业企业管理、策划、咨询；摄影服务；销售：百货，针纺织品，家具，建筑材料，医疗器械，五金交电，工艺美术品，包装食品；美容美发。
经北京市工商行政管理局门头沟分局确认，世都同盟公司股东为胡某某，出资额400万元，占注册资本的40％，任公司执行董事；王杨，出资额为300万元，占注册资本的30％，任公司监事；王琪，出资额为300万元，占注册资本的30％，被聘为公司经理。
上述事实有被告营业执照复印件、经北京市工商行政管理局门头沟分局确认的世都同盟公司股东及其出资情况的复印材料为证。原、被告及第三人均无异议。
王琪于1996年9月至1999年1月期间，曾在世都百货公司任计划财务部经理。王杨于1996年10月至1999年1月期间，曾在世都百货公司任FI层经理。
上述事实有原告提供的世都百货公司世都人字(96)第X号任职决定、世都百货公司合同付款申请单为证。被告及第三人未提出异议。
二、1997年9月21日出版的1997年第35期、总第608期《商标公告》的初步审定商标公告中登载：第（略）号，申请日期1997年1月15日；商标为：经美术变形的“世都”文字商标(指定颜色)；服务项目：商业咨询；商业管理咨询；贸易业务的专业咨询；市场分析；市场研究；推销(替他人)；人事管理咨询；人员招收等；申请人：世都百货公司；1997年第47期、总第620期《商标公告》中登载，1997年9月21日总第608期商标公告刊登的初步审定商标，审定期满，下列商标核准注册。商标专用期限自1997年12月21日至2007年12月20日。其中含有注册号为（略）的初步审定商标。
上述事实有原告提供的1997年第35期、1997年第47期《商标公告》为证。被告对上述证据的真实性予以认可，第三人无异议。
此外，第三人向法庭提交了第（略）号注册商标的商标注册证复印件，该注册证载明第（略）号注册商标为经美术变形的“世都”文字商标(指定颜色)；注册人为世都百货公司；注册有效期限自公元1997年12月21日至2007年12月20日。
上述事实有世都百货公司商标注册证复印件为证。原、被告及第三人对此均无异议。
三、1999年1月28日，经国家商标局核准，在1999年第16期、总第685期《商标公告》上刊登了转让注册商标公告，其中包括（略）号注册商标；即“世都”商标。经原告进行商标查询，商标局确认，（略）号注册商标，即“世都”商标于1999年1月21日被申请转让，注册人／申请人为世都同盟公司。
上述事实有1999年第16期《商标公告》、“世都”商标查询单、转让注册商标申请书、核准转让注册商标通知单、核准转让注册商标证明为证。原、被告及第三人对此均无异议。
关于转让注册商标行为的经办人员和具体过程，原告的股东黄文斌、刘某某、薛向阳、刘某以书面形式声明：1、胡某某与他人成立世都同盟公司一事，其他股东事前并不知情；2、胡某某在任公司执行董事、总经理期间将公司注册商标转让给世都同盟公司，事先未通知过其他股东；3、胡某某将公司注册商标转让给与其有重要利害关系的被告公司，是胡某某损害公司利益，自己谋取私利的行为，要求将“世都”商标专用权索回。
被告主张：“世都”商标的转让是原、被告双方通过口头方式达成一致，由原告将“世都”商标无偿转让给被告。
第三人主张：在转让该商标之前，第三人已经通知其他股东，公司以往进行决策时都是采用这种方式；转让该商标时，第三人同时任原告和被告的执行董事、法定代表人，并分别指派原告公司的徐迪、被告公司的王琪办理转让商标事宜。
上述事实有原告公司4位股东致法院的函、当事人陈述为证。
四、1999年3月27日，胡某某向北京市工商行政管理局东城区分局提出撤销世都百货公司企业登记及吊销其营业执照的申请，主张1993年至1996年，黄文斌、薛向阳以香港人身份先后出任多家公司的董事长、董事，与申请成立世都百货公司时所使用的大陆身份不一致，违反了有关法律的规定。但北京市工商行政管理局东城区分局未对被告的申请作出裁决。为此，胡某某向北京市东城区人民法院提起行政诉讼，要求北京市工商行政管理局东城区分局履行法定职责。
上述事实见被告提交的世都百货公司营业执照、章程、4家中外合资企业的外商投资申请登记表及被告要求撤销世都百货公司企业登记及吊销其营业执照的申请书。
本院认为：商标专用权是我国民法通则明确规定的一项民事权利，根据我国民法通则关于民事权利的规定，依法取得的商标专用权受法律保护。虽然商标专用权的取得需经过行政管理机关的核准注册，但申请、登记、注册只是获得权利所需要履行的程序，并不能改变商标专用权作为民事权利的性质。商标专用权作为一项民事权利，与其相关的财产所有关系及流转关系属于民事法律关系范畴，因此，平等民事主体间就商标专用权转让行为的效力所发生的争议，是因民事法律关系而产生的纠纷，属于人民法院受理民事诉讼的范围。根据以上理由，原告的起诉系基于民事法律关系而发生的民事诉讼，符合民事诉讼法的有关规定。被告认为我院没有管辖权的理由不能成立，本院不予采纳。注册商标的转让虽需经商标局核准及公告才能生效，但商标局的核准及公告是基于当事人之间的转让行为产生的，转让行为是否有效，应由实施该行为的当事人承担责任，对转让行为权利的审查属于民事诉讼的范围。因此，被告作为转让行为的一方当事人及争议商标现在的注册人，原告有权对其提起民事诉讼。被告有关自己不应是本案被告、应以商标局为本案被告的主张不能成立。被告主张原告是违法设立的企业法人，没有主体资格。经本院查明，原告是经国家工商行政管理机关核准登记注册的企业，工商行政管理机关至今并未撤销原告的企业法人资格，故被告的这一主张，没有法律依据，本院不予采信。
根据公司法第四条的规定：公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。该法第五十九条规定，董事、监事、经理应当遵守公司的章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。该法第六十一条规定，董事、经理除公司章程或股东会同意外；不得同本公司订立合同或者进行交易。
原告世都百货公司成立后，通过其商业活动已经使其注册的“世都”商标在北京市商业领域具有了较高的知名度。“世都”商标已经成为原告向社会公众提供商业服务并区别于其他商业经营者的标志，是公司的重要无形资产，对公司的经营与发展有着至关重要的作用。该商标的转让将直接关系到公司的经营与发展；并影响其他股东的利益，其转让属于公司决策上的重大事项。在这种情况下，该商标的转让应征得股东会的同意。
第三人胡某某作为原告公司执行董事及法定代表人，根据法律规定，有义务维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。但第三人在未经原告股东会同意的情况下，擅自将公司的重要无形资产―一注册于35类上的“世都”商标以口头协商的方式无偿转让给自己占有最大股份的被告公司。第三人的转让行为既没有公司章程的授权，也没有经过公司股东会的同意，违背了作为公司执行董事、法定代表人对公司应尽的忠实义务，违反了有关公司董事不得擅自同本公司订立合同或者进行交易的规定，该行为给公司的利益带来了严重损害，第三人作为行为人，主观上具有过错。第三人代表原告转让注册商标的行为并不是原告的真实意思表示。尽管在转让行为的外在表现形式上是由原、被告双方共同完成，但实际上该转让行为是第三人个人利用其在原告公司的职务冒用原告名义实施的。第三人主张其作为公司的执行董事有权实施该行为，根据不足，本院不予采纳。
第三人为被告世都同盟公司的法定代表人及主要股东，故对第三人在商标转让过程中实施的行为，被告应承担责任。在商标转让行为实施过程中，第三人作为被告法定代表人所持主观状态，应认定为被告实施转让行为时的主观状态。因此，在实施转让行为时，被告应当知道商标转让是第三人在未经过原告股东会同意的情况下利用职权之便擅自进行的，并且第三人的转让行为违反了有关公司董事不得擅自同本公司订立合同或者进行交易的规定，被告亦应了解自己无偿受让该商标所给原告造成的巨大损失。在这种情况下，被告为自己的不当利益，仍实施转让行为，主观上具有过错，已构成与第三人恶意串通、损害原告利益的行为。
根据我国民法通则的规定，民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，行为人意思表示应当真实，恶意串通损害他人利益的行为属于无效的民事行为。根据以上理由，本案涉及的商标转让行为不是原告的真实意思表示，被告在实施该行为时与第三人恶意串通，损害了原告的合法权益，故原、被告之间转让原告注册商标的行为应认定为无效，被告应承担将依据该无效民事行为所获得的“世都”注册商标返还给原告的民事责任。
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第二条、第五十五条、第五十八条第一款第(四)项、第(五)项、第二款、第九十六条、《中华人民共和国公司法》第四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第三条、第一百零八条第(四)项之规定判决如下：
一、原告北京世都百货有限责任公司与被告北京世都同盟商业管理有限公司转让（略）号“世都”注册商标的行为无效；
二、被告北京世都同盟商业管理有限公司于本判决生效之日起三十日内将（略）号“世都”注册商标返还给原告北京世都百货有限责任公司。
本案案件受理费人民币一千元，由被告北京世都同盟商业管理有限公司负担(于本判决生效之日起七日内交纳)。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币1000元，上诉于北京市高级人民法院。如上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审判长赵宪忠
代理审判员苏杭
代理审判员娄宇红
二○○○年七月二十六日
书记员仪军
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