上海气动工具厂、邹某某与沈某某、奚某某侵犯专利权纠纷案

时间：2006-06-01 当事人: 法官: 文号:（2006）苏民三终字第0048号

江苏省高级人民法院

民事判决书

(2006)苏民三终字第X号

上诉人（原审被告）上海气动工具厂，住所地在上海市X路X号。

法定代表人李某某，该厂厂长。

委托代理人周雨石，江苏金长城律师事务所律师。

委托代理人包某某，上海欣创专利事务所专利代理人。

上诉人（原审被告）邹某某（无锡市大发风动工具厂业主），男，汉族，X年X月X日出生，个体工商户，住（略）。

委托代理人周雨石，江苏金长城律师事务所律师。

委托代理人戴运龙，江苏金长城律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）沈某某，男，X年X月X日出生，汉族，无锡市后宅金鹅风动工具厂厂长，住（略）-6-X号。

委托代理人周平，江苏无锡三诚律师事务所律师。

委托代理人曹某某，无锡市大为专利事务所专利代理人。

原审被告奚某某（无锡市大发风动工具厂业主），女，汉族，X年X月X日出生，个体工商户，住（略）。

上诉人上海气动工具厂、邹某某因与被上诉人沈某某、原审被告奚某某侵犯专利权纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2005）宁民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院于2006年3月13日立案受理，并依法组成合议庭，于2006年4月10日、5月22日公开开庭审理了本案。上海气动工具厂的委托代理人周雨石、包某某，邹某某的委托代理人周雨石、戴运龙，沈某某的委托代理人周平、曹某某到庭参加诉讼，奚某某经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

一审法院经审理查明：

1、沈某某于2003年9月11日向国家知识产权局申请联接套（轻型气动破碎镐）外观设计专利，2004年4月28日获得授权并公告，专利号为（略）.9。（该专利公告图片见附件1）

2、上海气动工具厂于2005年6月9日向国家知识产权局专利复审委员会就涉案专利权提出宣告无效请求，并向一审法院提出中止审理本案请求。国家知识产权局专利复审委员会于2005年6月10日受理。上海气动工具厂向专利复审委员会提交的证据与向一审法院提交的证据2-证据5相同，证据6待专利复审委员会口头审理时提交。

3、邹某某、奚某某于2005年1月1日以其开办的个体工商户无锡市大发风动工具厂的名义与上海气动工具厂签订委托加工协议，约定无锡市大发风动工具厂为上海气动工具厂加工G10气缸、联接套、阀芯，加工费为40元/套；并同时为上海气动工具厂装配6个牌号的气镐整机，装机费用为1.5元/台。协议有效期自2005年1月1日至2005年12月31日。2005年4月25日，无锡市大发风动工具厂受到无锡市工商行政管理局新区分局鸿山所调查。邹某某、奚某某陈述该加工协议系上海气动工具厂提供图纸，已为上海气动工具厂加工气镐4500台。邹某某、奚某某和上海气动工具厂在庭审中对该事实不持异议。对一审法院依沈某某的申请调取的联接套（见附件2），上海气动工具厂在庭审中对该事实予以确认，并向法院提供其从邹某某、奚某某处获取的、与法院调取的相同的一只联接套作为证据使用。

一审法院认为：

1、上海气动工具厂申请中止审理案件的主张不应采纳。上海气动工具厂在答辩期内向国家知识产权局对涉案专利权提出无效宣告请求，并申请中止审理本案，符合法律规定的程序要求。但是，在宣告无效程序中,上海气动工具厂所提供宣告涉案专利权无效的证据明显不充分。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第（三）项之规定，本案可以不中止审理。

2、邹某某、奚某某、上海气动工具厂的行为侵犯了沈某某的涉案专利权，应当承担相应的民事责任。上海气动工具厂委托邹某某、奚某某加工联接套，并向其提供图纸；邹某某、奚某某将加工好的联接套等与上海气动工具厂提供的其他零部件组装成气镐后交付上海气动工具厂，上海气动工具厂支付相应的费用。因此，上海气动工具厂和邹某某、奚某某共同实施了制造、销售涉案联接套和气镐的行为。上海气动工具厂认为其与无锡市大发风动工具厂签订的委托加工协议中涉及的气镐型号与邹某某、奚某某在无锡市工商行政管理局新区分局鸿山所询问笔录中陈述的型号不一致，因此沈某某诉其侵权的证据并不充分。一审法院认为，本案的争议标的物为联接套，而非气镐，而双方当事人对联接套实物本身并无争议，因此，沈某某申请一审法院调取的联接套实物与上海气动工具厂向一审法院提供的联接套实物可以作为判断是否侵权的比对对象。经庭审比对，邹某某、奚某某、上海气动工具厂制造、销售的涉案联接套与沈某某的涉案外观设计专利权是相同的。因此，在未获得沈某某许可的情况下，邹某某、奚某某、上海气动工具厂制造、销售上述联接套及装配有该联接套部件的轻型气动破碎镐行为侵犯了沈某某的涉案外观设计专利权。

3、对于赔偿经济损失的具体数额，沈某某请求依据定额赔偿的相关规定来确定。一审法院认为，综合考虑邹某某、奚某某、上海气动工具厂实施侵权行为的时间、已经和可能制造、销售侵权产品的数量及其价格、可能的利润率等因素，沈某某要求邹某某、奚某某、上海气动工具厂赔偿经济损失10万元并无不当。

4、对于沈某某请求被告赔偿其为制止侵权行为所支付的合理费用，因缺乏相关的证据，一审法院不予支持。

5、对于邹某某、奚某某辩称的涉案专利权没有美感、涉案专利只是内部联接套，不是产品的外观形状，不符合专利授权条件等，一审法院认为，这并非本案审理的范围，因此不予采信。

一审法院根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、第二十二条之规定，作出判决：一、被告邹某某、奚某某、上海气动工具厂立即停止侵犯原告涉案（略）.X号外观设计专利权的行为；二、被告上海气动工具厂自判决生效之日起15日内赔偿原告沈某某经济损失10万元，被告邹某某、奚某某承担连带责任；三、驳回原告沈某某的其他诉讼请求。一审案件受理费3810元，其他诉讼费300元，合计4110元，由被告邹某某、奚某某、上海气动工具厂负担。

上海气动工具厂、邹某某不服一审判决向本院提起上诉。在本院庭审中，上海气动工具厂和邹某某确认其共同的上诉请求是：撤销一审判决，改判驳回被上诉人一审诉讼请求，或撤销一审判决，发回重审，依法中止本案的诉讼。

上海气动工具厂上诉称：

1、一审判决认定上诉人请求宣告专利权无效的证据明显不充分，并决定不中止本案诉讼，与事实不符，属于适用法律不当。

2、一审判决认定上诉人侵犯专利权，既无事实根据也无法律依据。生产厂家的生产图纸只要是其自行研究、设计，当然是该厂家自己绘制蓝图的内部资料，当其将依该图纸生产制造的产品进入市场销售后，即进入公开领域，对此，上诉人的增值税专用发票可以印证。联接套是气镐中某一内部零件，绝无可能单独销售，只能在整体发票中得到体现，这符合商业惯例。上诉人《气动工具》样品图册，自2002年12月随产品设计图纸印制，共印一万多册，送发给国内外用户及全国性大型展览会使用，目的是宣传、推销上诉人产品。结合增值税专用发票，能够证明涉案产品在专利申请日以前已进入市场的公开领域。此样本亦能与设计图纸、销售发票相互佐证，证明涉案专利已属现有技术，无新颖性可言。联接套两个实物，则是结合上述证据的形象解剖。首先，该实物零件上不可能标明生产制造日期；其次，其中白色实物与涉案专利产品相同，恰好证明被上诉人专利产品已是国内公开使用的产品。

3、一审判决赔偿10万元经济损失不当。（1）一审判决适用定额赔偿，超越了被上诉人的诉讼请求范围。（2）无锡市工商局的《询问笔录》和上诉人与邹某某签订的《委托加工协议》记载的均是气镐整机的加工数量和价格，包某气缸、联接套、阀芯等的加工费为40元/套，整机装机费为1.5元/台，合计费用为18.6750万元，除去气缸、阀芯加工费及全部成本（人工费、税收等），并无10万元销售利润。（3）一审判决认定上诉人生产、加工侵权产品的数量和利润使用“可能性”的表述，没有任何事实依据。

邹某某上诉理由中关于一审法院未中止诉讼错误、判决赔偿10万元损失错误与上海气动工具厂的上诉理由相同，其他上诉理由是：

1、一审判决违反法定程序，严重影响案件正确判决。（1）一审法院在一审开庭时口头裁定对反诉不予审理，违反法定程序。（2）一审法院在一审开庭时言明本案是否中止诉讼，待合议庭合议后另行通知，但庭后未予答复，直至下达判决书。该判决书虽有此节论述，但违反法定程序。

2、一审判决认定事实、适用法律错误。上诉人生产加工的联接套，虽与被上诉人专利产品相同，但并非必然构成侵权。上诉人一审提交的三组证据，可以证明涉案专利产品在申请日前已经公开发表和使用。上诉人生产、加工联接套是基于与上海气动工具厂的委托关系，即使所涉产品与专利产品相同或相似，从侵权的构成要件上看，主观上没有过错。上诉人既不明知该产品为专利产品，也没有义务查找专利文献，因而不构成共同侵权。

沈某某未提交答辩状。在本院庭审中口头答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

本案二审争议焦点：1、涉案专利在申请日以前是否已在国内公开使用。2、一审判决10万元赔偿额是否正确。3、一审判决是否违反法定程序。

在本院二审中，各方当事人举证、质证情况如下：

上海气动工具厂向本院提交以下证据：

1、联接套G10－11立体还原图，系对一审提交的50－11联接套零件图的还原，以对应一审中上海气动工具厂提供的G10联接套（黑色实物，见附件3）。在庭审中，上海气动工具厂还补充提交了G10A气镐全套图纸（蓝图），说明50－11联接套图纸系G10A气镐全套图纸中的一张，具有真实性。此外，在庭审中，上海气动工具厂还主张，专利产品上的三个孔与G10联接套两个孔相近似，没有功能差别，只是为了减轻重量。

2、上海嘉真五金交电批发有限公司、上海诚鑫五金交电机械有限公司、上海东风风动工具有限公司分别于2005年12月出具的三份“证明”，主要内容是在2003年1月收到上海气动工具厂2002年12月印制的气动工具产品样本。

3、上海气动工具厂2003年4月30日产品样本增值税专用发票。

以上证据形成证据链，用以证明涉案专利产品在申请日以前已经在国内公开使用过。

4、上海气动工具厂G10气镐成本核算单及附件1－附件8，内容是每台G10气镐销售价为230.77元（不含税），实际成本为223.92元，每台所得利润6.85元。其中，联接套成本为29.05元，占总成本的12%，利润为6.85×12%＝0.82元。该证据用以证明一审判赔10万元依据不足。同时，在庭审中，上海气动工具厂还主张应参照该部件在整机中的作用、价值合理确定赔偿额。认为气镐中的核心部件是阀块、阀芯、气缸和活塞，联接套只起开关辅助作用，用以进出气。

邹某某向本院提交国家机械工业局机械行业标准《气镐》原件，作为一审已提交《气镐》复印件的补充证据，用以证明涉案专利产品在申请日以前已在国内公开使用。

沈某某向本院提交下列证据：

1、国家知识产权局专利复审委员会2006年4月3日无效宣告请求审查决定书（第X号），用以证明专利复审委员会已经作出维持专利权有效的决定。

2、无锡市后宅金鹅风动工具厂MO－2A气镐核算清单及附件1－附件7，主要内容是MO－2A、3A气镐每台销售价为424.53元（不含税），MO－2A气镐每台成本为194.53元（含税），每台所得利润230元。其中，联接套成本为22.79元，占总成本11.72%，利润为230×11.72%＝26.96元。该证据用以反驳上海气动工具厂关于一审判赔10万元依据不足的上诉主张。

3、上海气动工具厂通过上海起帆进出口有限责任公司出口产品的合同、单据等复印件，用以证明M系列产品的价格高于G10气镐的价格。

针对上海气动工具厂、邹某某提供的二审证据，沈某某的质证意见如下：

对上海气动工具厂提供的联接套G10－11立体还原图，认为无法唯一正确地还原。对G10A气镐全套图纸（蓝图），认为是内部资料，无法确认其形成时间，无法确认真实性。对三份单位“证明”，认为属于证人证言，应当由证人出庭接受质询；即使产品样本在2003年已经发放，但G10联接套在产品样本中无法反映。对上海气动工具厂G10气镐成本核算单及附件1－附件8，认为其提供的是G10气镐价目，而非MO系列，不能代替MO系列的成本核算。联接套是气镐中的关键核心部位，气孔进气后，通过气道对钻头形成冲击。专利联接套能更多地吸气，而气量决定了冲击力的大小。外观设计专利与功能无关。

对邹某某提供的《气镐》行业标准，认为从标准上无法看出气镐内部使用何种联接套，无法判断与专利是否相同或相近似，不具有关联性。

针对沈某某提供的二审证据，上海气动工具厂、邹某某质证意见如下：

对国家专利复审委员会维持专利权有效的决定，上海气动工具厂在庭审中表示要提起行政诉讼。对无锡市后宅金鹅风动工具厂MO－2A气镐核算清单及附件1－附件7，认为其发票开票日期都在2006年4月9日以后，不应采信。对出口产品合同、单据等资料，因无原件供核对，对真实性和关联性不予认可。

根据各方当事人的举证、质证意见，本院对以上证据作如下认证：

对上海气动工具厂在二审中提供的证据，其中联接套G10－11立体还原图，因对机械零件图进行立体还原的科学性当事人未提供证据加以佐证，且制作单位未出庭接受质询，故对真实性本院不予认可。对气镐G10A全套图纸（蓝图），经整体观察，并结合图纸上的相关日期，认定该套图纸属于原件，对真实性予以认定，但关联性将在裁判理由中进行综合认定。对三份单位“证明”，因属于单位出具的非公文性书证，而出证单位未出庭作证，对真实性和关联性均无法认定。对产品样本增值税专用发票，真实性予以认定，但关联性将在裁判理由中予以综合认定。对上海气动工具厂G10气镐成本核算单及附件1－附件8，因该成本核算单系证明G10气镐及联接套的成本，与被控侵权产品无关，对关联性不予认定。

对邹某某二审中提供的《气镐》行业标准原件，因该技术标准对联接套的外观特征完全未予揭示，对关联性不予认定。

对沈某某提交的国家专利复审委员会维持专利权有效决定书，其真实性和关联性均予以认定；对无锡市后宅金鹅风动工具厂MO－2A气镐核算清单及附件1－附件7，因所附发票非原始开具的发票，且相关成本及利润未经准确计算，不能作为认定被上诉人实际损失的依据。

对于一审法院查明的事实，上海气动工具厂除对一审判决认定被控侵权产品系由上海气动工具厂委托加工及侵权产品数量持有异议外，对其他事实无异议，本院对当事人无异议部分事实予以确认。

本院另查明：

1、根据2005年4月25日无锡市工商局执法人员对无锡大发风动工具厂负责人邹某某进行的调查，邹某某称其于2003年7月30日起与上海气动工具厂建立业务关系，一直为该厂代为加工缸体、联接套，主要是为MO2M、MO3M两种型号的气镐配套。2003年底到现在，共为上海气动工具厂加工成品MO2M、MO3M两种型号的气镐4500台。

2、根据2005年1月1日无锡市大发风动工具厂（甲方）与上海气动工具厂（乙方）签订的《委托加工协议》，乙方委托甲方对6个牌号，即“上气牌”、“帆船牌”、“MO－2K”、“MO－26”、“M2”、“M3”气镐进行整机装配。

3、就上海气动工具厂请求宣告（略）.9联接套（轻型气动破碎镐）外观设计专利权无效，国家知识产权局专利复审委员会于2006年4月3日作出第X号决定，维持（略）.X号外观设计专利权有效。理由是：请求人提供的证据均不能适用专利法第二十三条的规定，所有证据既不能独立证明也未形成完整有效的证据链，证明在本专利申请日以前已有与其相同或相近似的外观设计在国内公开使用过，即请求人提交的证据不能支持其主张，其无效宣告请求的理由不成立。

本院认为：

（一）上诉人提供的证据不能证明在专利申请日以前已有相同或相近似的外观设计在国内公开使用过。

1、上诉人提供的证据尚不能形成完整有效的证据链以支持其诉讼主张。本案中，上诉人为证明专利产品在申请日以前已经在国内公开使用过，试图以G10A全套图纸（蓝图）及图纸目录、50－11联接套图纸及G10－11联接套立体复原图、G10气镐销售发票、产品样本及销售发票、联接套黑色实物、联接套M2－06图纸等主要证据形成证据链，以证明在涉案专利申请日以前已经有与专利产品相同或相近似的外观设计在国内公开使用过。但上海气动工具厂二审中补充提交的气镐全套图纸（蓝图）封面及图纸目录上标注的是G10A而非G10，故其只能证明50－11联接套图纸与G10A气镐全套图纸（蓝图）之间的关系，不能证明该联接套图纸与G10气镐、G10气镐销售发票之间的关联性，也不能证明该套图纸与产品样本、产品样本发票之间的关联性。鉴于上述疑点的存在，本院不能支持上诉人关于现有证据已经形成完整证据链的主张，其上诉理由不能成立。至于上海气动工具厂一审中提供的联接套M2－06图纸，因真实性不能认定，更无法支持上诉人的主张成立。

2、50－11联接套图纸显示的产品外观与专利既不相同也不近似。专利法第五十六条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。”本案上诉人即使能够证明G10A气镐与G10气镐均使用了50－11联接套，从图纸上看，也不能认定该图纸显示的产品外观与专利相同或相近似。根据联接套产品的性质，通常购买联接套产品的消费者系生产加工气镐的生产厂家，其根据图纸能够知悉该产品的外观。经详细阅读50－11联接套图纸剖面图和左视图，并结合上海气动工具厂一审中提供的G10联接套黑色实物，可以发现其与专利产品外观的主要不同点是：专利产品主视图、后视图、左视图、右视图显示，专利产品底部等距离排列若干拱形缺口，而50－11联接套剖面图显示，联接套相同部位等距离排列着若干圆孔；专利产品俯视图显示，专利产品顶部中间圆孔一侧呈扇形排列着三个圆孔，而50－11联接套左视图相应部位中间圆孔两侧呈对称分布两个圆孔；专利产品仰视图显示，专利产品底部内中间圆孔两侧呈对称分布两个圆孔，且外框圆周上等距离排列五个缺口，而50－11联接套剖面图相应部位圆孔一侧仅有一个圆孔。经整体观察和综合判断，本院认为，无论是依专业技术人员的观察力，还是依相关领域里普通消费者的一般注意力，上诉人主张50－11联接套外观与专利产品外观构成相同或者相近似，缺乏事实依据，本院不予采纳。上海气动工具厂在庭审中主张，专利产品顶部呈扇形排列的三个圆孔，与G10联接套的两个圆孔在功能上没有差别。本院认为，外观设计专利保护的是产品外观，除非产品的外观唯一由功能决定，通常情况下，产品功能在判断外观设计是否相同或相近似时，不作为考虑的要素。

（二）上海气动工具厂委托邹某某、奚某某加工制造了涉案联接套，其行为构成专利侵权。

现有证据足以证明上海气动工具厂委托邹某某、奚某某加工制造了与专利相同的涉案联接套产品。在无锡市工商局询问笔录、本案一、二审开庭笔录、邹某某的上诉状中，邹某某均指认被控侵权产品系上海气动工具厂提供图纸并委托其加工；一审法院亦从邹某某处依法保全了被控侵权产品即白色联接套实物。本案在专利权人已就侵权事实提供证据，且加工方有明确指认的情况下，上海气动工具厂如否认侵权，需就侵权事实不成立提供相反证据。但上海气动工具厂仅以《委托加工协议》进行抗辩，主张无锡市工商局询问笔录记载的MO2M、MO3M型号气镐，与《委托加工协议》中其委托加工的MO－2K、MO－26、M2、M3型号气镐不同。本院认为，《委托加工协议》并不能必然排除其未委托加工被控侵权产品，且在本院庭审中，上海气动工具厂对《委托加工协议》中所载产品型号的解释前后不一，明显不具有合理性。本案现有证据足以证明上海气动工具厂委托邹某某、奚某某加工制造了涉案联接套，且经过比对，被控联接套产品外观与专利产品外观完全相同，落入了专利权的保护范围。根据专利法的有关规定，上海气动工具厂、邹某某、奚某某未经专利权人许可，共同实施制造、销售被控侵权产品的行为，构成专利侵权。二审中邹某某主张其主观上没有过错，既不明知该产品为专利产品，也没有义务查找专利文献，因而不构成共同侵权。本院认为，涉案专利系经公告取得授权。专利公告具有公示效力。因此，专利权一经公告，即具有推定他人知道或者应当知道的效力。

（三）一审判决酌定10万元赔偿额并无不当。

本案中，上海气动工具厂主张一审适用定额赔偿超越了沈某某诉讼请求的范围，同时否认4500套气镐都使用了与涉案专利相同的联接套，主张10万元赔偿额高于其实际获利。经查，沈某某在一审庭审中明确表示就赔偿额请求法院自由裁量。在二审中，上海气动工具厂未能提供证据证明一审法院酌定10万元赔偿额过高，其提供的G10气镐成本核算单与被控侵权产品无关。本院认为，在本案权利人的损失和侵权人获利均无法查清，且无专利许可使用费可供参照的情况下，一审经对酌定因素予以综合考虑，直接适用定额赔偿并判决10万元赔偿额，既未超越当事人的诉讼请求，也不违反相应的法律规定。

（四）一审程序并无违法之处。

1、一审决定不中止本案诉讼，不违反法律规定。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第（三）项规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期内请求宣告该项专利权无效，“被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的”，人民法院可以不中止诉讼。可见是否中止专利侵权诉讼，依法属于人民法院有权审查决定的事项。本案中，上海气动工具厂提交国家专利复审委员会请求宣告专利权无效的证据，与其向一审法院提交的证据相同。经审查，一审法院认为上海气动工具厂请求宣告专利权无效的证据明显不充分，有权作出不中止诉讼的决定。对于不中止诉讼的通知方式，在法律无具体规定的情况下，一审在判决中直接释明理由，程序上并无不当。

2、一审在庭审中口头宣布反诉请求不予受理，并不构成程序违法。在民事诉讼制度中，反诉与本诉有牵连，即反诉与本诉的诉讼请求或诉讼理由基于同一事实或者同一法律关系，是提起反诉的条件之一。本案一审中邹某某、奚某某以沈某某起诉邹某某、奚某某系主体不当、专利产品属于现有技术为由，反诉要求沈某某赔偿律师调查费等损失。经查，该请求与本案既非基于同一事实又非基于同一法律关系，不符合反诉的条件。对此，一审法院在庭审中口头宣布对反诉不予受理，并告之当事人可以另行起诉，其告之方式不违反民事诉讼法禁止性规定。对于不符合反诉条件的当事人，一审口头宣布对反诉不予受理，因其可以另案起诉，对当事人的起诉权并不产生实质性影响。

综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。上海气动工具厂、邹某某的上诉请求和理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费3810元，由上海气动工具厂、邹某某各负担1905元。

本判决为终审判决。

附件1：（略）.X号联接套（轻型气动破碎镐）专利公告图片

附件2：被控侵权产品联接套（白色实物）

附件3：上海气动工具厂提交的G10气镐联接套（黑色实物）

审判长宋健

代理审判员徐美芬

代理审判员汤茂仁

二○○六年六月一日

书记员孙成祥