北京市第一中级人民法院
行政判决书
（2007）一中行初字第X号
原告北京鸭王烤鸭店有限公司，住所地北京市朝阳区X路X号。
法定代表人穆某，董事长。
委托代理人马翔，北京市天驰律师事务所律师。
委托代理人张永宜，北京市大地律师事务所律师。
被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区X路X号。
法定代表人侯某，主任。
委托代理人崔某某，国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。
第三人上海淮海全聚德烤鸭店有限公司，住所地上海市X路X号四楼。
法定代表人范某，董事长。
委托代理人刘岩，北京市康达律师事务所律师。
委托代理人何玉波，北京市康达律师事务所律师。
原告北京鸭王烤鸭店有限公司（简称北京鸭王）不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2007年6月18日做出的商评字〔2007〕第X号《关于第x号“鸭王”商标异议复审裁定书》（简称第X号裁定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2007年7月13日受理后，依法组成合议庭并通知上海淮海全聚德烤鸭店有限公司（简称上海全聚德）作为本案第三人参加诉讼，于2007年9月5日公开开庭进行了审理。原告北京鸭王的委托代理人马翔、张永宜，被告商标评审委员会的委托代理人崔某某，第三人上海全聚德的委托代理人何玉波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
商标评审委员会在第X号裁定中认定：
一、第x号“鸭王”商标（简称被异议商标）指定使用在餐馆等服务上是否具有商标应有的显著性。
正如商评字（2005）第X号驳回复审决定书中论述，“鸭王”指定使用在餐馆等服务项目上虽对指定服务具有一定叙述性，但尚不属此类服务所属行业中的通用术语。被异议商标未构成《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十一条第一款第（二）项规定的仅仅直接表示指定服务的内容、特点的标志，其本身具备了商标应有的显著性。
二、被异议商标是否违反了《商标法》第三十一条的规定。
北京鸭王在答辩理由中主张其知名商号权和在先使用的有一定影响的未注册商标权。《商标法》第三十一条对在先商号权的适用要件不仅要求该商号登记、使用日早于被异议商标的注册申请日，在中国相关公众中具有一定知名度，还要求被异议商标的注册和使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人利益可能受到损害。这种混淆的可能性综合考虑在先商号的独创性、使用该商号从事经营活动的时间跨度、地域范某、广告宣传情况等因素。北京鸭王提供的其在先使用证据集中在2000年至2001年之间，且宣传使用范某绝大部分限于北京地区，因此，虽然北京鸭王早于上海全聚德及上海鸭王餐饮管理有限公司（简称上海鸭王）在餐馆服务上使用“鸭王”作为商号并在北京产生了一定知名度，但是考虑到餐馆之类的服务行业具有较强的地域性，上海全聚德所在地上海远离北京，北京鸭王未能提供其在先使用“鸭王”作为商号影响力及于上海全聚德的有力证据，加之“鸭王”本身的独创性较弱，上海全聚德与北京鸭王均从事烤鸭餐馆服务行业，不排除上海全聚德与北京鸭王创意相同的巧合性。商标评审委员会认为，被异议商标的申请注册不易与北京鸭王的在先商号发生混淆从而可能损害北京鸭王的利益。
《商标法》第三十一条对在先使用商标的保护不仅要求具有一定影响，还应当满足商标申请人具有不正当手段的要件。对这种不正当性的判定可以综合考虑贸易、合作关系；人员往来；相同的销售地域；系争商标独创性等因素。从本案北京鸭王提供的证据来看，上海全聚德的法定代表人范某具有北京户口以及上海全聚德是中国北京全聚德烤鸭集团公司的加盟商与上海全聚德在申请注册被异议商标之时具有不正当性没有直接逻辑性。上海全聚德提交的上海鸭王在2002年7月16日《新民晚报》上刊登的开业广告内容不能证明上海全聚德和上海鸭王有模糊宣传，使得消费者以为其是北京鸭王的上海分公司的主张。北京鸭王发表的侵权声明于2002年8月25日作出，晚于被异议商标申请日，不能证明上海全聚德在申请注册被异议商标之时知晓北京鸭王的在先“鸭王”商标从而具有不正当性。上海全聚德申请注册第x号商标的时间是2006年3月9日，大大晚于被异议商标申请时间，不能证明上海全聚德申请被异议商标之时的不正当性。考虑到上海全聚德所在地远离北京，“鸭王”商标本身的独创性较弱，商标评审委员会认为，被异议商标亦未构成《商标法》第三十一条规定的“不正当手段”情形。
综上，被异议商标的注册申请未违反《商标法》第三十一条的规定。
依据《商标法》第三十三条、第三十四条第二款的规定，商标评审委员会裁定：被异议商标予以核准注册。
商标评审委员会做出第X号裁定后，北京鸭王不服，在法定期限内向本院提起行政诉讼，认为：1、北京鸭王具有依法注册的商号在先权利和合法的已经使用并有一定影响的未注册在先商标权利。北京鸭王自1997年9月成立，其商号和商标“鸭王”的使用早于被异议商标注册申请日五年之久，且开有七家分店，经大量广告宣传具有相当的影响和很高的知名度。商标评审委员会在第X号裁定中也认为，“其本身具备了商标应有的显著性”。可见，“鸭王”商标排除了《商标法》第十一条不得注册的情况，具有可注册性。2、上海全聚德申请注册被异议商标构成以不正当手段抢注北京鸭王已经使用并有一定影响的商标，是对北京鸭王在先商号权利和在先商标权利的侵害。由于北京鸭王对“鸭王”作为商标长期使用，并在全国性报刊杂志及京沪航班进行了广泛大量的宣传，使该商标具有了相当的影响。上海全聚德虽注册在上海，但其股东和法定代表人均来自北京，且其发起和筹建行为也在北京，其系北京全聚德烤鸭集团公司的加盟商，而全聚德与北京鸭王为相同经营领域的竞争关系，上海全聚德自称多年来潜心研究北京烤鸭及各大菜系，其知道或应当知道北京鸭王使用“鸭王”商标的情况。况且，上海鸭王开业之初故意进行模糊宣传，误导公众；上海全聚德于2006年3月将剽窃抄袭北京鸭王商标的标识申请为第x号商标；上海全聚德陆续抢注其他权利人的在先使用商标或恶意摹仿他人知名商标达四十多件等事实均表明上海全聚德申请注册被异议商标存在恶意。3、商标评审委员会置北京鸭王的大量证据于不顾，割裂甚至歪曲证据，因而作出错误裁决。4、商标评审委员会违反法定程序。北京鸭王在复审答辩后，上海全聚德又提出了新的理由和证据，但商标评审委员会并未将相关证据材料送达给北京鸭王，也未让北京鸭王在指定期限内进行质证即作出裁定，严重损害了北京鸭王的合法权利，违反了法定程序。综上所述，请求法院判令撤销第X号裁定，责令商标评审委员会于本判决生效之日起六十天内重新作出对被异议商标异议理由成立，不予核准注册的裁定。
被告商标评审委员会辩称：1、虽然北京鸭王先于上海全聚德使用“鸭王”商标，但依据其在评审程序中提交且经质证的证据，其宣传使用的范某绝大部分限于北京地区，考虑到餐馆服务行业有较强的地域性，北京鸭王未能提供其使用“鸭王”作为商号影响力及于上海全聚德的有力证据，且由于北京鸭王未提供证据证明上海全聚德以不正当手段抢先注册该商标，加之“鸭王”本身的独创性较弱，不能排除上海全聚德独创的可能性。2、本案的争议焦点是被异议商标的注册是否违反《商标法》第三十一条的规定，故应由北京鸭王举证证明上海全聚德系以不正当手段抢注其在先使用并具有一定影响的“鸭王”商标。但由于北京鸭王未提供确实、充分的证据证明其主张，理应承受不利后果。并且，对于上海全聚德的补充证据材料，商标评审委员会并未予采信。故北京鸭王称商标评审委员会违反法定程序，理由不能成立。综上所述，第X号裁定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，请求人民法院予以维持。
第三人上海全聚德述称：1、“鸭王”标志使用在餐馆等服务项目上，独创性较弱，经上海鸭王使用后才使其具备了注册商标所必需的显著性要求。2、北京鸭王虽然在先使用了“鸭王”标志，但不能视为商标法意义上的在先使用商标的行为，且其使用的“鸭王”标志并不符合《商标法》第三十一条规定的“具有一定影响”的要求。首先，北京鸭王多将“鸭王”作为店名的一部分使用，在对外宣传中，多是将“鸭王”与“烤鸭”或“烤鸭店”联用，实际上是对其店名的简称，不是商标法意义上对商标的使用。其次，判断某个标志是否属于经使用取得显著性标志，应当以审理时的事实状态为准。本案中，复审期间是2003-2005年，北京鸭王仅在2001-2002年对“鸭王烤鸭”进行了比较集中的宣传，广告投入为25万元，而2003年仅投入3万元。而上海全聚德在2002-2005年的广告投入为300余万元。再次，北京鸭王的宣传在时间、方式、程度、地理范某上的影响极为有限，在上海并未形成影响，因此，北京鸭王对“鸭王”的使用并不构成在先商标权。3、上海全聚德申请注册被异议商标并未以不正当手段损害北京鸭王的权利。4、北京鸭王虽然早将“鸭王”作为商号使用，但该商号缺乏独创性，不具有知名度，且该商号的使用范某在北京，在上海并无经营活动，上海鸭王与北京鸭王不会发生混淆，更不可能损害北京鸭王的利益。综上所述，请求人民法院维持第X号裁定。
本院经审理查明:
北京紫云阁鸭王烤鸭店有限公司成立于1996年7月24日，法定代表人穆某。北京鸭王成立于1997年9月10日，法定代表人穆某。北京鸭王建国门分店成立于2000年2月23日，负责人刘邵华。北京鸭王广安门分店成立于2001年1月3日，负责人刘邵华。北京鸭王乌鲁木齐分店成立于2001年8月29日，负责人刘邵华。北京新大都鸭王烤鸭店有限公司成立于2001年1月15日，法定代表人穆某。北京鸭王大北窑烤鸭店有限公司成立于2001年10月9日，法定代表人刘邵华。
2000年12月21日，北京鸭王在第33类、42类商品上向商标局提出“鸭王”商标的注册申请，在第33类上于2002年2月7日获准注册，注册号为x，核定使用商品为葡萄酒等。2001年7月30日，商标局（2001）标审（三）驳字第X号商标核驳通知书认为北京鸭王在第42类餐厅等服务上申请注册的“鸭王”商标直接表示了服务的内容及特点，予以驳回。北京鸭王未申请复审。
2000年至2001年期间，北京鸭王在北京到上海的日航班机宣传册上刊登含有企业名称及“鸭王”字样的广告。2000年7月号《环球职业家》刊登文章《“鸭王”的故事》，讲述北京鸭王的创业过程，在文章中“鸭王”一词成为北京鸭王的代名词。2000年12月2日，《北京晚报》刊登北京鸭王的广告“新北京、新烤鸭”。因社会上有以“鸭王”烤鸭分店名义经营的烤鸭店，北京鸭王于2001年1月7日、15日在《北京晨报》刊登声明，表明其北京分店的地址和名称，以便消费者识别。2001年1月19日，《北京青年报》春节特刊刊登了“鸭王”烤鸭广告。2001年2月16日，《北京青年报》刊登文章《鸭王烤鸭，百年烤鸭王朝的一代新君》。2001年4月29日，《中国食品报》餐饮周刊刊登文章《张扬个性挑战自我—京城烤鸭巨头纵论大市场》，介绍了包括北京鸭王在内的几家“重量级”烤鸭店。2001年5月1日，《北京晚报》刊登北京鸭王“新世纪、新北京、新烤鸭—不到长城非好汉，不到鸭王真遗憾”的广告。2001年5月25日，《精品购物指南》刊登文章《流行菜引来洋口碑》，第一章介绍的就是“鸭王”不肥不腻的烤鸭。2001年6月29日，《北京青年报》刊登“世界拳击协会举办的重量级拳击争霸赛”广告上，北京鸭王作为特别鸣谢单位名列其中。《中国食品》2001年半月刊第2期刊登文章《吃时尚烤鸭那里去—北京鸭王烤鸭店》。《中国食品》2001年半月刊第3期刊登了“不到长城非好汉，不到鸭王真遗憾”的广告。《商务旅游》2001年第2期刊登文章《食特色品文化—鸭王一景》。《中国财经杂志》2001年6月号刊登文章《一个烤鸭店老板的网络经济学》，介绍北京鸭王法定代表人穆某的经历和管理理念，刊登了穆某的照片，其照片背景有“鸭王”商标及“鸭王烤鸭店”字样。2001年9月26日，《北京晨报》刊登报道《鸭王x：2000质量管理体系发布运行》。
2001年2月26日，北京鸭王与北京天琴之声广告有限责任公司签订《广告发布业务合同》，约定北京鸭王委托北京天琴之声广告有限责任公司于2001年3月3日至4月3日期间发布超市媒体广告，广告发布地点为北辰购物中心、华联商厦超市、百佳超市中粮店和丰联店，广告发布媒介为收款机打印纸带，每月在一家超市发行十五万次；北京鸭王按约支付了广告费。2001年5月29日，北京鸭王与北京电视台《每日财经》栏目、北京天赏人和广告有限公司签订广告播出协议书，约定在《每日财经》栏目播出北京鸭王广告22次。2001年11月16日，北京鸭王与慧聪公司签订网络建设合同，慧聪公司依约建立了北京鸭王的网站。2001年10月22日、11月26日、12月19日，北京鸭王与北京东方艺神影视文化传播有限公司分别签订《北京电视台BTV-5<热卖场>栏目广告合同》，约定在北京电视台BTV-5频道播出共计48次广告；北京鸭王按约支付了广告费。
北京市朝阳区地税局出具涉税证明：北京鸭王在1998年11月1日至2001年10月31日期间缴纳地税总计190万元。北京鸭王建国门分店在2000年5月至2001年10月缴纳地税总计114万元。北京鸭王总经理刘邵华因1999年至2001年共纳税304万元而获得北京市户口。
2001年12月5日，《北京晨报》刊登文章《湖南老板拿到北京户口》，介绍北京鸭王总经理刘邵华3年纳税300万，落户朝阳。2001年12月5日，《北京青年报》刊登文章《只为孩子上学三百万换户口》，报道北京鸭王总经理刘邵华3年纳税304万，成为北京市第一位获得常住户口资格的外地私企老板。2001年12月10日，《中国税务报》刊登文章《缴税300万户口可进京》，报道了刘邵华作为首位外地来京投资开办私企人员领到申请北京户口涉税证明。中央电视台《聊天》栏目纪录片，就此事专访北京鸭王总经理刘邵华。
上海全聚德成立于1998年9月11日，股东分别为北京市东宫门招待所、修忠，法定代表人为范某。1998年8月21日，上海全聚德向中国北京全聚德烤鸭集团公司支付10万元加盟金。上海鸭王成立于2002年6月20日，法定代表人为范某京。据甘肃省灵台县公安局出具的证明，范某与范某京为同胞兄弟。
2002年1月29日，上海全聚德向商标局申请注册被异议商标，指定使用服务项目为第43类餐馆等服务。2002年12月24日，商标局以被异议商标仅仅直接表示了服务的内容、特点予以驳回。2003年1月8日，上海全聚德向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会作出商标评字（2005）第X号决定书，认为被异议商标指定使用在所报服务项目上虽对指定服务具有一定叙述性，但尚不属此类服务所属行业中的通用术语，此外，被异议商标经多年的使用及宣传，显著性亦得以加强。被异议商标未构成《商标法》第十一条第一款第（二）项规定不得注册的标志，可以初步审定公告。
在初审公告异议期内，北京鸭王于2005年5月31日提出异议。商标局于2006年5月15日以（2006）商标异字《第x号“鸭王”商标异议裁定书》，裁定北京鸭王异议理由成立，被异议商标不予核准注册。
上海全聚德不服商标局的异议裁定，于2006年6月1日向商标评审委员会申请复审，并向商标评审委员会提交了19份主要证据。北京鸭王进行了答辩，并向商标评审委员会提交了12份主要证据。商标评审委员会组织双方证据交换后，上海全聚德向商标评审委员会提交了下列主要证据：1、北京鸭王与上海鸭王广告投入、最主要门店税收情况、获奖证明对比表；2、上海鸭王获得“中国商业名牌企业”、“2006年上海品牌企业”证明；3、范某在北京生活时间的情况说明。商标评审委员会未将上述三份证据发送给北京鸭王。
上述事实有商标评审委员会做出的第X号裁定、北京鸭王及上海全聚德在评审程序阶段提交的证据、当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:
一、商标评审委员会是否违反法定程序
在商标评审委员会复审阶段，虽然上海全聚德提交的最后三份证据未与北京鸭王进行交换，但该证据所涉及的对比表和情况说明均系上海全聚德的单方陈述，获奖证明晚于被异议商标申请注册日，与本案争议焦点无直接关系，商标评审委员会并未采信上述证据，故该证据不属于商标评审委员会做出第X号裁定的依据，上海全聚德对此亦未提出异议。因此，北京鸭王主张商标评审委员会违反法定程序，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
二、被异议商标是否违反《商标法》第三十一条的规定
《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
根据本条款规定，“在先权利”包括商号权，即将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的商号相同或者基本相同的文字申请注册为商标，容易导致相关公众混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先商号权的损害，系争商标应当不予核准注册或者予以撤销；“已经使用并有一定影响的商标”是指在中国已经使用并为一定地域范某内相关公众所知晓的未注册商标。
本案中，“鸭王”系北京鸭王的企业名称核心部分，系北京鸭王的商号，其登记及使用日期均早于被异议商标申请注册日。虽然“鸭王”作为商号独创性较弱，但经过北京鸭王五年多的经营，其于2001年已然成为京城烤鸭市场最具影响的烤鸭店之一。况且，京城烤鸭系北京特色食品，在中外享有盛名。北京的流动商务人员及旅游者众多，京沪两地又是中国的两大经济交流中心，两地人员和信息交流频繁，有关北京鸭王的媒体报道及广告宣传的影响力亦并非仅仅局限于北京，北京鸭王所作广告的报纸并非仅在北京发行即可证明这一点，因此，被异议商标申请注册之前，北京鸭王在相关公众中已经具有一定的知名度。同时，被异议商标的指定使用服务为餐馆类服务行业，与北京鸭王属于相同的服务行业，被异议商标的注册与使用将会导致相关公众误以为该商标所标识的服务来自于北京鸭王，或者与北京鸭王系关联企业，导致相关公众混淆误认，致使北京鸭王的利益受到损害。因此，上海全聚德申请注册被异议商标损害了北京鸭王的在先商号权，应当不予核准注册。
从相关北京鸭王的媒体报道及广告宣传内容，可以得知“鸭王”既是其商号，也是其商标。虽然“鸭王”作为商标独创性较弱，但经过北京鸭王的长期使用，具有了较强的显著特征。由于京城烤鸭为北京特色食品，在中外享有盛名，随着北京鸭王在京城烤鸭市场的影响力增强，相关“鸭王”烤鸭的广告及媒体报道的广泛宣传，北京鸭王的“鸭王”商标在被异议商标申请注册日之前已被相关公众所知晓，并且具有一定的知名度。上海全聚德与北京鸭王均经营京城烤鸭，属同行业企业，其理应知道北京鸭王对“鸭王”商标的使用情况及“鸭王”商标的知名度，上海全聚德申请注册被异议商标，主观上显然存在恶意。因此，上海全聚德申请注册被异议商标的行为，系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为，违反诚实信用原则，被异议商标应当不予核准注册。
综上所述，上海全聚德申请注册被异议商标，违反了《商标法》第三十一条的规定，应当不予核准注册。商标评审委员会在第X号裁定中认定事实不清，适用法律不当，应予纠正。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第（二）款之规定，判决如下：
一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会做出的商评字〔2007〕第X号《关于第x号“鸭王”商标异议复审裁定书》；
二、第三人上海淮海全聚德烤鸭店有限公司申请注册的第x号“鸭王”商标不予核准注册。
案件受理费一百元，由被告国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判长彭文毅
代理审判员江建中
代理审判员邢军
二○○七年十月十五日
书记员瞿文伟
书记员朱平
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