原告阿基昂生命科学公司。
法定代表人厄内斯特•W•波尔塔，总裁。
委托代理人程某。
委托代理人李某。
被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区X路X号银谷大厦10-X层。
法定代表人张某某，副主任。
委托代理人王某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
委托代理人朱某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
原告阿基昂生命科学公司（简称阿基昂公司）不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2009年8月20日作出的第x号复审请求审查决定（简称第x号决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2010年4月15日受理后，依法组成合议庭，并于2010年6月17日公开开庭进行了审理。原告阿基昂公司的委托代理人程某、李某，被告专利复审委员会的委托代理人王某、朱某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
第x号决定系被告专利复审委员会针对原告阿基昂公司所提出的申请号为x.X号发明专利申请（简称本申请）的复审请求而作出的，该决定中认定：
一、关于审查文本。
阿基昂公司于2009年6月26日提交的权利要求第1－5项，2007年7月13日提交的说明书第10页，进入中国国家阶段时提交的国际申请文件中文译文的说明书第1－4、7－9、11－15页、附图第1－2页和说明书摘要，国际初步审查报告附件的中文译文的说明书第2a、5、6页。
二、关于《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十二条第三款。
本申请权利要求1要求保护一种用于驱赶在固定表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法。对比文件1公开了一种防止鸟类毁坏种植后种子的方法，包括向种植过种子的地面施用一层无毒固体材料，所述固体材料能排斥鸟类品尝，其具有不大于约50微米的粒径，能吸收波长在300－x范围的光，所述无毒固体材料是多环醌，多环醌选自9，10－蒽醌等物质（见对比文件1的权利要求6）。本申请与对比文件1均涉及在固定表面使用包含9，10－蒽醌的试剂来驱赶鸟类的方法，二者的区别在于：权利要求1中无毒驱赶剂的施用方式是喷洒于建筑物表面，9，10－蒽醌的用量为0.2－25毫克/平方米，而对比文件1没有公开上述施用方式。因此，本申请相对于对比文件1实际解决的技术问题是提供一种9，10－蒽醌驱赶鸟类的具体施用方式。
对比文件1还公开了多环醌的液体分散体可喷洒在种子上，而喷洒也是本领域中最常见的农药施用方式，是本领域技术人员很容易想到的。根据施用对象适当调节试剂用量是本领域的常规技术手段，多环醌的用量是可以在较大范围内进行调节的。对比文件1已经公开了“种植过种子的地面”，本领域技术人员很容易从对比文件1中获得将相同的驱赶剂应用于其他场所如建筑物表面以达到驱赶鸟类的启示，故权利要求1相对于对比文件1不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。
同理，权利要求3也不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。
阿基昂公司在答复《复审通知书》时认为：对比文件1公开了用9，10－蒽醌作为鸟类驱赶剂是由于摄取后的反应，而本申请用9，10－蒽醌阻挡鸟类是通过光吸收中的可见的变化，9，10－蒽醌的施用量显示提供本发明阻挡效果的最低量，现有技术没有公开或暗示该最低量。此外，现有技术也没有公开或暗示吸收光的波长范围，本申请的光波长范围低于对比文件1公开的范围。
专利复审委员会认为：本申请在9，10－蒽醌的用量上与对比文件1是相当的，均在合理可调的范围内。另外，9，10－蒽醌能吸收的光波长范围是其固有的属性，由于所述化合物最终均具有相同的驱赶鸟类的用途，即使阿基昂公司发现了其能比对比文件1的吸收波长更短也不会给该化合物的上述用途带来创造性。
权利要求2、4、5分别对权利要求1中9，10－蒽醌的吸收光线的范围、溶解度、熔点进行了限定，而上述权利要求的附加技术特征属于9，10－蒽醌的固有性质，可见该特征已在对比文件1中隐含公开。因此，在权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2、4、5也不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。
综上，专利复审委员会作出第x号决定：维持国家知识产权局于2008年4月4日对第x.X号发明专利申请作出的驳回决定。
原告阿基昂公司不服，向本院提起诉讼称：复审决定书认定事实不清、主要证据不足并且适用法律错误。根据《审查指南》的规定，评价发明有无创造性，应当以《专利法》第二十二条第三款为基准，即，应当审查发明是否具有突出的实质性特点和发明是否具有显著的进步。专利复审委员会认为权利要求1没有创造性是认定是错误的。本申请与对比文件1所属的技术领域和所要解决的技术问题均不相同。本发明要解决的技术问题是鸟类和人如何和谐共处的问题，属于广义的城市管理学领域；更具体地说，本发明要解决的技术问题是提供一种防止鸟类在建筑物表面过多停留的方法。对比文件1要解决的技术问题是如何防止种植后的种子被鸟类采食的问题，属于农学领域。本申请与对比文件1所采取的技术方案不同。本申请的方法涉及在建筑物表面上喷洒包含9,10-蒽醌的无毒驱赶剂，并且所述9,10-蒽醌是以0.2毫克/平方米至25毫克/平方米的用量使用的。对比文件1的方法涉及在种植种子之前，将无毒固体涂覆材料施用于所述种子。本申请与对比文件1所取得的技术效果不同。本发明的方法在驱赶鸟类避免其在固定建筑物表面栖息、活动和/或投宿方面具有明显效果。对比文件1的方法在避免经处理的种子被鸟类采食方面具有明显效果。本申请符合《专利法》第二十二条第三款关于创造性的规定。综上，请求人民法院撤销复审委第x号复审决定书，并责令复审委重新审查并依法重新作出复审决定书。
被告专利复审委员会答辩称：本案复审决定中创造性的评述正是严格按照指南所规定的三步法来进行的。本申请说明书的“发明领域”部分记载了“本发明涉及一种用于驱赶在植物和固定建筑或建筑物表面投宿、栖息或活动的鸟类的方法”，其中活动必然包括进食。对比文件1背景技术部分记载的内容主要是要解决鸟类活动对农业生产、花园主的影响，主要是鸟类食用植物种子造成的损失，需要提供一种防止鸟类损害植物种子的方法，可见，从本质上讲，本申请和对比文件1均是为了解决鸟类活动对人类生产、生活所造成的影响，从而提供一种无害的驱赶方法，使用的也是相同的驱赶剂9，10－蒽醌，该驱赶剂的作用机理也均相同，对比文件1属于与本申请的技术领域相同或相近的技术领域，可以作为本申请最接近的现有技术。创造性三步法中第二步确定发明实际解决的技术问题实际上是基于最接近的现有技术重新确定该发明实际解决的技术问题，决定中有关“本申请相对于对比文件1实际解决的技术问题是提供一种9，10－蒽醌驱赶鸟类的具体施用方式”（包括施用地点和用量）并无任何问题。创造性评述的第三步是判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，本领域技术人员在对比文件1的基础上根据施用对象适当调节驱赶剂的用量是本领域的常规技术手段，至于“建筑物表面”，本领域技术人员能够知晓将对比文件1的驱赶剂应用于建筑物表面同样能达到驱赶鸟类的作用，该区别特征也不能给本申请带来创造性。综上，被告坚持第x号决定中的认定意见，其认为该决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程某合法，请求人民法院判决维持该决定。
本院经审理查明如下事实：
本申请为申请号为x.X、名称为“从植物和建筑物表面驱赶鸟类的方法”、申请人为阿基昂公司的发明专利申请。申请日为2001年3月27日，优先权日为2000年4月14日，公开日为2006年3月22日。
针对本申请，国家知识产权局原审查部门于2008年4月4日作出驳回决定。驳回决定所依据的文本是：阿基昂公司于2008年1月22日提交的权利要求第1-5项，2007年7月13日提交的说明书第10页，进入中国国家阶段时提交的国际申请文件中文译文的说明书第1－4、7－9、11－15页、附图第1－2页和说明书摘要，国际初步审查报告附件的中文译文的说明书第2a、5、6页。驳回的理由是：权利要求1－5不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。
阿基昂公司不服上述驳回决定，于2008年7月21日向专利复审委员会提出复审请求，同时提交了权利要求书的全文替换页，其中删除了权利要求1中的“植物和”，并认为：修改后的权利要求仅涉及驱赶在固定表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法，对比文件1涉及的是阻止鸟类伤害植物和植物种子的方法，其中没有提到鸟类的活动习性，也没有暗示蒽醌可以以本发明的方式来驱赶鸟类，因此修改后的权利要求具备创造性。
经形式审查合格后，专利复审委员会受理了该请求，并于2008年9月5日向阿基昂公司发出了《复审请求受理通知书》，同时将案卷转送至国家知识产权局原审查部门进行前置审查。在前置审查程某中，国家知识产权局原审查部门坚持驳回决定。
专利复审委员会组成合议组，对本复审请求案进行了审理，并于2009年2月24日向阿基昂公司发出《复审通知书》，指出：权利要求1相对于对比文件1不具备创造性。即使阿基昂公司将权利要求1中的“固定表面”修改为说明书中所述的建筑物（如屋顶）表面等，由于本申请与对比文件1中采用的驱赶剂相同，本领域技术人员很容易从对比文件1中获得将相同的驱赶剂应用于其他场所以达到驱赶鸟类的启示，其仍然不具备创造性。权利要求2－5的附加技术特征也已被对比文件1公开，在权利要求1不具备创造性的情况下，其从属权利要求2－5也不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。
针对上述《复审通知书》，阿基昂公司于2009年6月11日提交了意见陈述书和权利要求书的全文替换页，其中，相对于2008年7月21日提交的权利要求书，阿基昂公司将权利要求1中9，10－蒽醌的用量由“以0.2毫克/平方米”修改为“以0.2毫克/平方米至2.5毫克/平方米”，并增加了“所述固定表面是不可食用的固定表面”的技术特征。阿基昂公司认为：对比文件1公开了用9，10－蒽醌作为鸟类驱赶剂是由于摄取后的反应，而本申请用9，10－蒽醌阻挡鸟类是通过光吸收中的可见的变化，9，10－蒽醌的施用量显示提供本发明阻挡效果的最低量，现有技术没有公开或暗示该最低量。此外，现有技术也没有公开或暗示吸收光的波长范围，本申请的光波长范围低于对比文件1公开的范围。
2009年6月26日，阿基昂公司再次提交权利要求书的全文替换页，其中对权利要求1进行了如下修改：将9，10－蒽醌的用量修改为“以0.2毫克/平方米至25毫克/平方米”，并将“不可食用的固定表面”修改为“建筑物表面”。
本申请修改后的权利要求如下：
“1、一种用于驱赶在固定表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法，包括在所述表面上喷洒一种包含9，10－蒽醌的无毒驱赶剂，该驱赶剂能引起所述鸟类的品尝和/或摄取后反应，其中，所述9，10－蒽醌是平均粒度低于50微米的细碎的颗粒，并且，所述9，10－蒽醌是以0.2毫克/平方米至25毫克/平方米的用量使用的，所述固定表面是建筑物表面。
2、如权利要求1的方法，其中，所述9，10－蒽醌能吸收250纳米波长范围内的光线。
3、如权利要求1的方法，其中，所述9，10－蒽醌以25毫克/平方米的用量喷洒在处理的表面上。
4、如权利要求1的方法，其中，所述9，10－蒽醌在水中的溶解度不超过x。
5、如权利要求1的方法，其中，所述9，10－蒽醌的熔点至少为50℃。”
对比文件1为公开日为1999年3月23日的x的名称为“保护种子免于鸟类损害的方法”的美国专利。
专利复审委员会经过审查，于2009年8月20日作出第x号决定。
在庭审中，原告进一步认为，第x号决定还遗漏了本申请权利要求1与对比文件1的一个区别技术特征，即权利要求1的前序特征：一种用于驱赶在固定表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法。
在本案诉讼过程某，原告提交了对比文件1的中文全文译文，被告书面表示认可该引文的真实性、公开性和关联性。
对比文件1中文译文第2页第7自然段记载：“相信仅靠颜色变化不能阻止鸟。相反，鸟似乎是首先品尝涂布种子的材料。在发现味道不满意之后，鸟通过视觉识别该材料独特的颜色而避开该材料。因此本发明组合物的总的排斥效果是基于品尝和视觉观察二者。”第5页第7自然段记载：“尽管优选将多环醌作为涂料直接应用在种子上，但是该相同的液体处理溶液也可通过涂覆覆盖种子的地表而对埋下的种子提供保护。但是，这需要在现场进行涂覆，远不如种植前大量涂布种子有效。”对比文件1权利要求3记载：“防止鸟类损害种植的种子的方法，包括向所述种植的种子之上的土地施用无毒固体材料层”。
上述事实有专利复审委员会审查本案时所依据的本申请文本、原告在复审阶段提交的意见陈述书、国家知识产权局驳回决定、第x号决定、对比文件1及其中文译文及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：
一、本案的法律适用问题。
2008年12月27日修改的《专利法》（简称2009年《专利法》）已于2009年10月1日起施行，鉴于本申请的申请时间以及本案受理时间处于2001年《专利法》施行期间，而本案审理时间处于2009年《专利法》施行期间，因此本案的审理涉及2001年与2009年《专利法》之间的适用问题。《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。依据上述规定，国家知识产权局制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，该过渡办法于2009年10月1日起施行。根据该过渡办法，对于专利权是否有效的审查，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年《专利法》的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年《专利法》的规定。鉴于本案属于专利确权行政纠纷，本申请的申请日在2009年10月1日前，因此依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年《专利法》进行审理。
二、本申请是否符合2001年《专利法》第二十二条第三款的规定。
2001年《专利法》第二十二条第三款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。
1、关于本申请权利要求1的创造性。
原告主张本申请与对比文件1所属技术领域不同、所要解决的技术问题不同。对此本院认为，本申请权利要求1要求保护一种用于驱赶在固定表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法，对比文件1公开了一种防止鸟类损害种植后种子的方法，两者均通过使用包含9,10-蒽醌的无毒驱赶剂来驱赶鸟类，技术领域相近，所要解决的技术问题亦相类似。原告主张本申请属于城市管理学领域，对比文件1属于农学领域，缺乏依据，其相应诉讼主张不能成立，本院不予支持。
原告主张本申请与对比文件1所采取的技术方案不同，除了第x号决定认定的区别技术特征之外，本申请权利要求1与对比文件1相比，还存在“用于驱赶在固定建筑物表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法”这一特征。对此本院认为，第x号决定关于“权利要求1中无毒驱赶剂的施用方式是喷洒于建筑物表面，9，10－蒽醌的用量为0.2－25毫克/平方米，而对比文件1没有公开上述施用方式”的认定已经概括了本申请权利要求1和对比文件所采取的技术方案的区别技术特征，原告对此亦不持异议，本院予以确认。由对比文件1中文译文第2页第第7自然段的记载可知，对比文件1的发明组合物系通过鸟类品尝和视觉观察共同起作用的，具体而言，鸟类通过品尝涂布了组合物的种子之后，产生味觉排斥反应，由于该排斥反应的产生总是对应着涂布了组合物的种子的颜色变化的视觉刺激，基于鸟类的记忆功能，鸟类能够将前述味觉和视觉刺激建立起联系，从而使得该发明组合物在随后的过程某仅通过颜色的变化即能够起到驱赶鸟类吞食种子的作用。由此可见，对比文件1并未明确公开本申请权利要求1限定的“用于驱赶在固定建筑物表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法”这一技术特征，第x号决定的认定存在瑕疵，本院予以纠正。
原告主张本申请与对比文件1相比，技术手段不同，所取得的技术效果不同。本申请的方法涉及在建筑物表面上喷洒包含9,10-蒽醌的无毒驱赶剂，并且所述9,10-蒽醌是以0.2毫克/平方米至25毫克/平方米的用量使用的；对比文件1的方法涉及在种植种子之前，将无毒固体涂覆材料施用于所述种子。本发明的方法在驱赶鸟类避免其在固定建筑物表面栖息、活动和/或投宿方面具有明显效果；对比文件1的方法在避免经处理的种子被鸟类采食方面具有明显效果。对此本院认为，如果现有技术整体上给出了将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决存在的技术问题的启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。就本案而言，对比文件1权利要求3及中文译文第5页第7自然段公开了将发明组合物向所述种植的种子之上的土地施用的技术方案，也即给出了将9,10-蒽醌施用于土地表面能够起到驱赶鸟类的明确教导。由于种植过种子的土地亦为不可食用的固体表面，所施用的同为无毒排斥剂9,10-蒽醌，且无论从本申请说明书公开的内容、抑或是现有证据来看，并无证据表明本申请与对比文件1共同采用的9,10-蒽醌在两项发明中对于鸟类的排斥机理有何不同，本领域技术人员在阅读了对比文件1的上述内容之后，有动机将对比文件1所公开的9,10-蒽醌施用于其他不可食用的固体表面—包括建筑物表面，同理，对比文件1的上述内容亦给出了驱赶在固定建筑物表面投宿、活动或栖息的鸟类的技术启示。此外，对比文件1还公开了多环醌的液体分散体可喷洒在种子上，且喷洒亦是本领域中最常见的农药施用方式，是本领域技术人员很容易想到的；对于9，10－蒽醌的用量，根据施用对象适当调节试剂用量是本领域的常规技术手段，本领域技术人员在对比文件1给出了施用9，10－蒽醌驱赶在建筑物表面活动的鸟类的技术启示的情况下，根据有限次实验能够得到本申请权利要求1的用量。综上，本申请权利要求1相对于对比文件1而言是显而易见的，不具有突出的实质性特点。进一步而言，本申请说明书也未说明上述区别技术特征的引入使得本申请权利要求1的技术方案与对比文件1相比具有何种有益的技术效果。故被告关于权利要求1相对于对比文件1不具备创造性，不符合2001年《专利法》第二十二条第三款的规定，结论正确，本院予以支持。原告的相应诉讼请求不能成立，本院不予支持。
2、关于本申请权利要求2－5的创造性。
基于上述理由，经本院审查，第x号决定关于权利要求3也不具备创造性的认定，以及权利要求2、4、5分别对权利要求1中9，10－蒽醌的吸收光线的范围、溶解度、熔点进行了限定，而上述权利要求的附加技术特征属于9，10－蒽醌的固有性质，可见该特征已在对比文件1中隐含公开的认定，均无不当，本院予以支持。
综上，被告作出的第x号决定程某合法，认定事实基本清楚，适用法律正确，本院依法予以维持。原告的起诉理由均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下：
维持被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第x号复审请求审查决定。
案件受理费人民币一百元，由原告阿基昂生命科学公司负担（已交纳）。
如不服本判决，原告阿基昂生命科学公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审判长芮松艳
代理审判员陈文煊
代理审判员殷悦
二○一○年十二月二十四日
书记员牛捷
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