浅析从属权利要求撰写中存在的误区

 

　　专利法第五十六条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”可见，权利要求是确定发明或实用新型专利权保护范围的法律文件，在专利申请文件中占有最重要地位。按照撰写方式，又可将权利要求划分为独立权利要求和从属权利要求。在专利法实施细则中，明确了对从属权利要求撰写的形式要求，但是并没有涉及实质上的要求，因此，本文试图对从属权利要求的实质性要求作一些探讨，希望对大家撰写权利要求书能有所帮助。

 

　　一、正确理解从属权利要求的定义，避免重复限定

 

　　《专利法详解》对从属权利要求的撰写有一个基本定义：“从属权利要求应当用附加的技术特征，对所引用的权利要求作进一步的限定。附加的技术特征可以是对被引用权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征，也可以是另外增加的技术特征。”

 

　　上述规定虽然非常明确，但在权利要求的撰写过程中，仍然会经常发生如下四类重复限定现象。下面就根据从属权利要求的定义来识别出这些重复限定的情况，加以避免。

 

　　1、另外增加的技术特征本身造成重复限定

 

　　例如，从属权利要求中的限定部分为“……其特征在于，所述三轮车具有三个轮子。”三轮车必然具有三个轮子且只有三个轮子，这是在“三轮车”这个主题确定后所必然带来的技术特征，因此这种描述并没有另外增加技术特征，这样的权利要求构成重复限定。

 

　　又如从属权利要求中的限定部分为“……其特征在于，所述电视机还具有一显示屏。”显示屏是自电视机产生以来，电视机所必须具备的结构。且不论电视技术如何发展，显示屏也必定是电视机所不可缺少的部件。因此这种描述并没有另外增加技术特征，这样的权利要求构成重复限定。

 

　　2、另外增加的技术特征已经隐含在其所引用的权利要求中，造成重复限定

 

　　例如，权利要求1记载“……其特征在于，所述比较器将控制信号输出给PLC。”从属权利要求为“如权利要求1所述的……，其特征在于，所述比较器具有控制信号输出端，所述PLC具有控制信号输入端，该控制信号输出端与控制信号输入端相连。”

 

　　从权利要求1可以看出，要实现比较器将控制信号输出给PLC，比较器必定具有控制信号输出端，而PLC也必定具有控制信号输入端。不论控制信号输出端与控制信号输入端是无线连接还是有线连接，两者信号相连通也是必须的。因此从属权利要求中的附加技术特征从字面看虽然没有记载在权利要求1中，但并没有给从属权利要求实质增加任何技术特征，这样的从属权利要求构成重复限定。

 

　　3、进一步限定后的保护范围未作任何改变，造成重复限定

 

　　例如，“……所述轴承可以由金属制成，也可以由非金属制成。”该权利要求所要进一步限定的是轴承的材料。由于金属材料以外的都称为非金属材料，该权利要求的描述相当于轴承可以采用任何材料，导致进一步限定后的保护范围未作任何改变，造成重复限定。

 

　　4、进一步选择技术方案而非进一步限定技术特征，造成重复限定

 

　　例如，权利要求1记载“……其特征在于，所述元素是氟或氯或溴或碘。”从属权利要求为“如权利要求1所述的……其特征在于，所述元素是氟。”

 

　　在代理实务中，有相当一部分人认为上述从属权利要求保护范围落在其引用权利要求的保护范围之内，比其引用权利要求的保护范围小，因此撰写成从属权利要求是没有问题的。

 

　　上述错误观点源于没有正确理解保护范围的概念。专利的保护范围是以记载在权利要求中的技术方案为准，因此进一步限定必须要使得从属权利要求的技术方案落入其引用的权利要求的技术方案的范围之内。上述从属权利要求仅仅是在四种并行的技术方案中选择了一种。也就是说，从属权利要求的技术方案的保护范围和权利要求1中的四种并行的技术方案中的一种是完全重叠的，因此并没有对技术特征作进一步的限定，仍然是一种重复限定。

 

　　在能得到说明书支持的前提下，将上述权利要求作如下修改则是可以的：权利要求1为“……其特征在于，所述元素是卤族元素。”从属权利要求为“如权利要求1所述的……其特征在于，所述卤族元素是氟。”

 

　　对于此类问题，建议结合新颖性标准来进行判断，即进一步选择的技术方案相对于所引用权利要求中的技术方案是否具备新颖性。如果不具备新颖性，则可以确认为是进一步选择技术方案而非进一步限定技术特征，构成重复限定。

 

　　二、正确理解从属权利要求的作用，明白现有技术作为从属权利要求的附加技术特征的意义

 

　　从属权利要求不论是在审查程序中、无效程序中、侵权诉讼中或者专利转让/许可中，都具有很重要的作用，这已经为大家所公知。在撰写权利要求书时，通常首先完成独立权利要求的撰写，然后需要对其他技术特征进行分析，将那些有可能对申请的创造性起作用的技术特征作为对本发明或实用新型进一步限定的附加技术特征，写成相应的从属权利要求。有相当一部分人据此推断，若某技术特征本身是现有技术，则必定不能对申请的创造性起作用，因此不必写入从属权利要求中。但同时在实践中，他们又能经常看到一些非常普通的现有技术写入了从属权利要求，从而引发了到底怎样的技术特征有必要作为附加技术特征写成相应的从属权利要求的疑问。下面将集中对1）现有技术是否有必要作为附加技术特征写入从属权利要求；2）什么样的现有技术有必要写入从属权利要求进行探讨。

 

　　1、现有技术是否有必要作为附加技术特征写入从属权利要求

 

　　首先从逻辑上看，即使原命题“若p则q”正确，也无法推出否命题“若非p则非q”也正确。因此将那些有可能对申请的创造性起作用的技术特征作为对本发明或实用新型进一步限定的附加技术特征来写成相应的从属权利要求，并不表示那些不可能对申请的创造性起作用的技术特征没必要作为对本发明或实用新型进一步限定的附加技术特征来写成相应的从属权利要求。

 

　　其次，某技术特征本身是现有技术，该特征与其所引用的权利要求的技术方案组合后能对申请的创造性起作用的可能性并不大，但并不能完全排除这种可能性。因此现有技术特征不完全等于不能对申请的创造性起作用的技术特征。

 

　　最后，现有技术作为附加技术特征非常有可能对申请的新颖性起作用，这也是本文需要特别强调的。

 

　　例如一件专利通过实质审查获得了授权，其权利要求书中具有这样一个从属权利要求：“……其特征在于，所述轴承由陶瓷材料制成。”而在申请日之前，用陶瓷材料制作轴承已经为人们所知悉，因此该技术特征本身是现有技术。若有人检索到一篇申请在先公开在后的专利文献，公开了该专利权利要求书中除了上述从属权利要求以外的所有技术方案。此时该专利仍然可以因为具有新颖性而被部分维持有效。

 

　　从本例可以看出，现有技术是否作为附加技术特征写入从属权利要求，直接影响了专利是否被全部无效。另外，随着技术竞争的日益加剧，存在抵触申请的可能也会日益增大。特别是加速审查制度的推出，更有可能出现要求加速审查的在后申请已经授权，而在先申请仍然没有公开的状况。在这种情况下，审查员无法检索到抵触申请，从而申请人也不可能做针对性的修改，一旦进入无效程序，则将可能面临权利丧失的风险。这就使得现有技术作为附加技术特征写入从属权利要求具有更为重要的作用。

 

　　综上所述，现有技术也有作为附加技术特征写入从属权利要求的必要。从理论上说，只要进一步限定后的从属权利要求相对于被其引用的权利要求具有新颖性，即不是重复限定的，则都有可能起作用。

 

　　但在撰写实务中，一定是先考虑可能对申请的创造性起作用的技术特征，然后才考虑本身是现有技术的技术特征。况且众多的现有技术难道都有必要写入从属权利要求中么？

 

　　2、什么样的现有技术特征有必要写入从属权利要求

 

　　1）最终投放市场的完整产品、最终使用的完整方法或工艺中所包含的难以替代或绕开的现有技术特征，但该技术特征本身与专利申请的创新之间可能并无关联。

 

　　例如，在热交换器领域，水力直径沿主延伸方向围绕一个中间值的波动通常都是确定在某一个范围内，例如50%内。而专利申请要解决的技术问题是降低成本。此时的技术特征虽然与要解决的技术问题并无直接关联，但是该技术特征确是最终投放市场的完整产品中不可或缺的特征之一，并且难以绕开，因此有必要写入从属权利要求中。

 

　　2）与最终投放市场的完整产品的生产相关且不易绕开的现有技术特征，但该技术特征本身与专利申请的创新之间可能并无关联。

 

　　例如，一种密封结构，可以采用多种焊接方法生产，但配套的生产线上采用的是激光焊，如果替换其它焊接方式，整条流水线可能需要花费较高的重置成本，此时可以认为该技术特征也具有不易绕开的特点，有必要写入从属权利要求中。

 

　　3）专利申请的主题所直接应用的领域。

 

　　例如，专利申请的主题为一种智能芯片，开发该芯片时的设想是将其应用于智能家电系统中，且投放市场的芯片也都准备用于智能家电系统。但在撰写申请文件时，由于该智能芯片并不限于智能家电系统的应用，独立权利要求中通常是不包括具体应用领域的。但该特征应当写入从属权利要求。

 

　　三、正确理解从属权利要求之间的引用关系，避免削弱从属权利要求的防御作用

 

　　细则第二十三条第二款还作出了两条比较重要的规定：引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求；多项从属权利要求不得作为另一项多项从属权利要求的基础，即多项从属权利要求不得直接或间接地引用另一项多项从属权利要求。

 

　　专利代理人在撰写权利要求时，基本都能避免上述多项引多项的问题，但时常发现为了要避免该问题而随意引用，导致从属权利要求的防御作用被削弱的情况。以下通过一个简单的示例来说明。

 

　　权利要求书

 

　　1、一种组合物，其中含有介质和在室温下为固体的颗粒。

 

　　2、如权利要求1所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒以胶态分散体的形式加入介质中。

 

　　3、如权利要求2所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒选自珠光剂。

 

　　4、如以上权利要求中任一项所述的组合物，其特征在于，所述介质为生理适用的介质。

 

　　5、如以上权利要求中任一项所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒的含量占组合物总重量的0.5-60重量%。

 

　　上述权利要求书中的权利要求4和权利要求5存在引用前序多项从属权利要求的问题，这在欧洲专利申请文件中经常能看到。申请人克服该缺陷的修改方式通常有以下几种。

 

　　第一种修改，将权利要求4、5改为择一引用前序权利要求。这种修改方式保留了所有的技术方案，但权利要求项数会呈几何级增长。例如1项独立权利要求和N-1项（N≥3）均为“如以上权利要求所述”的从属权利要求，经过修改后的权利要求项数为3+2（2N-3-1）。

 

　　第二种修改，将权利要求4、5改为随便引用一个前序权利要求：

 

　　4、如权利要求1所述的组合物，其特征在于，所述介质为生理适用的介质。

 

　　5、如权利要求4所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒的含量占组合物总重量的0.5-60重量%。

 

　　这种修改方式遗漏了众多的技术方案，有可能导致在无效或者诉讼过程中处于不利地位。

 

　　第三种修改，是目前专利代理人较为常用的：

 

　　1、一种组合物，其中含有介质和在室温下为固体的颗粒。

 

　　2、如权利要求1所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒以胶态分散体的形式加入介质中。

 

　　3、如权利要求2所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒选自珠光剂。

 

　　4、如权利要求1所述的组合物，其特征在于，所述介质为生理适用的介质。

 

　　5、如权利要求1所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒的含量占组合物总重量的0.5-60重量%。

 

　　上述修改合理利用了审查指南中有关无效程序中可以合并权利要求的规定，但是与原始的权利要求书相比，还是遗漏了权利要求3、权利要求4组成的技术方案和权利要求3、权利要求5组成的技术方案，症结就在于权利要求3是从属于权利要求2，不属于可以合并的权利要求。

 

　　第四种修改：

 

　　1、一种组合物，其中含有介质和在室温下为固体的颗粒。

 

　　2、如权利要求1所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒以胶态分散体的形式加入介质中。

 

　　3、如权利要求1所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒以胶态分散体的形式加入介质中；所述固体颗粒选自珠光剂。

 

　　4、如权利要求1所述的组合物，其特征在于，所述介质为生理适用的介质。

 

　　5、如权利要求1所述的组合物，其特征在于，所述固体颗粒的含量占组合物总重量的0.5-60重量%。

 

　　上述修改中，从属权利要求全部改为引用权利要求1，在无效中都可以合并，因此未遗漏技术方案。但其缺点是，无效程序中不是什么时候都可以用合并的方式修改权利要求的。而在诉讼中，也仅能认为上述权利要求书中存在五个基本技术方案，合并所可能得出的技术方案是不予考虑的。

【作者简介】
周琪，目前为执业专利代理人、工程师（中级）、知识产权司法鉴定专家组成员，中国民主同盟成员。2001年毕业于上海交通大学机械工程学院；目前就读上海财经大学经济法专业硕士。2001年开始从事涉外知识产权代理工作，涉及专利申请、复审、无效、诉讼、许可谈判、分析等。