专利重复授权再探讨

【出处】《知识产权》2010年第4期
【摘要】通过对“舒学章”案的引述，提出新《专利法》实施后给专利重复授权带来的新视角，并在简单介绍禁止专利重复授权的法律含义中，论述了禁止重复授权的法律基础。通过进一步对禁止重复授权进行的现实分析，挖掘出新旧专利法在实践中仍然存在的问题。最后，对我国禁止重复授权的法律制度建设和法律实践提出看法。
【关键词】专利发明；实用新型；重复授权
【写作年份】2010年


【正文】

　　2008年4月21日，最高人民法院公布了2008年中国知识产权司法保护十大案件。其中济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷提审案是唯一一件知识产权行政案件，也是唯一一件由最高人民法院终审裁判的案件。[1]

　　2008年7月14日，最高人民法院对舒学章案作出了终审判决，认为：1．其发明专利与实用新型专利并不属于同样的发明创造；2．专利法意义上的禁止重复授权是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是同样的发明创造只能被授予一次专利权。[2]2然而，随着第三次修改的《专利法》于2009年10月1日开始实施，又引发了对该案新的思考。首先，根据新《专利法》第九条的规定重新审判该案，本案的最终结果应该完全与最高人民法院的终审判决相反；其次，该案的判决也存在令人质疑的地方。

　　社会实践中出现的各种法律现象不断推动法律的完善，因此有必要通过深入研究，对我国专利制度中的“禁止重复授权”的原则做一个梳理，以使其得到进一步完善。

　　一、禁止专利重复授权概述

　　禁止专利重复授权是世界各国专利制度普遍公认的一项原则。专利重复授权使专利权人获得了不应该获得的更多保护，消除专利重复授权就是消除专利权人获得的这种不该获得的利益。所以，禁止专利重复授权的法律意义在于防止权利之间发生冲突，同时还在于防止专利保护期不适当的延长。

　　如果同一发明创造获得了多项专利权，将会出现以下几方面的影响：

　　（一）如果允许同一发明人基于同一发明从专利局多获得一项专利权，将导致没有对价的无偿延长了发明人发明技术的保护期，推迟其进入公有领域的时间，损害公众利益。

　　（二）如果允许不同的发明人基于同一发明取得多项权利，则使用者在使用发明技术时就不得不寻求多个权利人的同意。这会导致不确定性，浪费交易费用，并且还有可能使其中某个专利权人因害怕其他专利权人告其侵权而拒绝将其发明商业化。[3]

　　（三）如果允许同一发明人基于相同的发明获得多项保护，将带来以下后果：1．将造成使用人在使用发明技术时的不确定性，增加经济社会的混乱，例如，专利纠纷增曾多；2.导致专利权人通过滥用权利来获得经济回报，而不是激励进一步的发明创造，从而违背了专利法的立法初衷—为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展[4]。

　　二、对“禁止重复授权”原则的理解及在专利审查程序中适用该原则时存在的问题

　　我国专利制度不仅要保护专利权人的利益，也要保护公众的利益，“禁止重复授权”就是其中的一项重要基本原则。但是对于“同样的发明创造只能被授予一项专利权”如何解释和理解，理论界和实务界对此一直存在争议，实践中也存在一些损害公众利益的情况，例如专利保护期限变相延长。原则上讲，在专利申请授权阶段、无效阶段以及侵权诉讼中，都涉及权利要求保护范围的确定，也就都涉及重复授权的认定，但由于侵权诉讼中引入了“等同原则”，在判断标准上也主张“显而易见”性，显然，这在我国专利审查程序中是完全没有的。因此，本文将把涉及重复授权的内容范围限定在审查程序中。

　　在专利实质审查程序中，对于“同样的发明创造只能被授予一项专利权”争议的焦点集中在两点，舒学章案的争议也充分反映了该两个焦点：

　　（一）如何理解和把握“只能被授予一项专利”

　　对于“同样的发明创造只能被授予一项专利权”，如何把握禁止重复授权之“只能被授予一项专利”，学者存在以下不同理解：

　　1．有的学者理解为，不同知识产权之间不存在重复授权，允许专利权人同时享有发明和实用新型的专利权，即对同一人就同一主题授予不同的知识产权，不会发生权利冲突问题。如果一概以违反禁止重复授权原则为理由加以排斥，那就会损害有关申请人的利益，不利于鼓励科技创新[5]，并进一步举例说明计算机程序可以申请版权保护，也可以申请发明专利保护。

　　2．有的学者理解为，“不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在”。只要两项或两项以上的专利权不是同时有效，哪怕一前一后，例如舒学章案，如果他的实用新型和发明属于相同的发明创造，则其在先实用新型专利保护期满后，再次得到发明专利的保护，整个专利保护期限虽然超过20年，也符合“只能被授予一项专利权”的规定，即不属于重复授权。这种解释明确记载在2006版《审查指南》第二部分第三章第六节。

　　3．有的学者理解为，禁止重复授权仅指禁止不同主体重复授权，如果是同一主体就同样的发明创造可以被授予两项以上专利权。

　　4．有的学者将“禁止重复授权”理解为禁止二次授[6]，或者是指同样的发明创造只能被授予一项专利权，同样的发明创造只要被授予了两次以上的专利权，就构成了重复授权[7]，无须考虑专利类型和专利权是否并存。不同类型的专利权如果保护的是同样的发明创造，则为重复授权。对“同样的发明创造只能被授予一项专利”应该理解为“同样的发明创造不能被授予两次以上的专利权”，并从“禁止重复授权”在《新华字典》本源字义上佐证了上述理解。[8]

　　显然，根据2009年的《专利法》，观点1、 2、3都是片面的。这些不同理解曾一度集中反映在引起巨大争议的“舒学章案”上，很多学者对此案发表了意见，其争议点就是“同样的发明创造只能被授予一项专利权”到底是指“同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在”（即观点2)还是指“同样的发明创造不能被两次授予专利权，即使它们并非同时存在”（即观点4）呢？北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院以及专利复审委员会对此原则的理解各不相同，导致了是否属于“重复授权”的判决结果各不相同。

　　在新法修改之前，大家对“禁止重复授权”争论之所以非常激烈，是因为同一发明先后申请实用新型和发明专利并被授权，产生了接力保护，延长了专利权的保护期，从而对公众造成更多的不公平。而新《专利法》第九条第一款“禁止重复授权”规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，虽消除了延长保护期的问题，但是针对上述条款第二句，即便申请人声明放弃实用新型专利权，而放弃实用新型是从发明专利授权公告日算起，由此，这项权利的组成应该包括前半部分的实用新型专利权和后半部分的发明专利权，即存在两项各自的有效期间的专利权，因此，从逻辑上来讲，这项专利权还是存在二次授权即重复授权的事实。显然，新法依然没有消除旧法在实践中产生的疑惑，造成当事人在使用发明技术时的不确定性。

　　（二）特殊情况下如何判断是“同样的发明创造”

　　审查指南规定：“同样的发明创造是指权利要求保护范围相同”。对于两项权利要求内容完全相同，或者仅仅是文字的简单变化，或者是对某一特征表述不同而权利要求保护范围实质相同的情况，都比较容易判断两者属于同样的发明创造。但对于两项权利要求存在区别的情况下，如何判断是否属于同样的发明创造，在专利法修改前一直是个焦点。由于权利要求存在区别的情形很多，不同人有不同的理解，始终得不到统一。下文以舒学章案为例，对类似舒学章案的情况做以下探讨，以期统一观点和做法。

　　根据国家知识产权局颁布的施行修改后的专利法的过渡办法的规定，只有申请日在2009年10月1日后提交的专利申请才适用新专利法，而2009年10月1日前的专利申请以及根据该申请授予的专利权，除该办法另有规定的外，适用修改前的专利法的规定。[9]所以针对新专利法实施前存在的这种情况：即在符合授权条件下，同一申请人在后申请（专利）的保护范围比在先申请（专利）的大，这两份申请（专利）是否需要判断是“相同的发明创造”？如何判断？例如，在先申请（专利）是下位概念，而在后申请（专利）是上位概念；在先申请（专利）是从属专利，而在后申请（专利）是基础专利，在后申请的授权导致了在先申请专利权保护期的延长。

　　对于舒学章案的在先实用新型和在后发明，一审法院和二审法院认为两者是相同的发明创造，而复审委和最高人民法院认为不属于相同的发明创造。其中，被授权的在先申请的实用新型的权利要求1为：“1.一种主要由反烧炉排（1)正烧炉排（2）和炉体（3)构成的高效节能双层炉排反烧锅炉，本实用新型的特征在于正烧炉排（2）和反烧炉排（1)的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列。”而在后申请被授权发明的权利要求1为：“ 1.一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉，其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪形排列。”

　　显然，本领域技术人员根据实用新型和发明这两份内容基本相同的说明书可以判断，该实用新型与发明的技术领域相同，都是要解决“燃烧强度低”的技术问题，获得了“通风性好、燃烧效率高”的相同预期效果。对比实用新型和发明的两项权利要求后会发现，两项权利要求存在区别，正如一审法院和二审法院所认为的“在先实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排，而在后发明专利的必要特征只涉及上层炉排”，即在后专利技术特征少，而在先专利技术特征多。换言之，在先专利的保护范围也落在了在后专利保护范围之内，在后专利比在先专利保护范围大。若根据2009年《专利法》，对于同一申请人先后申请的发明内容类似的系列申请，显然可以通过现有技术和抵触申请来审查。舒学章案的先申请后公开的实用新型构成了在后发明专利申请的抵触申请，故发明专利申请不符合新颖性的规定。但是针对2009年10月1日前的申请，根据2001年的《专利法》，同一申请人提交的在先申请并不能构成在后申请的抵触申请，而对于在后专利比在先专利保护范围大的两份申请（专利），由于包括了在先专利保护范围的在后专利的授权将使在先专利的保护期延长，使得公众利益受到损害，这种情况下是否需要判断和如何判断是“相同的发明创造”？如何判断？

　　三、完善我国专利法律制度的思考和建议

　　（一）进一步完善我国禁止重复授权制度

　　新《专利法》第九条第一款第二句规定了一种特例，虽然这个特例是根据我国国情制定的，但不可否认依然产生了如下问题，即同一申请人同日申请的实用新型和发明专利，在获得发明专利权之前申请人放弃实用新型专利权（自发明专利授权公告日生效）时，将获得发明专利公开之后到发明专利授权前的临时保护，同时还将得到实用新型专利权放弃之前的保护期，总共两个保护期，换言之，依然存在某种程度的双重保护问题，显然这有悖于禁止重复授权原则。虽然我国法律一直强调禁止重复授权，但从来没有彻底根除客观上早已产生的重复授权问题，也一直没有制定关于对行使被重复授予的权利的约束或限制等相关措施，造成长期以来公众对重复授权问题一直争论不已的局面。笔者认为，为保护申请人的利益，既然新《专利法》第九条第一款第二项规定了一种例外情况，那么，应该进一步针对这个例外情况下产生的一系列问题规定相对应的限制，以规范申请人对权利的行使，明确法律后果，从而达到保护公众利益的目的。

　　（二）针对新专利法不能适用的申请另设审查规定，明确针对同一申请人不同日申请的涉及“同样的发明创造”的判断基准

　　众所周知，造成我国重复授权的原因主要在于大量同一申请人并行申请了实用新型和发明专利。由于专利法第三次修改扩大了现有技术和抵触申请的范围，所以新专利法实施后同一申请人不同日提交的发明或实用新型专利申请，可以通过审查新颖性消除重复授权。而《过渡办法》规定只有申请日在2009年10月1日后申请的专利才适用新专利法。因此，目前在专利局接受实质审查涉及专利法修改内容部分的申请依然是适用旧专利法的申请，如果按照发明申请18个月后公开，3个月后进行实审来看，大部分涉及专利法修改内容的申请将会在一年半即2011年3月后才停止适用旧专利法进行实质审查。而正是由于适用旧专利法出现了大量接力授权造成保护期延长的问题，所以在涉及该问题而适用旧专利法的过渡期，有必要提出改进的建议。

　　例如，同一申请人提交的两份申请（专利）在满足授权条件下，在后申请（专利）保护范围比在先申请（专利）保护范围大，例如在先申请（专利）是下位概念，而在后申请（专利）是上位概念；或者在先申请（专利）的权利要求技术特征多，而在后申请（专利）权利要求技术特征少，这种情况下是否也需要判断是“同样的发明创造”，如何判断？在我国实质审查中，对于在后申请（专利）比在先申请（专利）保护范围大的两份申请，基本认为是不属于同样的发明创造，但笔者认为，这存在一定的不合理性，因为包括在先专利保护范围的在后专利的授权，不但会使同一专利权人获得连续多个专利权，而且会使在先专利的保护垄断期延长。

　　我们首先借鉴一下其他国家的相关经验。日本特许厅对区别上下位概念的情况制定了非常具体的标准：如果在后申请是上位概念，该上位概念包括了在先申请的下位概念，尽管两份申请的申请日不同，也属于同样的发明创造，例如铁与金属：如果A、 B两份申请的申请日相同，需要进行双向新颖性判断，即假设A在先、B在后申请，再假设B在先、A在后申请，分别用上下位概念来判断上述这两种情况是否属于相同的发明创造。只有这两个判断条件同时满足，才会判断A和B是同样的发明创造。同样，美国专利局也采用与日本相类似的标准，将上位概念的在后申请与下位概念的在先申请判断为相同的发明创造，例如溴和卤素。而且，美国还有一个原则，即判断重复授权时，还要看区别是否显而易见。美国法院认为，基础专利在先授权而从属专利在后授权是正常的；反之，如果从属专利在先授权而基础专利在后授权，这两件专利之间又存在共同的发明人或受让人，则认为属于重复授权，则不允许授予在后基础专利专利权。因为从属专利即使先到期，公众还是由于基础专利还处于有效的保护期内而无法实施该技术。对于欧专局，由于他们的重复授权情形常常发生在母案与分案之间，所以专门制定了相对具体的判断标准。例如，如果母案的权利要求技术方案包括技术特征A和技术特征B，而分案权利要求的技术特征只有A,则欧专局肯定判断分案相对于母案属于相同的发明创造。

　　日本、美国和欧专局的上述做法是比较合理的，因为随着科学技术的进步，除非是开拓性发明，人类的发明创造都在前人的基础上作出改进，从而申请专利保护的，专利保护范围从大到小是符合客观规律的。保护范围大的基础专利在先授权，保护范围小的从属专利在后授权是相对合理和公平的，因为基础专利到期后，公众虽然不能实施从属专利所保护的技术方案，但可以实施除此以外的基础专利的技术方案。但是，对于同一申请人，先得到保护范围小的从属权利，然后经过一段时间思考后，再申请能够覆盖已经得到权利的保护范围更大的基础权利，从而使得自己的权利保护期不适当延长，实现自己的利益最大化，并直接导致即使在保护范围小的从属专利保护期届满过后，由于保护范围大的基础专利依然处于专利保护期内，基础专利覆盖从属专利，公众仍无法自由使用和实施该从属专利技术的不合理局面的产生。

　　舒学章案明显属于在后授权的发明保护范围比先授权的实用新型的保护范围大的情况，造成先授权的实用新型权利保护期不适当延长，直接损害了公众利益。笔者认为，这种情况下应该认定两份专利是相同的发明创造，故属于重复授权，其发明专利应该被宣告无效。

　　因此，笔者建议，虽然我国目前没有将在后申请比在先申请的保护范围大认定为重复授权情形，但对于新法适用前，同一申请人的两份申请（专利）在满足授权的条件下，如果发现他存在在后申请（专利）比在先申请（专利）保护范围大的两份申请，特别类似从属专利在前授权，基础专利在后准备授权的情况；或者在先申请（专利）是下位概念，而在后申请（专利）是上位概念的情况时，就应该认定为相同的发明创造，以防止申请人权利保护期不适当延长。同时，尽快考虑针对新专利法不能适用的申请另设审查规定，参照上述建议进行重复授权实质审查判断。

　　综上所述，专利权的本质是基于国家权力的作用，换言之，专利权的存在是法律运作下的人为行政结果，而不是在经济活动中自然出现的。然而，人为的行政不可避免也受到知识、经验与资源的限制，可能出现疏失。[10]专利重复授权造成了相当多的诉累，所以不论是审查程序还是审查程序外的司法程序，我国都应该仔细审视有关专利重复授权的法律法规，并及时出台进一步的详细规定，以便消除人为的疏失或将其降到最低限度，以充分保护申请人和公众的利益。

　　四、结论

　　目前，国内重复授权专利的存在与我国的专利法律制度相关。尽管立法者主观一直在努力避免重复授权，但是专利制度客观存在着重复授权的空间。随着新专利法于2009年10月1日的实施，理论上消除了重复授权中占多数的借助接力保护延长专利保护期的情况，进一步减少了重复授权。

　　结合新专利法再次深入分析舒学章案，笔者认为类似舒学章案中的问题依然没有得到彻底解决。新专利法中禁止重复授权的例外原则符合我国专利法律制度下的特殊性，体现了我国社会发展的需要与专利制度分阶段建设之间的平衡，也表明禁止重复授权是一个逐步变化和完善的过程。从实质上看，新专利法的例外原则仍是重复授权，只是从专利权的保护期限来讲，杜绝了延长保护期的可能性，所以应该进一步针对这个例外情况下产生的一系列问题做出相应的规定，以明确法律后果，规范申请人对权利的行使。另外，新专利法扩大了现有技术和抵触申请的范围，但这部分修改内容适用于从2009年10月1日后开始申请的新案，对于涉及这部分修改内容且不能适用新专利法的老案，笔者建议制订特殊规定，增加针对同一申请人不同日申请的涉及“同样的发明创造”的判断基准，以达到保护公众利益的目的。




【作者简介】
冯于迎，国家知识产权局专利局通信发明审查部有限通信处。


【注释】
[1]杨维汉：“最高人民法院公布2008年知识产权司法保护十大案件”，新华网北京2008年4月21日。
[2]中华人民共和国最高人民法院行政判决书（2008）行提字第3号：舒学章与国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效纠纷上诉案。
[3]Roger E. Schechter、 John R. Thomas著：《专利法原理》（第二版），国家知识产权局学术委员会高志芳等译，汤姆逊公司出版.第7页。
[4]《中华人民共和国专利法》第一条。
[5]汤宗舜：《关于禁止重复授予专利权问题的探讨》，《知识产权》2003年第6期，第4页。
[6]程圆圆：《计算机软件交叉保护之分析》，《中山大学学报论丛》2001年第2期，第27页。
[7]北京市高级人民法院（2002)高民终字第33号行政判决。
[8]宋海峰：《专利重复授权研究》，中国政法大学硕士学位论文2005年11月，第15页。
[9]//www.sipo.gov.cn/sipo2008/zwgs/ling/200909/t2009o929_477011.html:《施行修改后的专利法的过渡办法》（第53号）。
[10]//www.sipo.gov.cn/sipo2008/zwgs/ling/200909/t20090929_477011.html :《施行修改后的专利法的过渡办法》（第53号）。