二十二、现在我想谈谈对商标侵犯权采取行动的法律基础。一九九四年第10(3)款规定。

　　6、一个人以侵权，如果其在商品交易过程中使用了一个与已经注册的商标相同或者相似的标记，该交易过程中涉及到的商品和服务与注册商标所代表的商品和服务并不相似，该商标在英国享有一定知名度，此人对有关标记的使用属于没有正当理由，不公平地利用或者是损害了该注册商标的特性或是商标的信誉。

　　二十三、Mark & Spencer商标在注册时涉及到一系列商品和服务。单词marksandspencer作为域名的一部分与上述商标不完全相同，但显然十分相似。第10(3)条款的规定并没有要求相关商品和服务应该与注册商标所代表的商品和服务相类似。勿庸置疑的是，Marks & Spencer这个商标在英国知名度很高。在我看来，同样显而易见的是，被告使用上述商标有损Marks & Spencer的利益，损害了原告商标的专有性。

　　二十四、那么在这种情况下，被告谈到的什么样的问题应该受到法庭的审判?这似乎有两类问题：第一、他们否认在“交易的过程中”使用过有关标记;第二、他们认为，第10(3)条款有一个不言而喻的规定，即相关行为可能会使公众产生混淆的印象。但他们的行为还没有导致这样的后果。

　　二十五、其中第一点很快就能得到解决。“在交易过程中使用”意味着在商业活动中使用，而不是说将其作为一个商标来使用。一九九六年第RPC 281, 290-2号英国糖业上市公司诉詹姆斯罗勃森父子有限公司一案的案情可以说明问题。一个专门的域名营销商为了使其注册的域名更加具有商业价值、为了向商标所有者索取更多的金钱，他们在经营的过程中使用商标就属于“交易过程中使用”的范畴。

　　二十六、谈到第二点，关于第10(3)条款所规定的侵权标记必须是为了达到诸如引起公众混淆之目的，是否已经成为法律，目前还存在一些不确定因素。一些法律问题可以通过申请总结性判断来做出适当决定。但是，这一个问题有些不同。表面上看起来很奇怪，当相同或者相似的商品或者服务使用相同的标记，或者是相同或者相似的商品或者服务使用相似的标记时出现侵权行为的情况下，应该明确规定要考虑上述行为可能会给公众混乱的印象。但是，在根本就不相似的物品使用相同或者相似的标记的情况下，就不一定会给公众造成混乱印象了。正是由于这个原因，在英格兰至少有两个案件判定第10(3)条款需要提供证据的使用可能造成混乱。这两个案件分别是BASF Plc诉 CEP (UK) Plc 案和 Baywatch Production Co. Inc. 诉Home Video Channel案。另一方面，在C-251/95 Sabel BV 诉Puma案件(未对外公开报道)中，欧洲审判法院在法官的附带意见中指出，根据有关法令的规定，允许成员国援引类似第10(3)条款的规定，而不需要证据来证明存在公众出现混乱印象的可能性。对我而言，这似乎不是决定性的问题，但它提出了重要的原则性问题，需要更加充分的论证，而不能通过申请总结性判断来妥当解决，最终可能需要咨询欧洲法院。我不建议现在就解决这个问题，我也不必那么做。其理由是即使假定原告必须要证明被告的行为可能会使公众产生混乱印象，他们也已经那么做了。在这种情况下，判断的标准不是有关标记被使用的方式，而是通过比较有关标记和注册商标是否表明二者之间存在容易使人混淆的固有联系。在我看来，无疑这就是由其他人使用域名marksandspencer达到的效果。有人曾经提出的唯一可能得出相反结论的理由是，应该假定因特网用户通过搜索方式进入网站，这种方式可以暴露域名的真正所有者。我很清楚，当提出事实性问题时，原告要求总结性判断需要承担沉重的经济负担，但是我认为这是无可争辩的。有些人可能会通过搜索方式进入一个网址。然而很显然的是，许多人不会那么做。如果被告的立场具有任何意义，他们就不会认为注册这些域名并试图将其高价出售是有利可图的了。

　　二十七、在其它四个案件中，与当事双方陈述的理由外，事实的本质基本相同，只有一方面除外。其它四个案件的不同之处在于被告提出他们注册的域名是在不知情的情况下使用的，这似乎没那么荒谬可笑。如果不是为了行骗，任何毫不相关的人在其名称或者网址中使用"Marks and Spencer"，都是不可想象的。Cellnet的情况也一样。但是在"Sainsbury" "Ladbroke", "Virgin" or " BT "这些单词中，在不知情的情况下使用的可能性似乎没那么遥不可及。在某些案件中，被告也表示，他们增加后缀(例如英国电信案例中的。org)就是为了与原有的商标相区别。尽管被告多次提出这一论点，但我并不同意。其原因很简单，即尽管单词有可能在不知情的情况下使用，但是被告的初衷并非如此。有关被告行为的记录可以表明这是蓄意所为。因为在相当长的一段时间时，被告一直在选择与其他机构名称或者商标相似的单词来注册域名，很显然是为了行骗。在该案例中，威胁转让域名、以及由此造成公众混乱印象的可能性都是无可争辩的事实，也可以想象在其它案件中，对这个问题可能会更好地加以平衡。

　　二十八、结果是在上述五个案件中，原告都有权获得最终判决。这些在本质上与附在Marks & Spencer, Ladbrokes, Sainsbury and Virgin诉讼案件传票中的法庭命令纪要草案的第一、第二、第三段内容相对应。我认为以第二段的形式出现的法庭命令(要求被告采取措施将有争议的域名分配给原告)比否定性的禁令效果要好。在我看来，这似乎是最有效的解决办法，而且对被告来讲也没有什么不公正之处。因为对他们而言，这些域名除了当作威胁他人非法行为的工具之外没有任何价值。在这个相当复杂的情况下，这就等于是受损物品的移交。BT/Cellnet诉讼案件中的原告将会获得传票中第一段到第四段那种形式的命令，再加上其它诉讼案件的命令纪要中第二段那种形式的命令。

　　第二十九、我的判断是，对于那些还没有发生的仿冒行为，不会有经济上的救济。但是，在理论上讲，原告可以要求对商标侵权行为对其造成的经济利益损失进行调查。我会听取辩护律师的意见，但是同时我会质疑这种辩护是否有用。证据并没有显示，被告企图向他们讹诈钱财未遂的行为给他们造成了任何经济损失，或者是被告已经得到了什么好处。