广东省高级人民法院
民事判决书
(2004)粤高法民三终字第X号
上诉人(原审原告)：于某，男，汉族，X年X月X日出生，住所地：沈阳市和平区X街二段四里X号，住辽宁省沈阳市沈河区X街X号X楼X-X号。
委托代理人：温某，广州三环专利代理有限公司专利代理人。
委托代理人：胡某某，广州三环专利代理有限公司专利代理人。
被上诉人(原审被告)：杨某某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略），系中山市X镇杨某灯饰厂业主。
委托代理人：林某某，北京金之桥知识产权代理有限公司专利代理人。
上诉人于某因与被上诉人杨某某专利侵权纠纷一案，不服广州市中级人民法院(2004)穗中法民三初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：于某2000年5月12日向国家知识产权局申请了名称为“仿椰子树形状的彩灯”的发明专利，该专利于2003年10月1日授权公告，专利号ZL（略）。X。该专利独立权利要求的必要技术特征为：一种仿椰子树形状的彩灯，包括支架、多个发光体及控制所述发光体发光顺序和发光时间的控制电路，这些发光体设置在支架内，并在所述控制电路的控制下通电发光，该支架包括树干结构及树叶结构，其特征在于：树叶结构包括叶茎和叶叉，该叶叉包括有凹槽及用于某叶茎穿接的骨架孔，而叶茎穿过叶叉的骨架孔而组成树叶结构。
于某称自2002年5月起开始发现杨某某侵权生产、销售其专利产品，在本案审理期间，于某向法院提出证据保全申请，要求查封杨某某生产的被控侵权产品椰树灯的叶片(其认为其专利独立权利要求的全部必要技术特征均集中在叶片上)。原审法院依于某请求依法查封了杨某某生产的被控侵权产品椰树灯的叶片，并对被控侵权产品的生产现场进行了拍照。之后在杨某某处进行现场勘查，在杨某某展厅内发现有一颗椰树灯，于某指控该椰树灯即为被控侵权产品。经查验，该椰树灯没有控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路这一特征。
被控侵权产品也为一种仿椰子树形状的彩灯。经比对，杨某某认为，其缺乏控制所述发光体发光顺序和时间的控制电路和凹槽两个必要技术特征，其树叶结构为一体成形，在树叶中部一次成型有孔洞用来设置发光体，故被控侵权产品没有落入于某专利的保护范围。而被控侵权产品的其余技术特征与于某专利独立权利要求的必要技术特征均相同。于某则认为，用开关来控制所述发光体发光顺序和发光时间是基本常识，因此，“控制所述发光体发光顺序和发光时间的控制电路”这一特征为多余指定。而被控侵权产品的中空孔与专利技术特征的凹槽是相同的，故两者对比应为相同。
在本案审理过程中，杨某某要求中止本案诉讼。合议庭经研究后不同意中止本案诉讼。
原审法院经审理认为，于某享有的第ZL（略）。X、名称为“仿椰子树形状的彩灯”的发明专利至今有效存续，应受法律保护。于某专利独立权利要求的必要技术特征为：一种仿椰子树形状的彩灯，包括支架、多个发光体及控制所述发光体发光顺序和发光时间的控制电路，这些发光体设置在支架内，并在所述控制电路的控制下通电发光，该支架包括树干结构及树叶结构，其特征在于：树叶结构包括叶茎和叶叉，该叶叉包括有凹槽及用于某叶茎穿接的骨架孔，而叶茎穿过叶叉的骨架孔而组成树叶结构。将专利产品与被控侵权产品相比较，被控侵权产品没有控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路这一技术特征。而且杨某某声称其树叶结构中放置发光体的中空孔是一体成型的，与于某专利技术中的凹槽不相同。
因此，于某专利中的“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一技术特征是否属于某余指定的特征，以及于某专利必要技术特征中的凹槽与被控侵权产品中的一体成型的中空孔这一特征是否构成相等同特征是本案审理的焦点问题。原审法院认为，发明专利的侵权认定必须贯彻全面覆盖原则，即被控侵权产品必须包括于某专利技术方案的全部必要技术特征。在进行专利产品与被控侵权产品的侵权特征对比时，在判断某一必要技术特征是否属于某余指定，亦应考虑“禁止反悔”原则的适用，防止权利人利用“多余指定”达到扩张其权利的保护范围，以维护社会的公平。从字面分析，“控制多个发光体的发光时间和顺序”是对“控制电路”的限定，表明该“控制电路”的具体特征及功能、效果。对本案专利而言，如无“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征，完全达不到于某专利所要求的技术效果。因此，该特征对于某专利而言，并非是可有可无的。于某在申请该专利时，已经自愿将该限定其权利的特征列入其独立权利要求当中，于某不得反悔。而且于某亦未提供相应证据材料证明其多余指定的主张成立，故于某认为“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”属于某余指定特征的主张，不予支持。另外被控侵权产品叶片的树叶的结构虽然为一体成形，但在树叶中部也有一次成型中空孔用来设置发光体，于某专利技术特征中的凹槽也是用来放置发光体的，而被控侵权产品的中空孔虽然与于某凹槽的成型方法有所不同，但其都是用中空手段，实现放置发光体功能，产生基本相同的防水效果，两者应为相等同的技术特征。故杨某某关于某树叶结构为一体成形，在树叶中部一次成型中空孔用来设置发光体，与于某专利中的凹槽并不相同的抗辩，不予支持。但由于某控侵权产品缺乏“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一必要技术特征，因此被控侵权产品的技术特征没有落入于某专利的保护范围。于某指控杨某某侵犯其第ZL（略）。X专利权的诉讼主张，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：驳回原告于某的诉讼请求。案件受理费3510元由原告于某负担。
于某不服一审判决，向本院提起上诉认为：1、原审法院对上诉人于某专利中权利要求1关于某制电路的技术特征不属于某余指定特征的认定是错误的，由此得出被上诉人的产品因缺乏该特征而不构成侵权的结论也是错误的。具体理由是：(1)即使缺少“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征，上诉人专利的发明目的和所要求的技术效果也能达到，而非完全达不到。本发明的目的是“提供一种仿椰子树形状的彩灯，即在仿椰子树形状的支架内设置各种彩色发光体，在夜间模拟椰子树发光状态，使夜色更加绚丽多姿”。因此，即使缺少“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征，也可以实现专利的发明目的，原审法院认为缺少该特征，完全达不到上诉人专利所要求的技术效果是错误的。(2)“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征是非必要技术特征。上诉人专利说明书中写到：“在本发明中，可设置一连接各发光体的控制电路，由该控制电路控制各发光体的发光顺序和发光时间……”，因此，控制电路是可有可无的。权利要求1的前序部分记载该特征，确实是上诉人在专利申请过程中专利申请文书撰写笔误而误加入其中的。原审认定没有证据证明该特征属于某余指定是错误的。(3)“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征仅是进一步增进本发明的技术效果的有益特征而已，而非必须的。(4)原审法院以上诉人“自愿”将该特征写入专利权利要求书等为理由，认为不属于某余指定，是错误的。现实中，申请人因为自身的经验等将非必要技术特征也写进独立权利要求是常有的事。2、原审法院对本案中在现场勘察的椰子树灯是半成品的事实未调查清楚，而以该半成品的结构与上诉人的专利权利要求1作比对，由此得出被控侵权产品不构成侵权的结论也是错误的。原审法院仅以在被告展厅所发现的一棵椰子树作为被控侵权产品是错误的，原审法院应依职权调查被上诉人侵权产品成品的销售去向，并向有关购买者调查勘验所购产品的具体结构。3、即使原审法院现场勘察的被告椰子树灯是成品，但由于某产品是原审被告为规避原告发明专利保护范围而作的技术变劣，因此该产品仍是侵权产品。原审法院以该被控侵权产品不具有“控制电路”这一技术特征而认定该产品不构成专利侵权的结论是错误的。4、原审法院在其依全面覆盖原则判断被控侵权产品不构成全面覆盖后，没有进一步依据等同原则对侵权物与专利技术方案做比对，即直接认定被控侵权产品不构成侵权，也是违反专利侵权判断的法律适用程序的。上诉请求：1、撤销原审判决。2、改判被上诉人停止一切侵权行为，销毁侵权产品及制造侵权产品的专用设备，赔偿上诉人经济损失10万元人民币及上诉人因调查、制止侵权和本诉讼所支付的合理费用3万元人民币。3、判令由被上诉人承担全部诉讼费用。
杨某某答辩认为：1、涉案专利在权利要求1中限定的“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”是该专利的必要技术特征，上诉人的理由不成立。第一、从上诉状中自相矛盾的论述中可以看出，该技术特征具有有益的效果。上诉状中认为杨某某规避本专利保护范围而将其变劣，显然认可该特征有明显的技术效果。第二、从专利公开文本和授权文本看，该技术特征也是必要技术特征。从专利申请到授权三年半的时间，并没有对该技术特征做任何修改。第三、从于某在本案专利申请日前两个月申请的实用新型专利的权利要求来看，该特征也是必要的技术特征。于某2000年3月6日申请的实用新型专利中，权利要求9限定的是与本专利相同的技术特征，在本发明专利申请中，将该特征提升到权利要求1，可见该特征是必要的。第四、本专利有代理机构，对专利的规定是了解的，不存在申请过程中的失误或者不严谨。第五、即使专利申请中有失误，也应当由申请人自己承担责任。第六、写入权利要求的特征，应当遵守“禁止反悔原则”，以保护社会公众的合法权益。第七、根据专利侵权判定，法院不应当主动适用多余指定原则。2、原审判决中据以认定是否侵权的涉嫌产品，是于某所认可的。原审法院根据于某的请求进行现场勘察，确定了被控产品，而且在判决书中有明确的论述。3、于某认为涉嫌侵权产品是变劣技术，应当适用等同原则的主张不成立。于某大力主张“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”给该专利带来突出效果，还具有“象霓虹灯或礼花灯那样发光”的效果，显然是必要技术特征，而于某在原审也并没有要求适用等同原则，且本案被控产品缺少一个特征，显然不适用等同特征，而应当优先适用禁止反悔原则。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求维持。
本院经审理查明：原审认定事实清楚，本院予以确认。
另查明，2004年4月5日，于某向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令：1、杨某某赔偿经济损失人民币10万元。2、杨某某赔偿因调查、制止侵权和提起诉讼所发生的费用3万元。3、请求法院没收杨某某生产的所有侵权椰树灯，销毁专用生产设备。4、杨某某立即停止一切侵权行为并在《古镇灯饰报》上公开道歉，并承担本案诉讼费用。
再查明：原审法院审理期间，于2004年9月10日到杨某某处进行了现场勘察，根据勘察笔录记载，双方当事人确认了一棵椰树灯为被控侵权产品，经勘察，法院确认该被控椰树灯不能控制灯的发光顺序和时间。双方当事人均在勘察笔录上签名确认。
本案一审期间，杨某某向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告于某的本案专利无效，国家知识产权局专利复审委员会2004年6月18日发出《无效宣告请求受理通知书》。
本案二审期间，于某在法庭上播放了其自己拍摄的录像资料，认为该录像资料是上诉后取得的，拍摄于某某某工厂外面，内容是闪光的被控产品，认为其必然有控制电路。杨某某对该录像资料的真实性表示异议，认为录像资料不能证明是哪里的产品，也看不出闪光的顺序，缺乏真实性、合法性和关联性，不能证明于某的上诉主张。
本院认为：本案所涉ZL（略）。X号“仿椰子树形状的彩灯”发明专利，是于某2000年5月12日向国家知识产权局申请，2003年10月1日授权公告的。尽管杨某某在本案一审期间向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，但国家知识产权局专利复审委员会至今未作出决定。因此，目前本案专利仍然处于某法有效的状态，应当依法予以保护。
根据于某的上诉和杨某某的答辩，双方当事人在本案二审期间的争议焦点在于：1、本案专利权利要求1中所记载的“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征，究竟属于某余技术特征还是必要技术特征。2、原审判决所依据的被控侵权产品是否为双方当事人所认可。3、本案是否应当运用等同原则进行侵权判断。
关于某案专利权利要求1中所记载的“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征，究竟属于某余技术特征还是必要技术特征问题。根据我国专利法第五十六条规定，“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于某释权利要求”。因此，在确定专利的保护范围时，应当以此为据。首先，从本案专利的权利要求书看，其记载的独立权利要求是“一种仿椰子树形状的彩灯，包括支架、多个发光体及控制所述发光体发光顺序和发光时间的控制电路，这些发光体设置在支架内，并在所述控制电路的控制下通电发光，该支架包括树干结构及树叶结构，其特征在于：树叶结构包括叶茎和叶叉，该叶叉包括有凹槽及用于某叶茎穿接的骨架孔，而叶茎穿过叶叉的骨架孔而组成树叶结构”。从文字上看，“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”应该是本专利独立权利要求中的必要技术特征。对此，双方当事人没有争议。其次，根据双方当事人的上诉和答辩以及参考该专利的说明书与附图，并没有任何文字表明本专利不需要“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征。第三，本专利从申请到授权，历时三年多时间，申请人如果认为“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征是多余的，完全有合理的时间提出修改意见。但本案诉讼中，于某并没有向法院提供证据证明其在本专利申请授权期间曾就该专利的权利要求提出了修改意见。而专利权利要求书是专利权人明确要求其专利保护范围的法律文件，向公众清楚表明申请人所要求保护的权利范围，因此，经过国家知识产权局审查授权后，不能随意更改。否则，公众便无法合理地确定和预测专利的保护范围。因此，在确定专利的权利保护范围时，仍应当以授权文本中的权利要求书为准。于某上诉认为本案专利的独立权利要求书中记载的“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征是多余的技术特征，没有事实和法律依据，本院不予采纳。
关于某案诉讼中所依据的被控侵权产品是否为双方当事人所认可的问题。上诉人于某认为原审法院对本案中在现场勘察的椰子树灯是半成品的事实未调查清楚，而以该半成品的结构与上诉人的专利权利要求1作比对。对该问题，根据2004年9月10日经过双方当事人签字确认的现场勘察询问笔录记载，被控侵权产品是双方当事人一致确认的。因此，原审法院以双方认可的椰树灯为被控产品，并无不当。而且双方当事人对原审法院当场确认的“该椰树灯没有控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路这一特征”，也没有异议。因此，二审诉讼期间于某认为被控产品是半成品，理由不充分，本院不予支持。于某在本案二审期间提供的录像资料，因其不能提供相应证据证明该资料的合法来源，其资料本身又不能表明被控产品的技术特征，被上诉人杨某某又对该材料的真实性、关联性、合法性不予认可，因此，该录像资料也不能证明于某的主张。
至于某案是否应当运用等同原则进行侵权判断的问题，由于某控产品的技术特征与本案专利的技术特征相对比，被控产品并不具备“控制多个发光体的发光时间和顺序的控制电路”这一特征，因此，缺少了一个必要的技术特征。等同侵权判断并不是整体技术方案的比对，而是各个技术特征之间的比对，故在被控侵权产品缺少本专利一个或者多个必要技术特征时，不能运用等同原则将两个技术方案进行整体对比。原审判决以被控产品缺少本专利一个必要技术特征为由，认定被控侵权产品没有落入本案专利的保护范围，符合法律规定，本院予以确认。
综上所述，原审认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本上诉案件受理费人民币5310元，由上诉人于某负担。
本判决为终审判决。
审判长刘建强
代理审判员高静
代理审判员欧修平
二00五年六月二日
书记员肖海棠
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